最高行政法院(含改制前行政法院)100年度判字第2213號

最　高　行　政　法　院　判　決

100年度判字第2213號

上訴人

韓商周星工程股份有限公司(Jusung Engineering

上訴人

Co.,Ltd.)

代表人

黃詰周(Hwang Chul Joo)

訴訟代理人

黃章典 律師

訴訟代理人

張哲倫 律師

訴訟代理人

樓穎智

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

參加人

美商應用材料股份有限公司（Applied Materials,

參加人

Inc.）

代表人

Don Kumamoto

訴訟代理人

陳彥希 律師

林哲誠 律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國100年5月12日智慧財產法院99年度行專訴字第131號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、上訴人於民國93年6月1日以「群集系統之移轉室」向被上訴人申請發明專利，並以西元2003年6月2日申請之韓國第2003-35350號專利案主張國際優先權，經編為第93115658號審查准予專利後，發給發明第I249186號專利證書（下稱系爭專利），專利權期間自95年2月11日起至113年5月31日止。第三人優貝克科技股份有限公司（下稱優貝克公司）提出證據1（即93年5月7日申請，93年12月16日公告之第93112954號「真空處理設備之真空室」發明專利案，下稱證據1）、附件1及附件2之韓國高等法院與最高法院對系爭專利之韓國對應案所為專利無效判定之判決書及其中譯本，於96年5月24日以系爭專利有違反專利法第23條、第26條第3項規定為由，向被上訴人提出專利舉發，經被上訴人審查後，認系爭專利確有違反核准時專利法第23條規定，於98年10月30日以（98）智專三㈡04066字第09820698930號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願，於訴願階段，被上訴人於99年3月29日以（99）智專三㈡04066字第09920200550號函自行將原審定撤銷，並自撤銷原審定之同一日，作成（99）智專三㈡04066字第09920200550號專利舉發審定書，將原審定理由所載「直接無歧異得知」改為「可直接置換」，據而認定系爭專利已違反核准審定時應適用之專利法第23條規定，予以「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，訴願機關於99年3月31日收受原處分。上訴人因不服上開處分，乃提起訴願，經遭駁回，向原審提起行政訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟後，亦遭駁回。上訴人仍不服，乃提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張：舉發人並未於本件舉發案主張與提出以「可直接置換」作為其舉發理由，縱依原訴願決定所認定優貝克公司係以「系爭專利與證據1實質上為相同發明」（即「直接無歧異」），而非「可直接置換」為由，主張撤銷系爭專利，被上訴人以優貝克公司於系爭專利舉發案中所未曾提出之「可直接置換」事由，作為認定系爭專利欠缺擬制新穎性之依據，原處分顯已構成訴外裁判禁止之違法，並有違專利審查基準第5.1.2及5.1.4規定之處分權主義及爭點主義。又系爭專利各申請專利範圍與證據1固有細微差異，惟此差異僅在部分相對應之技術特徵，而該部分技術特徵實為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1即能直接置換之技術特徵，故證據1可證明系爭專利擬制喪失新穎性。惟系爭專利說明書並無描述系爭專利之主體係可拆，則依解釋申請專利範圍之原則觀之，系爭專利之主體當不得解釋為可拆。又證據1已排除焊接等「不可拆」之固定組裝，其技術特徵自始與系爭專利不同，非屬直接置換概念，況主體之「不可拆」與「可拆」並非僅是焊接與螺栓之區別，而係「有用」與「不堪用」之顯著區別，此有原證5之美國申請案號2006/0000000英文說明書可參，就解決發明目的之技術手段而言，證據1不足以直接置換系爭專利。其次，證據1係藉由氣相沈積（PECVD）程序製造LCD之技術，是於設備內部（包括移轉室及處理室）維持真空狀態，乃最基本之要求，亦不足以「直接置換」系爭專利。原訴願決定及原處分未於理由中對上訴人所主張有利於己之事實及證據資料加以斟酌論斷，僅以前開專利案均與系爭專利舉發案之案情及技術內容不盡相同，而認不得比附援引，顯非適法。且原訴願決定及被上訴人對於系爭專利之技術內容顯有誤解，致對系爭案是否具「擬制新穎性」判斷錯誤，且其等未於理由中對上訴人所主張有利於己之事實及證據資料加以斟酌論斷，已違反行政程序法第9條、第36條及第43條規定。另原訴願決定及原處分僅指出系爭專利各申請專利範圍與證據1之技術特徵差異，實為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1即能直接置換者，卻未闡明「可直接置換」之理由，亦未引證任何客觀參考文獻以說明該推論所據為何，即斷定系爭專利申請專利範圍無擬制新穎性，實屬理由不備之違法。又系爭專利與引證案不構成「直接無歧異推知」，兩者之間當無可能構成「直接置換」。另「直接無歧異推知」源自於歐盟專利審查基準Part C-Chapter IV第9.2條，與我國審查基準關於「直接無歧異推知」規定之幾乎相同，惟歐盟關於新穎性之審查基準不僅無類似「直接置換」之規定，且規定不得以前案之均等範圍據以質疑新穎性，足見我國就直接置換之規定悖於專利法之新穎性原則。而日本專利法或審查基準並無以「直接置換」為標準判斷新穎性之觀念，縱有「直接置換」之觀念者，亦屬進步性之概念，與新穎性之判斷無關。至美國判斷新穎性之標準，亦應為「相同」或「merelyrelates to a technical feature which can be deriveddirectly without different opinion」，「直接置換」之概念在美國係屬判斷進步性之標準等語。求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被上訴人則以：本舉發事件於訴願階段，上訴人以系爭專利及另案舉發案之判決即原審法院98年度行專訴字第75號判決作為訴願補充理由書之補充證據，被上訴人以其訴願有理由而自行撤銷前次處分，並重為處分，並無違反行政程序法第4條規定。又舉發補充理由係舉發人依上訴人舉發答辯理由所為之補充，且未有任何放棄原舉發理由之意思表示。被上訴人就系爭專利申請專利範圍各請求項所載技術特徵可為證據1所揭示「直接置換」不具新穎性之審定，是為專利專責機關為發現真實且認為有必要時，於專利新穎性之爭點範圍內調查證據，原處分認事用法並無違誤。系爭專利申請專利範圍第1項與證據1之技術特徵，其不同處僅在於系爭專利移轉室第二、三主體與證據1於內室主體兩側之側處理室，惟就該「第二、三主體」外觀形狀，功能目的與證據1揭示內室主體之兩側之三角形側框架3a，3b與Ｏ型環及頂板8組合後形成側處理室相同，整體觀之，系爭專利申請專利範圍第1項與證據1之差異僅在於上述之「第二、三主體」部分技術特徵，而此「第二、三主體」部分技術特徵是可為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1之側處理室而直接置換，是證據1可證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性，足見系爭專利申請專利範圍各項不具專利要件等語，資為抗辯。求為判決駁回上訴人之訴。

四、參加人則以：我國所述「直接置換」確屬新穎性問題，而上訴人所引外國法應較相當於我國判斷進步性所用「等效置換」之概念，顯然誤解「直接置換」之概念。又系爭專利是否不具擬制新穎性，係以我國專利法為準據法，復以各個國家專利法制殊異，以不同概念之外國專利法辭彙強加解釋我國法制，不僅無必要且不洽當。況依本院99年度判字第666號判決意旨可知，「直接置換」係判斷新穎性標準，而「等效置換」則係判斷進步性標準，兩者並不相同。又系爭專利申請專利範圍第1項所載之所有技術特徵均已為引證案之說明書或圖式所揭示，引證案已讀入系爭專利申請專利範圍第1項之所有技術特徵，且系爭專利之發明目的及技術領域與引證案相同，應認為系爭專利申請專利範圍第1項與引證案內容實質相同，而不具擬制新穎性。至系爭專利之「主體」是否為可拆解以及如何製造，並非系爭專利所界定之發明，系爭專利之技術特徵屬參酌引證案而可直接置換，故應擬制喪失新穎性。另上訴人顯然誤解「直接置換」之概念及專利法判斷新穎性之標準。再者，系爭專利與引證案縱令於文字記載形式有些微差異，然兩者技術領域、手段、目的及功能皆無不同，從引證案應可直接且無歧異得知系爭專利之技術特徵，系爭專利自無擬制新穎性，無法直接且無歧異得知之技術特徵必然亦無法「直接置換」，專利審查基準無需於「直接且無歧異得知」此一標準之外，另添加「直接置換」之標準，原審法院亦無可能一再確認「直接置換」亦為判斷新穎性之標準之一，是上訴人之主張不僅邏輯錯誤且與我國實務見解相違等語。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）上訴人系爭「群集系統之移轉室」發明專利乃係為改良先前技術之高成本與難運送缺失，系爭專利申請專利範圍共計有8項，而證據1乃一種真空處理設備之真空室，係用於如濺射沈澱設備之真空處理設備，其提供一種即使在真空室已經安裝完成後，仍可根據使用者之需要，改變真空室形狀與尺寸。查證據1之優先權日雖早於系爭專利23天，惟其公開日卻較系爭專利遲6個月又15天，是本件系爭專利有效性之爭議，應為擬制新穎性問題，惟擬制新穎性與新穎性之判斷究竟有何差異？參酌專利審查基準2.3及2.4可知，上訴人主張於新穎性之判斷時，必須舉證證明系爭專利之創作內容與引證案之內容完全相同，始得適用之擬制喪失新穎性之概念云云，並非事實。（二）優貝克公司及參加人援引證據1之主要目的既在於主張上訴人系爭專利擬制喪失新穎性，以下擬就系爭專利與證據1之比對結果，分別論述分析：依據有關系爭專利創作目的，與證據1相較，兩者均係為解決移轉室在成本及運送上之問題，且兩者所提出之解決方式，均係對移轉室為形狀上之改變，故證據1與系爭專利屬相同技術領域。且審視系爭專利說明書所記載之發明內容及所欲解決之技術課題，無法產生對應或指引系爭專利之「主體」僅限於不可拆解之態樣，是以解釋上自無法將系爭專利申請專利範圍之第一主體、第二主體、第三主體限定解釋為不可拆解。而比對系爭專利申請專利範圍第1項之群集系統之移轉室與證據1之真空處理設備之真空室，兩者標的均係作為半導體基板製造過程之處理室，該等標的之文字記載雖略有差異，惟其實質均作為基板製造處理室，就技術實質而言，兩者之文字記載實無差異。又系爭專利申請專利範圍第1項之「第一主體」可見於證據1之內室主體（2），而系爭專利申請專利範圍第1項之「一附著於該第一主體一側面之第二主體」技術特徵，則可見於證據1內室主體與側框架（3b）及頂板（8）之組成；至系爭專利申請專利範圍第1項之「一第三主體，位於該第一主體之面向該第二主體之另一個側面處」，亦可見於證據1之內室主體與側框架（3a）與頂板（8）之組成，系爭專利申請專利範圍第1項之「一結合該第一主體之上部的蓋。」特徵，則可見於證據1之內室主體（2）與頂板（5）之組成，可知上訴人系爭專利申請專利範圍第1項之各組成均可見於證據1中，系爭專利申請專利範圍第1項自已擬制喪失新穎性。又就系爭專利說明書所載內容以觀，系爭專利創作之主要目的係在提供大尺寸基板且可分離之移轉室，至於各移轉室是否可進一步分離或為一體成形，系爭專利申請專利範圍並未限定。依系爭專利說明書記載，系爭專利之第二主體係一附著於該第一主體一側面之結構，第三主體則為位於該第一主體之面向該第二主體之另一個側面處之結構，至於該結構（第二主體或第三主體）本身係如何組成，系爭專利申請專利範圍中既未加以限定，自非系爭專利申請專利範圍所要比對之條件。準此，就系爭專利與證據1之創作目的而言，兩者均係為解決移轉室有關「成本」及「運送」問題，至於各主體間應如何組成，則非屬系爭專利發明主要目的。又上訴人因對系爭專利申請專利範圍之主體認為應解釋為不可拆，乃進而主張系爭專利之第二主體、第三主體為一體成型型態，而證據1係以螺栓為其組合型態，故兩者仍有不同云云。然參酌證據1說明書所揭示之先前技術，可知先前技術在移轉室之組成上已揭示以「一體成形」或「焊接」側壁方式形成大移轉室之技術手段，而系爭專利與證據1之發明構思目的既均在於將移轉室之主體分割為較小之構件以利運送組裝，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，將數個元件焊接或螺接成一主體或將數個元件一體成型之技術手段，乃屬該技術領域之一般慣用技術手段，且一體成型主體或焊接或螺栓成型之第二主體或第三主體，其功能均在形成移轉室一部分之空間，兩者具備之功能相同，是上訴人前揭所指系爭專利與證據1在主體製作方法上有關差異之技術手段部分，實為證據1所揭示先前技術中已有之通常知識，該等差異自為發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1即能直接置換者。上訴人將系爭專利主體限定解釋為不可拆之態樣後，乃進而主張系爭專利第二主體與第三主體相較於證據1具有較佳之氣密功能云云。惟查，氣密功能之提升並非系爭專利之發明目的，自非比較之範疇，而先前技術所謂一體成型者有其運送困難之缺失，此為上訴人系爭專利所欲改良之部分，上訴人再將氣密功能納入比較範疇，反暴露系爭專利創作目的之不當，是上訴人前揭所述亦難採信。綜上，系爭專利申請專利範圍第1項之各構件既已揭示於證據1中，而系爭專利就其構件（第一主體、第二主體或第三主體）本身之結構特徵復未在說明書或申請專利範圍中限定，則上訴人嗣後透過解釋所加諸之諸多限制，自非系爭專利申請專利範圍所需比對之條件。況縱依上訴人所稱系爭專利之主體與證據1之間有可不可拆解之差異，惟該等差異之技術手段，乃屬通常知識，為發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1即能直接置換者，系爭專利申請專利範圍第1項自屬擬制喪失新穎性。其次，系爭專利申請專利範圍第2項係附屬於申請專利範圍第1項之附屬項，為系爭專利申請專利範圍第1項之進一步界定，此部分依據證據1第1圖、第6圖及第7圖所揭示一種移轉室外型為六角柱形狀、七角柱形狀以及八角柱形狀之外型結構等特徵，可知系爭專利申請範圍第2項之各構件已揭示於證據1中，縱依上訴人主張系爭專利之主體與證據1相較有不可拆解之差異，然因該等差異之技術手段乃屬通常知識，而為發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1即能直接置換者，故系爭專利申請專利範圍第2項亦擬制喪失新穎性。再者，系爭專利申請專利範圍第3項為附屬於申請專利範圍第1項及第2項之附屬項，為系爭專利申請專利範圍第1項及第2項之進一步界定，其所揭露之技術特徵乃「根據請求項1或2之室，其中該第一主體具有一六面體形狀。」此參酌證據1第1圖之內室主體（2）之外型結構，可知證據1就此第一主體亦已揭示六面體形狀，故系爭專利申請專利範圍第3項之各構件已揭示於證據1中，縱依上訴人所稱系爭專利之主體與證據1相較有不可拆解之差異，該差異之技術手段亦屬通常知識，為發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1即能直接置換者，是系爭專利申請專利範圍第3項已擬制喪失新穎性。另系爭專利申請專利範圍第4項係附屬於申請專利範圍第1項之附屬項，為系爭專利申請專利範圍第1項之進一步界定，相較於證據1，在證據1第1圖及第3圖中已經分別揭示第二主體之外型為三角柱狀或四邊矩形之外型結構，足見系爭專利申請專利範圍第4項之各構件已揭示於證據1中，縱依上訴人所稱系爭專利之主體與證據1相較有不可拆解之差異，然該差異之技術手段亦屬通常知識，為發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1即能直接置換者，故系爭專利申請專利範圍第4項亦擬制喪失新穎性。又系爭專利申請專利範圍第5項係附屬於申請專利範圍第1項之附屬項，為系爭專利申請專利範圍第1項之進一步限縮，其限縮第1項之技術特徵為「根據請求項1之室，其中該第二主體的上側和下側具有一梯形形狀。」茲就系爭專利申請專利範圍第5項與證據1互為比對，在證據1第6圖中標號18已經揭示第二主體之上側及下側為梯型之外型特徵，故系爭專利申請範圍第5項之各構件已揭示於證據1中，縱依上訴人所稱系爭專利之主體與證據1相較有不可拆解之差異，然該等製作上有所差異之技術手段，既為習知之通常知識，則該製作手段之差異仍為發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1即能直接置換者，系爭專利申請專利範圍第5項自亦擬制喪失新穎性。另系爭專利申請專利範圍第6項亦為第1項之附屬項，其進一步限縮第1項之技術特徵為「根據請求項1之室，其中將一○形圈插入在該第一主體和該第二主體之間。」茲就系爭專利申請專利範圍第6項與證據1比對，在引證案圖2之○型環（10b）已經揭示將一○型環置於第一主體和第二主體之間之技術特徵，故系爭專利申請範圍第6項之各構件已然揭示於證據1中，縱依上訴人所稱系爭專利之主體與證據1相較有不可拆解之差異，然該等製作上有所差異之技術手段，既為習知之通常知識，則該製作手段之差異仍為發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1即能直接置換者，系爭專利申請專利範圍第6項亦擬制喪失新穎性。又系爭專利申請專利範圍第7項仍係附屬於第1項之附屬項，其進一步限縮第1項之技術特徵為「根據請求項1之室，其中將一○形圈插入在該第一主體和該蓋之間。」茲比對系爭專利申請專利範圍第7項與證據1，在證據1圖2之○型環（10c）已經揭示將一○型環置於第一主體和該蓋的技術特徵，故系爭專利申請範圍第7項之各構件已揭示於證據1中，縱依上訴人所稱系爭專利之主體與引證案相較有不可拆解之差異，然該等製作上有所差異之技術手段，既為習知之通常知識，則該製作手段之差異仍為發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1即能直接置換者，系爭專利申請專利範圍第7項仍已擬制喪失新穎性。另系爭專利申請專利範圍第8項亦係第1項之附屬項，其進一步限縮第1項之技術特徵為「根據請求項1之室，其中該第三主體形狀相同於該第二體主體形狀。」而在證據1圖2及圖3之兩相同主體形狀之外型外觀業已揭示系爭專利申請專利範圍第8項之特徵，是系爭專利申請範圍第8項之各構件已揭示於證據1中，縱依上訴人所稱系爭專利之主體與引證案相較有不可拆解之差異，然該等製作上有所差異之技術手段，既為習知之通常知識，則該製作手段之差異仍為發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1即能直接置換者，系爭專利申請專利範圍第8項亦擬制喪失新穎性。(三)本件上訴人於原審法院審理時提出歐盟關於新穎性之審查基準，認為被上訴人所制定之審查基準乃係翻譯歐盟之審查基準而來，然被上訴人於翻譯上開歐盟審查基準時，卻未完整且詳實翻譯，致其所制定之審查基準與歐盟之審查基準有嚴重之出入，間接影響本件關於擬制喪失新穎性之判斷結果云云。上訴人舉歐盟審查基準Part C,ChapterⅣ,9-2文字記載等內容，與被上訴人所制定之專利審查基準就「直接無歧異推知」之內容及意義相比較，認為被上訴人制定之審查基準明顯係高度參考歐盟審查基準，然對於歐盟審查基準就「不得以未顯現於前案之均等範圍判斷新穎性」限制則未予繼受，顯然未正確繼受歐盟審查基準之內涵，蓋依歐盟之審查基準，若引證案與系爭專利相較，引證案未揭露系爭專利之內涵，但引證案之均等範圍得以揭露系爭專利，則此際仍不得以引證案之均等範圍（well-known equivalents），據以質疑系爭專利之新穎性，因為均等範圍揭露係屬於進步性之問題云云。惟查：證據1創作目的在於解決拆解、組裝及運送問題，與系爭專利相較，可知兩者所欲解決之問題均類似，而經由系爭專利之發明內容及欲解決之技術課題，並無法產生對應或指引說明主體為不可拆解之態樣，自無法將系爭專利申請專利範圍之第一主體、第二主體、第三主體限定解釋為不可拆解。而有關專利要件之比對係以系爭專利申請專利範圍所載之文字與引證案整體作為比對，並非就系爭專利圖式與引證案圖式互相比較，是以有關上訴人主張系爭專利圖式與證據1圖式相較，在分割數量上並不相同云云，亦非正確之比對方式。其次，關於新穎性之判斷標準第4.點係適用在於擬制喪失新穎性之判斷，就申請在前、公告在後之先申請專利與後申請之專利而言，除非抄襲，否則兩者當然會有所差異，換言之，兩者幾無可能完全相同，倘以一般新穎性之觀點判斷，此等差異即有可能因此使後申請之專利具備新穎性，至其中差異是否屬等效置換，僅能在進步性之階段加以判斷，惟因先申請案係公開在後，又不屬於已公開之先前技術，不適用進步性之審查，致使後申請案可能因此與先申請案兩個技術特徵類似之專利並存，為解決此一問題，始有所謂擬制喪失新穎性之判斷，而就先申請案與後申請案兩者之間之差異，即以其中差異是否屬於參酌引證文件即能「直接置換」此一標準為審度依據，用與進步性審查中之「等效置換」相區別，此一爭議，已如前述，此所以原審法院認為上訴人主張在擬制喪失新穎性之判斷中，先申請專利與後申請專利仍須「完全相同」之理由不可採原因。另就系爭專利與引證案之發明目的而言，既均為解決移轉室在成本及運送上問題，則各主體間應如何組成即非系爭專利發明主要目的。系爭專利限縮解釋後與引證案有所差異之部分技術特徵，僅在於系爭專利第二主體、第三主體為「一體成型」型態，而證據1為以「螺栓組合」型態，惟參酌證據1說明書所載之先前技術，可知系爭專利與證據1之發明構思目的均在於將移轉室之主體分割為較小之構件以利運送組裝，而證據1說明書所言及之先前技術在移轉室之組成上已揭示以一體成形或焊接側壁形成之大移轉室之技術手段，對所屬技術領域具有通常知識者而言，將數個元件焊接或螺接成一主體或將數個元件一體成型之技術手段，乃屬該行業之一般慣用技術手段。且一體成型主體或焊接或螺栓成型之第二主體或第三主體，其功能均在形成移轉室一部分之空間，即兩者具備之功能相同，故系爭專利與證據1在主體製作方法上有所差異之技術手段（即焊接與螺栓），實則為證據1中所述及之通常知識，是該等差異實為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證案即能「直接置換」者。況依上訴人所引歐盟前揭審查基準，以本件為例，系爭專利申請專利範圍第1項之群集系統之移轉室與證據1之真空處理設備之真空室，兩者均係作為半導體基板製造過程之處理室，雖兩者文字記載略有差異，惟實質上均係作為基板製造處理室，縱使文字記載略有不同，技術實質上並無差異，所屬技術領域亦屬相同，兩者所屬領域之具有通常知識者其技術水平亦相同，自可以同一虛擬之人視之。而證據1雖係以「螺栓組合」為其型態，惟證據1說明書所載之先前技術，已明確提及「焊接」亦為所屬技術領域中先前技術所使用之手段，換言之，證據1所明白揭露之組合技術計有「螺栓」、「焊接」兩種，此兩種方式何嘗不是證據1已明確記載之教示（expresslymentioned in the document）？何嘗未明確顯示所屬技術領域中具有通常知識者均知悉此種技術手段？而對所屬技術領域中具有通常知識者而言，此兩種組合方式之目的均在於「組合物件」，究竟係以「螺栓」或「焊接」，均係一種衍生、推導（derivate, derivable），則系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者何以無法在「組合群集系統之移轉室」或「真空處理設備之真空室」時，以「螺栓」取代「焊接」、以「焊接」取代「螺栓」？而倘此種取代之認知就所屬技術領域中具有通常知識者而言在面對處理相同問題時，僅係選擇之可能性時，自堪認為此兩種技術手段之選擇乃一種直接置換。故即認依上訴人所舉歐盟之審查基準，仍應認為系爭專利與證據1間有關「焊接」與「螺栓」之差異，乃屬可直接置換者，系爭專利自欠缺新穎性（novelty）。綜上所述，本件上訴人系爭專利與證據1相較，雖兩者所採技術手段稍有不同，惟其中差異乃屬可直接置換者，業已擬制喪失新穎性，是被上訴人於專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，依法即無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。

六、上訴人上訴意旨略謂：上訴人於原審法院從未主張「擬制新穎性」與「一般新穎性」之判斷標準有所不同，更未曾主張本件比對擬制新穎性時應以所謂「完全相同」之標準為據。然原判決卻基此為不利於上訴人之認定，致原判決事實欄之認定及理由欄之理由相互矛盾，原判決顯有理由矛盾之違法。又「直接置換」與「等效置換」兩者究有何差異？以致於此等差異竟足以區辨新穎性與進步性等兩個截然不同之法律概念？原審法院並未有任何認定、說明。而我國專利審查基準關於「直接無歧異」及「直接置換」等規定係繼受歐盟專利審查基準第四章第9.2條之規定，然歐盟審查基準明確表示判斷新穎性僅得以「相同」及「直接無歧異」為據，甚且明文強調有關「直接置換」之內涵係屬進步性之概念，與新穎性無關，不得以「直接置換」之概念論斷新穎性，而我國於繼受歐盟專利審查基準第四章第9.2條之規定時，卻漏未繼受有關不得以「直接置換」論究新穎性之限制規定，以致於僅繼受前述第9.2條前半段（有關「直接無歧異」之定義），而漏未繼受第9.2條後半段（有關不得以「直接置換」論究新穎性之限制規定）。且上訴人已舉證證明我國專利審查基準關於新穎性章節之「直接無歧異」及「直接置換」等標準係繼受歐盟之審查基準，且歐盟之審查基準明訂「直接置換」之概念係用於進步性，而不得用於新穎性，則上訴人主張原審法院應本於專利法第23條規定之內涵，摒棄我國有所疏漏之專利審查基準關於「直接置換」之內容，依法獨立進行判斷，然原判決就此並無任何隻字片語之認定。另本件為系爭專利N02舉發案，系爭專利NOl舉發案之行政訴訟，原審法院業以98年度行專訴字第86號確定判決認定:系爭專利相對於與本件相同之引證案，基於「直接無歧異」之標準進行比對，並不喪失擬制新穎性，則原判決不僅不備理由回應上訴人關於「直接置換」與「等效置換」之主張，尚翻異確定判決之認定，再執「直接無歧異」之標準論斷本件專利之擬制新穎性，足見其深有悖於法令之處，是本件應純屬「新穎性」認定之爭議，原判決卻誤以「進步性」之標準認定本件有關「新穎性」之爭執，原判決顯悖於專利法第23條有關新穎性規定之違法等語。

七、本院查：

㈠、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1項前段之規定申請取得發明專利。惟如申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利，復為專利法第23條所明定。

㈡、本件關於系爭專利各項申請專利範圍相較於證據1均擬制喪失新穎性等情，業據原審敘明其得心證之理由（原判決事實及理由五㈤參照）。經核其認事用法並無違經驗或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之情形。上訴人雖主張其於原審法院從未主張「擬制新穎性」與「一般新穎性」之判斷標準有所不同，更未曾主張本件比對擬制新穎性時應以所謂「完全相同」之標準為據。原判決卻基此為不利於上訴人之認定，致原判決事實欄之認定及理由欄之理由相互矛盾，原判決顯有理由矛盾之違法等等。經查，上訴人於原審主張美國判斷新穎性之標準，亦應為「相同」或「merely relates to a technical feature which can bederived directly without different opinion」，「直接置換」之概念在美國係屬判斷進步性之標準等語。原審據此說明擬制新穎性與一般新穎性之判斷標準並非限於兩者相同，其他參酌引證文件即能直接置換，仍屬新穎性或擬制喪失之判斷範圍，而非屬進步性之判斷，雖然原審記載「完全相同」用語未盡與上訴人主張用語一致，致生上訴人之質疑，惟其用意係在據此論駁上訴人有關直接置換應屬進步性判斷之主張。經核其理由之論述，尚無影響結論之判斷或有上訴人所指事實欄及理由欄之理由相互矛盾，或有判決理由矛盾之違法情形。

㈢、關於上訴人於原審主張被上訴人所制定之審查基準乃係翻譯歐盟之審查基準而來，然被上訴人於翻譯上開歐盟審查基準時，卻未完整且詳實翻譯，致其所制定之審查基準與歐盟之審查基準有嚴重之出入，間接影響本件關於擬制喪失新穎性之判斷結果一節，原審業已詳論其何以不足採之理由（原判決事實及理由五㈥參照），經核並無不合。原審已敘明關於新穎性之判斷標準第4.點為「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術」，此一標準主要係適用在於擬制喪失新穎性之判斷。就申請在前、公告在後之先申請專利與後申請之專利而言，除非抄襲，否則兩者當然會有所差異。換言之，兩者幾無可能完全相同，倘以一般新穎性之觀點判斷，此等差異即有可能因此使後申請之專利具備新穎性，至其中差異是否屬等效置換，僅能在進步性之階段加以判斷，惟因先申請案係公開在後，又不屬於已公開之先前技術，不適用進步性之審查，致使後申請案可能因此與先申請案兩個技術特徵類似之專利並存，為解決此一問題，始有所謂擬制喪失新穎性之判斷，而就先申請案與後申請案兩者之間之差異，即以其中差異是否屬於參酌引證文件即能「直接置換」此一標準為審度依據，用與進步性審查中之「等效置換」相區別等情明確。至於進步性判斷所涉及之「等效置換」，係指具有差異之技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能予以置換，且未產生無法預期的功效（參見專利審查基準2-3-23，2009年版），其與前述新穎性「直接置換」之判斷，兩者仍有不同。上訴人主張「直接置換」與「等效置換」兩者究有何差異?原審法院並未有任何認定、說明，上訴人已舉證證明我國專利審查基準關於新穎性章節之「直接無歧異」及「直接置換」等標準係繼受歐盟之審查基準，且歐盟之審查基準明訂「直接置換」之概念係用於進步性，而不得用於新穎性，則上訴人主張原審法院應本於專利法第23條規定之內涵，摒棄我國有所疏漏之專利審查基準關於「直接置換」之內容，依法獨立進行判斷，然原判決就此並無任何隻字片語之認定，原判決不備理由回應上訴人關於「直接置換」與「等效置換」之主張，尚翻異確定判決之認定，本件應純屬「新穎性」認定之爭議，原判決卻誤以「進步性」之標準認定本件有關「新穎性」之爭執，原判決顯悖於專利法第23條有關新穎性規定之違法等等，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，或係就原審所已為論斷或駁斥其主張之理由再為爭執，核屬法律上見解之歧異。而證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，尚不能謂為原判決有違背法令之情形；至法律歧異見解之主張，亦無足執為主張原判決違背法令之論據。縱原判決就上訴人之主張有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形亦不相當，要難謂為原判決有違背法令之情形。

㈣、從而原審以被上訴人所為舉發成立，應撤銷專利權之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，而駁回上訴人原審之訴，依上說明，應屬合法。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第三庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異