最高行政法院(含改制前行政法院)八十八年度判字第一九○○號

行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　　　　八十八年度判字第一九○○號

原告

乙○○

訴訟代理人

甲○○

被告

經濟部智慧財產局（原經濟部中央標準局）

右當事人間因新式樣專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十七年六月二十九日

台八七訴字第三二五九一號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰

主文

事實

緣原告於民國八十五年三月二十五日，以「鞋」之形狀，向被告申請新式樣專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告申請改為其第00000000號新式樣專利之聯合新式樣，經被告編為第00000000聯合㈠號審查，不予專利。原告復申請將第00000000聯合㈠號新式樣改請為獨立新式樣。案經被告重編為第00000000號審查結果，以八十六年六月十一日台專五一五○一字第一二二五八二號函復所請不予受理。原告不服，循序提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：原告起訴意旨略謂︰一、我國專利法採先申請主義，「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利」，現行專利法第二十七條已規定至明。又「申請獨立新式樣專利後改請聯合新式樣專利者，或申請聯合新式樣專利後改請獨立新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但在原申請案審定書送達之次日起三十日後改請者，以改請之日為改請案之申請日」，同法第一百十一條規定甚明。二、被告對於本案將第00000000聯合（一）號新式樣改請為獨立新式樣，甚函復不受理之理由難謂：「按獨立新式樣專利改為聯合新式樣專利之申請，或聯合新式樣專利改為獨立新式樣專利之申請，依專利法第一百十一條文意觀之，固非法所不許，惟其所稱獨立新式樣專利或聯合新式樣專利，應係以原申請案即為獨立新式樣或聯合新式樣者，始有適用之餘地，至原為獨立案但業經准予改請為聯合案之申請或原為聯合案經准予改請為獨立案之申請者，為免使同一案件作二次審理（二次獨立案初審），有礙審查程序之順序進行與終結，自不得再援首揭規定，回復改請為獨立新式樣或聯合新式樣之申請，從而本件改請案應不予受理。」然而，誠如被告前揭理由所載，其顯然已知聯合新式樣專利改為獨立新式樣專利之申請，依專利法第一百十一條之規定，並非法所不許，既然法已明定並非不許，則被告對於本案將第00000000聯合（一）號新式樣改請為獨立新式樣不受理之行為，顯然已違法。三、被告對此違法之行為自圓其說，認定依專利法第一百十一條規定所稱之獨立新式樣專利或聯合新式樣專利，應係以原申請案即為獨立新式樣或聯合新式樣者，始適之餘地，而本案因係業經准予改請為聯合新式樣，並非原申請案，故不適用等語。惟查審諸我國之專利法，從發明（專利法第十九條、第二十條）、新型（同法第九十七條、第九十八條）、至新式樣（同法第一○六條、第一○七條），其所訂定之專利條款皆係排他條款，只要專利之申請未違反該等排他條款者，自可核准專利，同理專利法第一百十一條並未明定任何排他條文解釋，被告自不得藉著「邏輯推理」，擴大對其法條之解釋，以遂行不受理本案之目的。被告知法違法，何況本案之所以提出將第00000000聯合（一）號新式樣改請為獨立新式樣，主因是被告對本案審查不公所致，縱有衍生法律上之不利益，亦應由其承擔。又被告對於申請日晚於本案，但形狀相同於本案之第00000000號新式樣專利案准予專利，顯然已失專利審查公平原則，且違反「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利」之專利法第二十七條規定。雖被告在其不受理本案改請之理由欄內，以「為免使用一案件作二次審理（二次獨立案初審），有礙審查程序之順序進行與終結，自不得再回復改請為獨立新式樣」等詞，為其主要的論據。然而本案與第00000000號新式樣專利案，二者之形狀式樣相同，卻先後經被告審查為前案（即本案）不准專利，但後案（即第00000000號新式樣專利案）卻准予專利，這對被告而言不啻為同一案件先後為二次獨立案之審查，但其審查結果卻不一致，明顯暴露出被告審查前後不一致有失公平。四、訴願決定及再訴願決定理由雖訴稱：「本案未續行再審查、訴願等程序，而以改請方式處理，被告不予受理，洵無不合」等詞，然而再審查之提出，係指不服被告之「審定」始提出再審查始是，但被告對本案之審定係指「本案非近似於原新式樣者，不合聯合新式樣專利要件」，並非指摘本案不具專利創作、新穎性等詞，惟較本案申請在後之第00000000號新式樣專利案係因具有專利創作、新穎性始獲准專利，基於專利審查同一之原則下，本案之申請日較前揭第00000000號新式樣專利案之申請日早，且依專利法第二十七條之規定，本案自應獲准專利。但核被告之初審核駁本案理由謂指摘本案不具新穎性及創作性，故本案自應先改請回原獨立新式樣專利申請案，始有續爭權益之餘地，倘本案提出再審查，因其已非近似於原新式樣，縱提出亦無從爭論本案專利之適法性，是故本案仍應宜採改請回原獨立新式樣專利申請案為妥。況前揭專利法第一百十一條規定並無改請之限定，被告未依法從實體上審查准予本案之改請，竟從程序上為不受理本案之處分，遽置本案之內容於不顧不予受理，非無可議。一再訴願決定，又遞予維持，顯已違法至明。請判決撤銷一再訴願決定及原處分等語。

被告答辯意旨略謂︰一、按「申請獨立新式樣專利後改請聯合新式樣專利者，或申請聯合新式樣專利後改請獨立新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。

」為專利法第一百十一條所明定。揆諸前揭規定，其所稱申請獨立新式樣專利或申請聯合新式樣專利，應係以原申請案即為獨立新式樣或聯合新式樣者，始有適用之餘地，至原為獨立案但業經准予改請為聯合案之申請或原為聯合案經准予改請為獨立案之申請者，為避免同一案件重覆審查（二次獨立案初審），有礙審查程序之順序進行與終結，自不得再援用首揭規定，回復改請為獨立新式樣或聯合新式樣之申請，故依前揭規定申請改請者，其次數當以一次為限。卷查本件第00000000號聯合㈠新式樣專利案在申請改為獨立新式樣專利申請案之前，即係獨立之第00000000號新式樣專利案，該案業經本局初審審定不予專利後，原告未續行再審查、訴願等行政救濟程序，而於得為提起再審查期間內改請為本件聯合案，於法固無不合，惟本件聯合新式樣專利申請案再經本局初審審定仍應不予專利，原告捨再審查、訴願等法定救濟程序而不為，復申請改為獨立新式樣專利申請案，揆諸前揭法條之規定及說明，自非法之所應許，從而本局所為本件改請之申請應不予受理之處分洵無違法。二、專利法第十九、二十、九十七、九十八、一百零六、一百零七條等規定係分別規範發明、新型、新式樣等專利之定義及專利要件之規定，與專利法第一百十一條係規範新式樣專利改請時得否援用原申請日之程序性規定，二者性質不同，原告於此比附援引、混淆誤用，顯屬誤解。復查原告以本案申請在先，本局反核准後申請之另案，（第00000000號案）提起異議，並經本局審定異議成立應不予專利（審定書影本如附件）在案。再查本局對本案所為之審查，及對第00000000號案之審查係對二件不同專利案分別審查之，尚非如原告所稱係對同一案件先後為二次獨立案審查，原告顯屬誤解。三、本件原獨立案及系爭之聯合案審定書係分別敘明理由認為「不具創作性，不符法定創作要件」及「本案非近似原新式樣專利者，不合聯合新式樣專利要件」，原告應循再審查程序提出修正或補充說明予以釐清或確認。詎原告除未於原獨立案審定後之法定期限內申請再審查，而改請為聯合案，復未於聯合案審定後之法定期限內申請再審查，而再改請為獨立案，倘本局再准其改回獨立案再行發審，則是屬同一案件先後為二次獨立案初審，造成重複審查之不公與審查人力之虛耗，甚且倘准其反覆改請，亦將使審查程序無從終結，當非立法之本意，從而本案並非本局剝奪原告之法定救濟權，而係原告自行棄權所喪失，故就本案因改請而生之法律上不利益即應自行承擔，尚非得以本案未改請因獨立案則無從爭論本案專利之適法性，據以作為本件反覆改請獨立案之理由，請判決駁回原告之訴等語。

理由

按專利法第一百十一條前段規定，申請獨立新式樣專利後改請聯合新式樣專利者，或申請聯合新式樣專利後改請獨立新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。本件原告於八十五年三月二十五日，以「鞋」之形狀，向被告申請新式樣專利，經編為第00000000號審查不予專利，改請聯合新式樣專利申請案，經被告編為第00000000聯合㈠號審查，亦不予專利，原告復向被告申請將第00000000聯合㈠號新式樣專利申請案，改為獨立新式樣專利申請案。案經被告函復，略以獨立新式樣專利改為聯合新式樣專利之申請，或聯合新式樣專利改為獨立新式樣專利之申請，依專利法第一百十一條文意觀之，固非法所不許，惟其所稱獨立新式樣或聯合新式樣專利，應係以原申請案即為獨立新式樣或聯合新式樣者，始有適用之餘地。至原為獨立申請案業經准予改請為聯合案之申請或原為聯合案經准予改請為獨立案之申請者，為免同一案件作二次審理（二次獨立案初審），有礙審查程序之順序進行與終結，自不得再依上揭規定，回復改請為獨立新式樣或聯合新式樣之申請，所請應不予受理等語。經核其釋示與該條規定之立法本旨及一事不再理之法律原則（同一案件作二次審理）無違，要無不合，一再訴願決定遞予維持，俱無不妥。原告雖訴稱：我國專利法，從發明（專利法第十九、二十條）、新型（同法第九十七、九十八條）、新式樣（同法第一○六、一○七條），所訂定之專利條款皆係排他條款，只要專利之申請未違反該等排他條款者，自可核准專利，同理，專利法第一百十一條並未明定任何排他條文解釋，被告不得藉「邏輯推理」，擴大對法條之解釋，以遂行不受理本案之目的。何況本案之所以提出改請為獨立新式樣，主因是被告對本案審查不公所致，縱有衍生法律上之不利益，亦應由其承擔。又被告對於申請日晚於本案，但形狀與本案相同之第00000000號新式樣專利案准予專利，顯然已失審查公平原則，且違反專利法第二十七條「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利」之規定。本案與第00000000號新式樣專利案，二者之形狀式樣相同，先後經被告審查結果，卻為前案（即本案）不准專利，但後案（即第00000000號案）准予專利，對被告而言不啻為同一案件先後為二次獨立案之審查，但其審查結果卻不一致，有失公平；被告初審核駁本案理由係指摘本案不具新穎性及創作性，故本案自應先改請回原獨立新式樣專利案，始有續爭權益之餘地，倘本案提出再審查，因其已非近似於原新式樣，縱提出亦無從爭論本案專利之適法性，本案仍宜採改請回原獨立案為妥。況專利法第一百十一條規定並無改請之限定，被告未依法從實體上審查准予本案之改請，非無可議云云。惟按專利法第十九、二十、九十七、

九十八、一百零六、一百零七條等規定係分別規範發明、新型、新式樣等專利之定義及專利要件之規定，與專利法第一百十一條係規範新式樣專利改請時其申請日得否援用原申請日之程序性規定，二者性質不同，尚不得比附援用。又原告主張本案申請在先，被告反核准申請在後之第00000000號案，違反專利法第二十七條規定，則屬原告得對第00000000號案提起異議之事由，尚不得資為本件得反覆改請獨立案之論據。況原告已對第00000000號提起異議，並經被告審定異議成立應不予專利，業據被告於答辯狀內敍明。再被告對本案之審查與對第00000000號案之審查係對二件不同專利案分別審查，尚非對同一案件先後為二次之獨立審查。末查本件原獨立案及系爭之聯合案審定書係分別敘明理由認為「不具創作性，不符法定創作要件」及「本案非近似原新式樣專利者，不合聯合新式樣專利要件」。原告如有不服，應循再審查程序提出修正或補充說明予以釐清或確認，惟原告並未於原獨立案審定後之法定期限內申請再審查，而改請為聯合案，復未於聯合案審定後之法定期限內申請再審查，而再改請為獨立案，苟被告再准其改回獨立案再行發審，則是屬同一案件先後為二次獨立案初審，造成重複審查之不公與審查人力之虛耗，甚且倘准其反覆改請，亦將使審查程序無從終結，當非立法之本意。綜上原告所訴各節均無可採，其訴應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。

行 政 法 院 第 一 庭審 判 長 評 事 黃 綠 星評 事 徐 樹 海評 事 高 秀 真評 事 藍 獻 林評 事 黃 璽 君右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官 彭 秀 玲