最高行政法院(含改制前行政法院)九十年度判字第一八九九號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　九十年度判字第一八九九號

原告

乙○○

被告

經濟部智慧財產局（承受原經濟部中央標準局業務）

被告

被告參加人 杜邦默克藥品公司

代表人

甲○○○○○○

訴訟代理人

陳長文律師

　　　　　　　　宋耀明律師

右當事人間因發明專利舉發事件，原告不服行政院中華民國八十九年一月十三日台八

十九訴字第○一二七八號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

緣本件關係人美商．杜邦默克藥品公司（原名美商．杜邦麥克藥學公司）之前手美商．杜邦公司於民國七十五年十二月二十日以其「經醚取代之異腈的組合物，以及此異腈之放射標記錯合物」係包含化學式CN-A-O-R所示之經醚取代之異腈，其中Ａ代表直鏈或支鏈烷基，Ｒ亦代表直鏈或支鏈烷基，條件是A+R之碳原子總數為４至６，且當AR 之碳原子總數為６時，在異腈基之α位置之碳原子為季碳，而且Ａ不得為 (CH )等情，向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，於公告期滿審查確定後，發給發明第三四九四一號專利證書。旋美商．杜邦公司申請將本案專利權讓與關係人。嗣原告以本案有違核准專利當時（下稱當時）專利法第二條第一款、第四款及第五款規定，檢具西元一九八六年六月發行之The Journal of Nuclear Medicine 期刊第八七七頁至第八七九頁影本及中譯本（下稱引證一）、美國第0000000號專利案（下稱引證二）專利公告影本及中譯本、蓋有工業技術研究院化學工業研究所圖資部．６．字樣之 CHEMICAL ABSTR ACTS期刊摘頁影本及中譯本（下稱引證三），對之提出舉發。案經被告審查，為「本案舉發不成立。」之審查，發給八十八年三月一日（八八）智專㈤○一○二二字第一○六○一三號專利舉發審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，均遭決定駁回，遂提起本訴，茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨略謂：一、再訴願決定書中「引證一係其前手美商．杜邦公司所主導、支援及提供」，顯然不是專利權人本身所為，依法理說，應認為是「第三人」所為，不應適用當時專利法第二條第一款但書規定。又關係人舉發補充答辯書所附「宣誓書」及「刊物證明」是否有公信力，原告對此尚有存疑，尚請鈞院能予以查明。二、查專利法修正草案，有關第二十條修正部分：㈠第一項第一款：申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內專利者，不在此限。㈡第三項增列條文：申請人主張「第一項第一款但書」或第二款但書之情事者，應於申請時敍明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。㈢查專利法修法理由明示：增訂第三項。本項係本法施行細則第十三條（八十三年十月三日修正發布施行細則）之規定，因有無修正條文第一項第一款但書或第二款但書之情事，涉及新穎性有無之判斷，直接影響專利申請之准駁，申請人有必要於申請時即予敍明，因涉及人民之權利、義務，依中央法規標準法第五條第二款規定，應以法律定之，爰予明定。三、按專利法修正草案增列部分原規定於專利法施行細則，因原專利法並無明定，常造成日後判斷上的困難，且難以查證，因此造成新穎性判斷上之極大的困擾，涉及人民之權利、義務甚鉅，所以在專利法修正草案予以增列，俾便於判斷新穎性有無，自然有其必要性及適當性，且可得知新穎性判斷應趨於嚴格，而非寬鬆，顯然可見原處分及原決定已違背法理。四、綜上所陳有關「申請人主張專利法第二十條第一項第一款但書之適用，應於申請時敍明事實及其年、月、日有證明文件者，並應檢附證明文件」，為一重要事項，專利權人未依規定辦理，俟被人提起舉發才於事後主張行為時專利法第二條第一款但書之適用，顯然不合專利法之規定，而被告未查明前述事項，卻相信一方之詞，在法律適用上，顯有違法，原告依法提起行政訴訟，祈起行政法院查明事實，撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定等語。

被告答辯意旨略謂：一、起訴理由第一點謂再訴願決定書之理由指稱「引證一係其前手美商．杜邦公司所主導、支援及提供」，顯然不是專利權人本身所為，依法理說，應認為是「第三人」所為，不應適用當時專利法第二條第一款但書規定。又關係人舉發補充答辯書所附「宣誓書」及「刊物證明」是否有公信力，原告對此尚有存疑。惟查系爭專利之申請人原係杜邦公司，其於八十二年二月二十二日申請將專利權讓與杜邦麥克藥學公司（生效日為八十二年三月二十四日），杜邦麥克藥學公司之後又變更公司中譯名稱為杜邦默克藥品公司，因此並非原告所稱之「第三人」。至於「刊物證明」，經被告與中央研究院及高雄醫學院館際合作所得之結果，可得知其並非偽造。

原告於舉發理由所附The Journal of Nuclear Medicine 第八七七頁第七號之發表人之一「E.I.Dupont de Nemours」，亦難認為其並非杜邦公司（E.I.Du Pont de Nemonrs and Company ）。二、起訴理由第二及三點謂依專利法修正草案有關第二十條增列原規定於專利法施行細則之部分，可得知新穎性判斷應趨於嚴格，而非寬鬆，顯然原處分及原決定已違背法理。惟為維護法之安定性，而且基於行政行為理應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴，因此，無論專利法修正草案內容為何，除原則上而不應溯及既往，從而被告依行為時專利法第二條第一款但書之規定所為之處分，並無違法或不當。三、起訴理由第四點謂有關「申請人主張專利法第二十條第一項第一款但書之適用，應於申請時敍明事實及其年、月、日，有證明文件者，並應檢附證明文件」，為一重要事項，專利權人未依規定辦理，俟被人提起舉發才於事後主張行為時專利法第二條第一款但書之適用，顯然不合專利法規定。惟查舊專利法第二條第一款但書並未規定需由申請人提出主張，方得適用但書規定。再者「The Journal of Nuclear Medicine 」係屬學術性期刊，系爭案在該期刊上發表係屬「因研究、實驗而發表」，其在發表或使用之日起六個月內向被告申請專利，故已符合舊專利法第二條第一款但書之規定。更何況舊專利法施行細則第九條並未規定應於何時敍明事實，被舉發人於舉發補充答辯書中方提出聲明，亦難謂其不符舊專利法施行細則第九條之規定，而令其喪失六個月優惠期之保護。綜上論述，原告之訴顯無理由，請求駁回原告之訴等語。

參加人參加意旨略謂：一、參加人對於本訴訟之利害關係：緣參加人為第00000000號發明專利申請案之專利權人，該專利申請案前經原告以違反申請時專利法第二條第一項第一款、第四款及第二條第二項之規定向被告提起舉發，請求撤銷該專利申請案之專利權，嗣經被告處分「舉發不成立」，原告不服，向經濟部提起訴願，奉經濟部決定「訴願駁回」，原告仍不服，再向行政院提起再訴願，嗣奉行政院決定「再訴願駁回」，原告仍不服，續向鈞院提起行政訴訟。查該撤銷訴訟勝敗與否，攸關參加人前述專利權之存續，是參加人對本訴訟有法律上利害關係，至為明顯。二、參加訴訟之陳述：參加人對本訴訟有法律上之利害關係已如前述。茲依行政訴訟法第四十二條第一項之規定，狀請鈞院鑒核，賜准參加訴訟，以符法紀，用保權益等語。

理由

本件參加人為第00000000號發明專利申請案之專利權人，該專利申請前經原告以違反申請時專利法第二條第一項第一款、第四款及第二條第二項之規定，向被告提出舉發，請求撤銷該專利申請案之專利權，是該撤銷訴訟勝訴與否，攸關參加人前述專利權之存續，則參加人對本訴訟有法律上利害關係，參加人請求參加訴訟，自應准許，特先敍明。次按凡新發明具有產業上利用價值者，得依法申請專利，為當時專利法第一條所規定。又核准專利之發明，任何人認有違反當時專利法第一條至第四條規定，應撤銷其發明專利權者，依同法第六十一條第一項規定，得附具證據向專利局舉發之；從而有無應撤銷發明專利權之情事，依法應由舉發人附具證據供查。本件關係人美商．杜邦默克藥品公司（原名美商．杜邦麥克藥學公司）之前手美商．杜邦公司於七十五年十二月二十日以其「經醚取代之異腈的組合物，以及此異腈之放射標記錯合物」係包含化學式CN-A-O-R所示之經醚取代之異腈，其中Ａ代表直鏈或支鏈烷基，Ｒ亦代表直鏈或支鏈烷基，條件是A+R 之碳原子總數為４至６，且當AR之碳原子總數為６時，在異腈基之α位置之碳原子為季碳，而且Ａ不得為 (CH )等情，向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，於公告期滿審查確定後，發給發明第三四九四一號專利證書。旋美商．杜邦公司申請將本案專利權讓與關係人。嗣原告以本案有違核准專利當時（下稱當時）專利法第二條第一款、第四款及第五款規定，檢具西元一九八六年六月發行之The Journal of Nucle ar Medicine期刊第八七七頁至第八七九頁影本及中譯本（下稱引證一）、美國第0000000號專利案（下稱引證二）專利公告影本及中譯本、蓋有工業技術研究院化學工業研究所圖資部．６．字樣之CHEMICAL ABSTR ACTS 期刊摘頁影本及中譯本（下稱引證三），對之提出舉發。本件被告以本案所請組合物非屬不明瞭之記載，八十六年十一月七日申請專利範圍修正本不准更正，仍依原說明書及申請專利範圍審查。本案申請專利範圍第一項至第二十三項所請標的為組成物，並未取得化合物本身之專利權。本案依其申請專利範圍之記載係一種用於製備放射標記錯合物之組成物、一種含有呈消毒、非熱解形態之CN(CH )OCH 的組成物、一種如化學式〔Tc99m (CN-A-O-R)b〕所示之組合物、一種由申請專利範圍第二項至第二十一項中任一項之任一種經醚取代之異腈與Tc99m經過錯合所形成之組成物及一種用以製造化學式CN-A-O-R(I)所示之經醚取代之異腈的方法。所稱本案申請專利範圍第三項、第六項及第二十三項所請組成物已見於引證一，應不予專利云云。以引證一記載有發行年月西元一九八六年六月，其公開發行日期推定為西元一九八六年六月三十日，本案係七十五年十二月二十日申請專利；引證一之論文係發表於學術性刊物，距本案申請日未及六個月，依當時專利法第二條第一款但書規定，仍不失新穎性；依關係人舉發補充答辯書所附宣誓書及刊物證明，引證一係其前手美商．杜邦公司所主導、支援及提供，至當時專利法施行細則第九條有關敍明事實並附送證件之規定，非屬當時專利法第六十條第一項應撤銷專利權之情事。引證二、三並未述及經醚取代之異腈，難謂本案不具進步性。本案無違當時專利法第二條第一款、第四款及第五款之規定，乃為本案舉發不成立之審定。原告以本案申請專利範圍已見於引證一，本案申請前已見於刊物及公開使用，喪失新穎性，本案申請時並未主張適用當時專利法第二條第一款但書規定，亦未依同法施行細則第九條規定附送相關證件；本案申請專利範圍第二十四項及第二十五項與引證二、引證三所收錄J Nucl.Med.1986,27(7) 比較，難稱具進步性；本案申請前已在刊物上刊登廣告，足證申請前已大量製造云云。訴經經濟部訴願決定，以當時專利法第二條第一款但書並未規定申請人申請專利時需提出主張及檢送相關證明文件，同法施行細則第九條亦未明定須於何時敍明事實及附送證件，本件關係人於舉發答辯及補充答辯書提出聲明及檢附證明文件，難謂有違當時專利法第二條第一款但書及同法施行細則第九條之規定。依關係人舉發補充答辯時所附宣誓書及刊物證明，引證一係關係人之前手美商．杜邦公司所主導、支援及提供，本案在引證一之發表係屬因研究或實驗，並於發表或使用之日起六個月內向被告申請專利，符合當時專利法第二條第一款但書之規定，所訴本案於申請前已見於刊物及已公開使用，喪失新穎性云云，即無可採。本案申請專利範圍第二十四項係有關CN-A-O-R之經醚取代之異腈的製造方法，包括下列步驟：使H N-A-OR之胺甲醯化製成甲醯胺；使該甲醯胺與雙光氣或磷醯氣接觸予以脫水；亦可使H N-N-A-OR之異腈生成物與選自Cu、Mo、Pd、Co、Ni、Cr、Rh及Zn之非放射性金屬的錯合物相反應，製得經醚取代之異腈金屬加合物。第二十五項為第二十四項之附屬項。引證二則係有關異腈配位體與放射活性金屬（Tc、Ru、Co、Pt、Fe、Os、Lr、W、Re、Cr、Mo、Mn、Ni、Rh、Pd、Nb 或Ta之放射活性同位素）的配位錯合物，專利說明書第三欄第四十二行至第四十四行述及該發明之錯合物能輕易地由放射活性金屬之鹽類與異腈配位體在適當還原劑存在下混合而製得。引證二並未揭露本案申請專利範圍第二十四項及第二十五項之製備方法。引證三所收錄之J Nucl Med 1986 27

⑺係介紹99mTc-三級丁基異腈為一種心肌攝影放射蹤劑，及其作用機制，與製備方法無涉。即使綜合引證二及引證三，亦無法知悉或推知本案申請專利範圍第二十四項及第二十五項之製造方法，且該兩項方法係用於製造新的化合物，具進步性。又原告舉發時並未提出本案刊登廣告之證據，復無任何證據可資證明本案於申請前有大量製造情事，一再訴稱本案於申請前大量製造，而非從事實驗者，並無可採。又本件於訴願審理時，由經濟部送請財團法人工業技術研究院化學工業研究所審查結果，亦持與原處分相同之見解，有該所．６．３（八八）工研化審字第○七六九號函暨所附審查意見書附訴願卷可稽。從而訴願決定駁回其訴願，提起再訴願亦遞予決定駁回，經核均無不合。至原告訴稱再訴願決定書之理由指稱「引證一係其前手美商．杜邦公司所主導、支援及提供」，顯然不是專利權人本身所為，依法理說，應認為是「第三人」

所為，不應適用當時專利法第二條第一款但書規定。又關係人舉發補充答辯書所附「宣誓書」及「刊物證明」是否有公信力，原告對此尚有存疑一節。惟查系爭專利之申請人原係杜邦公司，其於八十二年二月二十二日申請將專利權讓與杜邦麥克藥學公司（生效日為八十二年三月二十四日），杜邦麥克藥學公司之後又變更公司中譯名稱為杜邦默克藥品公司，因此並非原告所稱之「第三人」。至於「刊物證明」，經被告與中央研究院及高雄醫學院館際合作所得之結果，可得知其並非偽造。原告於舉發理由中所附The Journal of Nuclear Medicine第八七七頁第七號之發表人之一「E.I. DuPont de Nemours」，亦難認為其並非杜邦公司（E.I.Du Pont de Nemours and Company ）。又原告指稱依專利法修正草案有關第二十條增列原規定於專利法施行細則之部分，可得知新穎性判斷應趨於嚴格，而非寬鬆，顯然原處分及原決定已違背法理一節。惟為維護法之安定性，而且基於行政行為理應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴，因此，無論專利法修正草案內容為何，原則上不應溯及既往，從而被告依行為時專利法第二條第一款但書之規定所為之處分，並無違法。另原告謂有關「申請人主張專利法第二十條第一項第一款但書之適用，應於申請時敍明事實及其年、月、日，有證明文件者，並應檢附證明文件」，為一重要事項，專利權人未依規定辦理，俟被人提起舉發才於事後主張行為時專利法第二條第一款但書之適用，顯然不合專利法規定云云。惟查舊專利法第二條第一款但書並未規定需由申請人提出主張，方得適用但書規定。再者「The Journal of Nuclear Medicine 」係屬學術性期刊，本案在該期刊上發表係屬「因研究、實驗而發表」，其在發表或使用之日起六個月內向被告申請專利，故已符合舊專利法第二條第一款但書之規定。更何況舊專利法施行細則第九條並未規定應於何時敍明事實，被舉發人於舉發補充答辯書中方提出聲明，亦難謂其不符舊專利法施行細則第九條之規定，而令其喪失六個月優惠期之保護。綜上所述，原告所訴各節，俱無足採。本件原處分及一再訴願決定俱無違誤，原告起訴意旨，難謂有理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 三 庭審 判 長 法 官曾　隆　興

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　王　福　瀛