最高行政法院(含改制前行政法院)九十一年度判字第二四二二號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　九十一年度判字第二四二二號

原告

甲○○

訴訟代理人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦

右當事人間因新型專利舉發事件，原告不服中華民國八十八年四月二十六日行政院台

八十八訴字第一六二○一號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰

主文

事實

緣原告於民國七十六年十一月二十年日以其「匹布染色機流路管道之改良裝置追加（一）」，申請新型專利，作為其第00000000號「匹布染色機流路管道之改良裝置」新型專利案（下稱原案）之追加專利，經被告編為第00000000追加（一）號審查，准予專利，公告期滿，在新型第三七四○五號專利證書加註第一追加專利權期間。嗣關係人劉卿雲以本案有違核准專利時專利法第九十五條、第九十六條第一款、第二款、第五款及第一百零四條第三款規定，檢具德國Thies廠商之型錄正本、「染整機械技術手冊」、一九八三年日本纖維機械學會發行之「染色」雜誌正本、第00000000號「匹布染色之流路管道與噴嘴裝置」專利案、AK-SL機器圖面等引證資料，對之提出舉發。案經被告審查，為「本案舉發成立，應撤銷其專利權」

之審定。原告不服，訴經經濟部經（八五）訴字第八五六二三○九四號訴願決定將原處分撤銷。被告重行審查，為「本案舉發不成立。」之審定。劉卿雲又訴經經濟部經

（八六）訴字第八六六○九九一一號訴願決定將原處分撤銷。被告再重行審查，為「本案舉發成立，應撤銷其專利權」之審定，發給八十七年五月二十一日台專（判）○五○一八字第一一六六五五號專利舉發審定書。原告不服，一再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

原告起訴意旨略謂：按說明書或圖示，故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，應撤銷其專利權，固為當時專利法第一百零四條第三款所規定，倘該說明書或圖示非「故意」不載明實施必要事項或非「故意」記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，即不在此限。亦即所謂「不載明實施必要之事項」或「記載不必要之事項」而使實施為不可能或困難者，應以「故意」行為為限，否則即無該法條之適用。本件為關係人舉發，經被告重為審查，於八十四年一月三十日以台專（判）○五三一字第一五三四○三號專利舉發審定書審定為舉發成立，其舉發成立之主要理由第四項末段稱：「附件四第七十一圖之染色機，具有一矩形進布口，另其流路管道之前端亦呈傾斜態，其染劑之噴嘴也設於矩形進布口，故．．．本案難稱具新穎性、進步性」而舉發成立。即本案第一次舉發成立之理由係本案有違專利法第九十五條、第九十六條之規定而為「舉發成立」之審定，該審定書第三項理由中並指明：「本案舉發人指稱本案創作說明並未明確說明流路管道前端部亦呈傾斜態之內容，圖面亦未標示，應刪除其申請專利範圍；另謂本案之溢流噴嘴與矩形進布口兩者混淆不清，顯有違修正前專利法第一百零四條第三款明書或圖示，故意不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者之情事。惟由本案圖二已清楚揭示其流路管道前端部呈傾斜態之空間型態，另再由圖二、圖三亦顯示其噴嘴係安裝於矩形進布口內，分屬兩不同之構件，並非如舉發人所稱矩形進布口即為溢流噴嘴，故本案並無違反修正前專利法第一百零四條第三款之情事。」原告不服上開審定，訴經經濟部訴願決定將原處分撤銷，並由被告重為審定，被告於八十六年一月六日以台專（判）○二○一九字第一○○一一一號第二次專利舉發審定書審定理由第三項亦認定本案明書並無「故意」不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者。是本舉發事件先後經過被告兩次審定及訴願決定機關一次之決定撤銷原處分，並分別由至少五位以上不同審查委員認定本案並無故意不載明實施必要之事項，其法理事實依法依理至為明確。詎料被告在第三次舉發審定書中竟以本案有違當時專利法第一百零四條第三款之規定，對本追加案處以應撤銷專利權之處分，其反覆認定本案，難令人信服。次依專利法第一百十條準用同法第六十二條規定：「前條舉發案之處理，準用本法關於再審查各條之規定。」因此任何人得附具證據向專利局提起舉發，請求再審查。舉發人不僅未附具證據請求再審查，且被告亦未能依當時專利法第一百十條準用第三十六條之規定：「專利局得依職權或依舉發之結果，令申請人更正其說明書及圖示。」亦即被告認專利說明書或圖示有不清楚或不明瞭之情事，應於審查期間或審定公告之後，依其職權令申請人或專利權人更正其說明書或圖示。此一法條係為補救第一百十條準用第五十六條所發生情事，其規定：「一、申請專利範圍之過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」因此若專利專責機關所為之審定結果，一旦發生問題時，即可利用前述各條款加以補正，以維專利權人之權益。本追加案倘有不明瞭之記載或誤記之事項，自應依職權之要求專利權人更正，將不至於遭受撤銷專利權之嚴重處分，此舉已嚴重損及專利權人之權益。綜觀前述法條，被告與經濟部不僅未遵循專利法之規定，反而利用未提出證據之「說明書或圖示故意不記載實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施不可能或困難者」之理由，逕而撤銷本案之審定，難令人折服。

又當時專利法施行細則第十條第五款規定：「發明或創作說明，應載明有關之先前技術，發明或創作之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施。」第十條之一則規定：「前項第六款之申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」其中所謂「該項技術者」，係指虛擬成於申請專利當時具有該新型所屬技術領域之技術常識。「實施」係物品之使用「可據以實施者」

，謂依申請當時之技術知識，可以正確理解，並且能再現申請專利之新型者而言。據此，原告認為本追加案已具備專利性，並無上述所述無法據以實施之情事，亦即本追加案具有產業利用性，且無欠缺達成目的之全部或部分技術構想，或有技術手段但無法達成目的，或顯然無法實施之發明或創作等情況，同時又符合新穎性及進步性之專利要件，自難謂本追加案不符專利性。本案整體結構是熟習染整工業領域之士均能了解，如孔繁超先生所編著之「針織物染整」第一九九頁業介紹了染色機之流路管道之示意圖，甚至舉發人所提供之證據，都是表現染色機之簡易示意圖，故本案所出示之圖示可確認是熟習該項技術領域者均能了解。由該等圖示可知，匹布染色機染液流通路徑是由主泵經濾網、熱交換器、溢流導管、溢流噴嘴、導布管後再回到主泵中。如此反覆運作，即可帶動布匹進行染色加工，因此本案所揭示之內容並無原處分書、訴願決定及再訴願決定書中所述，本案為明書或圖示故意不載明實施必要之事項，致使實施為不可能或困難者。另查原處分、訴願、再訴願決定理由稱：「系爭案之單一矩形進布口是由原母案之三個進布口之構造修改而成，但原母案並未顯示有三個進布口之結構，而系爭案之說明書對於進布口與三個噴嘴之間的結構關係並未明確說明，及系爭案說明書雖有提到溢流導管呈傾斜狀，但其專利特徵卻未列出溢流導管，而列出溢流噴嘴與流路導管之前端，則其溢流導管與溢流噴嘴與流路管道之前端是否指同一構件？亦或不同構件？如為同一構件何以名稱不同，如為不同構件，則其說明書並未提及。從而系爭專利明書有諸多不明確之處，則其明書或圖示有故意不載明實施之事項，使實施為不可能或困難者，而為舉發成立之處分」等語。惟查一件申請案所以核准專利，係判斷是否具有產業利用性、新穎性與進步性等專利三要件，亦即判斷該申請案之技術手段、目的及效果是否符合專利性而言。今不論原案有幾個進布口，縱令原案完全僅有一進布口，惟若追加案仍具有符合專利性之技術手段、目的及效果，自應准予專利。本案之特徵在於使染色機之前端呈傾斜狀，並設一矩形進布口，而溢流噴嘴與流路管道之前端部亦呈傾斜狀，以供匹布之染整旋環更為順暢，染色更加均勻。這一具有專利性之技術手段、目的及效果之專利權並不因缺少將三個進布口改為一個進布口之特徵即不予專利，且在實施上並不會因在創作背景中描述其中之一個先前技藝演變，而造成無法實施之情事。這一邏輯推斷出，本案之原母案是否顯示出三個進布口結構，並不影響本追加案之專利性，因本追加案之具備特徵是染色機之前端部呈傾斜狀，並設一矩形進布口，而溢流噴嘴與流路管道之前端部亦呈傾斜。至於訴願決定理由中指出：「而系爭案之說明書對進布口與三個噴嘴之間之結構關係並未明確明」云云，在本案之說明中從未出示有進布口與三個噴嘴間之結構，實在令人難以理解訴願決定理由所述，是否對本案之結構發生混淆？若是三個進布口之筆誤，則兩者間之關係亦不影響本追加案之專利權。再者，染色機中有三個進布管道並不足以為奇，且為熟習該項技術者所知悉，在本案之創作背景中加上此一背景敘述並無違反專利法之情事，而訴願決定書理由強指本案未加以揭露在創作背景中且說明其間關係而認為本案不符專利法規定，不只顯示訴願會對專利法精神不夠了解，也顯露出對染色機技術知識不夠專業。再由孔繁超先生編著之「針織物染整」第一九九頁介紹了染色機之流路管道之示意圖，及舉發人所提供之染色機簡易示意圖，提中都出示至少有三個構件，溢流導管、溢流噴嘴及流路管道，三者功能主要在於導引布匹之運轉，其功能相似之構置，主體則不相同。由於染色機皆須具備前述三構件，如此為熟習該項技術者所熟知之習知技藝，本案因此未多做說明，故本案並無違反專利法第一百零四條第三款之規定。構件名稱或許不同，如流路管道或稱導布管或稱輸布管道或稱溢流輸布管道等等，如噴嘴或稱溢流噴嘴，例如「針織物染整」第一九九頁，其中圖三之三八包括織物、導輥、溢流口、溢流管道等構件，而圖三之三九更包括環形噴嘴，其中環形噴嘴好似進布口，事實上熟知該項技術者均知，噴嘴是設在進布口之內。是以專利法並未規定所有相同或近似構件必須使用完全相同之元件名稱，每一構件所示名稱可能是數個元件群組之總稱，亦可能是細部單一元件之名稱，故名稱只有恰不恰當問題而應無損於專利權之取得，被告未依專利法規定指示本案修正而准予專利權，則其名稱自是清楚明確。本件舉發人因涉及連續仿造本件追加專利權知專利產品，被臺灣板橋地方法院判刑五個月有期徒刑，舉發人既認本案說明書有故意不載明實施之事項，使實施為不可能或困難者，何以舉發人仍能仿造本件專利產品而謀取暴利，正足以反證舉發人於其舉發理由書中一再指摘本案無法據以實施一節，實為舉發人假借舉發手段之名，以行其仿冒獲利之實。末查，本案專利核准多年，原告在市場上已投入龐大資金行銷，深受市場市場歡迎，不料關係人原係原告所栽培之受僱人，為達到其獨吞市場之野心，遂對本案提起舉發，使原告辛勤耕耘之專利事業在舉發成立時所毀，被告不僅不保護發明人，反而成為仿冒者之幫兇，實值得深思。綜上所陳，本案並無違反當時專利法第一百零四條第三款之規定，縱令本案之說明書有名詞上之瑕疵或欠妥之處，被告未依當時專利法第一百十條準用第三十六條之規定，令申請人更正其說明書及圖示，而逕行撤銷本案之專利權，實已明顯違法，爰請判決撤銷一再訴願決定及原處分等語。

被告答辯意旨略謂：原告一再強調本案專利之三個構件—溢流導管、溢流噴嘴及流路管道為熟悉該項技術者所熟知者，故本案專利未多做說明乙事。經查本案專利說明書以其特徵在於染色機體前端呈傾斜狀、設一矩形進布口、溢流導管設置成斜面（或呈傾斜狀）及流路管道之前端呈傾斜狀。惟申請專利範圍並無溢流導管設置呈斜面之構造特徵。因此，本案專利說明書確實有不明確之處，其說明書及圖示有故意不載明之事實，使實施為不可能或困難。原告又表示，被告未讓其修改本案專利名詞不一致及不明確一事。經查原告在被舉發之過程中從未主動提出專利說明書更正，因此不能認為是被告之疏忽或處理不當，請判決駁回原告之訴等語。

理由

按專利舉發案，關於專利是否違反專利法，應否撤銷，應以審定核准專利時之專利法為據，而舉發之程序，則依程序重新原則，應依舉發時專利法規定，舉發案之審查程序，則依審查時之專利法為之。本件原告於七十六年十一月二十年日以其「匹布染色機流路管道之改良裝置追加（一）」，申請新型專利，作為其第00000000號「匹布染色機流路管道之改良裝置」新型專利案之追加專利，經被告於七十七年十二月十九日審定准予專利，公告期滿，在新型第三七四○五號專利證書加註第一追加專利權期間。嗣關係人劉卿雲於八十三年十月十二日以本案有違核准專利時專利法第九十五條、第九十六條第一款、第二款、第五款及第一百零四條第三款規定，對之提出舉發。案經被告審查，為「本案舉發成立，應撤銷其專利權」之審定。原告不服，訴經經濟部經（八五）訴字第八五六二三○九四號訴願決定將原處分撤銷。被告重行審查，為「本案舉發不成立」之審定。劉卿雲又訴經經濟部經（八六）訴字第八六六○九九一一號訴願決定將原處分撤銷。被告再重行審查，以依核准時專利法第一百零四條第三款規定，說明書或圖式，故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，應撤銷其專利權。本件舉發人所提引證資料雖均不其證據力，惟本案之單一矩形進布口係由原案三個進布口之構造修改而成，但原案並未顯示有三個進布口之結構，本案說明書對進布口與三個噴嘴間之結構關係並未明確說明。另說明書雖提及溢流導管呈傾斜狀，然專利特徵卻未列出溢流導管，而列出溢流噴嘴與流路管道之前端呈傾斜狀，則溢流導管與溢流噴嘴、流路管道之前端是否指同一構件？倘為同一構件，何以名稱不同？倘為不同構件，何以本案說明書未提及？本案說明書有諸多不明確之處，其說明書或圖式有故意不載明實施之事項，使實施為不可能或困難，有違核准時專利法（即八十三年一月二十三日修正前）第一百零四條第三款之規定，為本案舉發成立，應撤銷其專利權之審定，固非全然無見。惟「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：

一、到局面詢。二、為必要之實驗、補送模型或樣品。三、補充或修正明書或圖式。」「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」「第五十四條及前條舉發案之處理，準用第四十二條至第四十四條規定。」「．．．第四十二條至第四十九條、．．．第七十二條至第七十七條．．．規定，於新型專利準用之。」為舉發審查時之專利法（八十三年一月二十三日修正）第四十四條第一項、第四項、第七十三條、第一百零五條所明定。上開補充或修正說明書或圖示之規定，可使專利申請人就專利說明書之記載等，如有疏失或與專利審查人員有認知之差異時，有補充或修正機會，以免因而不能獲准專利，或取得專利後遭撤銷。條文既規定專利專責機關得依職權通知申請人為之，專利專責機關審查人員如於審查時發現說明書有應補充或修正之必要，自需通知申請人為之，不宜逕行以之為由駁回申請人之申請或撤銷其專利權，否則難謂無濫用其職權之違法。所謂「得依職權」者，應解為須審查有無面詢、實驗、模型或樣品之補送、補充或修正說明書等之必要，如為背定時始通知申請人辦理，無庸每件均通知申請人到局面詢或為實驗等，並非謂如有上開必要情形，亦可不依職權為之。是新型專利舉發審查時，如發現說明書或圖式有申請專利範圍過廣、誤記之事項、不明瞭之記載等情形，似應限期通知申請人為補充或修正，不宜逕行撤銷其專利權。況本件被告於原告申請專利時，既未以說明書有記載不明確情形否准其申請，本件舉發案審查時，更於第一次、第二次舉發審定書內明白表示，說明書記載並無不明確情形，原告無從瞭解，其說明書之記載有何不明確之處，而須為補充或修正。嗣被告於第三次審查時，發現本案說明書有前述不明確之處，如屬誤記事項或不明瞭之記載，依前述說明，應限期通知原告為補充或修正。詎被告既未限期通知原告補充或修正，亦未論明何以未命補充或修正，成無補充或修正之必要，逕以上開記載不明確，遽認原告之說明書或圖式有故意不載明實施之事項，使實施為不可能或困難情形，而撤銷其專利權，使原告喪失依前開規定得予補充或修正之機會，尚嫌率斷。一再訴願決定未予糾正，俱有未洽，原告執此指摘，為有理由，應由本院將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷，由被告另為妥適處理。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 一 庭審 判 長 法 官黃　綠　星

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　邱　彰　德