智慧財產法院行政判決

民國100年3月17日辯論終結

原告

晶宏半導體股份有限公司

代表人

徐豫東

訴訟代理人

洪榮宗律師

輔佐人

林博智

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

莊榮昌

參加人

矽創電子股份有限公司

代表人

毛穎文

訴訟代理人

陳群顯律師

　　　　　　許凱婷律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服本院中華民國98年5 月7 日97年度行專訴字第85號判決，提起上訴，經最高行政法院於99年12月9 日以99年度判字第1314號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要原告前於民國（下同）92年11月26日以「具有凸塊之半導體裝置」向被告申請發明專利，經被告編為第92133255號審查准予專利後，發給發明第I239580 號專利證書。嗣參加人以其違反專利法第22條第1 項第1 款及第4 項之規定，對之提起舉發。經被告審查，於97年6 月11日以（97）智專三（二）04066 字第09720300030 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年10月27日經訴字第09706114710 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，經本院依職權命參加人參加訴訟，嗣經判決駁回後復上訴最高行政法院，經最高行政法院廢棄原判決發回本院更審。

二、原告之主張

(一)系爭專利申請專利範圍共計16項，其中第1 項及第14項為獨立項，其餘則為附屬項。系爭專利之技術特徵如申請專利範圍第1 項及第14項所述，係至少包含「保護層開口之寬度不大於8 μm 」及「突起區之面積大於中央區之面積」二項技術特徵。系爭專利申請專利範圍就「保護層開口」之解釋，應以發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解之內容，以界定權利範圍。況以發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點既可確定權利項用語「保護層開口」之意義，自不應以一般性字面意義解釋權利項用語，否則即與專利法第22條第4 項、第26條第2 項、第26條第3 項及專利審查基準第2-1-42頁等規定相違。另據92年專利法第56條第3 項規定之修法理由意旨可知，不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果。然系爭專利所稱「保護層開口」若非「狹長型溝槽狀」，則其發明目的、作用及效果無法達成，故發明所屬技術領域中具有通常知識者基於其對系爭專利合理之理解，自係將權利項用語「保護層開口」瞭解為「狹長型溝槽狀的保護層開口」，而不包含引證案之「小坑洞型的開口」。詎被告未審究發明所屬技術領域中具有通常知識者對該權利項用語之解釋，逕以一般性字面意義解釋權利項用語「保護層開口」，亦不參考發明說明及圖式，以瞭解被舉發案之發明目的、作用及效果，其認事用法顯有重大違誤。復以參加人已自認被舉發案權利項用語「保護層開口」係指「狹長型溝槽狀的保護層開口」，原告亦已提出證據證明之，而參加人既未能提出相反之證據證明，則被告未審究上述客觀事證，顯有認定事實未憑證據之違誤。

(二)系爭專利申請專利範圍之權利項用語「保護層開口」，依發明所屬技術領域中具有通常知識者在參考發明說明及圖式所揭示之目的、作用及效果後，均可以確認其係指「狹長型溝槽狀之保護層開口」。依專利審查基準第2-1-25頁規定，申請專利範圍之記載是否已明確或是否尚未明確並非僅憑一般性之字面意義予以判斷，尚需參考發明說明揭露之內容、申請時之通常知識及該發明所屬技術領域中具有通常知識者，於申請當時對申請專利範圍之認知後才得以確定。另由現行專利法第56條第3 項規定及該條規定於92年修訂之理由，可知專利法第56條第3 項之解釋及適用實應考量立法理由及我國法院實務之多數見解，而原告所提出原證6 至原證13之臺北高等行政法院歷年判決之多數見解乃表明「惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果。」，足見於解釋申請專利範圍時不應單純侷限於申請專利範圍字面意義，應同時參酌說明書及圖示，並以該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解之內容為標準，以作為專利權範圍判定之界定依據。詎被告就系爭專利申請專利範圍權利項之解釋，未依專利法第56條第3 項之規定為審定，其認定顯然違背法令，而有重大誤違。

(三)另由原告所提出原證17及原證18之美國聯邦上訴巡迴法院判決，可知美國專利實務肯認對申請專利範圍之用語之解釋應朝向使其專利權有效之方向解釋，並肯認對申請專利範圍用語之解釋應以發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點解釋，而非以一般人之觀點解釋，且肯認若引證案不具可實施性，例如包含需過度實驗才得以發現如何實施引證案時，則該引證案不構成新穎性舉發證據，須予以排除。而系爭專利之技術除對產業界有貢獻，且由發明所屬技術領域中具有通常知識者在閱讀被舉發案專利說明書之技術內容後，可得知權利項用語「保護層開口」係指「狹長型溝槽狀的保護層開口」，此乃應優先使用發明所屬技術領域中具有通常知識者所能理解之權利項用語解釋，而非一般性之字面解釋。至引證案則為「小坑洞型的開口」，兩者有明顯區隔，系爭專利並未侵入公眾領域奪取不當利益。且引證案並未使熟悉該項技術人士在不過度實驗之情形下可以實施該項發明，則該引證案不具可實施性，不得作為新穎性審查之舉發證據。詎被告竟誤認引證案已公開即不得否認其可實施性。

(四)被告倘認系爭專利之權利項用語「保護層開口」不得參考專利說明書之技術內容後而解釋為「狹長型溝槽狀之保護層開口」，然於原告主張在參考說明書之目的、作用及功效後，被告依專利法第56條第3 項規定之適用態樣與原告之認知有差異時，應於審定前告知原告；詎被告怠於行使其職權，依最高行政法院91年度判字第2422號之判決意旨，被告裁量權之行使難謂無濫用之嫌。又被告明知系爭專利之權利項用語「保護層開口」解釋為「狹長型溝槽狀之保護層開口」後，相較於引證案，具有新穎性和進步性；詎被告怠於依職權通知原告更正申請專利範圍，即有違行政程序法第9 條規定。復以引證案之「小坑洞型的開口」具有非常低劣之信賴度，無法為產業界所製造生產，並不具可實施性。而被告對引證案之揭露技術認識錯誤，且引證案與系爭專利習知技術之「必要技術特徵」及「發明目的」彼此相互衝突，兩者乃不相容且無法予以結合，故不足以證明系爭專利之附屬項不具進步性；詎被告認定兩者之習知技術乃相同技術領域，並無無法結合之互斥情事，顯已違反專利審查基準2-3-20頁規定。再者，原告於收受被告之審定書後，即向被告提出原證27之申請專利範圍更正本，是縱認系爭專利不適用專利法第56條第3 項規定，被告亦應審酌系爭專利更正後之申請專利範圍。

(五)舉發證據3 與系爭專利習知技術之「必要技術特徵」及「發明目的」彼此相互衝突，兩者本質即不相容且無法予以結合，不足以證明系爭專利之附屬項不具進步性，由舉發證據3說明書可推論舉發證據3 之保護層厚度係指小於且接近1μm之厚度。而在舉發證據3 之表1 內詳述其凹陷平均深度為0.9 μm 、0.3 μm 、0.4 μm 及0.6 μm ，更可證舉發證據3 之保護層厚度係指小於且接近1 μm 之厚度。而系爭專利申請專利範圍第7 項所述之保護層厚度為介於1 μm 至2μm 之間，與舉發證據3 明顯不同，舉發證據3 無從證明系爭專利之申請專利範圍第7 項不具進步性。且由於系爭專利之「溝槽型的保護層開口」大幅降低如舉發證據3之相鄰導電凸塊短路的機率，且提高接合性和導電性，故系爭專利之功效明顯優於舉發證據3 ，而保護層厚度係整體結構之一部分，其代表不同的功效及設計趨勢，因此舉發證據3 始於其發明揭露內敘述其發明目的的達成係藉由儘可能縮小導電凸塊表面之凹陷深度。又進步性之判斷不得僅就系爭專利之個別構成要件比對，實應就該個別構成要件「對整體結構所造成之功效」比對，臺北高等行政法院95年訴更二字第119 號等判決亦採此見解。另由舉發證據3 說明書可知，其係指引發明所屬技術領域中具有通常知識者採用1 μm 以下的導電凸塊表面之凹陷深度，且強調採較深之凹陷深度會有諸多缺點而無法達成其發明目的，因此舉發證據3 之揭示將抑制發明所屬技術領域中具有通常知識者採用1 μm 以上的導電凸塊表面之凹陷深度的動機，此即為所謂之「反面教示」。我國行政法院已有諸多判決肯認引證案間若缺乏足夠之指引及教示如何組合，甚至反面教示不要進行系爭專利之設計態樣，均視為不足以證明系爭專利不具進步性，且舉發證據3 與系爭專利習知技術之「必要技術特徵」及「發明目的」彼此相互衝突，先天即不相容且無法予以結合。依據前開基準之規定，不足以證明系爭專利不具進步性。

(六)舉發證據3 不具可實施性，無法作為舉發證據。適格之新穎性舉發證據，就實質要件而言，必需已揭露系爭專利權利項內所有之限制條件，及使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能在不過度實驗之情形下可以實施該項發明。且於本案原告已盡舉發證據3 不具可實施性之舉證責任，而舉證舉發證據3 具可實施性之舉證責任應轉移至參加人，參加人未負起舉證舉發證據3 具可實施性之舉證責任，自應將舉發證據3 排除於舉發證據外。又舉發證據3 之不具可實施性，亦可適用於進步性判斷時，將其排除於舉發證據外，上開主張皆可參原告於更審前所提出之蔡明誠教授之專家意見書，便能得知論述之依據。

(七)最高行政法院99年度判字第1314號判決業已認定原告系爭專專利之保護層開口乃長方形結構，則原告系爭專利相較於舉發證據3 ，應具有新穎性。且舉發證據3 與系爭專利習知技術之「必要技術特徵手段」及「發明目的」彼此互相衝突，兩者本質即不容且無法予以結合，不足以證明系爭專利之附屬項不具進步性。況舉發證據3 不具可實施性，無法作為舉發證據。系爭專利應具有新穎性及進步性。

(八)為此原告原起訴聲明請求：訴願決定及原行政處分均撤銷，並命被告機關為舉發不成立之處分，嗣於本院100 年3 月9日行準備程序時，當庭更正其訴之聲明為訴願決定及原處分均撤銷（見本院卷第156 頁），顯係更正其法律上陳述，應予准許，併此敘明。

三、被告之答辯

(一)原告主張系爭專利申請專利範圍之「保護層開口」係指「狹長型溝槽狀」。惟系爭專利審定公告本說明書揭示該技術特徵保護層開口之一寬度係被限定至不大於8um ，較佳地，係介於3um 至8um ，其長度係介於40um至80um等，已載明保護層開口之外觀。詎原告以原審定公告未揭示之形容文字「狹長型溝槽狀」解釋該技術特徵，以迴避系爭專利申請專利範圍已落入引證案所揭示之事實。然據系爭專利申請專利範圍第1 項所載，系爭專利係一種「具有凸塊之半導體裝置」，另依系爭專利申請專利範圍第2 項所載，該具有凸塊之半導體裝置，其中該頂面之面積係不小於該銲墊顯露於該保護層之面積的兩倍。而引證案為一種半導體晶片技術中，在電極上形成導電凸塊之結構及方法，該半導體裝置包含基板、銲墊、保護層、凸塊等。引證案已揭示開口具有極小之開口面積，尺寸為3 ×3 μm ～10×10μm ，以單側尺寸為3 ～10μm ，相較系爭專利申請專利範圍第1 項而言，其已揭示該保護層之該開口之一寬度係被限定至不大於8 μm 技術特徵。引證案揭示中央區面積為1.96μm2，「突起面積」乃「凸塊面積」扣除「中央區面積」而為4223.04 μm2，相較系爭專利申請專利範圍第1 項及第2 項而言，其已揭示俾增加該凸塊之該突起區之面積以使該突起區之面積大於該中央區之面積技術特徵，是引證案能證明系爭專利申請專利範圍第1項及第2 項為申請前已見於刊物或已公開使用。又系爭專利申請專利範圍第1 項及第2 項既不具新穎性，自無再審究進步性之必要。

(二)原告依臺北高等行政法院96年度訴字4108號判決及現行「專利侵害鑑定要點」第35頁之說明，主張不論採何種解釋申請專利範圍之理論，解釋申請專利範圍時，應著重於申請專利範圍之文字本身，是若申請專利範圍中所載之技術特徵已臻明確，即不得將發明說明及圖式所揭露之內容引入申請專利範圍內，倘若申請專利範圍中所載之技術特徵不甚明確，為認定專利權範圍之實質內容，始得援引發明說明及圖式作為解釋申請專利範圍之輔助依據，且圖式之作用在於補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解該發明之各個技術特徵及其所構成之技術手段。然系爭專利申請專利範圍所揭技術特徵已明確，縱參酌說明書及圖式，亦無通知更正申請專利範圍之必要，故被告於系爭專利審定前，未通知原告更正申請專利範圍所為舉發成立之處分，並未違反最高行政法院91年度判字第2422號判決意旨。另參酌專利審查基準第二篇第六章第2-6-68頁所列舉之更正情況，其更正結果導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍，將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露之其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項。復以發明說明或圖式中已揭露，然請求項本身未包含之技術特徵或技術手段，無論其是否具有新穎性、進步性或屬公眾所知悉之技術，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項時，形式上雖然係對原請求項增加條件以進一步限定，然會改變原有元件、成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明之性質或功能，而導致實質變更申請專利範圍。而被告於系爭專利審查期間既未依職權通知原告更正，足見系爭專利並無可更正之情事。

(三)原告主張系爭專利申請專利範圍第7 項為限定該保護層之厚度係介於1 至2um ，然引證案之說明書內已揭示形成該保護層厚度約1um ，保護層厚度或有不同，惟保護層的厚度本可因引證案揭示成長保護層之沉積時間予以調整而達成等效替換。況舉發證據2 即系爭專利說明書第8 頁已自承先前技術第1 段揭示，以藉由該異方性導電膜20內之導電粒子21與該電路板30電性連接，習知之導電粒子21之外徑為6um ，當該導電粒子21之外徑縮小至3um 時，由於回字效應使得在該中央區14b 與該接合墊31之對導電粒子21a 無法有效接合，而影響電性能。惟據引證案之說明書所載述，可知將能夠縮小導電凸塊表面之凹陷之平面尺寸及深度，其結果將能夠增加導電凸塊上有助於導通之導電粒子數而提高半導體裝置之組裝可靠性，惟引證案之說明書並未有將該尺寸增加或擴大而有導致電性能變差應有避免之必要之反面教示等。再者，系爭專利說明書係揭示指導電粒子外徑，其與引證案所教示，並不衝突，且就結合系爭專利說明書及引證案說明書所揭示製程技術（成長保護層厚度）而言，本就可為其所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，足見兩者均屬相關之技術領域，並無不相容且無法予以結合之互斥情事，自可為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。

(四)專利法第56條第3 項中所謂「於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」係指申請專利範圍所載之文字用語模糊、定義不明確，而說明書或圖式另有明確之定義或揭露時，可予參酌而言，非謂說明書中有記載或圖式中有揭露，但未寫在申請專利範圍之技術內容，亦可認係發明專利權之範圍。不論採何種解釋申請專利範圍之理論，解釋申請專利範圍時，應著重於申請專利範圍之文字本身，蓋該文字係由專利權人所自行選取，並用於以特定指出且清楚請求其認為係發明之標的。因此，若申請專利範圍中所載之技術特徵已臻明確，即不得將發明說明及圖式所揭露之內容引入申請專利範圍內；若申請專利範圍中所載之技術特徵不甚明確，為認定專利權範圍之實質內容，始得援引發明說明及圖式作為解釋申請專利範圍之輔助依據。又依專利審查基準第2-1-25頁及第2-1-44頁之規定可知，專利法第56條第3 項所謂於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式者，係指對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，得審酌發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果者而言。由系爭專利申請專利範圍第1 項及第14項所載之內容觀之，已明確限定其申請專利之範圍僅在於限制該保護層開口之寬度不大於8μm 之技術特徵，而未限定保護層開口之形狀為何，故無申請專利範圍之記載有疑義或需要解釋者，原告自不能以其說明書之第9 頁發明說明中曾說明「該保護層係具有至少一開口，...，該開口之寬度係不大於8 μm ，較佳地，係介於3 至8 μm ，其長度係介於40至80μm 。」之實施方式，而主張應參酌其說明書所載該實施方式之內容，將原申請專利範圍中之保護層開口解釋為「狹長型溝槽狀」。故舉發證據可證明系爭專利不具新穎性及進步性，被告原處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、參加人之答辯

(一)系爭專利申請專利範圍第1 項前言部分之基板、銲墊、保護層、保護層開口、凸塊等習知結構，均屬先前技術之範疇，且已見於引證案，此為原告所不爭執。原告僅主張「保護層之該開口之一寬度係被限定至不大於8 μm 」及「凸塊突起區之面積大於中央區之面積」等二項技術特徵為其主要之技術特徵構成要件。惟就「凸塊突起區之面積大於中央區之面積」此一技術特徵構成要件而言，原告並未抗辯引證案未揭示此一特徵，足見原告就此並不爭執。至「保護層之該開口之一寬度係被限定至不大於8 μm 」此一技術特徵構成要件而言，原告亦未曾爭執引證案確已揭示「保護層開口之一寬度不大於8 μm 」之技術內容。且系爭專利申請範圍中除對「保護層開口之一寬度」限定為不大於8 μm 外，對於另一維度（長度）及開口深度（高度）均無任何限制，則系爭專利對於開口之形狀為何，並無特殊之界定或限制，其申請範圍之文義本即涵蓋各種可能形狀之開口，原告事後擅自解釋為「狹長型溝槽狀」以圖與引證案進行區隔，顯乏依據，亦與現行司法實務不合。另就系爭專利申請專利範圍第7 項部分，原告主張不得將系爭專利之說明書與引證案結合，以證明該請求項不具進步性；惟系爭專利與引證案專利之目的，均係改善半導體裝置與凸塊之導電性，其發明所欲解決之問題與技術領域完全相同，所屬技術領域中具有通常知識者自有予以組合之動機，依專利審查基準第2-3-20頁之規定，確屬明顯可為組合之技術內容。

(二)系爭專利申請專利範圍第1 項主要技術特徵在於「保護層之該開口之一寬度係被限定至不大於8 μm 」及「凸塊突起區之面積大於中央區之面積」等二項，惟引證案舉既已教示縮小保護層開口一寬度至不大於8 μm ，俾使凸塊突起區之面積大於中央區之面積，同時提出實施例之實驗數據，當可驗證具有使該領域具有通常知識者，可以完成系爭專利請求項第1 項所界定之發明而具有可實施性。此與原告所提出原證17、18號之美國聯邦上訴巡迴法院判決之案情顯不相同，亦與系爭舉發案之成立迥然不同，且其乃屬他國法例，不宜援引附比，復以原告刻意忽視我國專利審查基準第2-3-5 頁之規定及實務相關判決等，故於本件並無參考價值。再者，引證案已揭露系爭專利之技術特徵，且其公開日（1999年2 月2 日）早於系爭專利申請日（2003年11月26日）之事實，則無論引證案是否具有產業利用性或可實施性，均與系爭專利有無新穎性（或進步性）之判斷無關。

(三)系爭專利對於保護層開口之形狀是否有所限制，涉及專利申請範圍之認定，依法應依「申請專利範圍」之記載為準，而系爭專利關於保護層開口之形狀，除「一寬度不大於8 μm」之特徵外，對於另一維度（即長度）及開口深度（即高度）完全無任何特殊之界定或限制，足見系爭專利申請範圍之文義已涵蓋各種可能形狀之開口。詎原告竟主張系爭專利之技術特徵僅限於狹長型溝槽狀，並列舉諸多行政法院判決主張本案應可參酌說明書及圖式之記載而解釋申請專利範圍，且主張本件應依據專利法第56條第3 項後段參酌「發明說明及圖式」之內容以解釋申請專利範圍；惟系爭專利申請專利範圍之文字，既未對另一維度（即長度）及開口深度（即高度）為任何限制，自無「狹長型」及「溝槽狀」可言，復以系爭專利說明書中「狹長型」及「溝槽狀」之記載，且原告所述多有曲解行政法院判決意旨之嚴重違誤，足見原告之主張，並無理由。

(四)參加人於96年6 月15日對系爭專利提起舉發，經被告於97年6 月11日為舉發成立之審定，詎原告於知悉該審定後，乃於97年6 月18日提出原證27號之更正申請。然申請專利範圍之更正，應於舉發審定作成前為之，倘於行政救濟過程中所提出之更正申請，均屬不合法。又況，原告所提出原證27號之更正本係於系爭專利申請專利範圍之獨立請求項第1 項及第14項中加入「該保護層之開口呈狹長型溝槽狀」、「相鄰銲墊方向之寬度」等技術特徵，並將其附屬項第3 項界定之凸塊突起區與中央區高度差係「不小於1 μm 」更正為「高度差係介於1 至2 μm 」，惟上開更正之技術特徵並未見於系爭專利之發明說明或圖式中，縱有揭露，亦仍屬「申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段」之情形，原告將之引進附加於原核准公告之請求項內，已構成專利申請範圍之實質變更，是依專利法第64條第2 項規定，應不准更正。再者，被告依專利法第71條之規定，於舉發審查階段中，並無一律「應」通知專利權人更正之義務，且系爭專利已無因更正而維持其有效性之可能，被告自無通知原告更正之必要。

(五)依專利法第56條第3 項前段、專利審查基準第2-1-44頁及專利侵害鑑定要點第31頁之規定可知，於解釋申請專利範圍時，應以每一請求項所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括之範圍予以認定，說明書並非用於事後界定專利權範圍之依據，而應以申請專利範圍所記載之技術特徵作為界定專利權範圍之依據，不得事後任意將申請專利範圍中未記載，而僅記載於發明說明或圖式之技術特徵讀入申請專利範圍內。智慧財產法院97年民專訴字第6 號判決內容亦採相同之見解。另參最高行政法院96年度判字第989 號判決亦可知，於系爭專利請求項記載明確時，即不得再將申請專利範圍中未記載，而僅記載於發明說明或圖式之技術特徵讀入，並用以解釋請求項中之用語。故系爭專利之保護層開口均應包括二維空間為「長方形」及「正方形」之開口構造，實無將其限制為「長方形開口」之必要，若將其解釋為「限於長方形」之開口，排除其他可能之形狀，顯然造成系爭專利權利範圍之實質變動，並非妥適。

(六)舉發證據3 確實已揭露系爭專利之所有技術特徵，足以證明系爭專利申請專利範圍各項均具有應撤銷原因，由專利審查基準第2-3-5 頁及智慧財產法院97年度行專訴字第73號判決等其他實務見解可知，不論引證案可實施與否，只要引證案之技術內容一經公開後，即已具有證據能力，故本件舉發證據3究竟「可否實施」與「系爭專利有無新穎性或進步性之判斷」無關，原告爭執舉發證據3 之「可實施性」，顯屬無據。且由舉發證據3 與系爭專利所自承之先前技術即舉發證據2 已揭露系爭專利申請專利範圍各項之技術特徵。

(七)最高行政法院99年度判字第1314號判決僅以「寬度」二字，即推斷其對應二維空間形狀必為長方形，有商榷餘地，鈞院實無受拘束之理，系爭專利之目的、作用及效果已清楚記載於申請專利範圍第1 、14項內，其保護層開口應包括二維空間為「長方形」及「正方形」之開口，而舉發證據3 確實已揭露系爭專利之所有技術特徵，足以證明系爭專利申請專利範圍各項均具有應撤銷原因，舉發證據3 足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 、14項不具新穎性及進步性；舉發證據3 結合系爭專利所自承之先前技術即舉發證據2 ，足以證明系爭專利申請專利範圍第3 至13項、第15、16項不具進步性。

(八)為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

五、本院之判斷

(一)按專利制度係藉由授予專利權人由政府保護的排他權利，作為提昇產業進步的誘因，其重點在於鼓勵權利人將新而有用且具進步性之技術思想，以取得專利即予公開之方式帶進該技術領域。如該技術思想已經公開且為人所知，即屬欠缺新穎性而無授予專利之必要。又如該技術思想雖具備新穎性，但於該技術領域中之通常知識者得以輕易完成時，亦無授予專利以激發其將該技術思想予以公開之必要。故凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第21條、第22條第1 項之規定申請取得發明專利。惟「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「發明雖無第1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第1 項第1 款及第4 項所明定。上開專利法第21條第1 項第1 款即屬新型專利關於新穎性要件之規定，雖其對申請前已見於刊物或已公開使用等要件為規定，但對究竟應如何比對，並無明文，然依據上揭新穎性的說明，只要該專利申請前相關技術內容尚未公開且為人所不知，即具新穎性。換言之，只要與先前技術有不同之處，即可謂「新」。因此，在判斷一專利是否具有新穎性，應就其申請專利範圍之所有技術特徵與作為先前技術之同一引證之技術特徵相比較，只要有一特徵要件不同，即應為「新」。又上開條文第4 項係關於發明專利進步性要件之規定，至何謂其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，應可由系爭專利是否在該技術領域中達成無法預期的功效，或解決了該技術領域長期未能解決的需要，或他人努力均告失敗等等為參考之判斷標準。

(二)次按專利法(以發明專利為例)雖僅於第22條第4 項之進步性要件，以及第26條第2 項之可實施要件（包括明確及充分揭露）中，明文規定必須要以「所屬技術領域中具有通常知識者」之標準為其判斷基準。然而在現行經濟部智慧財產局2004年公布之專利審查基準中，於第1 章「3.4 申請專利範圍之記載原則」中，有關申請專利範圍之明確、簡潔及支持要件（專利法第26條第3 項），及第1 章「3.5 申請專利範圍之認定」，有關申請專利範圍的解釋（專利法第56條第3 項）等均涉及以「所屬技術領域中具有通常知識者」為其判斷之主體及標準。換言之，凡涉及專利發明或先前技術實質要件之解釋，均應依此為標準，而非取決於發明人、專利權人、舉發人、經濟部智慧財產局之審查官，甚至是法院的技術審查官或法官。理論上，專利制度追求的是能促進產業進步之實用技術，而非科學上的重大發現，因此，最能夠判斷該不該授予專利的，應為該技術領域內之人莫屬，再自該技術領域內之人整體技術水準觀之，為求平衡合理，此責任自應交由該所屬技術領域內之通常知識者為判斷之基準。

(三)又按行政法之法規構成要件中，本即存有許多未明確表示且具有流動性質之法律概念，稱為不確定法律概念。對此不確定法律概念，因具有一般性、普遍性、抽象性或多義性而不夠明確，各該構成要件於套用具體事實時，須先將不確定法律概念經過解釋，並予以具體化以便適用。而對於此不確定法律概念，行政機關僅有在其組織不合法、無判斷權限，或其判斷係出自於錯誤的資訊或事實、有違公認一般價值、有違正當程序、平等原則、不當聯結之禁止等原則時，始可認其判斷有瑕疵。前揭專利法制上所稱之「所屬技術領域中具有通常知識者」，即屬此不確定法律概念，原則上，行政機關對此法律概念必須先加以解釋，再予以具體化以便適用。惟按行政程序法第43條規定，行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。故對於該不確定法律概念如已有一般之通常性解釋，於當事人不爭執之情形下，行政機關只要未違背上開判斷餘地之基本原則，依相關論理及經驗法則，亦非不明文先予解釋即屬違法。且於專利法制上，對許多傳統之技術領域，或是結果較可預期之技術領域而言，多半經由先前技術之提出，即可得知此「所屬技術領域中具有通常知識者」之標準，但對於先進技術、待開發之技術、技術交錯、結果較難預期之技術領域等，特別是當事人有爭執時，行政機關宜先就該不確定法律概念加以解釋後，再予以具體化適用，始符合行政機關採證之法則，且便於司法審查行政機關有無違反判斷餘地之基本原則。

(四)經查本件原告以「具有凸塊之半導體裝置」向被告申請發明專利，經被告編為第92133255號審查准予專利後，發給發明第I239580 號專利證書。嗣參加人先於96年6 月15日提出不同於本件之舉發證據，主張系爭專利欠缺新穎性及不具進步性，有違專利法第22條第1 項第1 款、第4 項，及其請求項記載不明確，發明說明亦不明確，有違專利法第26條第2 、3 項之規定（下稱N01 舉發案）（見本院99年度行專訴字第25號行政判決）。於該案審查中，原告又於96年12月11日以本件舉發證據3 及系爭專利自承之先前技術即舉發證據2 ，主張系爭專利第1 至3 、7 、8 、12、14至16不具新穎性（依舉發證據3 ）及進步性（依舉發證據3 或組合舉發證據2、3 ）及第4 至6 、9 至11、13項不具進步性（依舉發證據3 或組合舉發證據2 、3 ）（舉發理由見舉發卷第49至63頁）（下稱N02 舉發案）。嗣被告先於97年6 月11日就N02 舉發案，以本件舉發證據3 足以證明系爭專利第1 、2 、14項欠缺新穎性，因而不再審究進步性，以及舉發證據2 、3 足以證明系爭專利第3 至13、15、16項不具進步性，而作成「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。原告於97年6 月18日就N01 舉發案提出更正本，且於期限內就N02 舉發案之審定提起訴願，訴願機關亦以相同理由駁回原告之訴願，原告不服，遂提起本件行政訴訟。次查原告於本件舉發答辯時即抗辯就發明所屬技術領域中具有通常知識者，應知系爭專利之保護層開口應為狹長的溝槽型，而非一個小坑洞型的開口（見原告97年3 月10日舉發答辯理由書第2 頁）；其於訴願理由書中更是提出國立中山大學材料所博士，曾從事微電子技術研發之鍾卓良教授所提之專家意見書，主張熟悉該項技術人士在閱讀系爭專利說明書後，應可理解系爭專利之保護層開口係狹長型溝槽狀（見原告訴願理由書第6 頁）；而原告於提起本件行政訴訟時所臚列之首要爭點亦係申請專利範圍之解釋應以「所屬技術領域中具有通常知識者」為標準（見原告行政起訴狀第1 頁），而被告於審定書對此標準並未著墨，對兩造爭執之保護層開口是否為狹長型溝槽狀，亦未說明，僅單以舉發證據3 所揭示之開口尺寸3 ×3 μm ～10×10μm ，即認相較系爭專利申請專利範圍第1 項而言，已揭示該保護層之該開口之一寬度被限定至不大於8 μm 之技術特徵，並以此認系爭專利即屬欠缺新穎性，且因而認無再審就進步性之必要。揆諸首開說明，被告對此當事人爭執之不確定法律概念，未先加以解釋，其過於簡單的論述即認系爭專利第1 、2 、14項欠缺新穎性，既不符行政機關之採證原則，亦有違新穎性之論理法則，其判斷過程顯有瑕疵，且該瑕疵足以影響本件舉發案是否成立之結論。

(五)另查本件前審維持被告及訴願機關所為系爭專利欠缺新穎性所為舉發成立，應撤銷專利權之審定，已經最高法院以99年度判字第1314號廢棄發回，其主要理由即為「參酌系爭專利說明書及圖式以界定其實質內容，且此係在確認原有申請專利範圍內既有之事項或限制條件（文字、用語）之實質意涵，並非將申請專利範圍未有之事項或限制條件（文字、用語），透過或依據專利說明書之內容予以增加或減少，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍......系爭專利就其保護層開口長度之說明，其長度範圍內之數值均遠大於寬度之數值，並無長度等於寬度之情形，顯然系爭專利申請專利範圍之保護層開口之長度與寬度係採寬度小於長度之通念解釋始符其真意」（見該判決第17至21頁），似認該保護層開口應解釋為長方形之結構，如依該解釋，則被告所為系爭專利第1 、2 、14項欠缺新穎性之論據，即有所動搖，因舉發證據3 所揭示之保護層開口為一正方形結構，而揆諸首揭說明，只要有一特徵要件不同，即應為「新」。系爭專利第1 、2 、14項既無被告所稱欠缺新穎性之情形，被告即有就系爭專利是否不具進步性加以審酌之必要。

(六)末按行政程序法第6 條規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，即所謂行政自我拘束原則。該原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。又按法規授予行政裁量權時，行政具有決定餘地，並可自行設定行使之標準，行政機關於此權限內訂頒一致性行政規則之裁量基準，原則上雖僅在行政內部生效，然基於憲法平等原則仍產生行政自我拘束之對外效力，除非有特殊之例外情形而應特別處理，否則行政機關應一體援用，始符合憲法及行政法上之平等原則。依據被告所頒布之專利審查基準第五篇舉發及依職權審查，其中第一章4.3.2 規定更正與前後舉發案之審理（4 ）規定，於前案舉發審查中未申請更正，而於後舉發案提出更正，若前舉發案經撤銷原處分重為審查時，前、後舉發案均應俟更正之審查結果後再續行審查（見專利審查基準5-1-17）。本件舉發案於舉發過程中雖係後舉發案，然因被告審定在先，且原告於N01 舉發案中提起更正，該更正雖經被告於97年8 月15日審定不准更正，且舉發成立，應撤銷專利權，惟該審定已經本院99年度行專訴字第25號行政判決撤銷，被告應重就該更正及舉發案加以審查（見本院99年度行專訴字第25號行政判決），是本件亦符合上開規定，原審定及訴願決定既已因上述瑕疵而有違誤，應予撤銷，被告即應依行政自我拘束原則及本判決意旨，就N01 舉發案之更正重新審查後，再為本件舉發案之審定。

六、綜上所述，本件舉發案因被告未說明其合法採證判斷依據，致其所為申請專利範圍之解釋顯有瑕疵，且該解釋亦已經最高法院加以指摘，故原審定及訴願決定以該解釋所為舉發成立，應撤銷專利權之審定，自有違誤。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭