最高行政法院(含改制前行政法院)九十一年度判字第五二三號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　九十一年度判字第五二三號

上訴人

豐饌國際事業有限公司

代表人

乙○○

訴訟代理人

丙○○

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

甲○○

右當事人間因商標異議事件，上訴人對於中華民國八十九年十二月二十七日臺北高等

行政法院八十九年度訴字第八五五號判決，提起上訴。本院判決如左：

主文

理由

原審原告台灣德積食品股份有限公司因營業讓與，已將該公司名下所有商標、聯合商標及服務標章及其申請案（含本案據以異議之商標）全數移轉及變更至上訴人豐饌國際股份有限公司，並經被上訴人核准。上訴人豐饌國際股份有限公司既已依法取得本案據以異議之商標之商標專用權，自屬適格之上訴人，合先敍明。

本件上訴人主張：關係人即原審參加人美商‧美國口味炸雞公司於民國八十六年十二月八日以「美國德州炸雞」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十九類之家禽肉、炸雞食品，向被上訴人申請註冊，並聲明「美國」及「炸雞」不在專用範圍，經被上訴人准列為審定第八七四四八六號聯合商標（下稱系爭聯合商標）。然系爭聯合商標與上訴人據以異議之註冊第八一五八二七號「德州德積」商標（下稱據以異議商標），均有相同之「德州」二字，兩造商標近似且上訴人申請註冊在先，所指定之商品均同一，系爭商標有致消費者混淆之虞，有違異議審定時商標法第三十六條之規定，對之提起異議，經被上訴人審查，以八十九年三月二十七日中台異字第八八一五二八號商標異議審定書為異議不成立之處分，乃增列主張系爭商標適用之「德州」部分係地名，有使公眾對其商品之來源地產生混淆誤認之虞，違反商標法第三十七條第六款之規定。為此，求為廢棄原判決，並撤銷原處分及訴願決定等語。

被上訴人則以：系爭聯合商標圖樣中之「美國」與「炸雞」二部分，雖經原審參加人聲明不在專用之列，然比較系爭聯合商標是否與據以異議商標圖樣構成近似時，仍應以整體構圖為主。觀諸二商標圖樣，前者係由六個中文字所組成，後者則僅由四個中文字所組成，差異甚大，雖如上訴人所述，均有相同之中文「德州」二字，然予人寓目印象區別顯然，異時異地隔離觀察，應無使消費者產生混淆誤認之虞，自非屬近似之商標。至上訴人於起訴理由書中所舉系爭商標之審定有違商標法第五條、第三十七條第六款規定云云，核其非本案原處分之內容範圍，自不得於本訴訟程序中論究等語，資為抗辯。

原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：「二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊；其在同日申請而不能辨別先後者，由各申請人協議讓歸一人專用；不能達成協議時，以抽籤方式決定之。」為系爭聯合商標異議審定時商標法第三十六條所明定。而衡酌商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第十五條第一項亦有明文。又「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。前項圖樣於審查有無與他人之商標圖樣相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準」，復為同法施行細則第二十八條所規定。而商標在外觀、觀念、或讀音上不構成近似者，即非屬近似之商標。系爭「美國德州炸雞」聯合商標圖樣中之「美國」與「炸雞」二部分，雖經關係人聲明不在專用之列，然依前開施行細則第二十八條之規定，比較系爭聯合商標是否與據以異議商標圖樣構成近似時，仍應以整體構圖為主。觀諸二商標圖樣，前者係由六個中文字所組成，後者則僅由四個中文字所組成，雖如上訴人所述，均有相同之中文「德州」二字，然予人寓目印象之區別極為顯然，異時異地隔離觀察，應無使消費者產生混淆誤認之虞，自非屬近似之商標。上訴人雖主張，觀察二商標是否近似，應排除非專用之部分云云。但查商標經申請人聲明部分不專用者，係指商標權人對於他人使用與非專用部分之文字或圖樣為商標時，不得主張其有專用權而排除他人之使用，至於該商標權人使用商標時，專用部分與非專用部分均可一體使用。故觀察系爭商標與據以異議之商標是否近似，仍應以整體觀察，而非排除非專用部分，單獨就專用部分為比較而已。上訴人主張系爭商標主要部分「德州」語句與據以異議之商標近似，尚無可採，被上訴人核定異議不成立，揆諸首揭法條之規定及說明，於法並無違誤。至於上訴人另主張，其以「德州」為商標，申請註冊，被上訴人以有使公眾誤認產地之虞而予以駁回，竟又核准系爭商標之註冊，顯然違反平等原則等語。經查核屬被上訴人於個案商標申請事件之審查問題，事實上，被上訴人核准之據以異議之商標亦包含有「德州」，上訴人之主張尚無足取。上訴人雖又主張，「德州」係美國德克薩斯州之簡稱，為一地名，指定使用於炸雞等商品，自有使公眾對其商品之來源地及商品性質產生混淆誤認之虞；觀諸系爭「美國德州炸雞」商標，「美國」「德州」一為國名、一為地名，已有不得註冊之違法事由；「炸雞」二字復為指定之商品名稱，其整體自不具商標特別顯著性，無法供消費者藉以與他人之商品相區別，其有商標法第五條第一項、第三十七條第六款規定之違法，自應不准予註冊等語。惟查，上訴人提起異議、訴願時，原主張系爭商標有商標法第三十七條第十二款不得註冊之情形，嗣更正為依商標法第三十六條異議，其理由書及訴願書亦均以二商標是否近似予以論述，並未涉及欠缺商標法第五條第一項規定之特別顯著性及有第三十七條第十二款誤認產地之虞等情事，此有異議申請書、更正函、異議理由書、訴願書等附於異議及訴願卷可考，被上訴人依上訴人據以異議之基礎事實，即商標有無近似之情事而為決定，核無不合。上訴人於原審起訴後，始另行主張據以異議之商標並無商標法第五條第一項規定之特別顯著性及有第三十七條第十二款誤認產地之虞等情事，與其在異議及訴願程序中所主張之基礎事實不同，已非原處分所審查之範圍，為關係人之程序利益，自無庸予以裁判。至於上訴人主張，異議程序中，主管機關應不受異議人主張法條之限制，依職權為全面審查等語，並提出本院七十七年判字第八五一號判決為據。惟按該判決謂，被告機關「應於利害關係人所提出據以異議之基礎事實同一之範圍依職權予以適用，以為審定，並不受利害關係人所引法條之拘束」等語，係以基礎事實同一為前提，本件上訴人於訴願及異議程序中，據以異議之基礎事實為「系爭商標與據以異議之商標近似」，起訴始再主張系爭商標「欠缺特別顯著性」及「有誤認產地之虞」，與異議之基礎事實並不相同，自非原處分所須審查之範圍。上訴人主張，利害關係人提出異議，被上訴人即須重為全面審查，將造成行政程序之浪費，尚無可採等情為由，因認原處分審定異議不成立，並無違誤，訴願決定予以維持，於法亦無不合。爰駁回上訴人之訴，經核於法洵無違誤。

上訴意旨略謂：商標法施行細則第二十八條第二項規定之「仍應以其整體圖樣為準」

之規定，與同條第一項本文之規定有所杆格，且違反「禁反言原則」，其適法性有待斟酌。又本院多數判例指明：「構成商標之圖形文字有主要部分與附屬部分，若以主要部分隔離觀察確與他商標有所近似，其附屬部分呈互異之外觀，仍不得不謂為兩商標之近似。」依大法官會議第一五四號解釋理由書第二段認為判決違背有效之判例者，為適用法規顯有錯誤，是原判決採用列於「命令」位階之「施行細則」中之規定以否定數十則列於「法律」位階之「判例」，其判決係屬不法。另上訴人於行政救濟程序進行中方始提出系爭商標之核准有違反商標法第五條或第三十七條第六款規定，並非單純之追加主張法條云云。惟查，商標法施行細則第二十八條第一項旨在規定商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形之部分，若刪除該部分則失其商標圖樣之完整性，如經申請人聲明該部分不在專用之內，得允許其以該圖樣申請註冊。

此乃商標圖樣雖包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形部分，但因其與其他非說明性或具特別顯著性之文字或圖形部分已緊密結合成一整體而無法單獨割裂，故申請人聲明該說明性或不具特別顯著性之文字或圖形部分不在專用之內，即可就該商標圖樣之整體申請註冊，用以兼顧他人與申請人之利益，避免產生說明性或不具特別顯著性之文字或圖形由單獨一人取得商標專用權之不公平、不合理之現象發生。而同條第二項之規定則宣示比較二商標圖樣是否近似仍以其整體圖樣為準，不因商標專用權人對於商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形之部分聲明放棄專用權而有所不同，蓋商標之使用係整體使用，不可能將專用部分與非專用部分分離使用。從而同條第二項與第一項之規定不相牴觸。次查，本院判例固認商標圖樣是否近似之比對，應以主要部分為主，然其意旨在於主要部分之比較係為得通體觀察之正確結果之一種方法，非謂比較商標圖樣是否近似僅應就其主要部分比較，而置通體觀察於不顧。蓋商標中之一定部分特易引起一般人之注意，因該一定部分之存在而發生或增加商標之識別功能者，雖亦須就該一定部分（主要部分）加以比對觀察，然此係為得通體觀察之正確結果之一種方法，並非某一定部分相同或近似，該商標即屬近似之商標。

再查，本件上訴人於訴願及異議程序中，據以異議之基礎事實為「商標圖樣是否近似」，被上訴人自應就該據以異議之基礎事實，先予被異議人充分陳述意見之機會，而後審慎評估調查兩造所主張之事實而為適當合法之處分。為充分保障被異議人之權益，行政救濟所應審查之範圍，當限於本於該據以異議之基礎事實所為之處分是否違法，而不及於其他事實。上訴人起訴後始追加「系爭商標欠缺特別顯著性」及「有誤認產地之虞」之主張，自非本案所應審究，尤與「情況判決」無涉。上訴論旨指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 四 庭審 判 長 法 官趙 永 康

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　張　雅　琴