最高行政法院(含改制前行政法院)九十三年度判字第六九○號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　九十三年度判字第六九○號

上訴人

美商．杜邦股份有限公司

代表人

乙○○○○○○

訴訟代理人

陳長文律師

訴訟代理人

黃章典律師

訴訟代理人

簡秀如律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

丙○○

參加人

南亞塑膠工業股份有限公司

代表人

甲○○

右當事人間因發明專利申請事件，上訴人對於中華民國九十二年二月十九日臺北高等

行政法院八十九年度訴字第二二一八號判決駁回部分，提起上訴，本院判決如左：

主文

理由

本件上訴人起訴主張：上訴人於民國八十四年八月七日以「高長絲支數之細長絲聚酯紗的製法」（即方法專利）向被上訴人申請發明專利，旋申准變更名稱為「高長絲支數之細長絲聚酯紗的製法，多長絲聚酯紗及經單元交纏之多長絲聚酯紗」，並修正專利說明書，經編為第000000000號案進行審定，准予專利。在公告期間內，參加人南亞塑膠工業股份有限公司以系爭專利違反行為時專利法第二十條第一項第一款及第二項之規定，提起異議，經被上訴人審定系爭專利案異議不成立。參加人不服，訴經經濟部以（八七）訴字第八七六三五八九○號訴願決定，將原處分撤銷，命被上訴人重為審查。嗣被上訴人重為審查，以八十八年八月九日智專（九）○五○五五字第一二七三四七號專利異議審定書為「本案異議成立，應不予專利」之審定。上訴人不服，循序提起行政訴訟，並於訴訟中減縮其申請專利之範圍。查系爭專利發明之前，相關之「聚酯紗」技術領域在紗品所含「長絲支數」上均未能獲致明顯的突破，其產業利用性、新穎性及進步性無可置疑。系爭專利之說明書揭露完全、申請專利範圍界定明確，符合專利法規定，且系爭專利之各國對應申請案，至少已於十三個國家或國際組織中取得專利權，其中尤以日本及美國於化學纖維技術領域內執世界之牛耳，足見引證案之存在並無法動搖系爭專利之新穎性及進步性。又「專利異議」程序應由異議人負舉證責任，參加人提起本件專利異議案所提出之引證案均無法影響系爭專利之可專利性，又未能舉出其他任何實質證據以實其說，其以各種空泛無證據支持之論點，企圖混淆本案之爭點，顯係漠視其依法應盡之舉證責任，其說詞全無可信。被上訴人依此作成異議成立之處分顯然違法等情，爰請判決將原處分及一再訴願決定均撤銷，並請求被上訴人為准予系爭案發明專利之行政處分或其他適法處分。

被上訴人則以：就系爭案與引證案比較結果，系爭專利案在實質技藝上並非新穎，屬「運用申請前之習用技術者所能輕易完成」，不具進步性，不合專利法第二十條第二項之規定等語，作為抗辯。

參加人則以：系爭案申請專利範圍第十二項至第十五項之產品專利，與參加人所檢具的異議舉證案所示之先前技術係相同產品，參加人堅決主張應不予專利。又系爭案申請專利範圍之製法專利，依據其申請當時之說明書所載內容，其實係系爭案申請當時的熟習該項技術者所不能瞭解其內容，或者不能據以實施和重複實現者，有違反專利法第二十二條第三項之規定，即使出於考量在「申請之後」隨著技術的演進而為熟習該項技術者認定可據以實施（以電腦軟體相關發明案撰寫說明書提出申請，或可為熟習該項技術者認定可據以實施），亦應認定系爭案在申請當時為熟習該項技術不能據以實施和重複實現等語。

原審將再訴願決定、訴願決定及原處分就原判決附件一（即八十四年八月七日發明專利說明書第四十三頁至第四十七頁）所示「申請專利範圍」第01至第11項所為異議成立之規制性決定部分均撤銷，並將上訴人其餘之訴駁回，關於駁回部分係以：系爭申請專利案之「物品發明」部分（原判決附件一第12至15項），由於紗成品可以織成布，進而裁剪為衣物織品，當然亦具有「產業利用性」，此點為兩造及參加人所俱不爭執。至於系爭「物品發明」之「新穎性」判斷，由於參加人所舉引證案中有關「物性」描述與系爭「物品發明」之「物性」數據均無完全重叠之處，基於申請案只要與引證資料只要有些微之不同，原則上申請案之「新穎性」即得確認，加上「人造纖維」

紗成品之作成，其作業流程雖然大體相同，但在每一步驟均有細微的複雜控制，一家廠商做出來的紗，不可能由另一家廠商借由已知作業流程而直接推導出同一「物性」

之紗成品，所以系爭物品發明之新穎性同樣可以確認。惟查，「發明專利」在進步性之判斷上，強調其「進步之重大性」，要求「發明構想」本身具有顯著之「創作高度」，如「發明構想」本身曾「運用申請前既有之技術或知識」，則此等構想必須是「熟習該項技術者所無法輕易完成」者（申請時專利法第二十條第二項參照）。系爭物品專利在「申請專利範圍」中只有「物性」之描述及定義，卻少了「物性」在產業功效上的說明。從上訴人之主張內容及臺北大學趙豫州教授為上訴人出具之鑑定書所載，系爭物品發明「物性」之優越性，主要強調在 DTV（拉伸張力係收變化）、DS（丹尼數散布率）與 ((TB)n)（高斷裂強度丹尼數）、「磨散絲支數」之檢測值上，以系爭紗品具備優異之「高延邊結構均一性」 （即低DTV值及低DS值）與「機械加工性」

（即 ((TB)n)值之高斷裂強度丹尼數及低磨散絲數），此等優越性可使紗品在日後織布運用時具有「染色均勻」與「不易斷裂」之功能。不過從有關「不易斷裂」功能部分，引證案四之物品有與系爭物品發明相同或近似之 (TB)n值（>5g/d或>4g/d）而「磨散絲支數」引證案並未測試，但亦無從憑此而認定「磨散絲支數」是紗品不易斷裂之關鍵（參加人在原判決附件三第15項下之公知資料中已說明公知產品如果經過測試也會獲得相同之結果），無從判斷系爭物品發明在「不易斷裂」之物性上有高於已知產品之突出功效。又在有關「染色均勻」功能部分，其中DS檢測值原來並未記載於「申請專利範圍」中（上訴人在訴訟中，才加入此一「物性」檢驗值限制），而 DTV%值誠如上述，是上訴人內部使用儀器之檢測值（參加人所使用之檢測值為U%，二者檢測目的相同，但採取不同的檢測方法，檢測值也不盡一致），但原審仍接受其為一個檢驗標準，也承認DTV%值之高低足以影響紗品之「延邊結構均一性」並對染色效果造成差異，不過由於引證案之物品發明均無作DTV%值之測試，而系爭物品發明之DTV%值對染色效果與其他產品間之差異程度到底有多大，從上訴人提供之證據資料卻無法進行判斷，仍難以確認。則系爭物品發明DTV%值在染色上功效，相較於引證案，無法證明已達「熟習該項技術者所無法輕易完成」之程度。簡言之，從上訴人之主張中，無法確定系爭物品發明在產用利用上，相較於參加人引用之引證案物品描述，具有「現實性」或「潛在性」之可查知明顯（利用）優勢存在。事實上，財團法人中國紡織工業研究中心九十一年十一月十一日出具之中紡（九一）試字第一一○○九號意見函中，即指明系爭物品專利在「進步性」之判斷上，上訴人所稱之各項「功效優勢」只是「代表產品品質與拉伸性過程的穩定」、「產品品質管制的一般性需求」、「品質要求」。或許其鑑定意見不夠完整，也的確如上訴人所言，沒有以「申請專利當時」之技術水準為鑑定基礎，但其所表示之一般性意見，即是在說明「上訴人所強調之產品功效優勢，在業界看來，只是日常作業所追求之一般性品管目標，並無功效上之大輻度躍昇可言。而上訴人所提出二份書面鑑定報告（分別由趙豫州教授及國立中央大學出具），均未能具體指明系爭物品發明之「紗成品」本身，在功效上存在著「明顯可感受到」之躍昇。本件上訴人物品發明之專利申請即原判決附件一「申請專利範圍」

第12項至第15項部分，尚不符合「進步性」要件，原處分就此部分上訴人之物品發明不具進步性為由，而為參加人舉發成立之行政處分，於法並無不合，一再訴願決定遞予維持亦無違誤，上訴人訴請撤銷此部分之原處分，並請求被告上訴人作成准予系爭案（物品發明部分）發明專利之行政處分或其他處分，於法無據，因將上訴人此部分之訴駁回，經核並無違背法令情事。

上訴意旨略謂：原審於其判決理由揭示本案有無不得給予專利權之事由，應適用「八十三年一月二十一日修正公布之專利法」，於論及「審查對象」時，亦明指「八十三年一月二十一日修正公布之專利法」為本案所適用之法律依據，卻又列出「九十年十月二十四日修正公布之專利法第四十四條之一」之規定，並認「在現行專利法修正公布後，原告在本院審理中不得再縮減系爭案之申請專利範圍」，顯然原審關於所適用之法律基礎不僅前後不一，構成判決「理由矛盾」及法規適用不當之違背法令。又依八十三年一月二十一日修正公布之專利法第四十四條第四項規定，並參照同法第六十七條第一項之意旨可知，如非變更實質且係為限縮專利申請範圍，專利申請人得於審定公告後甚至取得專利證書後進行修正，且此項規定於現行專利法第四十四條之一第四項中亦無任何修正。原判決錯誤解釋適用，認為專利申請人不得於行政法院審理中縮減申請專利範圍，顯有適用法規不當之違背法令。又依原判決就八十三年一月二十一日修正公布之專利法第四十四條第四項規定，究係針對申請專利範圍於審定公告後允許「縮減」之規定，抑或是限制申請人於審定公告後「擴張」或「外延」申請專利範圍之規定，解釋法律前後矛盾且適用顯有錯誤，亦構成判決理由矛盾及法規適用不當之違背法令。另原判決認定系爭專利案之「物品」請求項是否有異議人所主張之「不具進步性」情事時，誤將系爭專利案是否有不符專利法規定情事之舉證責任，完全歸由上訴人承擔，有違本院三十九年判字第二號判例意旨、八十三年一月二十一日修正公布之專利法第四十一條規定、本院七十四年判字第七四四號判決意旨，構成法規適用不當之違背法令。上訴人於原審一再就「紡研中心鑑定意見」有重大偏頗之虞提出質疑，為上訴人極為重要之攻擊防禦方法，原判決卻自承其「不考慮」該鑑定機關「立場上有偏頗危險之傾向」，刻意漏予斟酌重要之攻擊防禦方法，構成判決不備理由；另一方面原判決似肯認「紡研中心」確有如上訴人所稱之「立場偏頗危險傾向」

，則該鑑定即不能認為屬訴訟法上適格之證據方法，然原判決卻採納該意見作為判決基礎，顯然違背證據法則，更屬判決理由不備之違背法令。主管機關或是行政法院，均應立於「熟習該項技術者」之地位，以「申請當時」之既有技術及知識為比較對象，判斷一專利申請案是否具有「進步性」。詎料原審明知「紡研中心」並非依據「申請當時」之技術水準進行判斷之情況下，卻以「後見之明」來認定上訴人早在八十四年即提出之發明不具進步性，原判決對於專利法第二十條第二項規定適用顯有不當。

又原判決似認為「物品」請求項所界定之「物性」（即DTV%值），與該物品發明在「染色」上之功效間，不具有必然關係。卻另於原判決肯認（DTV%值）與「染色效果」

間確實相關，顯然原判決對於（DTV%值）是否與「染色效果」相關之事實認定，前後矛盾且未說明其差別認定之理由，當然違背法令云云。

按行政訴訟法第四條之撤銷訴訟，旨在撤銷行政機關之違法行政處分，藉以排除其對人民之權利或法律上之利益所造成之損害。而行政機關作成行政處分後，其所根據之事實發生變更，如非行政機關作成行政處分時事實認定錯誤，行政法院不得據此認該處分有違法之瑕疵而予撤銷。查八十三年一月二十一日修正公布之專利法第四十四條係規定提出發明專利申請後補充、修正說明書或圖式應遵循之原則；如於審查確定發證後對於專利權之說明書、圖式之增、刪、變更，依同法第六十七條規定，係以「更正」稱之。本件依上訴人在原審之聲明，係請求撤銷被上訴人所為「本案異議成立，應不予專利」之處分及訴願決定，而該處分是否違法，自應以被上訴人受理專利異議案審結時之事實為準。準此，上訴人於行政訴訟階段所為減縮「申請專利範圍」，自不足以變更行政法院所應審理之事實範圍，乃屬當然。原判決以本件為撤銷訴訟，不得容許上訴人在訴訟中再行減縮原來「申請專利範圍」，導致判斷原「處分違法性」

之事實基準發生變動，經核於法並無違背。至原判決對此部分贅列其他理由，無論是否允洽，與判決之結果，要無影響，尚難據此指摘原判決有判決理由矛盾或適用法規不當之違法。次按八十三年一月二十一日修正公布之專利法第二十條第二項規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」依上開規定，凡具有申請專利當時知道該發明所屬技術領域之人，根據既有之技術或知識，經由邏輯分析、推理或試驗而可輕易完成者，即屬欠缺「進步性」，自不得申請取得發明專利。至於系爭專利是否具有進步性，核屬事實認定問題，事實審法院有衡情斟酌之權，苟已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而未違背論理法則或經驗法則，不得遽指為違法。原判決參照財團法人中國紡織工業研究中心九十一年十一月十一日出具之中紡（九一）試字第一一○○九號意見函，指明系爭物品專利在「進步性」之判斷上，上訴人所稱之各項「功效優勢」只是「代表產品品質與拉伸性過程的穩定」、「產品品質管制的一般性需求」、「品質要求」。而上訴人所提出二份書面鑑定報告（分別由趙豫州教授及國立中央大學出具），均未能具體指明系爭物品發明之「紗成品」本身，在功效上存在著「明顯可感受到」之躍昇。本件上訴人物品發明之專利申請即原判決附件一「申請專利範圍」第12項至第15項部分，尚不符合「進步性」要件，為其判斷之主要論據。經核上開理由，並未將本件舉證責任全部歸屬於上訴人，且查照財團法人中國紡織工業研究中心係屬國內紡織領域開發、研究、檢測與驗證等專業技術機構，該研究中心所表達之鑑定意見，具有專業性、客觀性及公正性，自足採信。上訴人並未表明財團法人中國紡織工業研究中心所為之鑑定意見有何立場偏頗之具體情事，其任意指摘參加人與該研究中心之間顯有利害關係，上開鑑定不能認為係訴訟法上適格之證據方法，原判決卻採納該意見作為判決基礎，顯然違背證據法則，更屬判決理由不備之違背法令云云，殊無足採。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決駁回上訴人關於系爭專利物品發明部分，有判決理由矛盾、判決不備理由及適用法規不當等違背法令情事，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 三 庭審 判 長 法 官廖　政　雄

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　伍 榮 陞