最高行政法院(含改制前行政法院)94年度判字第00128號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　94年度判字第00128號

上訴人

英商．BP股份有限公司（BP P.L.C）

代表人

丙○○○○○○○（Robert William Boad）

訴訟代理人

林志剛律師

訴訟代理人

楊憲祖律師

複代理人

甲○○○師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○

上列當事人間因服務標章事件，上訴人對於中華民國92年10月29日臺北高等行政法院91年度訴字第3678號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、本件上訴人於89年12月30日以申請案號第00000000號「NEWSERVICE STATION」服務標章（下稱系爭標章），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之網路購物服務、影印服務、行銷研究諮詢顧問、麵包店、外帶食品店、咖啡店、餐廳、加油站及便利商店之經營管理諮詢顧問服務、於加油站有關燃料買賣之零售服務、便利商店服務、提供飲料零售服務，向被上訴人申請註冊，案經被上訴人審查，認系爭標章圖樣係加油站營業場所之實景，與一般加油站之營業場景，並無二致，難與他人之服務相區別，不具識別性，有違商標法第77條準用第5條第1項之規定，乃以91年3月22日服務標章核駁第31080號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟。

二、上訴人起訴主張：㈠「商標識別性審查基準」之審查要點第1項所稱「識別性」，應包括「標誌性」及「辨識性」，並與原處分書所稱之「顯著性」涵義相同。只要商標圖樣組成之一部分具有顯著之可能性時，即應認整體商標具有識別性，且依最高行政法院92年判字第155號判決及審查基準之規定，判斷商標是否具備「識別性」應立於一般消費者之立場，依一般生活經驗，就商標使用方式、實際交易情況等加以審酌。再依世界貿易組織 (WTO)智慧財產權協定（TheTRIPSAgreement）第15條第1項第1、2款規定：任何標記 (sign,Zeichen)或其組合，足以將事業之商品或服務與其他事業之商品或服務區別者，應可構成商標。此種標記，特別是文字、人名、字母、數字、圖形要素 (figurative elements,Abbildung)以及顏色之組合，皆可作為商標註冊之。該智慧財產權協定僅屬最低的保護標準而我國既為世界貿易組織之會員國，對我國商標法第5條第1項有關構成商標之要件，應採相同解釋，亦即只要具有識別性之任何標記或其組合，均得構成商標。此外，該協定並授予個人具體之權利，上訴人爰直接援引該協定第15條之規定請求保護系爭標章於我國註冊之權利。㈡系爭標章具有識別性，符合商標法第5條第1項之要件：蓋系爭標章圖樣「NEW SERVICE SATION 」係結合上訴人早在世界各國註冊商標（包括台灣）並為公司名稱特取部分之「bp」及一向日葵HELIOTROPE圖以及其特選之綠色、黃色及白色，加以設計、運用於上訴人具有特色且已規格化之加油站建築、遮蓬、桿柱、招牌及附屬商店等，「以其整體」，作為上訴人企業形象之表徵，予人印象深刻，而與任何第三人之加油站場景顯有不同。且系爭標章圖樣正是系爭標章所指定服務之地點，自當足以表彰提供該服務之來源，一般消費者應能認識該特定來源，具識別性。且與系爭標章圖樣相同之加油站及附屬商店已在其他國家設置2500家以上，若在我國內稍加宣傳，當能輕易使國內一般消費者認識系爭標章圖樣為表彰上訴人上開各項服務來源、品質、信譽之標識。㈢系爭標章縱不符商標法第5條第1項之規定，亦因其經上訴人使用且在交易上已成為上訴人營業上商品及服務之識別標識，符合同法第5條第2項之規定，而應視為已符合第5條第1項規定。⒈關於該法第5條第2項規定之適用，應就使用該商標於指定商品之使用方式、使用該商標於指定商品之生產、銷售、廣告之數量、各國註冊之證明等事項綜合審查，且所指之證據不以國內資料為限，有「商標識別性審查基準」可供參照。⒉經由上訴人努力及用心經營，系爭標章所表彰之上訴人加油站及附屬商店，於西元2002年底為止，在全世界各地已經設立超過2500家，系爭標章並在全世界21個國家註冊取得標章專用權，應肯認系爭標章圖樣因上訴人廣泛使用，在交易上已成為上訴人營業上商品及服務之識別標識，亦符商標法第5條第2項之要件。㈣被上訴人對相同圖樣之商標於他類准予註冊，發給註冊號第00000000號商標註冊證，卻不准本件系爭標章註冊，亦未具體說明採取差別待遇之理由，有違行政程序法第6條之平等原則。為此，請求判決將訴願決定及原處分均撤銷，並命被上訴人為系爭標章申請成立之核准處分等語。被上訴人則以：本件上訴人申請註冊之「NEW SERVICE STATION」服務標章圖樣，係加油站營業場所之實景，消費者客觀上之認知，應是提供加油服務之營業場所，與一般加油站之營業場景，並無二致，難謂其足資表彰服務之標識，而得與他人之服務相區別，應不具識別性，有違商標法第77 條準用第5條第1項之規定，乃為核駁之處分。又上訴人所訴系爭標章圖樣加油站建築物屋頂邊緣，所呈現之顏色組合條塊，如經長期使用，足資辨識為表彰服務之標識等，宜以顏色組合標章申請註冊；其他於場景圖片上，所顯示之模糊文字部分，如認有必要，亦宜另案申請註冊，以維權益。另訴稱系爭標章已於英國、澳洲、歐盟、捷克、冰島陸續獲准註冊乙節，惟各國法制互異，尚不得執為本件標章應予註冊之論據等語，資為抗辯。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠按凡服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，為申請時商標法第77條準用第5條第1項所規定。㈡本件爭點為系爭服務標章是否具有識別性。經查：⒈系爭標章圖樣，係由電腦合成立體之加油站營業場所建築物設計圖所構成，上訴人亦自認其為加油站營業場所之實景，指定使用與加油站有關之服務，故消費者客觀上之認知，應是提供加油服務之營業場所，與一般加油站之營業場景，並無區別，自難謂其足資表彰服務之標識，而得與他人之加油站服務相區別，應不具識別性。又商標是否具有識別性，應就商標整體觀察；本件系爭服務標章圖樣，雖包含有業經註冊在案之「bp」及「」商標圖樣，及綠、黃、白相間之顏色，惟「bp」及「」圖形，所占版面甚小，並不突出，而所塗佈之顏色，亦非特殊，均無使人有強烈之感受；系爭服務標章整體觀之，寓目印象仍為一加油站之建築、遮蓬、桿柱、招牌及附屬辦公處所等而已。⒉又上訴人訴稱：系爭標章已在全世界21個國家註冊取得標章專用權，且其所表彰之上訴人加油站及附屬商店，於西元2002年底為止，在全世界各地已經設立超過2500家，應肯認系爭標章圖樣因上訴人廣泛使用，在交易上已成為上訴人營業上商品及服務之識別標識。而有商標法第5條第2項規定之適用云云；惟按商標法第5條第2項視為具有特別顯著性之規定，雖未列明在國內為要件，其使用證據亦不以國內資料為限，惟若為國外資料時，仍須以國內消費者是否認識其為表彰商品之標識為判斷基準；本件上訴人所檢送之資料，均僅證明在外國有使用系爭服務標章之事實而已，至於國內消費者是否已認識其為表彰上訴人營業上服務之標識，則並未提出任何證據證明，自不能依商標法第5條第2項規定視為具有識別性。㈢至上訴人訴稱與系爭標章相同圖樣，於他類已獲被上訴人准予註冊乙節，查該案係商標而非服務標章，且指定之商品為工業用油及油脂、吸收、濕潤及凝聚灰塵用製劑、燃料、照明用、非化學添加油、潤滑油及潤滑脂、機油、齒輪油、汽車用後傳動、油躐、工業用凡士林等，均與加油站無直接關連，故該商標案獲准註冊，其案情與本件有別，尚難比附援引執為本件亦應准予註冊之論據等由，駁回上訴人原審之訴。

四、上訴意旨略謂：㈠原審未詳加審酌系爭標章圖樣之特色，逕以原處分理由為判決理由，違反「具有特色之建築物外觀足為表彰所提供之商品或服務之標識」之一般社會共通經驗，有違行政訴訟法第189條第1項之規定。蓋依一般生活經驗，一般消費者判斷某一建築物屬何人經營時，往往注意該建築物招牌所標示之公司行號名稱、符號或圖形等，而系爭標章圖樣即為上訴人提供服務之處所；「bp」及「」圖形即為表彰上訴人公司名稱及其服務之圖形。是原判決所為「bp」及「」圖形，所占版面甚小，並不突出，而所塗佈之顏色，亦非特殊，均無使人有強烈之感受」，不具識別性之判斷，有違經驗法則；其就上訴人關於「系爭標章圖樣正是系爭標章所指定服務之地點，自當足以表彰提供該服務之來源」之主張，亦有未說明何以不採之違法。㈡原審對於上訴人援引世界貿易組織智慧財產權協定第15條第1項第1、2 款規定主張權利部分，未於判決書記載何以不採之理由，有理由不備之違法。㈢原審採取差別待遇之理由有二，即該案係商標而非服務標章，以及該案所指定之商品均與加油站無直接關連。惟查：⒈該案獲准註冊之商標，雖非同本件為服務標章，惟其應具備商標法第5條第1項識別性之要件，與本件並無不同。原審以該案獲准註冊者為商標非服務標章，作為採取差別待遇之理由，顯有違反商標法第77條之規定。⒉加油站除出售燃料亦提供包括潤滑油、機油、齒輪油等油品，此乃一般社會大眾普遍共知。該另案獲准註冊之商標並即指定使用於燃料、潤滑油、機油、齒輪油等油品。原判決竟稱該商標所指定使用之商品均與加油站無直接關連，其事實判斷顯與經驗法則有違。⒊且縱該商標所指定使用之商品均與加油站無直接關連，竟准註冊，則依舉輕明重之法理，本件更應准註冊，原審有理由矛盾之違法等語，請求廢棄原判決，將訴願決定及原處分均撤銷，並命被上訴人為系爭標章申請成立之核准處分，或發回原法院。

五、本院按：㈠「服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別」，為系爭標章核駁審定時商標法第77條準用第5條第1項所規定，此規定已合併移列於92年11月28日修正施行之商標法第5條第1項及第2項，該規定為：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成」、「前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」，本件上訴人以系爭標章向被上訴人申請註冊，屬於課以義務訴訟，而課以義務訴訟之審查基準時，原則上以事實審法院言詞辯論終結時之法律及事實狀態為準，本件於原審言詞辯論終結時，應適用之商標法既有變更，即應適用修正後商標法第5條第2項之規定。㈡所謂表彰商品之標識，指一般消費者一見即知其為代表商品之品牌，具有標誌性；所稱得藉以與他人之商品相區別，指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品，具有辨識性而言。又對於具有特色之建築物外觀，如以之作為平面標章之圖樣，若消費者一見即知其為代表某特定主體所提供之服務，即符合作為商標之要件。查系爭標章圖樣「NEW SERVICESATION」係結合上訴人早在世界各國註冊之商標圖樣（包括在我國註冊之508143號、491940號等商標及48753 號、52330等服務標章），即為其公司名稱特取部份之「bp 」（BRITISH PETROLEUM）和「」（HELIOTROPE圖），及其特選之綠色、黃色及白色，與加油站建築、遮蓬、桿柱、招牌等加以設計、運用於標章圖樣上，以其整體作為上訴人企業形象之表徵，綜觀整個標章圖樣，呈現清新鮮明對比的綠、黃、白色，並與具有獨特造型之加油站建築、遮蓬、桿柱、招牌及附屬商店等相結合，予人印象深刻，而與任何第三人之加油站場景特色顯有不同，自足藉以與他人之服務相區別，使一般消費者認識其代表特定來源，被上訴人主張系爭標章以消費者客觀上之認知，係加油站營業場所之實景，僅是提供加油服務之營業場所，與一般加油站之營業場景，並無二致，不具識別性云云，尚非可採。㈢綜上所述，系爭標章符合前揭修正後現行商標法第5條規定之識別性要件，被上訴人以其不具識別性，而為核駁其申請註冊之處分，實有違誤，訴願決定未加糾正，仍予維持，容有未洽，原審未予詳查，遽予駁回上訴人在原審之訴，不無違誤，上訴人據以指摘，求為廢棄、撤銷，為有理由，爰將原判決廢棄，並將原處分及訴願決定一併撤銷。惟系爭標章是否應為核准之審定，尚有待被上訴人審酌其是否違背其他法定要件，依法裁量決定，則上訴人求為判決命被上訴人應作成核准審定之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第200條第4款規定意旨，上訴人在請求命被上訴人遵照本院判決之法律見解對上訴人作成處分部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。

據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第256條第1項、第98條第3項前段，第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

第五庭審判長法 官　趙　永　康

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異