最高行政法院(含改制前行政法院)94年度判字第00218號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　94年度判字第00218號

上訴人

乙○○

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

丙○○

參加人

甲○○

上列當事人間因新型專利異議事件，上訴人對於中華民國92年8月20日臺北高等行政法院91年度訴字第2786號判決，提起上訴。本院判決如下：

主文

理由

一、緣上訴人前於民國（以下同）八十八年七月九日以「單循環壓力調速油壓缸」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利（以下簡稱系爭案）。公告期間，參加人以其有違系爭案核准審定時專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款及第九十八條第二項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，並提出異議證據

三、四、五、六，係八十六年二月二十一日審定公告之第00000000號「穩速器之改良結構」新型專利案（以下簡稱引證案）為證據。案經被上訴人審查，於九十年十二月二十八日以智專三（三）○五○一八字第○九○八九○○二五六四號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭駁回後，遂向原審提起行政訴訟，原審因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟。

二、本件上訴人於原審起訴主張：㈠被上訴人之原處分及訴願決定在認事用法上顯有違誤，應不足採，茲分述如下：⒈被上訴人主要之觀點在於引證案之鋼管內部設有一心軸及一活塞，及引證案之心軸後方連接著一活塞，而該活塞係由兩個大小不同的圓柱組合而成，其中後面圓柱較前面的圓柱略小，且較小的圓柱為具有錐度之設計，而較大的圓柱上方則設有數個圓孔以供油通過之用，並且在兩個圓柱中間置有一O形環；將心軸往上拉時，活塞內部之O形環會受壓力而停留在圓柱的錐度上，並緊貼鋼管內壁，液壓油無法從圓孔進，液壓油只能從接頭慢慢的流出，經針閥再流向油壓缸而產生節流作用；當心軸往下壓時，O形環緊貼在直徑的下方，液壓油便由圓柱和鋼管之間隙流往圓孔，使其液壓油達到最快的流速，而使液壓油快速的流回去。⒉被上訴人再次分析系爭案結構，突顯引證案專利特徵之不適處，根據系爭案說明書內容，該活塞桿的下方設置一工字型環體所組成之活塞，該工字型環體分為第一環體和第二環體，且其中一環體鑽設有數個圓孔，以供液壓油通過之用；將該活塞桿往下壓或往上拉時，其O形環會於工字型環體之凹槽間產生浮動作用，液壓油便會由圓孔和油壓缸之間隙流動，且液壓油可利用油管回流至活塞上方或下方，並藉由液壓油之重量使活塞往下降，而達到節流及穩定流速之效果，藉以產生與引證案之相同功能。被上訴人雖一再聲明系爭案調速油壓缸之O形環及止回墊片，該元件之添加並無功效之增進。惟系爭案利用極具剛性及結構強度之工字形體，發揮節流穩壓之作用，再利用與任一環體之軸向圓孔完全密封之止回墊片可確實達到止漏之作用，具進步性，更何況採用系爭案之油壓缸，可調整節流閥，更可搭配調整節流閥上的螺帽，來控制液壓油之流量和油壓缸移動速度，如此不僅可以依照使用者之使用時間去調整節流閥，若發生不正常作動時，另可配合關閉裝設於油管上方之安全閥，使液壓油停止流動，進而達到安全停止動作之功能。故被上訴人審定顯有不適法之處，而訴願決定機關並未就法規上作出客觀之決定，僅一昧地為被上訴人辯護，有失其嚴正立場。㈡引證案揭示有一種心軸、活塞、圓孔、O形環、接頭、軟管、針閥等構件，並藉上述活塞往上拉之移動形式，活塞內部之O形環會受壓力而停留在圓柱的錐度上，並緊貼鋼管內壁，液壓油無法從圓孔進，液壓油只能從接頭慢慢的流出，經針閥再流向油壓缸而產生節流作用。而系爭案之主要目的係在於：提供一種活塞桿因荷重而往下壓，放置於活塞上之O形環會緊貼於第二環體，此時液壓油便無法從第二環體之間隙流出來，必須經由第一接頭流至油管內，而該液壓油利用油管流經安全閥和節流閥，並調整該節流閥開口大小，使可控制液壓油之流量和油壓缸之移動速度。上述引證案欲達成之功效，不論如何辯解，均難以脫離為一種可產生節流作用之形式。其免除習知液壓油從接頭慢慢的流經針閥再流向油壓缸而產生節流作用之設計，得以避免單單只有節流作用之虞，而系爭案更搭配安全閥之設計，不僅利於使用者之使用，亦更能因意外發生時，方便緊急停止活塞之移動操作，堪稱有專利申請之進步性或裝置之創作或改良等新型專利之申請要件。㈢再深入比較系爭案與引證案之創作動機及目的，可發現均係為克服油路不順、活塞桿啟動不良，形成油壓缸不正常震動之情況，以達到穩定流速之效果和省力之作用，惟系爭案不僅採用極具剛性及結構強度之工字形體發揮節流穩壓之作用，更利用與任一環體之軸向圓孔完全密封之止回墊片來確實達到止漏之作用，配合油管上樞接的安全閥和節流閥時所達成之功效，更具進步性和使用上的安全考量。故系爭案雖在結構設計與引證案稍有差異，然其係藉由習用之物品轉移到其特徵上，且功能較引證案有所突破，依專利法第97條之規定，系爭案確實具有專利進步性之價值，故訴願決定機關所為之決定顯然有誤。㈣綜上所述，系爭案之主要技術與習見引證案之裝置不僅有改良，而兩物品不相同之附屬部分，非僅習用技術之簡單轉換，更非為一般業者所能輕易完成，確實具有新穎性及進步性，而有專利法第97條規定之適用，請准予新型專利。被上訴人所為之本件異議成立之處分及訴願決定機關之遞予維持，均有未洽，請求為撤銷原處分及訴願決定之判決。

三、被上訴人則以：上訴人訴稱系爭案利用極具剛性及結構強度之工字形體發揮節流穩壓之作用，再利用與任一環體之軸向圓孔完全密封之止回墊片可確實達到止漏之作用，且系爭案油壓缸可調整節流閥，更可搭配螺帽來控制液壓油之流量和油壓缸移動速度，而不正常作動時可利用安全閥，使液壓油停止流動，且進步性等云云；惟查系爭案和引證案兩者之主要構件、技術手段實質相同，系爭案圖㈤第二實施例係以止回墊片24、油封27取代第一實施例之O型環22，即止回墊片24之作用相同於O型環22，系爭案調速油壓缸並列有O型環及具相當之結構強度及剛性之止回墊片24，其元件之添加並無功效之增進，另系爭案油壓缸1外部安全閥17之設置，為熟習該項技術者所能輕易完成，且其功效為可預期者，不具進步性。故原處分並無違法，請求判決駁回上訴人之訴等語，資為抗辯。

四、原審判決駁回上訴人之訴，其理由為：㈠按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第97條暨第98條第1項所明定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2項所明定。㈡本件系爭第00000000號「單循環壓力調速油壓缸」新型專利案，包括：一容置於油壓缸內之活塞桿；一設置於該活塞桿下方並由一工字型環體所組成之活塞；該工字型環體包括一第一環體及第二環體，並於該第一環體及第二環體其中一環體鑽設有數個圓孔；該工字型環體中間設有一凹槽；該凹槽處設有一可浮移並有單向液密作用之O型環，一設置於油壓缸上下兩端並銜接有一第一接頭及一第二接頭可供液壓油流動之油管；一設置於油管上可控制液壓油流量大小之節流閥；以及一設置於油管上可緊急關閉油路之安全閥。而參加人所舉之異議證據3、4、5、6，係86年2月21日審定公告之第00000000號「穩速器之改良結構」新型專利案（即引證案）及其與系爭案之圖式比對。被上訴人係認，引證案心軸的後方連接著一活塞，該活塞係由兩個大小不同的圓柱所組合而成，其中後面的圓柱較前面的圓柱略小一點，且較小的圓柱為具有錐度之設計，而較大的圓柱上方則設有數個圓孔以供油通過之用，並在該兩個圓柱中間置有一O形環；當鋼管中已裝內液壓油，將心軸往上拉時，其活塞內部之O形環會受壓力而停留在圓柱的錐度上，並貼緊鋼管內壁上，此時液壓油即無法從圓孔流進，所以該液壓油只能從接頭慢慢的流出，經針閥再流向油壓缸而產生節流作用；而當心軸往下壓時，其O形環會緊貼在直徑的下方，此時，其液壓油便由圓柱和鋼管之間隙流往圓孔，而由圓孔流出來，使其液壓油達到最快的流速，而使液壓油快速的流回去。查系爭案活塞桿、工字形環體、圓孔、O形環、接頭、油管、節流閥等和引證案心軸、活塞、圓孔、O形環、接頭、軟管、針閥等兩者主要構件相同；系爭案係利用O形環緊貼第二環體使液壓油經節流閥以達穩定流速之效果，或O形環停留在第一環體使液壓油由圓孔流出，達到省力之作用等和引證案O形環停留在圓柱之錐度或緊貼於鋼管之內壁使液壓油節流或快速流回等兩者之技術手段實質相同；系爭案圖㈤第二實施例係以止回墊片、油封來取代第一實施例之O形環，即止回墊片之作用相同於O形環，系爭案調速油壓缸並列有O形環及止回墊片，其元件之添加並無功效之增進，不具進步性，而為異議成立，應不予專利之處分。上訴人不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。㈢上訴人於本件行政訴訟中訴稱，系爭案利用極具剛性及結構強度之工字形體發揮節流穩壓之作用，再利用與任一環體之軸向圓孔完全密封之止回墊片可確實達到止漏之作用，且系爭案油壓缸可調整節流閥，更可搭配螺帽來控制液壓油之流量和油壓缸移動速度，而不正常作動時可利用安全閥，使液壓油停止流動，具進步性等云云。惟查：⒈系爭案圖㈡工字型環體之第二環體其軸向部位並非呈平面狀，其堵塞構件為O型環，引證案圖㈤止漏徑向面積未達O型環直徑之一半，其僅為圖式「間隙」之示意，應屬合理。⒉系爭案和引證案兩者之主要構件、技術手段實質相同，系爭案圖㈤第二實施例係以止回墊片24、油封27來取代第一實施例之O型環22，即止回墊片24之作用相同於O型環22，系爭案調速油壓缸並列有O型環及具相當之結構強度及剛性之止回墊片24，其元件之添加並無功效之增進，另系爭案油壓缸1外部安全閥17之設置，為熟習該項技術者所能輕易完成，且其功效為可預期者，不具進步性。㈣綜上所述，上訴人之陳詞均不可採，則被上訴人所為「異議成立，應不予專利」之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。上訴人徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。

五、本件上訴意旨略謂：㈠按「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為行為時專利法第98條第2項所明定。至有無違反該法條所稱「為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」之規定，涉及專業法律問題，非行政法院所能盡知，依行政訴訟法第162條第1項、第2項規定：「行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」、「前項意見，於裁判前應告知當事人使為辯論。」原審未徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上之意見，並告知當事人使為辯論；復未於準備程序或審判期日實施勘驗，而將勘驗結果載明於筆錄，遽認：「系爭案和引證案兩者之主要構件、技術手段實質相同．．．」、「系爭案調速油壓缸並列有O型環及具相當之結構強度及剛性之止回墊片24，其元件之添加並無功效之增進，另系爭案油壓缸1外部安全閥17之設置，為熟習該項技術者所能輕易完成，且其功效為可預期者，不具進步性。」等語，其認定事實及適用法律均嫌率斷，已有判決不適用法規及判決不備理由之違法。是以，系爭案究竟有無違反行為時專利法第98條第2項規定之事實，自有再詳予調查審酌之必要。㈡次查，上訴人於原審法院準備程序中，一再要求承審法官將系爭案和引證案兩者移送公正客觀之機構鑑定，惟均未獲正面回應，及至辯論期日，上訴人當庭具狀要求審判長將系爭案和引證案送交行政院所屬工業技術研究院鑑定中心鑑定，以證明上訴人所提出申請之物品，確實符合新型專利之要件，有請求鑑定聲請狀附卷可稽，惟原審法院仍然未加審酌，對該份請求鑑定之聲請於判決理由中亦未交代不予送鑑定之理由。該判決顯有判決不備理由或理由矛盾之違誤。㈢再者，原審法院駁回上訴人之訴，其理由內容係：「系爭案和引證案兩者之主要構件、技術手段實質相同，系爭案圖（五）第二實施例係以止回墊片24、油封27來取代第一實施例之0型環22，即止回墊片24之作用相同於0型環22，系爭案調速油壓缸並列有0型環及具相當之結構強度及剛性之止回墊片24，其元件之添加並無功效之增進，另系爭案油壓缸1外部安全閥17之設置，為熟習該項技術者所能輕易完成，且其功效為可預期者，不具進步性」云云，係完全抄錄被上訴人於原審之陳述，顯見原審法院未具有專業知識能力，於判決中僅能對於被上訴人之陳述照單全收，根本無法判斷被上訴人上開理由是否違背法令？有無違反專利法之規定？均未詳加細心審斟，上訴人對該技術數十年之努力，於今遭原審法院濫行未經任何專業機構之判斷，即否決上訴人之心血結晶，逕認被上訴人所為「異議成立，應不予專利」之審定為當，該判決顯然違背法令。請求廢棄原判決等語。

六、本院查：

㈠被上訴人所制訂而於系爭案審查時應適用之「專利審查基準」載明「判斷進步性之基本原則」，包括「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性」（2-2-17頁參照）；又其中有關「進步性審查上應注意事項」提示：「獨立項之新型具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。且不得因獨立項之新型不具有進步性，而對其附屬項逕予核駁，因其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判」（2-2-21頁參照）。系爭案係由一個獨立項及三個附屬項組成（見原處分卷第50頁），縱使其獨立項不具有進步性，其附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判，如合乎進步性要件，即有通知申請人修正其獨立項之必要。惟原處分認定系爭案三個附屬項不具進步性之理由僅泛稱：「第二項『第一環體設有圓孔』、第三項『第二環體圓孔』、第四項『油封』等僅為附屬特徵，且為熟習該項技術者所能輕易完成並無功效增進，不具進步性」云云，並未依據引證案指出其如何為熟習該項技術者所能輕易完成且無功效增進，其理由尚屬不備，訴願決定及原審判決遞予維持，自有可議。

㈡又原處分認定系爭案獨立項不具進步性之理由僅論及：「系爭案活塞桿、工字形環體、圓孔、Ｏ形環、接頭、油管、節流閥等和引證案心軸、活塞、圓孔、Ｏ形環、接頭、軟管、針閥等兩者主要構件相同；系爭案係利用Ｏ形環緊貼第二環體使液壓油經節流閥以達穩定流速之效果，或Ｏ形環停留在第一環體使液壓油由圓孔流出，達到省力之作用等和引證案Ｏ形環停留在圓柱之錐度或緊貼於鋼管之內壁使液壓油節流或快速流回等兩者之技術手段實質相同」，並未論及「系爭案油壓缸１外部安全閥之設置」。因系爭案屬新型專利，依其核准審定時專利法第98條第2項之規範意旨，該安全閥之設置，縱使為熟習該項技術者所能輕易完成，但如能增進功效，仍難謂其不具進步性。乃原判決沿用被上訴人於原審之答辯意旨謂「另系爭案油壓缸１外部安全閥之設置，為熟習該項技術者所能輕易完成，且其功效為可預期者，不具進步性」等語，似不否認該安全閥之設置能增進功效，僅認其功效為可預期者，果如此即不能謂其「不具進步性」，故上開原判決理由似有矛盾。

㈢按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。為系爭案核准審定時專利法第九十七條所明定。故新型重在型之創新，雖其所用之原理相同，作用目的相同，惟其構造設計上有所不同，仍不失其為新型；比較兩新型專利是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察，若一不同，即非同一；新型專利應用之手段，在原理上縱非全新，乃習知技術，但如在空間型態上係屬創新，並較原物品在形狀、構造或裝置上能增進某部之特殊功效時，即應認為合於新型專利要件（本院七十一年度判字第六○八號、七十八年度判字第五一六號及六十八年度判字第四九九號判決要旨參照）。系爭案與引證案之主要構件縱令相同，但系爭案既另具備「第一環體設有圓孔」、「第二環體圓孔」及「油封」等附屬特徵，並於油壓缸外部設置可緊急關閉油路之安全閥，且所謂第二實施例及第一實施例，均屬系爭案專利範圍內較佳之具體實施例，則其在空間型態上是否係屬創新，並較引證案在形狀、構造或裝置上能增進某部之特殊功效？即非無研求之餘地。且原處分審定系爭案之異議成立，應不予專利之理由既嫌不備，則系爭案究竟是否不具進步性而應不予專利，即須再深入調查審認。從而上訴人於原審言詞辯論期日，當庭具狀並以言詞請求將系爭案和引證案送交工業技術研究院鑑定，以證明系爭案是否符合新型專利之要件，自非無必要。惟原審法院對此聲請未加理睬，復未於判決中說明不予送鑑定之理由，亦難謂無判決不備理由之瑕疵。

㈣綜上所述，上訴意旨指摘原判決不備理由及理由矛盾，尚非無據，且影響裁判之結果，上訴人聲明將之廢棄，為有理由，爰將原判決廢棄，發回原審法院更為審理。

據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

第五庭審判長法 官　趙　永　康

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異