最高行政法院(含改制前行政法院)95年度判字第02186號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95年度判字第02186號

上訴人

甲○○

上訴人

乙○○

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

丙○○

上列當事人間因發明專利申請事件，上訴人對於中華民國94年6月29日臺北高等行政法院93年度訴字第1913號判決，提起上訴。本院判決如下：

主文

理由

一、本件上訴人主張：㈠、被上訴人作為核駁上訴人所申請發明專利，據以引用之專利法「第20條第1項前段」，並不因專利法之修訂而有變更，同樣為『凡可供產業上利用之發明』；而在專利法條文內容完全相同之情事下，被上訴人之「專利審查基準」卻在該部分作了大幅度之變更，亦即將判決所引用之「包括：㈠未完成之發明（含欠缺達成目的之技術手段的構想及有技術手段但顯然不能達成目的之構想）㈡非可供營業上利用之發明㈢實際上顯然無法實施之發明（參考被上訴人於83年10月所訂專利審查基準1-2-3頁）」完全廢棄，參被上訴人之2004年版之審查基準第2-3-1頁產業利用之概念部分指明「若申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業上利用，具產業利用性；．．．只要該發明能加以實際利用，而有被製造或使用之可能性即符合產業利用性，並不要求該發明已經被製造或使用。」，所以產業利用性是最低階之專利要件，而被上訴人及經濟部訴願會之審查概念，以「本案無法將角膜均勻切割後，達到治療近視的目的」、「本案無法達到其功效及目的」等，作為本案不具產業利用性之論點，已為2004年版之審查基準所揚棄；而依法規「從新從優原則」，本案無不具產業利用性之理由。㈡、被上訴人之審查基準第2-3-1頁產業利用性前言部分指明「產業利用性係取得發明專利的要件之一，由於其係發明專利本質上的規定，不須進行檢索即可判斷，故通常在審查申請是否具新穎性及進步性之前即應先行判斷。」，審查基準第2-3-4頁新穎性之概念部分指明「新穎性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後審查。」及審查基準第2-3-19頁進步性之概念部分指明「進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具進步性，應於其具新穎性之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性。」可知，專利要件之審查，係先產業利用性、再新穎性、後進步性，初審引用美國US0000000號專利與本案技術比較後，認為本案並未較引證案進步之審查認定，卻誤引專利法第20條第l項前段作為論結。另再審查時，由其審定理由（三）之（2）謂「專利法規定，發明專利應具新穎性、進步性及可供產業利用性等要點；因此美國前案．．．具新穎性、進步性」，上開論點，足證被上訴人審查時，已混淆「先產業利用性、再新穎性、後進步性」之審查順序，而美國前案具新穎性、進步性又與本案不具產業利用性何干？況依前揭專利審查基準之規定，審查產業利用性是不須進行檢索。顯見被上訴人之初審及再審查完全末確實細究本案所載之技術內容為何，先是初審判定本案不具進步性，卻誤引專利法第20條第1項前段；後再審查則又引用美國US0000000號專利前案，認為本案不具產業利用性，作出不當處分，被上訴人顯然違反前揭專利審查基準之規定至明。㈢、系爭申請案之特徵已界定於申請專利範圍第1項，且系爭申請案確具產業利用性之事實，已如前述。惟被上訴人顯然未確實瞭解系爭申請案之發明特徵及功效，且對於系爭申請案說明書之陳述並未全部加以斟酌，上訴人對此深感困惑不解。為釐清前述疑問，上訴人特於90年11月14日及92年1月8日「申復說明書」中一再請求被上訴人准予面詢，以當面討論、瞭解審查委員對於系爭申請案之認知，俾使上訴人得進而提出進一步說明或證據。孰料，被上訴人對於上訴人欲透過面詢表達意見及進一步溝通之真意置若罔聞，未向上訴人發問或曉諭令為必要之聲明與陳述，以探求上訴人之意思，即逕為否准上訴人之申請。被上訴人已違反行政機關應盡之闡明義務，致遭受不予專利之核駁審定。並違背專利法第1條所揭櫫之公益目的，原處分應無維持之必要。且本案並無不符該「面詢作業要點」所列情事，而被上訴人僅以「本案並無面詢之必要」數字，逕予否決上訴人之面詢申請，又違反「專利案面詢作業要點」第三點之規定，有逾越法定裁量範圍，構成重大之裁量瑕疵。㈣、系爭申請案眼科手術裝置，其主要之特點是一弧形刀片可以延角膜之弧度之切線平面，進行切割角膜，其主要之進步之處為可以不用將球面狀之角膜極度壓縮成一平面，才能用平面刀片切割，如此將大大減低眼球於切割時之操作壓力。傳統切割時必須用強力真空環將眼球強力加壓，並於極高壓力下將球面狀之角膜極度壓平，因眼球處於極度高壓。因已有報告說：執行近視手術後，因高壓操作而造成視網膜破裂之後遺症，而且傳統平切方法由於眼球高壓會造成眼球內血液無法貫流，如切割過程太久將會嚴重損壞眼球之視網膜。另外由於將球面狀之角膜極度壓成平面，其內部之分子被壓縮變形於角膜中心與角膜週邊極不規則，因此切割後會造成一些微小之不規則裂溝（約20一4oum）這現象可由切割後之顯微照片而得到證明。另對於有些角膜比較尖突之病人，其角膜於現今之操作壓力下，於壓縮成平面時其角膜頂點反而會往下彈，因而切割時造成中心無法切到，這是角膜手術專家眾所週知的中心島問題，如改用弧面刀切割將可避免這些問題。另外由於眼球構造複雜，尤眼前段有虹彩、水晶體等、其空間狹小，如切割時必須壓平眼角膜，將會造成眼前水晶體、虹彩之互相撞擊，因此將造成某些比率之病人之手術後併發症。因此弧形刀之手術裝置可以改善之處為：⑴可以防手術之高壓操作防止視網膜破裂。⑵可防止高壓操下之血液貫流不良問題，如此可用更細緻且緩慢的延長手術時眼球操作時間。⑶可以防止平面切割造成之不規則裂痕。⑷可以防止手術時眼球被壓縮所引起的內部碰撞所造成之諸多併發症。⑸可以防止較尖突之角膜中心切不到之問題（中心島問題）。因此弧面切割優於平面切割之進步之處淺顯易明，而且弧面之切割結構前所未有，符合專利之新穎性、進步性之要件甚明，而且此一機構乃在於解決目前雷射近視手術之缺點所在，亦有其產業利用性，故本專利案符合專利之要件相當明確。㈤、被上訴人未詳究事實，而誤為本專利案之球面切割必須沿完美之球面進行，其不知本專利案之弧面刀，其導槽可包括球面或非球面之路徑，蓋本設計乃取一大眾化之弧度去設計刀片行進路線，就像現今之隱形眼鏡，絕大部分公司於出產其產品時，只生產一個或兩個球面弧度之角膜隱形眼鏡，就可以讓廣大的社會大眾使用，且大部份之隱形眼鏡皆為球面設計，而可以服貼於非球面之眼角膜，此乃因為眼角膜雖在極度探討下於眼角膜週邊為非球面，但是其於主要光學中心約8mm內極度近似於球面（角膜總覽約lOmm目前雷射近視手術只切到6mm），因此實務上現今許多儀器如角膜弧度檢查儀，皆以球面曲率代表角膜曲率，隱形眼鏡公司大部分似球面鏡片使用於社會大眾，因此本設計之弧面刀片並不具有球面或非球面之問題機會，這是一個謬誤行為，而其推論也完全沒有邏輯性，蓋切割均勻或不均勻跟能不能治療近視完全不相干，眼科醫師就能了解，被上訴人要審一種專業技術或知識，就應該把該領域之習用常識搞清楚，要不然申請人豈不是要把好幾本書都寫進專利申請文內。㈥、最後，請參系爭申請案專利說明書第4頁中，本發明之發明目的即在於提供一種眼科手術使用裝置係在創造出一沿球面切割之角膜板層刀，本發明之次一目的係在於提供一種眼科手術使用裝置，改善以往需將角膜壓平成平板狀之後再利用平板刀切割而造成角膜組織遭受破壞之情況，可見本案之發明目的最重要之精神就是要創造出一個只要不是現今的極度壓平再平切之手術刀，而沿球面切割是廣義的包含弧面及近似球面或是非球面，這是一個容易達到的發明目的，只要是球面或弧面切割而且不是平面切割就已達到發明目的。惟原判決卻謂「本案至少相對的要比習用之技術更能均勻切削始能謂之達到發明創作之目的」云云，此一論點已經完全誤解本發明之目的（避開平切法造成的缺點），而且所謂更均勻是一比較性的進步性的審查，這也完全違反所謂產業利用性的審查基準，固其謬誤至明。綜上所陳，本系爭專利案在申請專利範圍所界定之技術特點，不但具有專利要件中所稱之新穎性及進步性，且又符合專利要件位階中最低程度之「產業利用性」，原判決之認事、用法顯有違法。為此，請撤銷訴願決定及原處分。

二、被上訴人則以：㈠、上訴理由第一點係引用判決部分理由以及2004年版審查基準部分敘述謂本案應適用從新從優之原則等云云。惟判決理由中已經說明本案應適用舊版之專利法之原因，且其所參考之審查基準係2004年版，非本案審查當時所引據之基準，且本案實體審查之專利要件非屬單純程序事件，無法依上訴人所稱適用「從新從優原則」，故其所訴無理由。㈡、本案上訴理由第二點（1）謂本案在初審查時認為其未較引證案進步，而在再審查認為本案難以達到切割角膜的目的，其處分有所違誤。惟上訴人僅引述部分語句，本案由初審查至再審查之核駁理由及引用條文均為本案不具產業利用性，並無上訴人所言誤用法條之情事，故其所訴無理由。本案上訴理由第二點之（2）同樣係引用2004年版審查基準謂本案核駁有所違法等云云。惟本案核駁審定時在新修正法施行之前，自應適用舊版之專利法審查基準，併予敘明。本案上訴理由第二點（3）謂本案應適用審查時（91年1月1日）之專利法第39條第1項准予專利。惟依本案核駁審定之專利法及其審查基準論之，其確有不具產業利用性之情形，並不符合專利要件，故其所訴無理由。㈢、本案上訴理由第三點謂本案申請特徵已界定於申請專利範圍第1項且具產業利用性，又申請面詢卻未有面詢，逾越法定裁量範圍等云云。惟就申請專利範圍第1項而言，並未包含完整的技術特徵，例如真空吸引環（21）、後壓板（33）等。其中真空吸環係用以固定眼球用以將眼球向前鼓出，用以解釋說明書圖3、4及其特點；後壓板係為使維持眼球於未前突出之位置。本案於申請專利範圍中一再強調其可不對眼球以壓平的方式切割角膜，但卻以缺少必要構件的方式作為獨立項特點，無真空環（21）等構件並無法達成說明書所揭示的切割方式，故申請專利範圍第1項與上訴理由第三點所述不符，其為實際上無法實施之發明，不具產業利用性，故其所訴無理由。上訴人於上訴理由狀中訴稱原處分機關未予面詢機會等語，按專利法第44條第1項第1款，專利專責機關於審查專利時，得依職權或依申請限期通知申請人至專利專責機關面詢，又面詢制度除有助於案情之瞭解外，並有為迅速確實審查之行政目的，本案案情已臻明確時，為避免浪費行政資源，實無再進行面詢必要。㈣、上訴理由第四點稱本案所稱之另一優點為不需將角膜壓平切割，減低外來壓力所造成之角膜畸形等云云。惟本案於裝置操作時的進行係必須利用真空吸環將眼球吸住而使眼球向前鼓出再行切割，且突出的角膜與回復原弧度的角膜必然產生一反轉現象，故眼球壓力持續加大並未有較習知技術降低眼球切割之操作壓力的特點，故其所訴無理由。㈤、上訴理由第五點謂本案具有較習知技術優良之優點，可改善眾多手術操作之缺點等云云。惟就申請過程中的附件而言，其舉證並不具說服力。初審過程中申復的附件一係一示意圖，僅說明其壓平之缺點並未針對本案操作時真空吸環吸住固定眼球後操作之情形作比較，另附件二、三均為說明LASIX之缺點的文件未足以論證或比較本案操作壓力為佳。附件四係一蔬果球面切割與平面切割的變形，其實驗客體條件相差甚遠且亦未使用本案刀具裝置。再審查過程中申復的附件仍為重申LASIX手術缺點的文件，均未有與本裝置相關之實驗數據資料，用以進一步證明說明書所述之均勻切削或可降低操作壓力之目的，故其所訴無理由。㈥、上訴理由第五點（7）謂本案之球面切割或弧面切割只要是非平面切割就可謂已達到發明目的，故高等行政法院所謂要較習知技術為佳等云云係為違反產業利用性及進步性之審查違誤至明等云云。惟參考本案說明書第3頁【先前技術】敘述，本發明係為改善先前技術中對於角膜不均勻的切割，造成不規則散光；或壓平之變形將造成角膜內應力及角膜纖維的不均勻度所作之改良，並於說明書當中提及其目的係為切割一完美切割角膜，例如說明書第6頁第20行「．．．完美切割角膜41，如此切割時畸形之機率近乎於零。」；說明書第8頁第18行「．．．但最重要的一點是利用弧面銳利刀片，使角膜施於刀片壓力等於眼球內之壓力，即能完美切割角膜，如此角膜於切割之畸形之機率會大大減少。」；說明書第9頁提及功效及特點的比較「1.弧面銳利刀片進行球面切割的方式，可以讓角膜於切割時產生畸形的機會近乎於零．．．」等云云。惟依據一般切削原理，本案「固定刀片弧度」對非真球曲率之角膜，沿球面之切割，其切割後的厚度不均勻是可以預期的，故認為本案難以達到均勻切割角膜或完美切割之發明目的，而不具產業利用性，故其所訴無理由等語，資為抗辯。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：本件「眼科手術使用裝置」發明專利申請案，主要包含一刀具組（具有一刀片，為一弧面之銳利刀片，前端導引部設有一前壓板，與刀片在高度上具有些微差異，外緣兩側之導梢及傳動軸能夠帶動刀片之前進，另外還有一驅動部，利用傳動軸使刀具動作）；一導引組（板體為中空狀，並設有一透孔，可以將眼球對準定位此透孔而進行手術，另外於兩側設有導滑軌，使刀片行進時能夠依照導滑軌所規劃之路徑前進）；藉由上述眼部手術裝置之使用，使刀具組之弧面銳利刀片沿著導引組之導滑軌既定之路徑進行角膜切割，切削之行程為一曲面，手術時不用將眼球壓平，即能達到切割角膜之目的，可以減少角膜切削時之變形（見申請專利範圍第1項）。又其中導引組之透孔利用真空吸環先將行將眼球定位（見申請專利範圍第5項）。本案於發明說明中，已指出其與習用角膜機械Microkeratome（角膜板層刀）不同之處，在於其以弧面刀沿弧形導軌進行，以期能造成角膜球面均勻切削；固然所謂均勻切削，從微觀角度看不可能達到百分之百，但本案至少相對的要比習用之技術更能均勻切削，始能謂之達到發明創作之目的。次查，本案之弧面刀片及弧形導槽均為固定之弧度，而眼球僅為「近球面」之形態，故對近球面之角膜不能切出各幅射方向厚薄均勻之組織層，不能達到其所述較習知壓平後進行切割更均勻之目的。對此，初審再審查核駁理由先行通知書均已敘明，並請上訴人應加詳細說明，惟上訴人均未確實舉證以實其說，只是重申習知技術之缺點而已，被上訴人因認本案無法達到其發明目的，不具產業利用性，而為應不予專利之處分，並無違誤。又面詢不能代替申請人之舉證責任，申請人對於待證事實應提出相當證明後，專利專責機關如對之仍有未明瞭之處，始有依職權或依申請通知申請人面詢之必要；本件上訴人既未盡舉證責任，應駁回其專利之申請，既如前述，則被上訴人未再通知面詢，自無不合。上訴人起訴意旨雖稱：本案眼科手術使用裝置，可以不用將球面狀之角膜極度壓縮成一平面，此將減低眼球於切割時之操作壓力云云。惟查本案專利說明書第4頁其技術內容第4行謂：「在真空吸環將眼球吸住時，『眼球內的壓力會加大』而將『眼球向前鼓出』，角膜板層刀沿著導滑軌既定的路徑進行角膜切割」。因此，雖然習知技術（初審引證案）係將角膜壓平，而有上訴人所謂「操作壓力」，但本案在操作時仍必須一直以「真空吸環」將眼球吸住，而使眼球內的壓力維持於加大、鼓出之狀態；因此，仍難證明本案具有較習知技術減低眼球於切割時操作壓力之特點。另上訴人所舉其個人資歷及質疑初審、再審查委員並非「眼科」醫師，不具專業能力乙節，此與本案之判斷無關，故不予審論。綜上所述，本案確實有違核駁審定時專利法第20條第1項前段產業可利用性之規定，不符發明專利之要件；上訴人所訴，核不足採。從而，被上訴人所為「本案應不予專利」之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。因而為上訴人敗訴之判決。

四、本院查，凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為本案核駁審定時專利法第19條及第20條第1項前段所規定，從而創作發明除應具新穎性外，仍需以可供產業上之利用，始得申請發明專利。本件上訴人等於民國89年6月16日以「眼科手術使用裝置」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編為第00000000號審查，不予專利。上訴人等不服，申請再審查，案經被上訴人於92年6月9日以（92）智專3（3）05054字第09220563920號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。上訴人等不服，循序提起本件行政訴訟。查系爭「眼科手術使用裝置」發明專利申請案，主要包含一刀具組（具有一刀片，為一弧面之銳利刀片，前端導引部設有一前壓板，與刀片在高度上具有些微差異，外緣兩側之導梢及傳動軸能夠帶動刀片之前進，一驅動部，利用傳動軸使刀具動作，一導引組，其板體為中空狀，並設有一透孔，可以將眼球對準定位此透孔而進行手術，另外於兩側設有導滑軌，使刀片行進時能夠依照導滑軌所規劃之路徑前進，藉由此眼部手術裝置之使用，使刀具組之弧面銳利刀片沿著導引組之導滑軌既定之路徑進行角膜切割，切削之行程為一曲面，又導引組之透孔利用真空吸環先將眼球定位，手術時不必將眼球壓平，即能達到切割角膜之目的，可以減少角膜切削時之變形。次查依系爭案之發明說明，系爭案與習用角膜機械（角膜板層刀）不同之處，在於其以弧面刀沿弧形導軌進行，以期能造成角膜球面均勻切削，然從微觀角度以觀，既不能達到百分之百，但本案至少相對的要比習用之技術更能均勻切削，始已達到發明創作之目的，惟查系爭案之弧面刀片及弧形導槽均為固定之弧度，而眼球僅為「近球面」之形態，故對近球面之角膜不能切出在各幅射方向皆屬厚薄均勻之組織層，系爭案顯不能達到其所述較習知壓平後進行切割更均勻之目的，系爭案既不能達到其發明之目的，自亦不具備產業利用性，而不符發明專利之要件，被上訴人以其有違核駁審定時專利法第20條第1項前段之規定，而為本案應不予專利之處分，訴願決定予以維持，均無不合，原審併予維持，並駁回上訴人在原審之訴，經核於法尚無違誤。上訴意旨略以：被上訴人以本案不具產業利用性之論點，已為2004年版之審查基準所揚棄；本案在初審時認系爭案不具進步性，原處分卻以不具產業利用性而不予專利；上訴人於申請特徵中已界定其具有產業利用性，被上訴人未依上訴人之申請加以面詢，侵害上訴人之程序權且有裁量瑕疵；系爭案不需將角膜壓平切割，可減低外來壓力所造成之角膜畸形，具有較習知技術優良之優點，而可改善甚多手術操作之缺點；本件系爭案之發明只要是球面或弧面切割而且不是平面切割就已達到發明目的，而原判決認系爭案至少相對的要比習用技術更能均勻切割始能謂之達到發明創作之目的，違反產業利用性之審查基準云云。惟查原判決已於理由說明本案核駁審定（92年6月9日）時既在新修正專利法施行（93年7月1日）之前，自應適用舊版之專利審查基準，則原判決就系爭案不具產業利用性之論定，自受審查基準是否修正之影響；次查被上訴人之核駁理由及所引用法條均為本案不具產業利用性；復查專利專責機關依專利法第44條第1項第1款規定，固得依職權或依申請通知申請人面詢，惟如專利專責機關認案情已臻明確，而未進行面詢程序，亦無不可，是被上訴人就本件未行面詢於法自無違誤可言；末查依據一般切削原理，本案「固定刀片弧度對非真球曲率之角膜，沿球面之切割，其切割後之厚度不均勻乃可預期，故原審認系爭案未有較習知技術降低眼球切割之操作壓力及未能達到較習知壓平後進行切割更均勻之目的，系爭案不具產業利用性，因而維持被上訴人所為系爭案應不予專利之處分，經核原判決之認事用法均無違誤，上訴意旨指摘原判決不當各點，均無可採，其據以聲明廢棄原判決為無理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

第一庭審判長法 官　劉　鑫　楨

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異