臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十年度訴字第三四八號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　　九十年度訴字第三四八號

原告

金府皮鞋有限公司

代表人

甲○○○

訴訟代理人

張 靜 律師

訴訟代理人

曹英香 律師（兼送達代收人）

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦（局長）

訴訟代理人

乙○○

訴訟代理人

丙○○

訴訟代理人

被告參加人 法商伊芙聖羅蘭公司

代表人

法蘭瑞．德琳

訴訟代理人

陳長文 律師

訴訟代理人

戊○○ 律師

複代理人

丁○○ 律師

右當事人間因商標評定事件，原告不服行政院中華民國八十九年十一月十七日台八十

九訴字第三二七五四號再訴願決定，提起行政訴訟。本院裁定命參加人參加訴訟後，

判決如左︰

主文

事實

甲、經過事實摘要：

壹、處分前事實概述：

一、原告所有之系爭商標註冊第二七七四五二號商標（圖示如後附附件Ａ所示），於民國（下同）七十四年四月一日獲准註冊，取得商標專用權。而指定使用於註冊時商標法施行細則第二十八條第四十八類之靴類等商品，專用期間至八十四年三月三十一日為止。

二、其後原告復於八十四年間申請延展註冊之專用期間，經被告核准延展註冊，延展註冊專用期間自八十四年四月一日至九十四年三月三十一日，並刊載於八十四年七月一日商標公報第二十二卷第十三期。

三、參加人（原名「法商‧伊芙聖羅蘭服裝設計股份有限公司」即 ＹＶＥＳＳＡＩＮＴＬＡＵＲＥＮＴ ＣＯＵＴＵＲＥ；現更名為「法商‧伊芙聖羅蘭公司」即 ＹＶＥＳ ＳＡＩＮＴＬＡＵＲＥＮＴ）於八十五年一月十九日，持如附件一、二所示之二個商標圖樣，以原告系爭商標違反七十八年七月二十六日修正公布之商標法第三十七條第一項第六款（「商標有欺罔公眾或致公眾誤信之虞」）及同條項第七款（「商標圖樣有相同或近似於他人著名標章，使用於同一或同類商品者，不得申請註冊」）之規定，依據商標法第五十二條第一項請求被告機關將系爭商標評定該註冊為無效。Ａ、但在評定程序進行期間（即主管機關未做出評定決定之前），參加人曾於八十五年四月二十四日具狀補呈證據資料，而在其內又檢附了如附件三所示之商標圖樣，主張參加人曾使用該商標圖樣在鞋子商品商品上（所附之證據資料中，使用如附件三所示之商標圖樣者，除了鞋子商品外，還有手提包及皮夾）。Ｂ、而這份證據資料之提出，是否意味著原參加人據以評定之商標圖樣由原來如附件一、二所示的二個商標圖樣，變為如附件一、二、三所示的三個商標圖樣，在當時，原告及參加人均未曾意識到此一爭點的存在。Ｃ、不過事後再訴願機關行政院卻認為如附件三所示所示之商標圖樣，在本件參加人原來據以申請評定的商標圖樣範圍內，並作為撤銷原處分及訴願決定之法律上理由（後詳），往後原告與參加人對此即多所爭議。

四、被告前身「中央標準局」於八十五年九月十七日作成中台評字第八五○三三五號商標評定書為「申請不成立」之處分，該處分憑據之理由略整理如下：Ａ、本案應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法（換言之，參加人申請評定時，引用之條文有誤）：

１、商標評定案件適用註冊時之規定，但其申請或提請評定之程序適用評決時之規定。為商標法施行細則第四十條第二款所明定。

２、本件商標評定案件，其申請評定之程序核應適用八十二年十二月二十二目修正公布之商標法。又本件註冊第二七七四五二號「公成及圖」商標係於八十四年四月一日獲准延展註冊，是其商標評定之實體部分亦應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法。Ｂ、本件原告系爭商標與參加人據以評定如附件一、二所示之使用商標相比較，不該當延展時商標法第三十七條第一項第七款應予評定無效之要件。因為：

１、被告機關早在七十五年十一月間即曾以中台評字七五六九三號商標評定書評定參加人如附件一、二所示之商標圖樣與原告之系爭商標圖樣並不近似，而該評定案亦因參加人前身在當時未提起行政爭訟程序而確定。

２、且原告之系爭商標與參加人之如附件一、二所示之兩商標，二者併存註冊迄今已十年餘，衡諸常理一般消費者對其所表彰之商品品質及產製主體應無致生混淆誤認之虞，自無首揭法條規定之適用。註：⑴、參加人原先主張七十八年七月二十六日修正公布之商標法第三十七條第一項第六款之規定（「商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞」）與八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款之規定（「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」），有其立法上之沿革。故被告之前身直接引用上開規定加以判斷。

⑵、而參加人原先主張七十八年七月二十六日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款之規定（「商標圖樣有相同或近似於他人著名標章，使用於同一或同類商品」）與八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第十二款之規定，亦有其立法上沿革之關聯，但被告機關對此則未加判斷，往後二造也從未再爭執此一事項，因此往後之爭執，均僅集中在八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款之構成要件上，爰在此先行敘明之。

五、參加人（即評定申請人）不服，循序提起訴願亦遭駁回、不過參加人提起再訴願後，經訴願機關行政院以八十六年九月十九日八十六訴字三五五四九決定撤銷原訴願決定及原處分，由被告重為處分。該再訴願決定憑據之理由，得整理如下：Ａ、法令依據：

１、八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第二十五條第二項第一款：前項申請（指商標專用權之延展註冊）之核准，以該商標註冊指定商品內實際使用之商品為限。其有左列情形之一者，不予核准：

一、有第三十七條第一項第一款至第八款情形之一者。

２、八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款：商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：．．．．．．．

七、襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。

３、八十三年七月十五日修正之商標法施行細則第三十一條：本法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註用並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。Ｂ、事實之認定：

１、原告系爭商標圖樣與參加人如附件三所示之商標圖樣近似。二者併存市場上，有致消費者混淆誤認之虞。

２、參加人就如附件三所示之商標圖樣，自西元一九七七年起即陸續取得奧地利、比利時、荷蘭、盧森堡、芬蘭、法國、義大利等多國之商標註冊，並使用於鞋子商品上。

３、而且參加人所提如附件三所示商標圖樣之使用證據資料，均早於原告系爭商標之申請註冊日。

４、基於以上之事證，因此得以懷疑原告系爭商標有仿襲參加人如附件三所示之據以評定商標之可能性，而要求被告機關重為調查，乃將原訴願決定及原處分均撤銷，命被告機關另為適法之處分。

六、但原告對於再訴願機關行政院將如附件三所示之商標圖樣列為參加人據以評定之商標圖樣範圍內，並不服氣，而在被告機關重為審理之期間內，曾於八十七年三月二日向被告提出補充答辯書，明確主張：Ａ、參加人提出之如附件三所示商標圖樣，在國內三年間都沒有使用之事實，不僅應撤銷其商標註冊（其實在這個階段，原告在觀念上是有所混淆的，本件延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定內容，本屬「使用原則對抗註冊原則」之法例，因此判斷重點不在據以評定之商標有無註冊，而在其有無使用，而且使用的強度有多高而已，有無註冊，應否撤銷，都屬本案爭點以外之事項）。而且實體法上，沒有資格作為排除原告商標註冊之強勢使用商標。Ｂ、至於原告系爭商標與參加人原先據以評定、如附件一、二所示之二商標圖樣，並不近似，當然也就沒有「襲用」他人使用商標之主觀意圖可言。

貳、本案作為爭訟對象行政處分之特定：

一、作成之機關：經濟部智慧財產局。

二、作成之案號：中台評字第Ｈ八八○五二八號。

三、作成之時間：八十八年十二月三十一日。

四、行政處分之內容：Ａ、本案應適用之法令：

１、本案應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法：ａ、商標評定案件適用註冊時之規定，但其申請或提請評定之程序適用評決時之規定。為商標法施行細則第四十條第二款所明定。ｂ、而「註冊已滿十年之商標，違反商標法第二十五條第二項第一款規定者，利害關係人或商標審查員得申請或提起評定其註冊為無效」，為同法第五十二條第三項所規定。亦即對於註冊已滿十年之商標，利害關係人得以其商標之延展註冊有不應核准之情形，對之申請或提請評定。ｃ、且商標專用權期間屆滿後之延展註冊，其性質屬於更新註冊，是凡對延展註冊之商標主張其有違背規定之情形，應以延展註冊時適用之法律為準。ｄ、原告系爭註冊第二七七四五二號「公成及圖」商標係於七十四年四月一日獲准註冊，其註冊已滿十年，業於八十四年四月一日獲准延展註冊，參加人於八十五年一月十九日對之申請評定時，被評定商標註冊已滿十年，利害關係人自得以其商標延展註冊有不應核准之事由，對之申請評定。ｅ、本件被評定商標既已延展註冊，其商標之評定應適用延展註冊時之商標法，即八十二年十二月二十二日修正公佈之商標法。

２、上開法令之正確解釋：ａ、按「商標圖樣有襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞之情形者，不予核准延展註冊」，為系爭商標延展註冊時商標法第二十五條第二項第一款及第三十七條第一項第七款所明定。Ⅱ、所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。Ⅲ、又其適用係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。Ｂ、認定之事實：

１、參加人提出、如附件一、二、三所示的三個商標均有一定之知名度：ａ、參加人如附件一、二所示之商標圖樣為國內的著名商標：按參加人如如附件一、二所示之商標圖樣，依其提出之各項使用證據資料所顯示，在我國國內極具知名度。ｂ、參加人如附件三所示之商標圖樣，早自西元一九七七年起即陸續在奧地利、比利時、荷蘭、廬森堡、芬蘭、法國、義大利等多國取得註冊，且曾實際使用在鞋子商品上。ｃ、參酌參加人提出之商品型錄多有將如附件一、二、三所示之三個商標圖樣並列之情形，一般消費者應可辨識附件三之商標與附件一、二之兩商標，具有同一性，且皆為參加人用以表彰其商品之商標，三者均具有相當之知名度，而為消費者所熟知。

２、系爭商標與如附件三所示之據以評定商標，異時異地隔離觀察易使人產生混淆誤認：按原告系爭商標與參加人如附件三所示之商標圖樣，二者予人之觀感均為外文YSL 為設計主體，外觀上，構圖意匠如出一轍，異時異地隔離觀察，難謂無使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。

３、又二者所指定使用或實際使用之商品種類相近或相同，且參加人所檢附證據之日期早於原告系爭商標之申請註冊日。客觀上難謂原告無襲用他人先使用商標之故意，並有使消費者對其商品之產製主體或來源產生誤信誤認而認購之危險性。

４、因此認定原告系爭商標之延展註冊符合延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款不得註冊之規定。Ｃ、關於原告事實及法律主張之反駁：

１、原告所指參加人所送德國註冊有誤，並無直接證據，況不論其所指是否屬實，最多亦只能證明申請人於德國之註冊尚須查證，要難僅以此即指參加人所檢附之證據全部為假皆不可採。

２、原告所稱據以評定、如如附件三所示之商標圖樣有三年以上不使用之事實，原告並未檢送該據以評定之商標有未使用及與系爭商標問可區隔分辨之相關證據可供審酌。

３、被告中台評字第七五六九三號商標評定書係就系爭商標與如附件一、二所示之商標是否近似而論，案情與本件有別，自難執為論據。Ｄ、作出規制性之決定：

１、撤銷原告第00000000號系爭商標之延展註冊。

２、與本件聯合第五九八二二六號商標及聯合審定第六九八二二０號商標因正商標被評定無效而失所附麗，亦一併撤銷。

參、訴願救濟程序與起訴不變期間之規定之遵守：

一、原告收受原處分後，於八十九年二月一日向經濟部提起訴願，並經該部於八十九年四月二十七日以經（八九）訴字第八九○八六八○六號訴願決定駁回原告之訴願。

二、原告於八十九年五月三日收受訴願決定書後，於八十九年五月二十九日向行政院提起再訴願，經該院於八十九年十一月十七日以台八十九訴字三二七五四號再訴願決定駁回原告之再訴願。

三、原告於收受再訴願決定書後，於九十年一月十七日向本院提起行政訴訟。

乙、兩造（含參加人）聲明：

壹、原告訴之聲明：求為判決撤銷原處分（含一再訴願決定）。

貳、被告訴之聲明：求為判決駁回原告之訴

參、參加人訴之聲明：求為判決駁回原告之訴

丙、兩造（含參加人）之爭點：

壹、原告方面：

一、本案所應適用之法律為延展註冊時商標法之規定：Ａ、按商標專用權屆滿後之延展註冊，性質上乃係更新註冊，所適用之法律乃延展註冊時之法律，經行政院台六十七經字第一○二四四號函函釋在案，並為現行商標法施行細則第四十條第二款所明定。本件系爭註冊第二七七四五二號商標係於八十四年四月一日延展註冊，而參加人於八十五年一月十九日對之申請評定，是其商標之評定應適用延展註冊時之商標法，即八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞。」Ｂ、而商標法第三十七條第一項第一款之適用要件，須先知有他人之商標存在，而有襲用他人商標之事實，然後因此襲用他人商標之事實而發生公眾誤信之虞之結果，故襲用或搭便車之判斷時點應為申請註冊時，原告其後延展註冊僅係基於先前之商標註冊繼續使用，欠缺襲用故意。

二、關於參加人前開如附件一所示之商標部分：Ａ、參加人不得就已認諾之如附件二、三所示之商標商標再加以爭執：

１、本件參加人據以評定之商標固包括如附件一、二、三所示之商標。然一商標一權利，而於本院九十年十月三十日準備程序中，參加人之訴訟代理人已表明：「審定商標第九六一四四號所揭示之商標圖樣為本件據以評定之商標，其餘商標圖樣不再爭執（應是放棄，筆錄記載應予更正）」，故參加人僅得以如附件一所示之商標圖樣為本件據以評定商標，不得再肆爭執其他二商標。

２、如附件一所示之商標並不是參加人之商標：依參加人所提出之證二十二號國內註冊第九六一四四、九六一八五、九六一四五、九六一八六號如附件一所示之商標之被告網站資料，如附件一所示之商標均係伊芙聖羅蘭香水公司之商標，並不是參加人之商標，參加人自不得以如附件一所示之商標為據以評定之商標。

３、參加人並未提出於原告延展系爭商標時有單獨使用如附件一所示之商標之證據：依參加人所提資料可知，如附件一所示之商標均係與如附件二所示之商標一起使用，即參加人並未提出於原告八十四年四月一日延展系爭商標時有單獨使用如附件一所示之商標之證據，故如附件一所示之商標既未在我國單獨使用，原告欠缺襲用或搭便車之故意，且當然亦不可能有致公眾誤信之虞，自無商標法第三十七條第一項第七款之適用。

４、依七十五年中台評字第七五六九三號評定書，原告系爭商標圖樣與如附件一所示之商標圖樣不相同或近似：雖前揭評定案之據以評定標的為如附件一所示之商標，然因現參加人所另據以評定之附件一所示之商標為該如附件二所示之商標之顯著構成部分，而前揭中台評字第七五六九三號評定書認為：「查本件系爭註冊第二七七四五二號『公成及圖』商標圖樣係由中文『公成』及『YSL』所組成，而申請人據以評定之註冊第九七四六一號商標（即如附件二所示之商標）係由YSL-YVES SAINT LAURENT文字及重疊YSL三字母圖形組成，兩者相較，無論同置一處詳加比對或異時異地隔離觀察，外觀、意匠均相去甚遠，尚無使人產生混同誤認之虞，應非屬構成近似之商標。」顯已將如附件一所示商標也列入近似與否的比較考量中，而認不構成近似。故既然同樣由兩種圖形構成之二商標，即由一「YSL」圖形及中文「公成」組成之商標，與參加人如附件二所示、亦由一重疊YSL字母圖形及外文「YSL-YVES SAINT LAURENT」組成之商標二者間不構成近似，則現僅剩重疊YSL字母圖形即更不可能與原告系爭商標之YSL圖形及中文「公成」組成之商標構成近似。

５、參加人根本未證明如附件一所示之商標之知名度在國內有大幅度的躍昇，而足使法院為不同之認定：ａ、所有商標法第三十七條第一項各款中有關相同或近似此一構成要件，判斷之標準應同屬靜態的圖樣比較，不應加入知名度高低之比較，無所謂知名度高低比較的問題，否則顯與立法原意不符。ｂ、退萬步言，若法院仍認判斷二商標是否相同或近似應加入知名度高低之因素，則參加人理應證明其申請本件商標評定之八十三、八十四年間與申請前揭七十五年中台評字第七五六九三號評定時之七十三、七十四年間，其如附件一所示商標與如附件二所示商標之知名度在國內有顯著之躍昇，足使法院認應為不同之判斷。而參加人就此只提出其

八十三、八十四年自行製作之所謂銷售報表（此報表之真實性原告否認），而七十三、七十四年則無任何資料，參加人所提證據資料顯不足以證明如附件一所示之商標與如附件二所示之商標，其等知名度十年來在國內有大幅度的躍昇，而足使法院為不同之認定。況且根據參加人所提出的所謂化粧品銷售資料，更是屬於另一家「法商伊芙聖羅蘭香水公司」的業務，則參加人之知名度或商品銷售量為何？仍尚待其舉證以實其說。

三、關於如附件二所示之商標：Ａ、退萬步言，如法院認為參加人仍得就已認諾之如附件二所示之商標再加以爭執，則關於如附件二所示之商標，因參加人據以評定之如附件二所示商標圖樣，其外觀、意匠與系爭延展註冊之本件原告之系爭商標圖樣間之差異甚為顯然，有七十五年中台評字第七五六九三號評定書認定在案，不構成近似，而參加人就此並未表明不服，則既經行政處分已確定即有確定力，不容參加人再以未經行政法院判斷為由，就此加以爭執。Ｂ、又如前所述，若法院仍認判斷二商標是否相同或近似應加入知名度高低之因素，參加人亦根本未證明如附件二所示之商標在原告申請本件商標評定之八十三、八十四年間與申請前揭七十五年中台評字第七五六九三號評定時之七十三、七十四年間在國內之知名度有大幅度的躍昇，而足使法院為不同之認定。

四、關於如附件三所示之商標：Ａ、如附件三所示之商標，既未在我國取得商標註冊，亦從未在我國國內市場使用及行銷：

１、退萬步言，如法院認參加人仍得就已認諾之如附件三所示之商標再加以爭執，則有關如附件三所示之商標部分，此固不在七十五年中台評字第七五六九三號商標評定書所評定之案件事實之內，而有另行評定之必要，惟如附件三所示之商標並沒有在國內使用：ａ、參加人所提出於法院之證據中，關於如附件三所示之商標在國內之使用情形，僅證二十五（１）號，為「眼鏡」商品之一九九一年至一九九四年型錄六份及進口發票九份，參加人於第二張進口發票（西元一九九二年九月五日）上以手寫方式標示二種不同顏色之同款（編號30─1630）眼鏡使用到如附件三所示之商標，然比對參加人所提供之一九九二年眼鏡商品型錄，竟根本無編號30─1630之眼鏡，究為何原因？ｂ、參加人訴訟代理人亦於訴訟中陳稱如附件三所示之商標並未在國內使用、廣告及註冊。ｃ、綜上所述，依前揭證據可知參加人就如附件三所示之商標，既未在我國取得商標註冊，亦從未在我國國內市場使用及行銷，而根本不為我國消費者所知悉，原告欠缺襲用或搭便車之故意，且當然亦不可能有致公眾誤信之虞，自無商標法第三十七條第一項第七款之適用。Ｂ、再訴願決定、訴願決定及原處分已違法：

１、本件參加人固係以如附件二所示之商標、如附件一所示之商標、如附件三所示之商標為據以評定商標圖樣，對原告系爭「公成及圖」商標圖樣申請評定，然本件再訴願決定、訴願決定及原處分均以「原告系爭註冊第二七七四五二號商標圖樣上之圖形予人觀感即為以外文『YSL』為設計主體，其外觀與據以評定、如附件三所示之『YSL』商標圖樣相較，構圖意匠如出一轍，異時異地隔離觀察，難謂無使人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，再訴願人以系爭商標申請延展註冊，指定使用於相同之靴鞋商品，衡酌關係人所附據以評定商標使用資料日期早於系爭商標申請註冊日，據以評定商標亦已為相關消費者所熟知，兩商標圖樣之字體外觀設計極相似且使用於相同商品之情形，難謂無襲用他人先使用之商標，並有使消費者對其商品之產製者或來源產生混淆誤信之虞，自有違延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定。」云云，而為不利於原告之認定。

２、但其對於先決問題─即原告系爭「公成及圖」商標之商標圖樣，是否相同或近似參加人據以評定、如附件一、二、三所示之商標，僅就其中如附件三所示之商標商標加以認定，其餘二者均未提及，而：ａ、如附件三所示之商標業經參加人表示放棄（即不再以此為據以評定之商標），則原處分、訴願決定、再訴願決定之作成、依據即失所附麗。ｂ、且參加人訴訟代理人亦於訴訟中陳稱如附件三所示之商標並未在國內使用、廣告及註冊，則國人既不知有參加人之如附件三所示之商標，則原告系爭「公成及圖」商標圖樣怎會與參加人之如附件三所示之商標有致公眾誤認混淆之虞？ｃ、故再訴願決定、訴願決定及原處分認原告之商標圖樣與參加人之如附件三所示之商標間構成延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定：「襲用他人商標或標章有致公眾誤信之虞」，其認事用法已顯有適用法規不當及違背論理法則之違法。

３、法院應將再訴願決定、訴願決定及原處分撤銷，而責由行政機關重為適法之處分：本件法院所應審究者，應為被告作成行政處分過程中，認定事實及適用法律是否有所違誤，而如前所述，既然再訴願決定、訴願決定及原處分已有違誤，依行政、司法、立法三權力分立之原則及行政訴訟法關於第一審部分並未如上訴審有第二百五十八條之規定，法院自應將再訴願決定、訴願決定及原處分均廢棄，並由行政機關重為合法之處分。

五、參加人（即伊芙聖羅蘭服裝設計有限公司）僅得以其商標為據以評定之商標，亦僅得以其銷售及廣告資料為據以判斷之依據：Ａ、依本件參加人之評定申請書之事實及理由之二可知，生產銷售Yves SaintLaurent（YSL）相關商品之企業，除參加人伊芙聖羅蘭服裝設計有限公司（Yves Saint Laurent Couture）外，尚有以銷售化妝品及香水為主的法商伊芙聖羅蘭香水公司（Yves Saint Laurent Parfums），及另有荷蘭伊芙聖羅蘭國際公司（Yves Saint Laurent Int' B.V.）。Ｂ、前揭三公司既為不同之法人，參加人自不得以其他公司如伊芙聖羅蘭香水公司之商標為據以評定之商標，又參加人亦不得以其他公司如伊芙聖羅蘭香水公司之銷售及廣告資料作為其商標使用情形之證據資料，乃屬當然。Ｃ、故法院僅得以參加人（即伊芙聖羅蘭服裝設計有限公司）本身之商標為本件據以評定商標，且僅得以參加人本身之銷售及廣告資料作為其商標使用情形之證據資料，審酌本件再訴願決定、訴願決定及原處分是否違法。

六、參加人與原告二公司在台灣市場上併存多年，商品區隔明顯，無致公眾誤信之虞：Ａ、再退萬步言，縱使商標圖樣構成近似，亦不當然使相當數量之大眾受到近似商標及商品之誤導，而誤認不同來源之商品來自同一來源。按商標及商品之近似並不等於混淆之虞，前者僅是可能導致混淆之虞的原因；且前者並無必然導致相關大眾混淆之虞，必須因商標及商品之近似而導致相關大眾有混淆之虞的結果，商標法才有干涉的必要。Ｂ、茲在判斷商標法第三十七條第一項第七款有無「致公眾誤信之虞」此一不確定法律概念時，涉及多重價值判斷，即是否有相當數量之大眾受到近似商標及商品之誤導，而誤認不同來源之商品來自同一來源，或雖知商品來源不同，但誤認來源間有關係之虞，並非以感官即可感受到之事實或狀況，而涉及多種價值判斷（例如相當數量、近似、誤認）。且在有兩造當事人之之爭議階段（如評定），商標是否有混淆之虞，應比較動態地加以判斷，及必須斟酌其實際使用之情形、商品之價格及特性、其包裝形式、銷售管道等其他附隨情況。Ｃ、因原告與參加人二公司之商品銷售網路或販賣陳列之處所迥異，即原告之靴鞋類商品係在國內坊間之皮鞋店銷售，遍布在台灣之台北縣市、基隆市、新竹市、苗栗市、豐原市、台中縣市、南投縣、彰化縣員林鎮、嘉義市、台南市及高雄市之坊間皮鞋店銷售，參加人之商品則係在百貨公司專櫃銷售，再衡諸消費者對商品種類價格及其性質之注意程度，即原告之商品以平實價格銷售，且僅銷售靴鞋類商品，參加人之商品則係以高單價銷售，銷售眾多商品，但並未在國內銷售靴鞋類商品，又參加人與原告二公司在台灣市場上併存多年，商品區隔明顯，故縱使參加人據以評定之商標與原告系爭商標圖樣構成近似，亦無致公眾誤信之虞。

七、已盡斟酌之能事，仍難以決斷時，應保護原告既存之註冊商標：Ａ、原告系爭「公成及圖」商標自原告於七十年十一月二十四日公司設立，於七十三年八月三日提出申請，於七十四年四月一日獲准註冊，並於八十四年四月一日獲准延展註冊，迄今在國內使用行銷至少已超過二十年，期間投注之心血無數，已取得一定之市場效能及商業價值。Ｂ、衡諸經驗法則與論理法則，對於已在台灣註冊之商標，其商標專用權人往往已將合法取得之商標使用於交易上，對之有行銷廣告之投資，該商標亦已取得一定之市場效能及商業價值，當然也較值得保護。Ｃ、商標手冊第四十三頁「12.判斷商標之近似，已盡斟酌之能事，而仍難以決斷時，申請案、異議案均認為近似，評定案認為不近似」，又「有懷疑時，應保護商標註冊人」（doubt resolved in favor of registrant）原則，亦是美國商標法上之基本原則，最早可回溯到一九一五年LearnedHand法官所作的判決（參原證九）。故被告判斷系爭商標是否已符合「襲用他人之商標．．．有致公眾誤信之虞」，如已盡斟酌之能事，而仍難以決斷時，評定案應基於既存註冊商標「公成及圖」之保護，為評決不成立，即有懷疑時應保護商標註冊人即原告。

貳、被告方面：

一、按商標圖樣有「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」之情形者不予核准延展註冊，為本件商標延展註冊時商標法第二十五條第二項第一款及第三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有玫公眾誤信之虞者」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人己使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。

二、查參加人前開如附件一、二所示之商標，係參加人所首創使用於其設計製造之各種高級時裝商品上，並進而使用於各式男女皮鞋、皮包、皮帶、香水等隨身用品，該商標除早於西元一九六二年起即陸續於數十個國家地區取得註冊外，並取得國際註冊，自六十七年亦陸續於我國獲准註冊第九六一四四、九六一八五、九八三九四、一一五二四八、一一八九○○號．．．等二十餘件商標專用權使用於各類商品，其產品透過報紙及雜誌廣告宣傳促銷，堪認己為一般消費者所熟知，凡此有參加人檢送之產品型錄影本、世界各國註冊資列表及部分註冊資料影本、廣告及發票影本、YSL專題報導影本、進口我國發票及廣告影本等證據資料附卷可稽。而參加人除上述如附件一、二所示之商標外，其自西元一九七七年起亦陸續以如附件三所示之商標陸續在澳地利、比利時、荷蘭、盧森堡、芬蘭、法國、義大利等多國取得註冊，使用於鞋子商上，此亦有參加人所檢送之註冊證及報紙雜誌廣告影本與使用於鞋子商品錄等證據資料附卷可證。參酌前述商品型錄多有將如附件三所示之商標與如附件一、二所示之商標並列之情形以觀，一般消費者應可辨識三個商標均具有同一同一性，且皆為參加人用以表彰其商品之商標，並具有相當之知名度。

三、次查原告系爭註冊商標，其商標圖樣上之圖形予人之觀感即為以外文YSL為設計主體，其外觀與據以評定、如附件三所示之商標圖樣相較，構圖意匠如出一轍，異時異地隔離觀察，難謂無使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近之商標。從而本件原告以系爭商標申請延展註冊，且指定使用於相同之靴鞋商品，衡酌參加人所檢附證據之日期早於系爭商標之申請註冊日，且據以評定之如如附件三所示之商標亦已為相關消費者所熟知，兩商標圖樣之字體外觀設計極近相似及使用相同之商品等情形，客觀上難謂無襲用他人先使用之商標，並有使消費者對其商品之產製主體或來源產生誤信誤認而認購之虞，自有首揭法規定之適用。

參、參加人方面：

一、程序部分：Ａ、捨棄須於言詞辯論時由原告為之，且須就訴訟標的為之。本案據以評定、如附件一、二、三所示之三商標，並非訴訟標的，自無捨棄之問題。「當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄或認諾者，以該當事人具有處分權及不涉及公益者為限，行政法院得本於其捨棄或認諾為該當事人敗訴之判決。」行政訴訟法第二百零二條定有明文。所謂「捨棄」，乃是原告對於法院之單方的表示：其訴訟請求權全部或部分不存在。換言之，捨棄乃原告承認自已之訴訟上請求無理由之訴訟上陳述。準此，「捨棄」欲發生行政訴訟法上之效果，須具備下列要件：

（一）須就訴訟標的為之；

（二）須由原告於言詞辯論時為之；

（三）須原告具有處分權而不涉及公益。於本件與上述要件不符，自無原告所指「捨棄」可言，分述如下：

１、捨棄須就訴訟標的為之：本件係撤銷訴訟，性質上乃屬形成訴訟，故訴訟標的即為行政處分與訴願決定，本件據以評定、如附件一、二、三所示之三商標僅為攻擊防禦方法，而非訴訟標的，自非捨棄之標的。

２、捨棄須由原告於言詞辯論時為之：退一步言，縱參加人於法院九十年十月三十日準備程序中表示『註冊商標第九六一四四號所揭示之商標圖樣（即如附件一所示之商標圖樣）為本案據以評定之商標，其餘商標圖樣（即如附件二、三所示之商標不再爭執』，然該陳述非由原告為之，且非於言詞辯論時為之，自無捨棄可言，不生捨棄之效力。

３、須原告具有處分權而不涉及公益：商標具有表彰品質之功能，故消費者對於某商標，即認為具有一定之品質，不會與其他商品相混淆，而往往即不再探究其生產者，就此而言，商標實可幫助消費者辨識而避免混淆，具有某種程序之公益性，評定制度即是建立於此公益之基礎上。因此，縱暫置「捨棄」之主體為原告不論，如參加人得就據以評定、如附件一、二、三所示之三商標加以處分，則原告之系爭商標將可能獲准註冊，不免與據以評定之三商標相混淆，將與商標評定制度係為維護公益之目的有違，自為法所不許。Ｂ、更何況，被告於本案訴訟程序中，均未就參加人據以評定、如附件一、二、三所示之三商標表示意見，故縱參加人於法院九十年十月三十日準備程序中就如附件二、三所示之商標為不再爭執之陳述即屬捨棄，其效力亦不及於被告。

二、實體部分：Ａ、原告之系爭註冊第二七七四五二號商標（即「公成商標及圖」）違反申請延展當時商標法第三十七條第一項第七款之規定：

１、延展註冊評定所適用之法律為延展註冊時之法律：參加人於八十五年一月十九日申請評定時，原告之系爭註冊第二七七四五二號商標註冊已滿十年並早於八十四年延展註冊，是該評定應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款規定：商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊。且所謂「襲用」，依前揭商標法施行細則第三十一條，係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者而言。該款之規範意旨在杜絕剽竊襲用他人之商標或標章以冀圖獲准註冊之僥倖歪風，目的在建立正當之商標秩序，故其適用不以所襲用者係著名商標或標章為限，亦不以使用於同一商品或類似商品為限，合先敘明。故本案爭點在於（１）原告之系爭商標與參加人據以評定商標是否具有近似性，（２）原告於延展註冊時，主觀上有無攀附參加人商譽，打算「搭便車」而「襲用參加人商標」之故意，以及（３）倘容許原告之系爭延展註冊「」商標與參加人據以評定商標在國內銷售市場上併存使用時，有無「致公眾誤信之虞」。茲分別說明如後。

２、原告之系爭商標與參加人據以評定、如附件一、二、三所示之商標確屬近似。ａ、原告系爭商標與參加人據以評定、如附件所三示之商標構成近似：依「商標近似審查基準」，商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。就讀音而言，原告系爭商標上之外文與參加人據以評定、如附件三所示之商標圖樣上之外文圖樣均很清楚地顯示其由Ｙ、Ｓ及Ｌ組成，讀音完全相同，在交易場所連貫呼唱時，極易使消費者發生混淆誤認，應屬近似商標。尤其，再就外觀以論，原告系爭商標圖樣上之外文與參加人據以評定希臘字體「」商標之構圖意匠如出一轍，異時異地隔離觀察，難謂無使人產生混淆誤認之虞，兩商標亦應構成近似。ｂ、原告系爭商標與參加人據以評定、如附件所一示之商標構成近似：就讀音而言，原告系爭「」商標上之外文與參加人據以評定重疊字體商標圖樣上之外文很清楚地顯示其由Ｙ、Ｓ及Ｌ組成，讀音完全相同，在交易場所連貫呼唱時，極易使消費者發生混淆誤認，應屬近似商標。ｃ、原告系爭商標與參加人據以評定、如附件所二示之商標構成近似：就讀音而言，原告系爭商標上之外文與參加人據以評定、如附件二所示商標圖樣上主要部分很清楚地顯示其由Ｙ、Ｓ及Ｌ組成，讀音完全相同，在交易場所連貫呼唱時，極易使消費者發生混淆誤認，應屬近似商標。

３、被告機關前身中央標準局於七十五年十一月間作成中台評字第七五六九三號評定書，其中之事實認定與相關法律見解，不適用於本案：ａ、參加人雖曾於七十四、七十五年間對原告之系爭商標申請評定，嗣經被告以中台評字第七五六九三號評定書為「申請不成立」之處分，但該評定書所為「商標不近似」之認定，及相關見解不應作為法院審理本案之依據，其理由如下所述。ｂ、上開評定案與本案訴訟標的不同：本案之適用法條為原告系爭商標申請延展當時（八十二年十二月二十二日修正公布）之商標法第三十七條第一項第七款之規定「商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊」，而前揭七十四、七十五年間評定案之適用法條為原告系爭商標註冊當時（民國七十二年一月二十六日修正公布）之商標法第三十七條第一項第十二款之規定「商標圖樣相同或近似於他人同一商品或同類商品之註冊商標者，不得申請註冊」。再者，七十四、七十五年間的評定案之爭點僅有「商標是否近似」（假設商品為同一或同類）一項，而本案之爭點除「商標是否近似」外，尚涵蓋「原告於延展註冊時，主觀上有無攀附參加人商譽，打算搭便車，而有襲用參加人商標之故意」及「倘容許原告系爭延展註冊商標與參加人據以評定商標在銷售市場並存使用時，有無致公眾誤信之虞者」二項。況原先參加人據以評定的商標只有如附件二所示之商標，但本案尚包括如附件一、三所示之二商標。ｃ、上開評定案之據以評定商標為如附件二所示之商標圖樣，而本案之據以評定商標則包括如附件一、三所示之二商標圖樣，有所不同。查被告在前評定案僅係針對系爭商標與如附件所示如附件二所示之商標整體外觀及構圖意匠作比較而為「商標作不近似」之認定，然本案之參加人據以評定商標尚包括如附件一、三所示之商標，再者，被告在前評定案所為「商標作不近似」之認定並未經訴願、再訴願或行政訴訟確定其見解，故該不近似之認定是否對本案有拘束力，不無疑問。ｄ、商標近似性之判斷，實應考慮商標經長久使用後，對於消費者所形成之印象及影響力：商標近似性的認定，與商標彼此間相對知名度的高低或使用時間的長短，有所關聯；其近似性之比較，即不能全然以圖樣本身在設計上之特殊性為唯一之斟酌因素，還須同時考慮其長久使用後，對消費者所形成之印象及影響力。原告系爭商標與參加人據以評定、如附件三所示的商標近似，固無疑義。即使是如附件一所示之商標部分，經參加人長時間的使用，已成著名商標（如後詳），則有關近似性的認定亦應有所改變。

４、參加人如附件一、三所示之商標業經廣泛使用，而成為著名商標。雖如附件一所示之商標與原告系爭商標上之外文，或有些微之出入，然此對消費者而言，非「可資識別之顯著特徵」，故不具重要性，從而二者確構成近似；而原告系爭商標上之外文與參加人如附件三所示之商標二者相同。ａ、參加人如附件一所示之商標業經廣泛使用而成為著名商標：原告一再主張系爭商標在國內之使用至少超過十五年，其間投注之心血無數，然僅提呈數份雜誌廣告及產品型錄，從而其所言實不足採信。反觀，參加人據以評定、如附件一所示之商標自七十四、七十五年間即在台灣使用，且自是時起，該如附件一所示之商標在台灣之使用，從此日益密集且廣泛。參加人提呈之進口發票顯示七十六年（1987年）至八十年（1991年）間之產品銷售總金額為港幣四十三萬三千五百七十二元；七十八年（1989年）至八十四年（1995年）間參加人更經常在國內各大報紙（工商時報）、雜誌（美華報導、獨家報導、BAZAAR、財訊）刊登廣告以促銷商品；八十二年（1993年）至八十四年（1995年）間參加人如附件一所示之商標之化粧品業於全台各大百貨公司均設有專櫃，計有：北區─台北SOGO百貨、環亞、大亞、中興、永琦、德安、板橋遠東百貨、中壢遠東百貨、三越、大葉等。中區─中友百貨、台中遠東百貨、豐洋百貨、龍心百貨等。南區─台南遠東百貨、大統百貨、大立百貨、台南永琦百貨等。由前述資料可知，西元一九九三年至西元一九九五年間參加人如附件一所示之商標化粧品專櫃遍及全台北、中、南各大知名百貨公司，按國人上百貨公司參觀購物乃流行之趨勢及消費習慣，經由遍及全台專櫃之陳列銷售，參加人如附件一所示之商標於原告註冊第二七七四五二號商標申請延展時，早已深入一般婦女之生活，成為無人不知、無人不曉之名牌。該化粧品在台灣之銷售金額，八十二年（1993年）約為六百七十一萬元、八十三年（1994年）成長至九千一百八十四萬元，八十四年（1995年）甚至超過一億元，而高達一億一千一百八十五萬元左右，經過將近十年之使用，參加人據以評定如附件一所示之商標於原告系爭商標八十四年間申請延展時，早已成為國內消費市場眾所周知之著名商標，此有中台異字第八八○九四六號異議審定書可稽，經此長久的使用，參加人據以評定如附件一所示之商標之「一體感」已為當時消費大眾所充份認知。ｂ、原告系爭商標上之外文「YSL」與如附件一所示之商標構成近似：原告系爭商標之圖形，其圖形化之程度尚未逾越一般外文字體的範圍，該圖形與參加人據以評定、如附件一所示商標在整體設計精神及意匠上，皆很清楚地顯示其為三個外文字母Ｙ．Ｓ．Ｌ之組合，而形成同一印象，即使原告系爭商標之圖形與參加人據以評定如附件一所示之商標之間存有些微之出入，該等出入均會被一般消費大眾視為細微之出入，而非「可資辨識之顯著特徵」，因此二者間構成近似。ｃ、如附件一所示之商標參加人亦經常單獨使用，且依產品特性之不同，與如附件二所示商標及「YVES SAINT LAURENT」商標同時使用之情形，頗為常見。參加人及其關係企業「法商伊芙聖羅蘭香水公司」（YVES SAINTLAURENT PARFUMS）在中華民國台灣除註冊如附件一所示之商標圖樣如附件二所示之商標圖樣外，亦取得下列「YVES SAINT LAURENT」商標之專用權。商標名稱 註冊號數 註冊日期YVES SAINT LAURENＺ 00000 0000、三、一YVES SAINT LAURENＺ 00000 0000、三、一YVES SAINT LAURENＺ 000000 0000、九、一YVES SAINT LAURENＺ 000000 0000、九、一YVES SAINT LAURENＺ 000000 0000、十、一YVES SAINT LAURENＺ 000000 0000、十一、一YVES SAINT LAURENＺ 000000 0000、十二、一YVES SAINT LAURENＺ 000000 0000、十二、一YVES SAINT LAURENＺ 000000 0000、十二、十六YVES SAINT LAURENＺ 000000 0000、九、一「化粧品、人體清潔劑」登記在參加人之關係企業「法商伊芙聖羅蘭香水公司」（YVES SAINT LAURENT PARFUMS）之名下，註冊號數為第九六一四四、九六一八五、九六一四五及九六一八六號，其餘商品，例如衣服、皮鞋、皮件、眼鏡、手錶、貴金屬飾品（耳環、項鍊、戒指、領帶、袖扣）等則登記在參加人名下。如附件一所示之商標及如附件二所示之商標及「YVES SAINT LAURENT」商標係依產品不同的特性，而個別或同時使用於前揭商品上：如附件一所示之商標多使用於彩粧化粧品（如口紅、眼線筆、粉餅）、體積較小的貴金屬飾品、眼鏡、長褲、襪子等；其他商品如鞋子、上衣、保養化粧品（面霜、乳液）、皮件、手錶等則是如附件一所示之商標與「YVES SAINTLAURENT」商標分開標示或同時並列於同一產品上。因此，如附件一所示之商標與「YVES SAINT LAURENT」商標分開標示於同一商品之情形，不僅為如附件二所示商標之使用，且亦為如附件一所示之商標及「YVES SAINT LAURENT」商標之同時使用，否則如附件一所示之商標、如附件二所示之商標及「YVES SAINT LAURENT」商標共三十件之註冊，如何均能經被告核准延展註冊？另一方面，如附件一所示之商標與「YVES SAINT LAURENT」商標同時並列之使用，亦構成如附件二所示商標之使用，然由於經過長久的使用，消費者基於取名便利之心理，自然而然會截取其中較醒目、簡單且朗朗上口之如附件一所示之商標（Ｙ、Ｓ、Ｌ之組合）來指稱該如附件二所示之商標，故如附件一所示之商標既是據以評定商標，又是另一據以評定、如附件二所示商標之主要部分，實無庸置疑。ｄ、參加人於行政訴訟答辯狀內檢附之如附件一所示之商標在台灣使用之證據均得為認定其係著名商標之依據：依被告「著名商標或標章認定要點」之第八點規定，「商標或標章之使用不以商標或標章權人自行實施者為限，其關係企業或第三人所為商標或標章之使用，有助於提昇商標或標章之著名性者，得併入本要點四各項因素考量」。據此，參加人於行政訴訟答辯狀內檢附之如附件一所示之商標在台灣之使用證據均得為認定其係著名商標之依據，茲析述如下：

１.進口發票：產品為手提袋及其他皮件、手錶，「Cartier」為代理經銷商，參加人為實際使用商標之人。

２.美華報導、工商時報、BAZAAR、財訊：產品為手錶、打火機、鋼筆、衣服，參加人為實際使用商標之人，由於如附件一所示之商標為著名商標且參加人為著名國際企業，故廣告或報導分別以「YSL」（商標）及「YVES SAINT LAURENT」（公司名稱）代稱之，並註明國內銷售地點。

３.化粧品總業績表：參加人之關係企業「法商伊芙聖羅蘭香水公司」（YVES SAINTLAURENT PARFUMS）為實際使用商標之人，該業績表係由參加人之前揭關係企業在台灣之經銷商「聖諾漢國際股份有公司」（Prefix Cosmetics International Corporation，聯絡電話：0000-0000台北）提供，茲特陳明。ｅ、如附件三所示之商標，參加人亦經常於台灣單獨使用，故亦為著名商標：參加人茲再檢附如附件三所示之商標與如附件一所示之商標在台灣之使用證據：

１. 如附件三所示之商標與如附件一所示之商標關於「眼鏡」商品之使用證據

（1）產品型錄六份（一九九一─一九九四年）。

（2）進口發票（一九九一─一九九四年）共九份，該發票顯示一九九一年之銷售金額為二萬一千三百八十日幣，一九九二年之銷售金額為二百五十八萬一千七百日幣，一九九三年之銷售金額為十八萬六千五百九十日幣，一九九四年之銷售金額為九百三十一萬三千三百二十六日幣，總金額為一千二百一十萬二千九百九十六日幣。關於證二十五號之（1），其中一九九二年十一月五日之發票上型號為「30-1630」之眼鏡商品所使用之商標及一九九四年六月十七日之發票上型號為「31-3744」、「31-1605」之眼鏡商品所使用之商標均為如附件三所示之商標，茲再整理證二十五號之（1）中（眼鏡）型錄封面影本、型錄（眼鏡）產品型號列表及前揭發票影本。

２.如附件一所示之商標關於「領帶夾、袖扣」商品之使用證據（1）產品型錄一份（一九九五─一九九六年）

（2）進口發票一份(一九九五，金額為五十九萬六千一百日幣)５、原告於申請註冊系爭商標之初及申請延展系爭商標之時。主觀上均有攀附參加人商譽，打算「搭便車」，而「襲用」參加人據以評定如附件三所示之商標及如附件一所示之商標之故意：ａ、申請註冊之初，原告即有「襲用」之故意：原告於七十三年（一九八四年）申請註冊系爭商標，然參加人據以評定如附件三所示之商標則分別早自一九七八年（六十七年）及一九七九年（六十八年）陸續在國外取得註冊（迄今仍有效）並廣泛在美國及日本使用，美國與日本從過去到現在始終是我國貿易往來及國人出國觀光最頻繁之前二大國家，由於兩商標圖樣之設計意匠幾乎相同且又使用於相同商品（靴鞋）及服飾、化粧品、眼鏡、香水、皮件、雨傘、襪子等同質性、關連性高之商品，顯然原告於系爭商標申請註冊之初難謂不知悉並有襲用參加人據以評定如附件三所示之商標之故意存在。ｂ、延展註冊之時，原告亦有「襲用」之故意：有關「主觀之襲用故意」之判斷，應著重在「在延展註冊之特定時點，原告決定延展已使用之商標圖樣時，主觀上有無『定睛』於市場上之特定強勢商標圖樣，而有『搭便車』之意圖存在」，至於其以前有無使用過該商標圖樣，應與襲用之判斷無關。如前所述，參加人據以評定如附件三所示之商標至少早自一九九一年（八十年）至一九九四年（八十三年）間在台灣使用，再者，參加人另一據以評定、如附件一所示之商標於八十四年間原告系爭商標申請延展時已為國內家喻戶曉之知名名商標，原告延展與參加人據以評定、如附件三所示之商標之設計意匠幾乎相同且與參加人另一據以評定、如附件一所示之商標具有相同外文、讀音，但中文「公成」與該外文毫不相干又無從聯想之系爭商標，且原告系爭商標使用於靴鞋商品，參加人據以評定、如附件三所示之商標及如附件一所示之商標分別或共同使用於鞋子（相同商品）、服飾、化粧品、眼鏡、香水、手帕、皮件、手錶、雨傘、襪子等商品，由於二者均屬衣著服飾或其配件，商品同質性高、關連性亦高，此並非偶然巧合，其難謂無襲用參加入著名之據以評定如附件一所示之商標之「搭便車」意圖存在。

６、倘容許原告系爭延展註冊商標與參加人據以評定、如附件一所示之商標在國內銷售市場並存使用時，有致公眾誤信之虞：ａ、商標之著名性越強，商標圖樣之識別性也因此變強，所以在商標近似性之判斷會有比較寬鬆的標準，而且產品及服務間之關連性要求也會比較鬆弛。一如前述，參加人據以評定、如附件一所示之商標於原告系爭商標八十四年間申請延展時，早已成為國內無人不知，無人不曉的著名商標，且二商標為近似之商標。再者，原告系爭商標之商品僅有靴鞋，參加人據以評定如附件一所示之商標之商品範圍遠比原告者為廣，包括鞋子（相同商品）、服飾、化粧品、眼鏡、香水、手帕、皮件、手錶、雨傘、襪子等，且由於二者間均屬衣著服飾或其配件，商品之同質性、關連性極高，兩商標異時異地隔離觀察，極易使一般消費者誤認其為同一系列商標而產生混淆誤認之虞。ｂ、判定是否構成消費者混淆誤認之虞，除二商標知名度之差異外，尚應斟酌二商標使用商品之關連性，是否易使消費者獲致同一商品來源之印象，而該同一商品來源之印象不以二商標使用於相同商品為必要。原告系爭商標僅使用於靴鞋，而參加人據以評定、如附件一所示之商標縱使在國內未使用於靴鞋，然由於靴鞋與參加人前揭著名據以評定商標使用之服飾、化粧品、眼鏡、香水、皮件、襪子等，均屬衣著服飾及其配件，其同質性、關連性很高，以致在市○○○○道極易使消費者獲致商品來源同一之印象，而有「混淆誤認」之危險性存在。Ｂ、原告系爭商標的聯合商標（即單純之「YSL」圖形，而無中文者，如附件Ｂ所示）業經撤銷審定確定，得作為本案的參考：查參加人前另案對原告系爭商標之審定第六九九三二○號聯合商標（如附件Ｂ所示）提起異議，該聯合商標之審定依商標法第三十七條第七款規定被撤銷確定，並已刊登於八十九年九月一日商標公報（參加人行政訴訟答辯狀證十六號參照）。由於該聯合商標之外文設計圖與原告系爭商標者完全相同，請法院予以審酌。

理由

甲、兩造（含參加人）爭執之要點：

壹、事實經過

一、原告所有系爭商標原於七十四年四月一日獲准註冊，專利期間至八十四年三月三十一日為止，而在專利期間屆滿前，原告又申請延展註冊，而經被告核准，延展註冊專用期間自八十四年四月一日至九十四年三月三十一日止。

二、參加人則於八十五年一月十九日發動評定程序，要求撤銷原告系爭商標之註冊。其評定請求之請求權規範基礎，從往後之程序發展觀察，最後建立在以下之事實及法律觀點上：Ａ、法律依據：主張原告系爭商標在延展註冊時，有八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款所定「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞，不得延展註冊」之情形。Ｂ、事實基礎：參加人主張遭襲用之商標有三，即如附件一、二、三所示之三個商標。

貳、兩造（含參加人），在本院審理中，亦均同意以下之背景為本案勝負判斷之前提：

一、本案所應適用準據法為原告系爭商標延展註冊時有效施行之八十二年十二月二十二日修正公布商標法第三十七條第一項第七款之規定。

二、且有關法律構成要件事實判斷（例如「原告有無襲用參加人使用中商標之故意」、「參加人之商標是否確有使用之事實」等法律事實）之基準時點則為八十四年四月一日原告系爭商標延展註冊當時。註：不過就上開條文構成要件要素之一之「襲用故意」認定，原告尚有保留意見，而在言詞辯論進一步主張，應該把時間拉回七十四年四月一日原告最初取得系爭商標之際，以原告當時之內心狀態為準。

三、另參加人評定案中所提出、用以排除原告系爭商標延展註冊之使用中商標圖樣有三，分別如附件一、二、三所示。註：雖有在訴訟過程中，原告曾對如附件三所示之商標圖樣是否在參加人原來申請評定範圍內，發生爭議，不過到最後言詞辯論時，原告已不再爭執此部分在參加人原來申請評定之範圍內。

參、而在上開背景事實基礎下，兩造（含參加人）爭執之要點如下：

一、程序方面：Ａ、原告主張：

１、本案參加人據以爭議之商標有三，即如附件一、二、三所示之三個商標圖樣。因為參加人是以該三個使用中之商標，主張享有排除原告系爭商標延展註冊之權利。

２、而參加人在本院準備程序中曾捨棄其中如附件二、三所示之商標圖樣，僅以如附件一所示之商標圖樣做為本案據以爭議之商標﹙本院九十年十月三十日準備程序筆錄﹚。

３、如果以上二個商標不是本案之爭執標的，則參加人亦曾在本院審理中「認諾」原告系爭商標，相對於如附件二、三所示之商標圖樣，享有延展註冊、而取得商標專用權之權利。Ｂ、被告及參加人則主張：

１、捨棄須於言詞辯論時由原告為之，且須就訴訟標的為之。本案據以評定、如附件一、二、三所示之三商標，並非訴訟標的，自無捨棄之問題。

２、又參加人訴訟代理人雖曾於本院審理中表達過對如附件二、三所示之商標圖樣不再爭執之意思，不過被告方面並未表達過相同的意見，因此本案並無訴訟標的捨棄的問題存在。

二、實體方面：Ａ、原告主張：

１、本案參加人據以評定之三個商標應該分開看待，各自視其使用之程度，用以決定有無排除原告系爭商標延展註冊之權利。而且主張權利者要先證明其本人有使用之事實。

２、又商標近似性之判斷應該純由二商標之圖樣設計本身之特殊性著手，不應考慮到因知名度提昇所帶來之商標識別性變化。因此其判斷應該是靜態的，而不是動態的。

３、此外八十二年十二月二十二日修正公布商標法第三十七條第一項第七款規定中所稱之「襲用」。應指主觀之抄襲故意，而本件是延展註冊，原告在延展之際使用系爭商標已有十年之久，豈有可能抄襲參加人據以評定之商標﹖因此「襲用故意」之判斷不能以延展註冊時之時點為準，而應以原告最初登記時為準，如果當時沒有抄襲故意，延展註冊時也當然沒有「襲用故意」可言。

４、另外從原告與參加人之商標在市場上併存多年，商品區隔明顯之客觀現實觀察，容許原告之系爭商標與參加人之三個商標在市場上併存，也無導致公眾混淆誤之虞。

５、而在上開法律觀點下，參加人以上三個商標均無排除原告系爭商標延展註冊時之權利，因為：ａ、如附件一所示之商標，不是參加人之商標，參加人亦未提出使用證據，而且早在七十五年十一月間即遭被告機關之前身認定其圖樣與原告系爭商標之圖樣不近似。且從七十五年十一月間起至本案事實判斷基準日（八十四年四月一日）為止，參加人如附件一所示之商標圖樣知名度亦無大幅度之躍昇。加上前述「商標近似性之判斷應該純由其圖樣設計本身之特殊性著手，不應考慮到知名度提昇」之觀點，應認該商標沒有排除原告系爭商標延展註冊之權利。ｂ、如附件二所示之商標，在七十五年十一月間即遭被告機關之前身認定其圖樣與原告系爭商標之圖樣不近似。且從七十五年十一月間起至本案事實判斷基準日（八十四年四月一日）為止，參加人如附件二所示之商標圖樣知名度亦無大幅度之躍昇。加上前述「商標近似性之判斷應該純由其圖樣設計本身之特殊性著手，不應考慮到知名度提昇」之觀點，應認該商標沒有排除原告系爭商標延展註冊之權利。ｃ、如附件三所示之商標，根本沒有在國內使用之記錄，在我國根本不能視為「使用商標」，完全不符合前開八十二年十二月二十二日修正公布商標法第三十七條第一項第七款規定中所稱之「他人（使用）商標」。

６、又如果在經職權調查以後，構成要件事實之判斷上還處於真偽不明之情況時，亦應保護原告既存之商標。Ｂ、被告及參加人主張：

１、原告系爭商標之圖樣與參加人據以評定、如附件一、二、三所示之三個商標圖樣均屬近似。ａ、被告機關前身於八十五年十一間所為之中台評字第七五六九三號評定書在本案中沒有適用之餘地。因為：Ⅰ、二者爭執之標的（包括「請求權之規範基礎」與「請求權所建立的構成要件事實」）不同。Ⅱ、而且隨著時間的經過，即使比較之商標圖樣仍屬相同，但因為彼此間之相對知名度有改變，近似性之判斷當然也有不同。

２、參加人對如附件一、三所示之商標圖樣均有使用之事實，而且使用之強度極高，均已取得「著名商標」之地位。

３、原告系爭商標於申請註冊之始以及延展註冊之際，主觀上均有攀附參加人商譽，打算「搭便車」之故意存在。

４、基於參加人據以評定、如附件一所示之商標知名度，倘容許原告系爭商標延展註冊，讓二者在國內銷售市場並存使用時，有致公眾誤信之虞。

５、原告系爭商標的聯合商標（即單純之「YSL」圖形，而無中文者，如附件Ｂ所示）業經撤銷審定確定，得作為本案的參考。

乙、本院之判斷：

壹、程序方面：

一、本案中並不存在訴訟標的捨棄之問題：按本案之訴訟標的為「原評定處分違法，導致原告權利受侵害」之原告權利主張，與參加人請求「被告機關作成評定成立、撤銷原告系爭商標行政處分」之請求權規範基礎，並不相同，二者不能混為一談。

二、本案中也無訴訟標的認諾之問題：又依前述，「原評定處分違法，導致原告權利受侵害」之原告權利主張方為本案之訴訟標的，而原評定處分撤銷原告系爭延展註冊時商標專用權所持之事實上及法律上理由，則非本案之訴訟標的。因此即使參加人在準備程序就如附件二、三所示之商標圖樣得否據為評定處分之事實基礎，前後陳述有所不符，但也無涉於訴訟標的之認諾。

三、而且本案中之爭點待證事實中也無是否發生「自認」效果之問題：Ａ、按行政訴訟法第一百三十三條、第一百三十四條規定；行政法院對於撤銷訴訟，應依職權調查證據，而當事人主張之事實，雖經他造自認，法院仍應調查其他必要之證據。因此在本案中各項待證事實亦均無類似民事訴訟法上之自認問題存在。Ｂ、另外由於本案卷證資料複雜，且在訴訟前置階段對相關爭點之整理及釐清尚有不足，以致在本院準備程序中必須進行適當之整理，其間涉及又商標圖樣使用證據之有無及使用強度等諸多問題，參加人之訴訟代理人的確曾在準備程序中有意將爭點予以減縮，限制在如附件一、二所示之二商標範圍內（但並非如原告所言，僅限於附件一所示之範圍內），但此等陳述內容，並無全面否認如附件三所示商標之使用事實與使用強度，只不過承認其在國內之使用資料比較不足而已，是探究其發言內容，也不符合「針對特定具體內容之待證事實，承認對造主張為真正」之訴訟法「自認」定義。

四、另外還必須言明者，現行行政訴訟法之第一審程序乃是採事實審制度，法院得依職權調查證據及認定事實，而其在調查後，即得依作成處分基準時之事實情況為法律上之判斷，進而為本案判決，除非涉及裁量或事實過於專業，法院不能或不宜自為判斷者，方得發回被告機關重為處分，但本案並無前開情形，自應其自為本案實體判決，亦在此先行敘明之。

貳、實體方面：

一、本案所涉相關法理之背景說明：Ａ、八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款規定之規範功能及其具體規定內容之立法沿革：

１、按修正前商標法第三十七條第一項第七款之規定，與現行商標法第三十七條第七款之規定內容有前後相續之立法沿革關係，且其取向之規範功能與規範目的是一致的。即是以「使用中商標的防禦權能」為其核心概念，用以抵抗他人因搶先註冊（或正在搶先註冊）而取得之排他性商標專用權。ａ、因為我國商標法是採「商標註冊」原則，只有經過註冊之商標才能取得排他性之商標專用權。ｂ、一個使用中卻未經註冊之商標，在現行商標法之法制建構下，是不能取得排他性的權利保護，只能取得一種防禦性之權能，借由異議與評定之手段，用以排除他人已註冊之排他性商標專用權。ｃ、固然使用中之商標，隨其使用強度之提昇，防禦性權能之範圍也會越來越強大，而逐漸將他人之排他性商標專用權予以排除，但這樣的權能再怎樣強大，也不能與經註冊後所取得、具有攻擊性與排他性之商標專用權相提併論。ｄ、而修正前商標法第三十七條第一項第七款之規定內容，正是使用中商標防禦權能擴張的極致表現，換言之，只要其使用強度越高，防禦權能所及於之商品及勞務範圍也越大，在其防禦權所及之範圍內，足以防止他人使用與商標圖樣相同或類似之商標登記使用在「以其實際使用商品（或勞務）為軸心，不斷外向擴張的各式各樣商品或勞務種類上」（擴張之範圍有多廣，就取決於其使用強度所帶來的知名度）。ｅ、因此依商標法第三十七條第七款據以異議或據以評定之商標，有無註冊並不重要，有無使用以及其使用強度有多高才是關鍵。

２、而修正前商標法第三十七條第一項第七款之規定內容如與現行商標法第三十七條第七款之規定內容相比較，二者最大之不同即在於：ａ、有關據以排除他人註冊之使用商標：Ⅰ、修正前之舊法（即本案之準據法）只要求其有一定程度之知名度即可。Ⅱ、現行法則要求該使用商標之知名度必須跨過「著名商標」之門檻。ｂ、有關註冊者之主觀意圖：Ⅰ、舊法重視註冊者是否有「襲用」他人商標之襲用故意。Ⅱ、現行法則重視是否造成混淆誤認之客觀結果。不再考慮所謂之「主觀襲用故意」。Ｂ、在上開法理背景認知下，有二個延伸性之觀點在本案中必須予以釐清：１、首先應指明，主張據以排除他人之使用商標如有多數，必須逐一將每一使用商標與註冊商標單獨比較，各自檢討使用商標之使用事實與使用強度，以為決定，而不得將數個使用商標合併在一起來比較。因為使用商標所生的防禦權能，要依其商標圖樣本身之使用狀況來決定。

２、其次要加指明者，提出使用商標，依上開舊商標法第三十七條第七款之規定，主張防禦權能之人，必須為實際使用該商標之人，不然即無提起行政爭訟之主觀利益可言，而欠缺當事人適格（包括訴願前置階段與行政訴訟階段）。從這裏又可延伸出二個次要觀念：ａ、「當事人實際使用商標與否」與「該商標有無註冊」以及「當事人是否該註冊商標之權利人」毫無關連性。而實際使用商標之人也因未曾註冊，無法取得受實證法保障之排他性商標專用權，以致不可能把其商標權利分割、轉讓或授與他人實施。ｂ、不過在判斷商標知名度時，當事人得引用與其實際使用同一商標關係企業之使用證據來證明該商標之使用強度（參照被告機關公布實施之行政規則「著名商標或標章認定要點」第八點之規定），但其適用之前提，仍然以「依修正前商標法第三十七條第一項第七款之規定申請評定之當事人本身曾實際使用該商標」為必要。Ｃ、八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款構成要件之檢討：

１、本案應適用商標法第三十七條第一項第七款規定：「商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。」如一併參酌依修正前商標法施行細則第三十一條之規定內容，上開條文之構成要件得為以下之分析：ａ、遭襲用之他人商標必須為他人實際使用中之商標。ｂ、該實際使用之商標不以「著名商標」為必要，但是仍須因使用而在我國法域內具有一定之知名度。Ⅰ、在這裏必須特別強調，使用商標之所以會享有防禦性之權能，乃是為了保護本國的公共利益，一個在國外使用，且在國外享有高知名度之商標，只要其在國內之知名度不足，即無給予保護之必要。因為商標法所保護之法益只限於本國法域內、有關商品（或勞務服務）行銷秩序之維護等公共利益。Ⅱ、又本案應適用之舊商標法對使用商標雖不如現行商標法一般，規定遭襲用之使用商標為「著名商標」，不過如果使用中之商標欠缺知名度的話，即使他人以近似該使用商標之商標圖樣註冊，由於該使用商標本身之使用強度太弱，對社會公共利益侵害的可能性根本不存，所以不須給予保護。ｃ、襲用他人使用商標之註冊商標，必須與遭襲用之使用商標，在商標外形上近似。而「二商標圖樣本身近似與否」，其判斷基準如下：Ⅰ、判斷近似與否之抽象準則：依商標法施行細則第十五條第一項之規定，商標圖樣近似性之認定，乃係「以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞」為基準。Ⅱ、判斷時所應考慮之背景因素：

⑴、又作為一個商品識別標識之商標圖樣，必須具備「特別顯著性」，才有區別他我商品之「識別作用」可言（商標法第五條參照）。

⑵、因此在邏輯上，商標圖樣必須先具有「識別力」，才有不同商標圖樣間，「識別作用混淆」之問題存在。

⑶、又雖然所有商標圖樣均具有識別作用（不具識別作用之圖樣，即不能作為商標圖樣來使用），但其識別力之高低，仍會因各個商標所有者之實際使用情況，而有程度上之差異。簡言之，如果商標所有者，在商品之行銷及廣告活動中，投入鉅大資本，積極擴展其商品之商譽，其商標的識別作用，相對於其他努力不足之他商標所有者，自然會比較大。

⑷、而商標圖樣識別性之高低，又可以分為以下二個層次來判斷，且二者有相互補充之作用，而形成判斷商標識別力高低之重要基準。

①、一是圖樣本身在設計上之特殊性所帶來的識別作用。

②、另一則是透過商標之經久慣常使用，在社會大眾主觀印象上所形成之識別作用。

⑸、由此可知：

①、二個商標圖樣近似性之比較，其比較方式並不全然以圖樣本身在設計上之特殊性為其惟一之斟酌因素，還須同時考慮慣常使用後，在社會大眾中所形成之印象。

②、此外商標圖樣近似性之認定，也會牽涉二個商標圖樣識別力高低之比較，如果其中一個商標圖樣的識別作用越強，其他商標圖樣與其比較時，在近似性的判斷上，也會有比較寬鬆的標準⑹、對於上述法律意見原告雖表質疑，而謂商標近似性之判斷應該只考慮商標圖樣設計上之特殊性，而作靜態的判斷。不應再考慮「因經久慣常使用」所帶來的識別作用，而為動態的認定云云，不過本院以為此等法律意見並非妥適，理由如下：

①、所謂之「商標近似」，依被告機關之解釋，僅要「讀音」、「外觀」或「觀念」之一近似即可。而「觀念」是否近似，當然要考慮動態的使用情況。

②、另外商標既然是一種使用的權利，其識別作用與使用現況密不可分，如果不將「因使用而生之識別作用」加入近似性之判斷因素中，近似性之判斷將會變的非常主觀，單純取決於法官對圖形的感受，不僅會真實之社會現況脫節，經常也會面臨說理不全之困境。Ⅲ、實際進行判斷過程中，在方法上，所應遵循之準則：

⑴、觀察之時空環境，應採「異時異地、隔離觀察」之方法。

⑵、觀察之方式應以「通體觀察」為準，即須「總括商標全體，就其外觀、名稱（即文字）、觀念加以觀察」（參照行政法院《現改制為最高行政法院》七十二年度判字第一三九五號判決意旨）。

①、縱使商標中之一定部分特易引起一般人之注意，且因該一定部分之存在而發生或增加商標之識別功能者，而亦須就該一定部分（即主要部分）加以比對觀察。但此種判斷乃是為得通體觀察之正確結果，所採行之方法而已。因此並非商標某一特定部分相同或近似，二者即屬近似之商標。

②、簡言之，商標近似性之認定，其在觀察方式上，並無所謂「通體觀察」與「主要部分觀察」二種同時併存的方式，而只有「通體觀察」一種方式而已。所謂的「主要部分近似」，乃是透過「通體觀察」之觀察方式，發覺通體商標圖樣中某一部分浮現出獨特的標識印象，而該部分圖樣之近似，足以獲致通體商標圖樣近似之結論而已。因此換個角度來說，「主要部分近似」乃是採用「通體觀察」後之判斷結果，而非觀察方式本身。

⑶、商標「主要部分」之定義及其產生：

①、商標「主要部分」之定義：α、按依被告機關頒布之商標手冊０二．０四．０二項下三、（二）、４所載，所謂之商標「主要部分」，是指「商標中具有識別他我商品之部分而言」。β、然而商標之整體圖樣本身，其功能亦是在「識別他我商品」，由此言之，商標手冊上對商標「主要部分」之定義，似乎不甚明確。γ、因此有關商標主要部分的正確解釋，應該是指圖樣中在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對「標誌整體」形成「核心印象」之部分（當然這裏也應承認不同的消費群會對單一商標有不同部分的核心印象，所以一個商標可能有數個主要部分）。

②、商標「主要部分」之產生：α、如同上述有關「識別力的產生」說明一般，商標「主要部分」之產生，主要是因為商標圖樣中之某一部分，在設計上呈現出特殊的顯著性。β、但對商標經久慣常的使用，一樣會產生「主要部分」，簡言之，商標之知名度越高，識別功能也越強，而且透過商標之經久慣常使用，在社會大眾主觀印象上所形成之識別作用，會使商標圖樣中之主要部分「變多」也「變強」（因為整體印象既然已「耳熟能詳」，消費者慢慢地即會分化出不同的其他簡稱或符號來指稱該商標，而且基於取名便利之心理傾向，通常自然而然地會截取商標圖樣文字之一部為之）。其結果或許會使一些原本在圖樣設計上不具有特殊識別印象之部分，在事後取得識別印象，變成商標之主要部分。

⑷、商標圖樣近似與否之決定，則應考慮二商標圖樣間，依社會一般人之通念，彼此間有無顯著之特徵可資辨識（參照行政法院《現改制為最高行政法院》七十年度判字第四一九號判決意旨）。

①、越著名之商標，其商標圖樣之識別作用越強烈，且其識別作用之強度，並無法單憑商標圖樣設計上之特殊性而取得，一定會與商標之經久慣常使用有關。

②、而經久慣常的使用，會使整體商標圖樣之「一體感」為社會大眾所充分認知，其結果會造成：「其他新設計的商標圖樣，只要在整體設計精神及意匠上與該著名之商標圖樣相彷彿，而形成同一印象，即使有其餘之出入，該等出入均會被視為細微之出入，而非『可資辨識之顯著特徵』，因此二者間構成近似」。

③、至於圖樣設計本身之特徵比較，一樣要通體觀察整個商標圖樣，考慮二者在設計上有無可資辨識的顯著特徵，以為判定基準。ｄ、襲用商標指定使用之商品種類與被襲用商標所實際使用之商品種類，並不以「同一或類似商品」為限，只要二者具有一定之關連性即可。ｅ、容許二商標在市場併存，有導致「公眾混淆誤認之虞」，即「有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體之虞」，此即「併存混淆性」要件，此等要件之正確認識，在法律解釋論上，首先必須確立以下的觀念：Ⅰ、前述商標「知名度」，是一個「層升概念」，具有「程度差異」之「階梯現象」，因此會有知名度大小之問題。甚至在「著名商標」之情形也一樣，一樣有程度輕重之問題。Ⅱ、而商標知名度之高低判斷，其實益在於判定該等防衛性權能所及之範圍，知名度越高，防禦權能所及於之商品或服務種類也越廣。Ⅲ、因此在判斷「致公眾混淆誤認之虞」時，「遭襲用商標之知名度高低」與「二個相同或近似標章所指定之商品或服務種類間之關連性」二項因素就具有重大之意義，而且彼此間之影響力正呈現對立性的昇降（知名度越高，產品及服務間之關連性也可以比較鬆弛，知名度越低，產品及服務間關連性之要求當然也會比較嚴格）。Ⅳ、現行商標法第三十七條第七款可能為了避免實務上在混淆性判斷負擔過重，因此將上開主張防禦權能之使用商標加上了「著名商標」之門檻。但千萬不能因此誤會本案應適用之舊商標法第三十七條第一項第七款所指之他人「使用」商標，可以全然不具知名度。從這個角度觀察，上開新舊條文之規定內容，在實務上運作，其間差異實在不如文字表面所呈現那般巨大。ｆ、最後一項構成要件要素，則為註冊商標者之主觀「襲用」故意，其意義乃是指「以不公平競爭之目的，非出於自創，而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊」之主觀心態。此項主觀之構成要件要素已為現行條款所取消。不過由於主觀之「襲用」故意，仍須透過表現在外之客觀行為才能判斷，因此只要有上開客觀構成要件之存在，一般也就因此推定申請人有襲用他人商標圖樣之故意。

２、商標延展註冊時，適用前開舊商標法第三十七條第一項第七款之規定所須特別考慮之事實及法律狀況：ａ、商標專用權延展註冊之性質：Ⅰ、有關商標專用權期間屆滿後所為之延展申請，性質上即是商標之重新註冊。就如同第一次商標註冊一般，主管機關必須依延展時之商標法規定，重新全面審查准許給予該商標註冊之合法性，以為准駁之依據。Ⅱ、即使原告之商標已經註冊，並實際使用於市場上多年，但在其申請延展時，仍須再次重新審查該延展註冊之商標有無商標延展註冊時商標法第三十七條第一項第一款至第八款之情事。ｂ、從而舊商標法第三十七條第一項第七款所指之「襲用」定義，在延展註冊時，也應作以下之瞭解：Ⅰ、從延展註冊之特定時點來觀察，如果當時他人現實在市場上使用之特定商標已取得一定之知名度，而具有強大的商譽。Ⅱ、即使原告已往（指延展註冊之前）曾使用相同或類似該他人商標之商標圖樣，做為自己之商標來使用，甚至是使用多年。Ⅲ、但如果相關事證足以證明，原告延展該已使用多年商標之商標專用權，其目的是在「搭便車」，打算攀附上開在市場上已具知名度商標之商譽時，則從此一時點（即延展註冊時）觀察，原告之延展註冊行為，一樣可以被視為一種「以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊」之行為。ｃ、而以上之法規範認知乃是建立在下述法理基礎下：Ⅰ、前已言之，現行商標法第三十七條第七款及修正前舊商標法（本案準據法）第三十七條第一項第七款之規定內容，均屬「使用商標」防禦性權能的表現。Ⅱ、不過在此還要進一步說明，註冊商標與使用商標的動態競爭關係：

⑴、按經註冊之排他性商標專用權取得，權利人雖享有獨占性之商標專用權，可對所有侵犯其權利者依法提起民、刑事訴訟，但其權利之範圍卻有一定之限制。

①、時間上不能超過商標專用權期間。一旦期間屆滿，申請延長註冊時，仍須受到全面之重複審查。

②、事項上不能超過指定使用之商品（或勞務）種類，最多僅及於類似之商品而已（商標法第六十二條至第六十五條參照）。如果與商標法第三十七條第七款之規定來比較，其範圍實際上非常小。

⑵、因此對商標專用權之正確理解，一定要建立以下幾項的重要觀念：

①、真正能夠讓商標權成長，並擴張權利範圍的關鍵，不是「註冊」，而是「使用」。

②、商標權之行使，顯然是充滿著強烈的商業競爭性格，權利人必須不斷的努力（即投入大量的行銷及廣告費用）以提昇其商標知名度，而擴張其防禦權能。當防禦權能不斷擴張的時候，權利人有機會先排除別人在其週邊種類商品取得排他性商標專用權，然後再在這個商品領域，以註冊的手段新取得排他性之商標專用權。

③、即使已因註冊而取得排他性之商標專用權，若其權利人在該商品之行銷活動中努力不夠，以致商標知名度無法提昇。處在同一競爭市場、而在其他種類商品使用之其他商標，卻因其權利人在市場上奮力經營，不斷擴張銷售量，累積其商譽及商標的獨特辨識作用，逐漸取得強大的商標知名度，以致其排他性之商標專用權慢慢向原指定使用之商品週邊擴散後，此時原有在市場上立足、卻努力不足的商標專用權人，只能在註冊期間內，在原來註冊時指定之商品種類範圍內，仍保有其排他性之專用權，而其權利已「奄奄一息」，一旦商標專用權期間屆滿，即會被周邊因使用而躍昇之商標權利人所取而代之，因為競爭失敗，而被迫退出市場（行政院台六十七經字第一０二四四號函釋意旨謂：「延展註冊評定時所適用之法律應為延展註冊時之法律」，正是此種精神之展現）。

⑶、從以上之說明亦足以明瞭，在法律所保護的各式各樣的權利中，商標權之「既得權」性格最為薄弱。

①、一般權利，其權利之強度（或市場上之經濟價值），原則上取決於創設當時即已決定，例如著作權、專利權或所有權創立時，其權利標的（著作、專利及所有物）之創作深度或價值，均已同時決定，往後即得以既得權之身分，在權利標的範圍內，主張絕對的排他性權能。

②、但商標權則缺乏此種性格，其在權利的創設上，所要求之創作高度，相較於其他權利，顯然比較低（因為商標本身只是一個具有識別作用之標誌而已，創作過程中所須進行心智活動，比之專利發明或著作，大體上言之，是比較簡單的）。而其權利範圍的大小會隨著權利人之努力程度而伸縮。簡言之，商標權是一種需要使用的權利，越使用權利也越大，不使用權利就會逐漸萎縮，甚至會（因為時間之經過而）歸於消滅。

③、至於司法院大法官釋字第三七０號解釋意旨所指之事實及其法律構成要件與本案之情節並不相同，而且其所稱之「既得權保障」，也須在註冊後滿十年，針對某一單一特定排除註冊條款，有限度之保有其既得權（從此亦可印證商標權之既得權性格極為薄弱），在本案中並無適用之餘地。Ⅲ、另外要加說明的是，純由使用競爭之角度來思考，由於「商業競爭」本身是一種長期而不間斷的社會現象，如同長途馬拉松賽跑一般，優劣之名次及差距程度總是會隨著時間之經過而隨時產生變化，此時一定會有「事實判斷基準時點」的問題產生，換言之，法院必須決定以那一個時點之競爭優劣名次來定其勝敗，此時必然有基準時之問題。而延展註冊時，即為決定競爭優劣名次之時點。ｄ、因此在商標之延展註冊案件，修正前商標法第三十七條第一項第七款所規定之「襲用」定義，會因商標法第二十五條第二項第一款之規定而受到前述之修正。ｅ、對此原告雖多所質疑，而認為「襲用」一語，依修正前商標法施行細則第三十一條之法規命令解釋，必須為「以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲」。但就一個申請延展之商標而言，申請延展者，早已使用該商標多時，為何還有「非出於自創」可言﹖可是本院認為：

⑴、本案並非在解釋修正前商標法第三十七條第一項第七款之規定本身，而是連同商標法第二十五條第二項第一款一併解釋，有必要考慮延展註冊本身之特殊性以及商標法第二十五條第二項第一款之規範功能及規範目的。

①、雖然本院明瞭，純從字面來解釋，商標法第二十五條第二項第一款與舊商標法第三十七條第一項第七款之規定似乎有杆格難入之現象存在。

②、不過如果原告所言可採的話，商標法第二十五條第二項第一款之規定中，有關舊商標法第三十七條第一項第七款部分豈非形同具文。而且如果少了上述之延展控管機制，也會讓一些不夠努力之商標使用人繼續留在市場上，造成對強勢商標保護上的漏洞，這樣的結論，也難以令人接受。

③、又法律之解釋本來就應不拘泥於狹義之文字義涵，而應從規範之體系架構全面探究立法本旨，方屬正確之法律適用方式，而本院上述之解釋方式才能真正落實法規範之本旨。

⑵、此外依前所述，商標圖樣的創設本身比較上並非高度之心智活動，故所謂「自創」一詞，不宜解為「開創性之獨特高度創造」，而僅須有「無意襲用他人商標」之意味即可，因此即使參照或套用社會上現有言彙或圖形稍加變型，或賦與新的含意，一樣可以解為「自創」。故「自創」一詞，在商標法上，所著重的是僅有「商標圖樣選擇時，禁止攀附」之宣示而已。

⑶、因此在延展商標註冊時，有關襲用之判斷，所謂「非出於自創」一語之解釋，乃是強調「在那延展註冊之特定時點，原告決定延展已使用之商標圖樣時，主觀上有無『定睛』於市場上之特定強勢商標圖樣，而有『搭便車』之意圖存在」，至於其以前有無使用過該商標圖樣，應與襲用之判斷無關。

⑷、以上之解釋活動，除了引用商標法第二十五條第二項第一款作「聯立解釋」，以探究「襲用」概念在延展註冊特殊案型之真實規範意旨外，其解釋結論也在舊商標法施行細則第三十一條之文義範圍內，並無逾越法律解釋之限制，故其解釋結論之正當性，應可接受。Ｄ、以上之討論，乃是進行本案判斷之先，所必須再加澄清之重要法律觀點。

二、本院認定原告系爭商標，應依舊商標法第三十七條第一項第七款之規定，予以撤銷之理由：Ａ、原告系爭註冊商標，針對參加人如附件三所示之使用商標而言，並不符合本案準據法（即舊商標法第三十七條第一項第七款）之構成要件，因此被告機關不得依如附件三所示之使用商標來撤銷原告之商標註冊。理由如下：

１、如附件三所示之使用商標，至八十四年四月一日為止，該商標在國內之使用證據不足（參閱參加人言詞辯論意旨狀第二０頁至第二一頁所附之證據資料，該等證據資料顯示，僅有少量標示該商標之商品進口至我國，而且進口之商品僅有眼鏡一類而已），無法判斷其在國內具有一定之「知名高度」。

２、且其使用之商品眼鏡與原告之註冊指定使用商品鞋子，二者關連性亦比較遠，二商標於八十四年四月一日之際，在市場上併存，並無導致公眾混淆誤認之危險性存在。

３、就此被告機關雖謂：「因為如附件一、二所示之商標圖樣為著名商標，而如附件三所示之商標有時會在商品上與如附件二、三所示之商標標示在一起，所以也是著名商標」云云。然而本院前已言之，商標因使用而知名，每一商標有無實際使用才是判斷知名與否之關鍵，商標知名度之建立只可能因為實際使用（廣告促銷等活動亦包含在使用概念內）才發生，而且要個別為獨立之判斷，被告機關所言：「因別的商標知名，本件商標與該知名商標有關連，所以亦屬知名」云云，其法律意見並不可採。Ｂ、不過原告系爭註冊商標，與參加人如附件一、二所示之使用商標相比較，顯然已經符合舊商標法第三十七條第一項第七款之構成要件，因此法院得依該如附件一、二所示之使用商標來撤銷原告之系爭商標註冊。其理由如下：

１、首先必須指明如附件一所示之商標圖樣，本來即屬如附件二所示商標圖樣之主要部分，因為如附件一所示之商標圖樣已包含在如附件二所示之商標圖樣中，而且單單在設計上即呈現出特殊的顯著性，更不須論及如附件一所示商標在我國境內之頻繁使用事實（參照參加人言詞辯論意旨狀第十九頁之記載及其所提證據五之資料）。因此如果原告系爭商標與如附件一所示之商標圖樣近似，則系爭商標與如附件二所示之商標亦屬近似。

２、而原告系爭商標與本件據以評定之如附件一所示之商標圖樣近似一節，即使單憑商標圖樣來比較無法明確認定，亦應由上述因使用而生之第二層識別作用來判斷，本院在依上開判斷基準，採「異時異地，隔離觀察」之方法，並遵守「通體觀察」之觀察方式，且以「具有普通知識經驗之服務購買者，施以普通所用之注意」為標準，認為：ａ、二商標間由於字母相同，加上參加人經久慣常使用後在國內消費者內心所形成之「YSL」三字母連續唱呼之主觀印象識別作用與因為參加人長期使用後，其整體商標圖樣之「一體感」已為社會大眾所充分認知，則其他採用相同字母之商標圖樣，除非在整體設計上另有其他強烈而明顯之特殊創意，不然二者間即構成近似。ｂ、固然以上二商標中之字母形態在外形上細為比對，可見其差異。但本院在此必須一再強調前已述明之觀點，即商標圖樣識別作用之判斷，必須一併考慮到經久慣常使用所帶來之識別功能。系爭如附件一所示之商標圖樣在參加人長期使用以後，其在國內社會大眾中已有前述「一體感」之強烈認知，則從此角度觀察，前開二商標之構圖意匠對社會大眾所形成之印象，異時異地隔離觀察，足以使一般消費者誤認其為同一系列商標而產生混同誤認誤購之虞。ｃ、因此本院認為二者近似。ｄ、至於被告機關前身中央標準局於七十五年十一月間所為中台評字七五六九三號商標評定書之評定意見（在該評定意見中認定參加人如附件

一、二所示之商標圖樣與原告之系爭商標圖樣並不近似），本院認為在本案中應無適用之餘地，因為：Ⅰ、上開評定案之認定基準時為七十四年三月三十一日原告取得系爭商標註冊時，而本案認定之基準時則為八十四年三月三十一日原告系爭商標延展註冊時，二者相隔已近十年，十年中之競爭會造成知名度之昇降。當時判斷結果正確，不見得現在採取同一判斷結論仍屬正確。Ⅱ、何況上開判斷結論對本院也無法律上之拘束力。而且其判斷理由，嚴格言之，並不夠精準，也未能將各項待斟酌之因素為全盤性之考慮。Ⅲ、另外就二個基準時點間之十年內，該二商標相對知名度之變化昇降而言：

⑴、參加人屬世界級知名品牌，可以在不須舉證之情況下，已可確定為社會大眾所共知之事實。而原告之品牌，如果不透過證據調查，法院根本無從評估其知名度。

⑵、而參加人提出之使用證據資料極多（包括雜誌廣告、產品目錄及進口商業發票等等），也有正確之產品銷售額可供評估。反觀原告僅有零售商之證明書已而。

⑶、此時即使十年以前，二商標可在各自不同之商品領域和平共存，沒有導致公眾混淆誤認之危險性，但在十年之後，當參加人之知名度隨著時間之經過而不斷提昇時，其商標圖樣近似性所擴及之領域也會越來越廣。Ⅳ、就此原告雖謂：「參加人所提之各項證據資料不足證明其在十年間知名度有大幅提昇」云云，惟查從原告所提證三號及證五號證據資料顯示，單單就化妝品一項商品而言（實則參加人如附件一所示之商標，其實際使用之商品種類非常繁多），從八十二年之六百萬餘元到八十四年間之上億元，從此亦可佐證參加人上開如附件一所示商標知名度之成長高度，原告此部分爭執，顯與事實不符。

３、參加人對上開如附件一、二所示之商標均有使用之事實（見參加人所提證據五之哈潑時尚雜誌內頁廣告及證據十五之註冊資料，從註冊資料再佐以參加人提出之使用證據，應可確認參加人對如附件一所示之商標確有使用之事實，原告謂：「參加人沒有取得如附件一所示商標之註冊商標專用權，所以沒有權利提出評定」云云，一方面與原告所提證據十五號之資料不符，而且此等法律見解亦顯然忽略了本案參加人方面之權利建立在「使用」上，而非「註冊」），其有提起本件評定之主觀利益應得確定。

４、而從參加人所提之多份證據資料觀察，以一般社會上之通念，如附件一、二所示之商標不僅在我國法域內具有一定之知名度，而且其知名高度甚至已到達現行商標法第三十七條第七款所指之「著名商標」程度。

５、而原告系爭商標所指定使用之產品為皮鞋，參加人如附件一、二商標所使用之產品卻極其廣泛，從衣飾、眼鏡、香水、皮件等日常社交生活配件無一不有，皮鞋本身也是日常社交生活配件之一，二者間具有極為密切之關連性，加上前述參加人如附件一、二所示商標知名高度之考慮，本諸上開「併存混淆性」理論，應認容許原告系爭商標與參加人如附件

一、二所示之二商標同時在市場併存，將有導致「公眾混淆誤認之虞」。

６、最後就有關「襲用」故意之有無一節，本院則認為，從上述之客觀證據資料來判斷（指原告系爭商標與參加人如附件一、二所示之商標，在商標知名度之差距），應可確定本件原告於八十四年三月三十一日延展註冊之時，其決定延展已使用之商標圖樣，主觀上應有『定睛』於市場上之特定強勢商標圖樣，而有『搭便車』之意圖存在。

三、總結以上之說明，本件被告所為、撤銷原告系爭商標註冊之評定處分，雖然其引用之理由亦盡妥適，但在經過本院依職權調查後，應認參加人有權憑如附件一、二所示之商標圖樣，來撤銷原告系爭商標之延展註冊，故原處分具有規制性效力之判斷結論仍然得以維持。

丙、綜上所述，本件原處分並無不合，一再訴願決定遞予維持亦無違誤，原告訴請撤銷於法無據，應予駁回。

據上論結，原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院 第五庭