臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第三八號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第三八號

原告

網路家庭國際資訊股份有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國九十年十一月七日經（九○）

訴字第○九○○六三二六七二○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國八十九年三月二日以「ePaper電子報聯盟」圖樣服務標章作為其審定第一四九九八一號「電子報聯盟ePaper及圖」服務標章之聯合服務標章（下稱系爭標章），指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十一類之「各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；資料、文件、圖書之查詢；代理各種書籍、雜誌、報紙之訂閱」服務，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭服務標章圖樣上之「ePaper」係電子報之意，與「電子報聯盟」同為指定服務之說明，應不准註冊，而為核駁之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告對系爭申請案號第000000000號「ePaper電子報聯盟」服務標章申請案應為准予註冊之審定。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：原告申請案號第000000000號之系爭「ePaper電子報聯盟」服務標章，是否違反商標法第七十七條準用第三十七條第十款之規定？

㈠原告主張之理由：

⒈查被告認定系爭標章圖樣之外文「ePaper」與中文「電子報聯盟」為所指定服務之說明，實無法使一般消費者認識其為表彰商品來源、品質、信譽之標識，應不具顯著性，有違商標法第七十七條準用同法第三十七條第十款之規定之嫌，誠屬誤認，亦與事實相悖。蓋因凡標章圖樣文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊標章所使用服務之說明或表示服務本身習慣所通用名稱、形狀、品質、功用者，不得申請註冊，固為商標法第三十七條第十款所明定。惟所謂習慣上所通用，係指同業間就同類服務已有反覆使用之事實，在意識上已失其特別顯著性而言；至所謂服務本身說明，須以普通直接而明顯之描述方法表示其所表彰服務之名稱、形狀、品質、功用或其他說明，若非直接而明顯之描述，則縱使標章所含文義、圖形隱有自我標榜之意味，仍非普通之表示，最高行政法院六十八年判字第二六三號判決著有明釋。

⒉次查，被告認定系爭標章圖樣之外文「ePaper」為電子報之意，係屬指定服務之說明而不具顯著性，係因系爭標章圖樣中有外文「e」與「Paper」之故，惟外文「e」 代表之意義眾多，並非被告所指僅具電子之意，且與系爭標章所指定之服務，並無任何干係，亦非業界對所指服務之習慣用語，因與系爭標章所指定服務屬類似之組群中，迭有以外文「e」或「Paper」申請標章註冊者，有註冊第一二九四五一號「安信（E） 卡」、第一一七九九四號「A.E.」、第二三七九七號「E.C.及圖」、第一七八三六號「E＆O益友及圖」、第九六二四七號「PG＆E（AND DESIGN）」、第一二五七八五號「THE NEW PAPER及圖」、第一一九一二九號「PAPER TOWN汲紙鎮」及第一二六五五九號「 THE ELECTRICNEW PAPER 及圖」等標章，此有該等標章之查詢資料可稽，足證系爭標章圖樣中之外文「e」與「Paper」已成該組群標章圖樣之弱勢，而具有其表彰性，況系爭標章圖樣係原告將外文「e」字母與「Paper」所獨創連用之複合字，本身即具顯著性，故系爭標章應援例准予註冊，以維公允。

⒊又被告認定系爭標章中文「電子報聯盟」係一種行業組織稱呼，為所指定服務之說明，實無法使一般消費者認識其為表彰服務來源、品質、信譽之標識，並得藉以與他人服務相區別云云；不外乎係因系爭標章圖樣之中文「報」與「聯盟」而言；惟查以有中文「報」或「聯盟」等字樣獲准標章或商標註冊，且目前仍在專用權有效期間中者，有註冊第一三一一四六號「勁報」、第五五四二七號「旅報及圖」、第八五九七二號「新報」、第六一六八九號「心動聯盟及圖」、第六三八七九八號「PET-LEAGUE比特聯盟」、第六五○六一九號「牛仔聯盟」、第六三四九二號「台杏聯盟及圖」、第六二○二五號「四驅聯盟」、第一二七一四○號「成長聯盟」、第八二三五九六號「NATURE NET自然聯盟」、第一二八○八一號「WINNER資訊聯盟及圖」、第八七七六三五號「GREEN 綠色聯盟及圖」、第一二七八四二號「蕃薯聯盟」、第一二六五○八號「989 歡樂聯盟（設計圖）」等標章或商標，此有彼等標章或商標之查詢資料可稽，足證中文「報」與「聯盟」等字樣已成為標章或商標圖樣中之弱勢，誠具有其表彰性，而系爭標章應援例准予標章註冊，殆屬無疑。

⒋況於國內網際網路尚處萌芽之初，國內尚無「電子報」之稱，而中文「電子報」係由電子報教父陳豐偉將外文「newsletter」中譯而來，並於八十四年首先以「電子報」之稱創辦電子報（即南方電子報），此有陳豐偉及其創辦南方電子報之相關報導可稽，可知中文「電子報」即為外文「newsletter 」 之意，並延用至今，並非指外文「ePaper」，此有南方社區○○○路、華夏報導、魅力網站、e-Press網路建築報系列、eRoach.net、2U 網站、新樂園數位生活網、TISNET網、學生學習網等相關資料可稽，足證「電子報」之稱確中譯自外文「newsletter」而非「ePaper」，至於「ePaper」之由來則係國內著名PC HOME集團，當時為推廣訂閱電子報之風氣以創造商機，並與他人所提供之「 newsletter」電子報訂閱服務相區別，而精心設計之獨創字，以表彰PC home 企業團所提供之服務，並於八十六年十二月份發行第一份「ePAPER」電子報，而於八十八年五月份正式成立「ePaper電子報聯盟」，即系爭標章，提供網路報紙之訂閱服務，就系爭標章所提供電子報服務之發展經過及著名程度，分述如后：

⑴系爭標章所提供之電子報訂閱服務，於成立之初，即提供十三份報紙，而其內容係以國內網站或作家為主，並積極前進香港謀求當地之作家及內容提供合作，於成立短短三個月內，每日發行量即達九十萬人，且以每二天增加一萬人之速度穩定地成長，此有八十八年七月二十六日「Ithome電腦報」之報導可稽。

⑵系爭標章所提供之電子報訂閱服務，自八十九年七月至同年八月，短短一個月內，由原本提供十三個電子報頻道增至四十個頻道，每日發行量亦增至一百萬人，因而帶給PC home企業團每日新台幣（下同）二十九萬元之廣告之收益，且訂戶仍以每日七千餘人之速度增加中，此有八十九年八月十一日之「Ithome電腦報」之報導可稽。

⑶系爭標章所提供之電子報訂閱服務，自八十八年八月至同年十二月間，短短四個月內，電子報之每日發行量，從一百萬份增至二百萬份，已超越傳統媒體大報之發行量，並與安泰人壽合作，代為發送服務訊息予該公司之顧客，因此PC home 企業團每月之廣告收益增至五百萬元，約佔總廣告收益之三分之一，且訂戶仍以每日一萬餘人之速度增加中，此有八十八年十二月二十一日之「Ithome電腦報」、電子時報、大成報之報導可稽。

⑷系爭標章所提供之電子報訂閱服務，自八十八年十二月至八十九年三月間，於六個月期間，電子報之每日發行量，從二百萬份增至三百萬份，所提供之電子報亦增至六十種，並以每月八至十種持續增加，而訂戶則以每日一萬五千餘人之速度成長，此外，PC home 企業團為提供更出色之服務品質，推出圖文並茂之彩色電子報，並研發在電子報內附加聲音檔，讓影音電子報之時代提早來臨，此有八十九年三月二十一日明日報、經濟日報、及同年五月三日明日報之報導可稽。

⑸系爭標章所提供之電子報訂閱服務，自八十九年三月至同年九月間，每日發行量於半年內，從三百萬份增至五百萬份以上，相當於當時台灣總人口四分之一，並以每日一萬五千份及每月新增六種電子報之速度，持續增加中，廣告之收益更達 PC home企業團網站群總廣告營收之四、五成，吸引國立中山大學校刊「逸報」加入系爭標章之電子報聯盟，此有八十九年三月二十九日之中國時報、台灣日報、民眾日報之報導可稽，同時並推出個人電子報之服務，更擴大系爭標章所提供服務之範圍，因此廣告量及寬頻流量擊敗Kimo成為台灣第一大，此有八十九年九月十四日自由時報、九月二十五日C/net 、iThome電腦報、九月二十六日電子時報、明日報、十月四日 Ettoday之相關報導可稽，不僅於此， PC home企業團在此雄厚之實力基礎下，另推出商業電子報，朝向EC行銷交易平台發展，協助SOGO百貨等十家廠商走入電子商務之時代，此有八十九年五月二日電腦報、IS net之相關報導可稽。

⑹系爭標章所提供之電子報訂閱服務，自八十九年九月至同年十二月間，於三個月內，每日發行量，從五百萬份增至六百萬份以上，會員人數亦達一百三十萬人，並積極向海外發展，擬以六千萬元投資開曼公司，以為進軍大中華市場之跳板，儼然成為web 型態之媒體新勢力，此有八十九年十二月十八日iThome電腦報、eB News、C Tech、ETtoday、SmartNet、十二月十九日太平洋日報、自由時報之相關報導可稽。可知PC home 企業團系爭標章所提供之電子報訂閱服務，自成立起即備受注目，相關事件及決定，均為網路媒體及傳統媒體爭相報導之對象，於八十九年三月申請註冊時，發行量即超越三百萬份，且自八十八年十二月份，電子報每日發行量突破二百萬份時，短短一年間，即成長三倍至六百萬份，目前更增近一千萬份，相當於台灣人口數之二分之一，一般消費者對之並不陌生，實已成為著名標章，又原告為PC home 企業團之成員，堪認一般消費者認識「ePaper電子報聯盟」係表彰PC home 企業團所指定之服務，則透過電子報每日發行量、訂閱戶之激增及PC home 企業團著名之商譽，系爭標章自有商標法第五條第二項之適用而應准予註冊，實至明灼。

⒌另被告與原訴願決定機關認因尚有其他網路同業亦有發行電子報，外文「ePaper」業已成為同業間之習見用語，基於維持社會交易秩序之考量，自不准予原告系爭標章之專用權，惟中華民國商標專用權之取得，係採註冊主義，即由先申請註冊者取得，況系爭標章圖樣係由外文「ePaper」及中文「電子報聯盟」連用所組成之聯合式圖樣，本身已具特別顯著性及識別性，且外文「ePaper」係由PC home 企業團所首創之獨創字，則系爭標章自應准予註冊，至同業間不思自創而襲用系爭標章，於原告取得系爭標章專用權之前，僅生商標法第二十三條所謂善意使用之問題，被告與原訴願決定機關竟認同同業間不思自創而襲用系爭標章之行為，卻剝奪原告取得系爭著名標章專用權之權益，實有未洽，亦以商標法之規範意旨相違。更何況除原告外，並未發現有其他同業使用外文「ePaper」表彰其所提供之服務，此有網路電子報訂閱服務之相關查詢可稽，且世界知名之MICROSOFT微軟公司亦以「newsletter」 即指電子報之意，既未發現有同業使用外文「ePaper」表彰其所提供之服務，被告何以認定外文「ePaper」為習見用語，要無疑義。

⒍商標或標章之審查，應以商標或標章申請註冊當時為判斷基準，以現今資訊傳輸快速之情形下，一句話可能於三、五日內即形成風潮，且經媒體之傳播及大眾口耳相傳之結果，而成為習見用語，如選舉時常見之「說清楚，講明白」、「凍蒜」等，均從於數日間從非常用語變成習見用語，同理可證，有關外文「ePAPER」之使用，係原告廣泛並長期使用後，而為大眾所熟知，絕非原告襲用同業間之習見用語，可知因系爭標章之廣泛使用，成為眾所熟知之著名標章，致使被告倒果為因，而誤認原告所獨創之系爭標章，於申請註冊時，外文「ePAPER」已成為同業間之習見用語。縱系爭標章圖樣有違商標法第七十七條準用同法第三十七條第五款之規定，惟原告均依商標法施行細則第五十條準用同法第二十八條第一項之規定聲明「e」、「Paper」、「電子報聯盟」及「ePaper」、「電子報聯盟」分別放棄專用權而獲審定，被告忽略系爭標章係PC home企業團所獨創，且縱同業間有襲用系爭標章之情事，但與中文「電子報聯盟」連用者，並未曾發現，則被告與原訴願決定機關認原告之聲明不符規定，自屬違誤。

⒎末查，PC home企業團於國內與大陸地區分別以相同於系爭標章圖樣外文之「ePAPER」或為標章之一部申請標章註冊，業分別經核准列為註冊第一四九九八一號、第一五五三六六號、第一四五四一九號及大陸註冊第0000000號標章，此有彼等標章之查詢資料及大陸地區商標公報可稽，另針對網友最喜愛電子報之調查排行榜中，前二十名內有十六份電子報係以「ePAPER」為發送台，此有相關資料可稽，足見外文「ePaper」係表彰PC home 企業團所指定之服務，並成為著名之標章，殆屬無疑。又被告認系爭標章之「ePaper」為「電子報」之意，具所指服務之說明而不具顯著性，惟查被告所准予註冊之註冊第一一八○四三號「電子時報」標章，與系爭標章所指定之服務屬相同或類似組群，及由外商所取得之註冊第一四七八三七號「EPAPER」標章，指定於電腦網路提供紙張之零售服務，此有該標章之查詢資料可稽，何以僅認定系爭標章之「ePaper」有「電子報」之意，為所指服務之說明，而前揭標章之「電子時報」及「EPAPER」卻非所指服務之說明，被告之所為，已違反行政程序之平等原則，系爭標章自應准予註冊，以維公允。

⒏原告對被告就「epaper」為網路業者與網路使用者所常用且習見之名稱，而「電子報聯盟」係泛指發行電子報之同業的結盟組織，而原告之「ePaper電子報聯盟」指定使用於各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；資料、文件、圖書之查詢；代理各種書刊、雜誌、報紙之訂閱服務，是為指定服務有關說明之認定實有疑義，按被告如主張「ePaper」為習知之名稱、並據以為駁回申請之理由，自應提出客觀上可資證明之證據，以證明其主張，惟被告僅係以其主觀上之觀感即武斷聲稱「ePaper」為習知之名稱云云，並無任何客觀上可資依據之充分證據以實其說。再者，系爭標章申請註冊時間為八十九年三月二日，此有原告之申請書及收據為憑，是以被告判斷系爭標章是否為網路業者與網路使用者所習見之判斷，自應以原告系爭標章申請註冊當時為判斷時點，而非以目前為判斷基準時點。換言之，被告在判斷系爭標章究竟是否為習知名稱時，不僅應有客觀依據以實其說，且其判斷時點應為系爭標章申請當時，即八十九年三月二日。若被告主張系爭標章為原告申請當時業者所習用者，則被告自應提出八十九年當時網路業者習慣上使用「epaper」為電子報之證明，否則僅以主觀上之觀感即武斷認定系爭標章係網路業者與網路使用者所常用且習見之名稱，而無客觀上之具體證據為依據，實有理由不備。次按，原告就系爭標章所提供之服務，僅係資訊傳送平台，為欲傳送電子報之業者（即內容提供者）提供一個資訊傳送平台，為該等欲發行電子報之業者提供發送訊息之服務，被告認為「電子報聯盟」，係為發行電子報之同業的結盟，其用語具有特定意義且與指定服務之說明有關，惟商標法第三十七條第十款所規定，所謂「習慣上所通用」，應係指同業間就同類服務已有反覆使用該一名稱之事實，致該名稱在意識上已失其特別顯著性而言，惟承前所述，被告如主張系爭標章所使用之「電子報聯盟」名稱，已屬同業間反覆使用之名稱，自亦應提出客觀上可資依據之證據，以證明申請當時網路上之資訊傳送平台業者已習用此一名稱，而非僅依其主觀上之印象即片面武斷認定之。況且，所謂「服務本身之說明」，應為以普通直接而明顯之描述方法表示其所表彰服務之名稱、形狀、品質、功用或其他說明時，始足以當之，惟事實上，所謂之電子報，僅係無實體、以電磁紀錄之形式而存在、僅能藉由電腦予以顯示之資訊，與一般傳統上印刷於紙張之書刊、雜誌或報紙，已有所不同，則原告申請系爭標章「ePaper電子報聯盟」指定使用於代理各種書刊、雜誌、報紙之訂閱，能否謂係服務本身之說明，即有斟酌之餘地，蓋書刊、雜誌、報紙之訂閱並不同於電磁紀錄之傳送。

⒐原告在申請系爭標章之時，被告認定已有他人使用該名稱，惟原告申請系爭標章註冊當時，就經營電子報發送平台之業者而言，究竟有多少業者使用『ePaper』之名稱，被告並未明確具體提出當時確實已經有其他業者習用此一名稱之證據，況且，縱系爭標章如被告之認定，具有描述性之性質，惟原告已多次提出原告所提供之資訊傳送平台服務，不僅在國內首開風氣，而且廣受網路使用者及電子報發行者之喜愛，因此一推出即迅速吸引大量電子報發行者及一般網路使用者之注意，從而累積大量訂閱者及電子報發行者，截至目前為止，經由原告所傳送之電子報，由機關團體所發行者多達一百八十七份，由個人所發行者更高達四萬餘份，而訂閱總會員人數高達數百萬人，總計每週經由原告系統所發送之電子報數量高達一千三百多萬份，就此，有原告網站上系統自動計算之各項數據可資證明。換言之，從每週經由原告系統所發送之電子報數量高達一千三百多萬份來看，如以全國總人口為二千四百萬人計算，至少平均每二人即有一人接收原告所發送之電子報，如以國內上網人口為五百萬人計算，則平均每一名網路使用者接收四份原告所發送之電子報。商標法第五條第一項固規定：「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」，此即一般所謂之商標或服務標章應具有顯著性之規定，惟商標法第五條第二項亦規定：「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。」，此即所謂「次要意義」之規定。換言之，即使是被認為不具顯著性之圖樣或名稱，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，亦應視為已符合顯著性之規定。

⒑不論「ePaper」或「電子報聯盟」是否具有顯著性，惟原告早在國內網際網路初萌芽之時，即已於八十八年使用該等名稱及標識，即使從申請系爭標章至今亦已長達三年餘，而且使用者人數及訂閱會員人數眾多、發行量高達一千三百多萬份，早已成為網路上之知名標章，至少對國內習於使用網路或習於訂閱電子報之使用者來說，「ePaper」及「ePaper電子報聯盟」早已成為識別原告服務之標識，亦即已具有「次要意義」。關於「次要意義」之主張，原告已主張，並提出知名度、訂閱會員人數、發行量、電子報種類及份數等相關客觀數據以證明之，被告縱認為系爭標章不具顯著性，亦應進一步審酌系爭標章是否具次要意義（secondary meaning） ，被告僅泛稱謂系爭標章不具識別服務來源之功能，而未說明其認定之理由、亦未就原告所主張之次要意義加以判斷並說明其判斷之依據，顯有理由未備，以及怠於適用法律之違法。尤其，被告已自承原告推廣電子報之訂閱風氣，換言之，被告已自承原告之提供電子報資訊傳送平台服務，係開國內網路風氣之先，僅以此點而論，已足以推翻被告所謂系爭標章當時已屬同業所習用之名稱之主張，蓋原告既係首開電子報訂閱服務風氣之先，當時並無使用同一名稱之同業。

⒒另被告認為原告於他案時，同意聲明放棄「Paper」、「電子報聯盟」 之專用權，而以「ePaper電子報聯盟」提出申請註冊商標，有矛盾之嫌的主張，或係對聲明不專用制度之誤解，按商標法中聲明不專用制度，為八十三年商標法施行細則第二十八條所新增之規定，其第一項明文：「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。」，依其立法目的說明可知為商標圖樣中有不得註冊之文字或圖形，原應與以駁回或通知申請人刪除該部分，惟若刪除該部分，商標圖樣將失其完整性，而申請人以聲明該部分不在請求專用之列，則以不致干涉他人權益，應可予以註冊，爰參酌美國商標法第六條規定，增訂本條。商標權專用之立法目的，就申請人而言，係為使其商標權權利範圍予以確認，以便申請人取得商標之註冊；而就社會交易秩序之第三人之觀點，因為申請人就該部分聲明不專用，而一般社會第三人不會因為使用該部分商標，被認定為侵害申請人之商標權；詳言之，申請人就商標之權利係為就商標的整體使用，就其聲明不專用部分，申請人對第三人之使用，不得主張其權利受到侵害。準此，可知商標聲明不專用制度，是對申請人權利範圍之確認標準，而非用來認定申請人之主張是否前後矛盾標準，被告就原告之主張聲明不專用，視為聲明之前後矛盾，被告或係忽略商標法施行細則第二十八條規定及其立法目的所致。況以「台灣大聯盟」為例，依八十六年十一月一日之商標公報，該商標圖樣為普通字體「台灣大聯盟」，商標專用權人之商標圖樣中內之「台灣」「大聯盟」分別不在專用之列，而台灣大聯盟整體圖樣取得商標專用權，換言之，「台灣」、「大聯盟」均僅係該商標之個別組成部分，而個別組成部分之放棄專用，並不妨礙「台灣大聯盟」整體之取得商標註冊，蓋商標應就其整體加以判斷，而非割裂後分別就其個別組成部分加以判斷，此亦係被告及最高行政法院多年以來一致之見解。準此，原告同意聲明放棄「Paper電子報聯盟」，就概念上分割為放棄「Paper」、「電子報聯盟」等個別組成部分之專用權，亦不應因此即謂「ePaper電子報聯盟」之整體亦無法獲准註冊，且亦與禁反言無關，蓋聲明不專用制度本係現行商標法參考世界立法例所規定之特別制度。

㈡被告主張之理由：

⒈凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊標章所使用服務之品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用第三十七條第十款所明定。本件原告申請註冊之「ePaper電子報聯盟」，其中「Paper」 為報紙之意，又於電子商務發達之時代，商業一片電子化、e化聲中，「e」與「Paper」一字結合　，成為一般網路閱覽者所認知之「電子報」之意，雖原告聲稱「電子報」英文為「NEWSLETTER」，惟「ePaper」已為網路業者與網路使用者所常用且習見之名稱，而「電子報聯盟」係泛指發行電子報之同業的結盟組織，以之作為標章，指定使用於「各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；資料、文件、圖書之查詢；代理各種書刊、雜誌、報紙之訂閱」服務，是為指定服務有關之說明，而有首揭法條之適用。

⒉至原告稱已有以「e」或「Paper」作為標章圖樣之一部份，指定使用於與本件指定服務類似之服務，獲准註冊之服務標章案例多件，然上述理由及所舉案例與本件案情不合，經查原告使用「ePaper」或「電子報」一詞，多與已註冊之商標「PC home」搭配使用，網路同業亦以「xx電子報」、「xx ePaper」型態使用，如「中時電子報」、「奇摩電子報」，可知「ePaper」或「電子報」已成為報紙種類之名稱，原告稱「電子報」一詞係電子報教父陳豐偉由「NEWSLETTER」中譯而來，而「ePaper」一字已如前段所述予消費者之認知為電子報之意，至「電子報聯盟」並非因為有「報」或「聯盟」致不得註冊，而係該用語有其特定意義且與指定服務之說明有關，目前有許多網路同業發行「電子報」，或組成「電子報聯盟」，此原告亦不否認，原告推廣電子報之訂閱風氣，但尚難證明「ePaper」為其獨創之用字，僅可稱很早使用「ePaper」或「電子報」一詞，況申請註冊時已有他人使用該名稱，則不論原告稱其廣告量或發行量有多大，本件標章已不具識別服務來源之功能，且為維護社會交易秩序，自當避免任一人取得註冊干預他人使用，而所謂註冊主義係在無其他違法情事之下，始有先申請先註冊原則之適用，倘如原告所言，「ePaper」係其所創之用字，亦應於同業未使用前，提出註冊申請，始無首揭法條規定之適用。另原告之註冊第一五五三六六號「電子報聯盟ePaper及圖」、第一四九九八一號「電子報聯盟ePaper及圖」、第一四五四一九號「電子報聯盟ePaper及圖」服務標章，之前已同意聲明「Paper電子報聯盟」 不請求專用而取得註冊，其專用權為圖形部分，而本件以「ePaper電子報聯盟」提出註冊申請欲取得專用，豈不矛盾？另註冊第一一八○四三號「電子時報」服務標章、註冊第一四七八三七號「EPAPER」服務標章案例，基於商標審查個案拘束原則，係屬另案是否妥適問題。

⒊商品說明性部分，因電子報提供資訊，聯盟是同業間的結合，本身不具意義，電子報聯盟純粹為服務的說明。epaper已使用很久，非原告創用，為流行用語，不具識別性。epaper使用量很大為不爭的事實，但原告均搭配PCHOME使用，若單獨以epaper使用，消費者不會當成一個商標，沒有商標法第五條第二項的情形。至於原告所提「臺灣大聯盟」，「臺灣」非專用名詞，「大聯盟」為通用的俗語，結合在一起有其專用權，但paper 是指電子報，目的在於傳授資訊及資料提供，電子報是此意思，epaper也是此意思，所以本身是服務的說明無問題，如果paper 聲明不專用，或是電子報聯盟不專用，只留下一個ｅ字，沒有特別意義，即使原告聲明不專用，也無法取得商標專用權。

理由

甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為陳明邦，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。

乙、實體方面：

一、原告於八十九年三月二日以「ePaper電子報聯盟」圖樣服務標章作為其審定第一四九九八一號「電子報聯盟ePaper及圖」服務標章之聯合服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十一類之「各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；資料、文件、圖書之查詢；代理各種書籍、雜誌、報紙之訂閱」服務，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭服務標章圖樣上之「ePaper」係電子報之意，與「電子報聯盟」同為指定服務之說明，應不准註冊，而為核駁之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有註冊申請書、被告九十年七月十八日（九○）智商○六○○字第九○四○○五一八八號發文之聯合服務標章核駁第0000000號審定書及經濟部九十年十月七日經（九○）訴字第○九○○六三二六七二○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件之爭點應為原告申請案號第000000000號之系爭「ePaper電子報聯盟」服務標章，是否違反商標法第七十七條準用第三十七條第十款之規定？

二、按凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊標章所使用服務之品質、功用、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊，商標法第七十七條準用第三十七條第十款定有明文。原告申請註冊之「ePaper電子報聯盟」，其中「Paper」為報紙之意，「e」於電子商務盛行，企業一片電子化、e化聲中，「e」與「Paper」 一字結合，成為一般網際網路閱覽者所認知之「電子報」之意堪以認定。原告雖主張外文「e」 代表之意義眾多，並非被告所指僅具電子之意，且與系爭標章所指定之服務，並無任何干係，亦非業界對所指服務之習慣用語云云。查原告於系爭商標之中文部分亦記載為電子報，原告稱「e」 與電子無關一節顯非可採。再依原告主張國內至少於八十四年間即有「電子報」名稱之使用，則迄至原告八十九年三月二日申請系爭標章時，國內之關於網際網路及電子商務之多年蓬勃發展，電子報為一般網路業者或使用者所常見習用之名稱，足信為真實。又電子報聯盟有泛指發行電子報之同業的結盟組織之意義，原告以「ePaper電子報聯盟」作為標章，指定使用於「各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；資料、文件、圖書之查詢；代理各種書刊、雜誌、報紙之訂閱」服務，同為指定服務有關之說明，自有商標法第七十七條準用同法第三十七條第十款之適用。原告所舉其他以有中文「報」或「聯盟」等字樣獲准標章或商標註冊之案例，其商標或標章圖樣與本件不同，案情有異，並不能比附援引。

三、至原告主張原告早在國內網際網路初萌芽之時，即已於八十八年使用該等名稱及標識，即使從申請系爭標章至今亦已長達三年餘，而且使用者人數及訂閱會員人數眾多、發行量高達一千三百多萬份，早已成為網路上之知名標章，至少對國內習於使用網路或習於訂閱電子報之使用者來說，「ePaper」及「ePaper電子報聯盟」早已成為識別原告服務之標識，亦即已具有「次要意義」部分。查依原告所提陳豐偉之文章內已載明一九九五年：：把「南方電子報」五個字宣傳得很響亮。當時另一個著名之「電子報」是「中時電子報」：：等語。足見電子報用語於原告所主張八十八年使用該名稱前數年，即有南方電子報、中時電子報等使用該名稱，而諸如中時電子報尚在使用中，因此電子報用語自非原告長期使用而具有次要意義，而「ePaper」依其外文組合通念上即為一般網際網路閱覽者所習知「電子報」之意，並無異於社會通常之理解，非具有特殊意義用語，原告主張「ePaper」係由PC home企業團所首創之獨創字云云，尚不足採，再被告經 「ePaper」關鍵詞由Google網路搜尋，所查得之相關資料高達十萬零八千筆即可知「ePaper」為網際網路相關業者普遍使用之名稱，原告主張其因大量使用已取得次要意義，具有識別性一節，非可採信。

四、另原告所舉其他有以「e」或「Paper」作為標章圖樣之一部分，指定使用於與本件指定服務類似之服務，獲准註冊之服務標章案例，查原告所舉案例與本件上述案情不同，自無從比附援引。又原告之註冊第一五五三六六號「電子報聯盟ePaper及圖」、第一四九九八一號「電子報聯盟ePaper及圖」、第一四五四一九號「電子報聯盟ePaper及圖」服務標章，之前已同意聲明 「Paper電子報聯盟」不請求專用而取得註冊，其專用權為圖形部分，與本件係以「ePaper電子報聯盟」提出註冊申請者不同，已據被告陳明。另註冊第一一八○四三號「電子時報」服務標章與本件商標圖樣名稱並不相同，無從援引比照。註冊第一四七八三七號「EPAPER」服務標章案例，係屬另案是否妥適，本件應不准註冊其理由已見前述，亦不能以另案類似案例已獲准註冊，而請求本件應准予註冊。從而本件標章應不准註冊，被告否准原告系爭標章註冊之申請，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告對系爭第000000000號「ePaper電子報聯盟」服務標章申請案應為准予註冊之審定，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭審 判 長 法 官　姜素娥