臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第二七三○號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第二七三○號

原告

甲○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

戊○○

訴訟代理人

丙○○

參加人

乙○○

訴訟代理人

丁○○

右當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年五月九日經訴字

第○九一○六一○九八二○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：訴外人吳鴻展於民國（下同）八十五年十一月十六日以「壓條改良（二）」向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，嗣於九十年二月二十日讓與參加人。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法第九十七條、第九十八條第一項前段、第九十八條第一項第一款及第二項、第一百零五條準用第二十二條第三、四項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被告審查，於九十年八月六日以（九○）智專三（三）○五○五四字第九○八九○○一三一七號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明（原告經合法通知，未曾到場陳述，據其所提書狀內容而為記載）：訴願決定及原處分均撤銷，令被告重為適法之審定。

㈡被告聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：系爭案是否具產業利用性、新穎性、進步性？

㈠原告主張（原告經合法通知，未曾到場陳述，據其所提書狀內容而為記載）：按依修正前當時之專利法第九十七條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」又「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利‧‧‧」，另「新型系運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」分別為當時同法九十八條第一項前段及第二項之規定，由上述法條之規定，可以理解到創作物品如欲獲得新型專利，除了須符合第九十七的「新型標的」外，更須具有「產業利用性」（九十八條前段）、「新穎性」（九十八條第一項）及「進步性」（九十八條第二項）等專利要件，如創作有任何一項不符合前揭法條規定者，該物品即無獲准專利之空間，如已准予專利，則應依法撤銷其不當取得之專利權，方為合法，第查：

⒈查被告與原決定機關為異議不成立及訴願駁回之理由，其主要概分如下：

⑴系爭案之說明書及申請專利範圍已指明其特徵係在於壓條之基準線頭附加有白色塑膠薄片，藉此改良灰白、灰或灰黑色平板壓條之習用技術，因此系爭案之說明書及專利範圍已具體指其技術內容及特徵，至於壓條是如何製成實非系爭案之申請標的，故難謂系爭案不具產業利用性。

⑵異議證據三之壓條系應用於磁磚上，其形狀、構造與系爭案不同，故尚難證明系爭案不具新穎性及不具進步性。

⑶異議證據四為一純白色壓條，此與系爭案其壓條基準頭上附加有白色塑膠薄膜之技術，在形狀、構造上完全不同，再者系爭案之創作目的即是在改進習用純白色壓條之缺失，故難謂系爭案不具進步性。被告依上述理由認為所提異議證據不具證據力，並進一步認為系爭案無違當時專利法之規定，然而被告所執之理由，非但不合理且顯有違法之嫌，因為製造方法雖非新型申請之標的，然如系爭案以申請當時之技術無法完成，則其即為「未完成之新型」，依法不具有「產業利用性」，原告於異議及訴願階段一再提出此一疑問，然被告與原決定機關卻在未請參加人提出任何反證的狀況下，即認無法考量其「如何製造」，被告及原決定機關此一決定，顯有違法失當之處。

⒉依被告所發行的「專利審查基準」中有關新型專利的產業利用性有如此的記載「新型是否可供產業上之利用，舉證責任係在於申請人，申請人如無法舉證時，申請案得予核駁」【第2-2-4頁之審查上應注意事項】，又「雖然在理論上可實施該新型，但在實際上卻無法實施時候，即屬於『非可供產業上之新型』」【第2-2-4頁之實際上顯然無法實施之新型】，而由異議證據二可知，以現有射出成型之加工技術，由於受限於模具的長度其根本不可能達到如系爭案所述之成型加工，更何況要在壓條上附加白色塑膠薄膜，系爭案違反專利法第九十八條第一項前款規定之事實甚明，然而被告與原決定機關在明知系爭案可能無法具體實施的狀況下，亦未要求參加人依其創作說明書所載內容實地證明其依申請當時技術能完成該新型，即單純以系爭案的申請標的非製造方法為由，而完全忽略系爭案是「無法實施之新型」的事實，顯然與前述「專利審查基準」所載之審查原則不同，原處分與原決定實為不合理且失當之審定，被告與原決定機關的審查明顯過於草率、且未盡客觀公正之審查責任，顯已違反「專利法」及「專利審查基準」之規定，依法自應撤銷原處分，並令其重為適法之審定。

⒊關於被告與原決定機關所持「異議證據之形狀、構造與系爭案完全不同」之論點，原告並無法完全認同，此一審查原則係有前提的，就是此一構造的改變，需要增進某一功效或增加某一新效能，而非單純的形體改變即可，否則任何人僅需將專利案的構造略加改變即可獲得專利，豈不鼓勵人們抄襲他人之智慧；而由異議證據三中的說明，其很清楚的表明其可運用於如天花板、牆腳、窗戶及室內、室外等場所，並未限定在磁磚上，況且磁磚亦為一般之建築領域，與系爭案為相同之技術領域，為熟習該項技術者所能易於思及轉用者，何況系爭案的特徵乃在於壓條之基準線頭處附加白色塑膠薄膜，而非在於壓條的形狀，也就是說如果系爭案前述附加白色塑膠薄膜的技術特徵已為揭露，則其即不具有可專利性，至於其附加的的壓條形狀則非考量的重點，此亦可由其附屬項中大量界定不同形狀的壓條獲得印證，依此一審查原則，我們可發現系爭案在壓條基準線頭附加塑膠薄膜的特徵結構，早已為異議證據三所示的壓條附加其他顏色之塑膠薄膜所揭露，且異議證據三在八十三即已公開，系爭案專利特徵不具新穎性之事實甚明，然被告卻以非系爭案特徵的壓條形狀，來認定其形狀、構造與異議證據三不同，被告之處分理由相較於其現有的審查基準顯然有所謬誤，尚請明查，並撤銷原處分及原決定，令其重為適法之審定。

⒋至於原處分理由㈤所稱「系爭案之創作目的即是在改進習用純白色壓條之缺失，故難謂系爭案不具新穎性及不具進步性」乙節，原告需先陳明，專利法開宗明義即言明其立法的目的在於促進產業發展，因此以新型為例其創作目的及運用的技術手段是否前所未見並非其考量的重點，反而是新型改良是否較現有物品具有功效增進或產生新功效才是其可獲准專利的關鍵，換言之如果新型創作未能增進現有物品的功效，通常會被認為其不具有進步性，而不准予專利，雖然系爭案在創作背景中表示其係在於改良純白色壓條的缺失，然而系爭案所稱的缺失卻是杜撰的，完全未經任何具體的印證，僅係其空言推論，其無法證明較純白色，反而論及兩者的製造成本來說，異議證據四的純白色壓條其系利用擠壓成型的技術一次成型，而系爭案則係在形成壓條後，另需利用其他設備來進行貼設塑膠薄膜的工作，不僅需要二次加工，同時需要利用到其他設備，兩相比較之下，很明顯在製造上，系爭案明顯較異議證據四所花費的時間及成本更高更多，系爭案並無法增進異議證據四的功效，況且參加人僅稱系爭案能降低成本，卻未見有任何具體數據，也未說明其如何降低成本，而僅泛稱降低生產成本，實無法令人信服，然原告卻能具體指出其不具進步性的事實，且可獲得印證，而忽略前述的事實，實有再酌之必要。

⒌參加人之訴訟代理人於言詞辯論時提出，於壓條外露之轉角處之基準線頭上附加有白色塑膠薄膜，而令壓條外露處成白色，以利牆壁上漆，但基本上於牆壁上上底漆時，主要目的即在於將原本之灰色水泥覆蓋之，而現今油漆於覆蓋能力上皆極佳，況習用之壓條顏色呈灰白色比水泥之灰色要較接近一般水泥白色底漆，故於上第一層底漆時，若白色底漆能將灰色之水泥覆蓋則必定能將灰白色之壓條覆蓋之，故無需在於壓條外露之轉角處之基準線頭上附加有白色塑膠薄膜而增加壓條製造之成本。

⒍壓條外露之轉角處之基準線頭上附加有白色塑膠薄膜，但因壓條與白色塑膠薄膜為兩不同之材質，故必定為各自獨立製成後再以共壓、黏合、結構之方式結合，但此動作必定造成此產品之成本增加及組裝人員之不便。

⒎若壓條與白色塑膠薄膜以共壓方式結合，製成必為將壓條模具及白色薄膜模具各自成型，成型後再以加壓方式成型之壓條及成型之白色壓條加壓，以此結合必增加操作人員的增加及製做模具成本的增加。

⒏若壓條與白色塑膠薄膜以黏合方式結合。製成必為將壓條模具及白色薄膜模具各自成型，成型後再以黏合方式黏合，以此結合必增加操作人員的增加及製做模具成本的增加。

⒐若壓條與白色塑膠薄膜以結構結合方式結合，製成必為將壓條模具及白色薄膜模具各自成型，成型後再以結構結合方式結合。以此結合必增加操作人員的增加及製做模具成本的增加。

⒑若依參加人之訴訟代理人於言詞辯論時提出，於壓條外露之轉角處之基準線頭上附加有白色塑膠薄膜。另上白色底漆易造成於上底漆施工時，誤以為壓條處已上白色底漆，造成壓條外露處未上漆，而因此造成施工疏失，另壓條外露之白色塑膠薄膜必為共壓或結構或黏貼等附加上之物體，而附加上之物體穩定性必定不夠，於碰撞時必定易造成白色塑膠薄於碰撞時脫落，造成居住者不便及危險。

⒒綜上，被告與原決定機關未考量系爭案為無法實施之新型。其不具產業利用性及未載明技術特點之事實甚明，且系爭案的特徵結構已為異議證據所揭露，即完全推翻上述之事實，實為不合理、且違法失當的處分，如果被告的論點成立，則是否意味往後任何人申請專利均不需考量其「創作性」、「產業利用性」與「進步性」呢？謹請鈞院究明，並撤銷原處分及原決定。

㈡被告主張：

⒈起訴理由（二）主要稱「由異議證據二可知，以現有射出成型加工技術，由於受限於模具的長度其根本不可能達到如系爭案所述之成型加工，更何況要在壓條上附加白色塑膠薄膜，系爭案違反專利法第九十八條第一項前段規定之事實甚明。」云云。按專利法第九十七條之規定「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」，今系爭案之說明書及申請專利範圍已指明其特徵係在於壓條之基準線頭附加有白色塑膠薄片，藉此以改良灰白、灰或灰黑色平板壓條之習用技術，因此系爭案之說明書及申請專利範圍已具體指其技術內容及特徵，至於壓條是如何製成實非系爭案之申請標的，且被異議人於九十年五月三十日至被告機關面詢時已提供樣品審酌，故難謂系爭案不具產業利用性。

⒉起訴理由（三）主要稱「由異議證據三中的說明，其很清楚的表明其可運用於如天花板、牆腳、窗戶及室內、室外等場所，並未限定在磁磚上，況且磁磚亦為一般之建築領域，與系爭案為相同之技術領域，為熟習該項技術者所能易於思及轉用者，．．．，且異議證據三在八十三年即已公開，系爭案專利特徵不具新穎性之事實甚明。」云云。經查異議證據三之壓條均由單一顏色所組成，並非如系爭案係在基準線頭上附加有白色塑膠膜，即系爭案之白色塑膠薄膜之基準線頭與壓條本體原呈灰白色（或灰、灰黑色）部分形成不同顏色，故難謂系爭案不具新穎性。

⒊起訴理由（四）稱「異議證據四的純白色壓條其係利用擠壓成型的技術一次成型，而系爭案則係在形成壓條後，另需利用其他設備來進行貼設塑膠薄膜的工作，不僅需要二次加工，同時需要利用到其他設備，兩相比較之下，很明顯在製造上，系爭案較異議證據四所花費的時間及成本更高更多，系爭案並無功效之增進，其不具進步性的事實甚明。」云云。惟查系爭案之創作目的即是在改進習用純白色壓條高成本之缺失，再者壓條本體是佔壓條本身之絕大部分，因此整體而言當可降低壓條之成本，故難謂系爭案不具進步性。綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。

㈢參加人主張：

⒈一般灰色壓條係用廢塑膠料製成，其成本較低，如果壓條全部用純白色，其塑膠料成本較高；系爭案係於一般灰色塑膠壓條基準線頭上附加有白色塑膠薄膜，其成本顯然較純白色壓條為低。

⒉其餘引用被告之答辯。

理由

甲、程序方面本件原告經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條各款所列情形，爰依被告之聲請由其一造辯論而為判決。

乙、實體方面

一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法取得新型專利，為系爭專利核准審定時專利法第九十七條暨第九十八條第一項所規定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第九十七條至第九十九條規定者，依法得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。

二、本件系爭第00000000號「壓條改良 (二)」新型專利異議案，原告所提之異議證據二為全華科技圖書八十三年出版之實用塑膠模具學之部分內容；異議證據三為Genesis Tilemates limited公司八十三年所刊印發行的目錄；異議證據四為Joto 91'- 92'型錄。案經被告審查，認原告係以異議證據二、三主張系爭案不具產業利用性，及其申請專利範圍未具體指明申請專利之技術內容及特點；而按專利法第九十七條「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」之規定，今系爭案之說明書及申請專利範圍已指明其特徵係在於壓條之基準線頭附加有白色塑膠薄片，藉此以改良灰白、灰或灰黑色平板壓條之習用技術，因此系爭案之說明書及申請專利範圍已具體指明其技術內容及特徵；至於壓條是如何製成實非系爭案之申請標的，故難謂系爭案不具產業利用性；異議證據三之壓條係應用於磁磚上，其形狀、構造與系爭案完全不同，故尚難證明系爭案不具新穎性及不具進步性。異議證據四為一純白色壓條，此與系爭案其壓條基準線頭上附加有白色塑膠薄膜之技術，在形狀、構造上完全不同；再者系爭案之創作目的即是在改進習用純白色壓條之缺失，故難謂系爭案不具新穎性及不具進步性，而為異議不成立之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為系爭案是否具產業利用性、新穎性、進步性？

三、經查，系爭案之說明書及申請專利範圍已指明其特徵係在於壓條之基準線頭附加有白色塑膠薄片，藉此以改良灰白、灰或灰黑色平板壓條之習用技術，因此系爭案之說明書及申請專利範圍已具體指其技術內容及特徵，至於壓條是如何製成實非系爭案之申請標的，且參加人於訴訟程序中，業已提出製造系爭專利實品之圖式及台灣區塑膠製品工業同業公會九十二年九月八日（九十二）塑會字第一四二號函，證明以習見之共壓式壓出機，即可將不同材質之塑膠粒共擠壓一次成型為系爭壓條；是原告謂系爭案不具產業利用性，並非可採。次查，一般壓條係由廢塑膠粒製成，材料每公斤約為新台幣（下同）十六元至八元，而異議證據四之純白色壓條或系爭案壓條基準線頭附加之白色塑膠薄膜，則須由新的塑膠粒製成，其材料每公斤約為三十二元至二十五元，此有上開台灣區塑膠製品工業同業公會函文及所附購料統一發票影本附卷可稽；又系爭案大部分使用廢塑膠粒，僅基準線頭之部分使用少量新的塑膠粒，依此計算，其成本自較異議證據四純白色壓條全部使用新塑膠粒為低，系爭案顯可降低壓條之成本，自具有進步性；原告謂系爭案需要二次加工，花費成本更高云云，與事實不符，並非可採。又查異議證據三之壓條係應用於磁磚上，且均由單一顏色所組成，並非如系爭案係在基準線頭上附加有白色塑膠膜，即系爭案之白色塑膠薄膜之基準線頭與壓條本體原呈灰白色（或灰、灰黑色）部分形成不同顏色，其形狀、構造與系爭案完全不同，亦難謂系爭案不具新穎性。綜上所述，異議證據均無法證明系爭案違反核准審定時專利法第九十七條、第九十八條第一項前段、第九十八條第一項第一款及第二項、第一百零五條準用第二十二條第三、四項之規定，本件原告起訴意旨，並非可採。從而，被告為本件異議不成立之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，及命被告重為審定，核無理由，應予駁回。

丙、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段、第二百十八條、民事訴訟法第三百八十五條第一項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第二庭