臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第五七九號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第五七九號

原告

德商．百靈佳殷格翰股份有限公司

代表人

戴特．勞頓

代表人

漢斯．葛德．克

訴訟代理人

宋耀明律師

訴訟代理人

陳長文律師（兼送達代收人）

右　一　人

複 代理 人　陳群顯律師

甲○○

被　　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　蔡練生（局長）

訴訟代理人　乙○○

右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十年十二月十九日經（

九○）訴字第○九○○六三二九七五○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：原告於八十四年七月四日以「經取代之芐　，其製備及作為醫藥化合物之用途」向被告前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查，不予專利，原告不服，申請再審查，並將該案之發明名稱修正為「經取代之芐　，其製備及含此化合物作為LTB4拮抗劑之醫藥化合物」（下稱系爭案），被告仍為應不予專利之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告對第00000000號「經取代之芐，其製備及含此化合物作為LTB拮抗劑之醫藥化合物」發明專利申請案應為准予專利之處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭發明專利案，是否有違專利法第二十條第一項之規定而不符發明專利要件？被告審查時，有無違反專利法第四十條第二項及第四十四條之規定？

㈠原告主張之理由：

⒈按專利法第四十條第二項明文規定，「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」。其立法旨意略為「按專利申請案在審查認為有不予專利之情事時，各國實務皆於審定前，先予申請人申復意見之機會，以減少專利主管機關審定之錯誤」。查被告於八十九年三月七日核發（八九）智專三（四）○一○一九字第○八九八二○○一一五八號再審查核駁理由先行通知書中僅列舉X、R 、R 、R 、R 及R 之範圍過廣，因此，原告針對該核駁理由先行通知書已完全配合修正X、R 、R 、R 及R 之範圍，而關於R 因有實例支持，故原告具體申復說明該部分毋須修正，然經原告配合修正及申復且已克服核駁理由先行通知書中所載之理由後，被告復又以一從未揭露於先前核駁理由先行通知書中之新理由「R 及R 所請範圍多無相關合成實施例或物、化數據支持，其藥理活性也難以推知」來核駁系爭案，顯然再審查核駁審定書與再審查核駁理由先行通知書中所載有關申請專利範圍第一項定義欠妥當之理由完全不同，被告於再審查核駁理由先行通知書從未提及R 及R 所請範圍欠缺實例支持，被告卻突然於再審查核駁審定書中以此為理由駁回系爭案，該理由顯係為首次提出，致原告無機會針對此部分提出修正、申復或說明，嚴重侵害原告之程序上之保障。再者，被告於再審查案核駁理由先行通知書僅載明「另有X 表式（IV）時與R 之定義重疊，而且當X 表式（IV）時，R 及R 不能為氫以外其他取代基」，被告於再審查案核駁理由先行通知書中所述之核駁理由語意不詳，原告僅能針對R 與式（IV）之連結位置完全不同加以申復。被告遲至再審查核駁審定書中始提及有關化學鍵銜接之爭議，即再審查核駁審定書第二點中稱「根據通式，「X 」顯然應有兩銜接鍵，而X 以式（IV）表示時，式（IV）僅有一鍵連接其他基團：：」，顯然再審查核駁審定書與再審查核駁理由先行通知書中所載有關化學銜接鍵圖式欠妥當之理由完全不同，被告確切之核駁理由亦為原告接獲再審查核駁審定書後始得以知悉，然原告卻已喪失針對該意見再作修正之機會。是以被告於再審查核駁審定書中稱該含意不明處經函示後仍未修正妥當，系爭案所請難以為熟習此技藝者了解，此陳述確屬不實。被告理應事先明確告知核駁理由，並予原告修正之機會，事實上，如被告能於再審查審定前告知該核駁理由，原告必會依指示修正，由此顯見被告遽下審定核駁原告之專利申請案之情事顯然違法不當。

⒉專利法第四十四條規定「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人到局面詢」，顯見面詢並非僅為專利專責機關之權責，而係申請人可依申請提出者。另根據被告八十九年十月三十一日公告實施之面詢作業要點第三點所載，審查人員對當事人之面詢申請，認有下列情事之一者，應於審定書中敘明不予辦理之理由：⑴單純詢問可否准予專利者。⑵提起異議、舉發時，未曾提出具體之異議、舉發理由即申請面詢者。⑶明顯與技術內容、案情無關之理由仍請求面詢者。⑷初審案或申請再面詢案，經承審之審查委員確認案情已臻明確，無面詢必要者。被告以系爭案函示意見明確，申請人有充分說明修正機會，無面詢必要為由核駁原告之面詢申請實已違法。蓋由於系爭案所請發明內容複雜，而再審查核駁理由先行通知書中卻以「以上所舉範圍不當者僅屬例示」之籠統方式告知原告，原告恐被告有不察之處，且唯恐書面申復仍有未及澄清之處，於八十九年五月三日所呈送申復理由書中於再審查階段提出首次面詢申請，希進一步當面說明系爭案所請內容及其可專利性，並祈全盤瞭解被告之審查意見。原告之面詢申請並無上開不准予面詢之情事，尤其系爭案係於再審查階段首次申請面詢，並非面詢作業要點所述不准予面詢之初審案或申請再面詢案，被告不應核駁原告之面詢申請。

⒊專利法第二十二條第四項規定「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利範圍之標的、技術內容及特點」。根據專利審查基準所述，依據專利法施行規則第十六條第二項之規定，獨立項應載明之事項，包括申請專利之標的及構成及其實施之必要技術內容、特點。上述構成及其實施之必要技術內容、特點係對專利法第二十二條第四項作具體之規定。由此可知申請專利發明之技術內容上解決問題點所採的手段及手段間之結合關係、作用關係亦內含成為「構成及其實施之必要」，而以具體實施例表現。例如化學物質之發明，以化合物學名或化學構造式，物性或化性之確認、製法、用途作為解決問題所採的手段而成的構成。專利法第二十二條第三項之規定，「．．．說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」。根據專利審查基準指出說明書發明之技術內容、特點中，應記載解決課題所採用的技術手段及其作用，必要時，更須記載實際上如何使該發明之技術內容、特點具體化之實施例。實施例方面，如化學物質領域，為使熟習該項技術者可據以實施該發明，通常有必要舉一個以上之代表性實施例。因此，該專利審查基準僅要求提供至少一個實施例用以說明發明。根據上開專利法之規定及審查基準之解釋，實施例僅係說明書中技術內容及特點之一部分，且僅要求提供至少一個實施例用以說明發明之可實施性及可重複性，原告無須提供所有化合物實施例作為支持，說明書中提供實施例之目的絕非作為發明之限制，故於專利審查時被告應以熟習該技術者之角度審視發明說明書所揭示之所有內容，而非僅就實施例之內容作為審查依據。換言之，熟習該項技術者經由說明書之教示而可推及並實施之範圍，皆應為一發明合理保護之範圍。

⒋另根據專利審查基準所載，「熟習該項技術者，係指虛擬一具有申請專利當時知道該發明所屬技術領之既有技術及知識之人，其可用研究、開發等一般技術性手段（指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而之技術手段），並發揮一般創作能力，例如：選擇材料或變更設計，使當時該發明所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識的人而言」。其中稱既有之技術或知識者，依照專利審查基準所載，係指「申請當日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識」。準此，判斷專利說明書所揭示之發明內容是否充分，須同時考量專利說明書之整體記載及既有之技術或知識始為適法，乃無疑義。綜上論結，無論專利法之規定或專利審查基準之解釋，並無任何規定申請專利範圍應依實施例縮限。至為明顯者，被告僅以系爭案專利說明書中實例部分判斷本發明是否符合專利法第二十二條第三項之規定，其既未將系爭案說明書實例以外之教示納入考量，亦未參酌任何既有之技術或知識，從而遽下結論稱系爭案未能使熟習該項技術者瞭解其內容並據以實施，顯與前述專利審查基準規定之要件不符，且不符專利法第二十二條第三項之立法意旨。同時，被告因僅考慮系爭案說明書中實例部分，因此實際上並未思及熟習該項技術者確能根據系爭案說明書之整體教示及所提供之實例，以其本身具備之既有技術或知識為基礎，而實施系爭案所請所有範圍，系爭案所請化合物確符專利法法定要件，無不符專利法第二十條第一項前段之情事，被告稱系爭案所請難以為熟習此技藝者了解者，實與事實不符。

⒌關於此一爭點，被告雖曾於再審查核駁理由先行通知書通知原告不予專利之理由，原告針對被告再審查核駁理由先行通知書之要求，曾於八十九年五月三日隨（八九）理專化二六八四字第○九○五一號函提送申復理由書、補充說明書及申請專利範圍修正本，其中所列諸多基團皆已依被告之要求縮限，並提供詳盡之說明及補充證據，例如原告已進一步補充本發明化合物確可實施之證據，已依被告意見修正申請專利範圍第一項中X、R 、R 、R 及R 之定義、已說明R 為CN之定義確為補充說明書所充分支持者，故無須刪除，至於被告質疑X 之定義部分，原告亦已作充分之說明。綜上，申請專利範圍第一項中大部分基團之範圍已完全依據被告之要求縮限至實例例示之基團。偶有幾個基團雖未例示於實例中，亦均屬熟習該項技術者，基於系爭案說明書之揭示而可合理推及之範圍。系爭案申請專利範圍實無過廣之疵。被告如對原告之申復及申請專利範圍修正本，以及所提出之新證據仍有其他不同意見，理應另函說明申請專利範圍欠妥當之事項，而不宜逕下審定書核駁系爭案不予專利，該以申請專利範圍過廣為由核駁系爭案之審定實於法無據。

⒍關於申請專利範圍之合理範圍，依世界各國之審查實務，皆容許申請人適度擴張申請專利範圍，以保障申請人之權益。故系爭案於世界各國之對應申請案，例如歐洲、美國、菲律賓、香港、烏拉圭、波蘭、哥倫比亞、紐西蘭、日本、挪威、新加坡、保加利亞、澳洲、哈薩克、南非、厄瓜多爾及克羅埃西亞等國，經其專利專責機關嚴格之審查，所獲頒專利准予之範圍不僅與原告隨八十九年五月三日函提送被告之申請專利範圍修正本之內容相當，甚至較系爭案所請申請專利範圍之範圍更為廣泛，其當足以佐證系爭案所請發明確為熟習此項技術人士可瞭解並據以實施者。根據與貿易有關之智慧財產權協定（TRI Ps）第二十七條第一項之規定，任何具備新穎性、進步性、產業可利用性之發明，無論物品或製法，均應予以專利保護。此項條款清楚明定可予專利保護之發明所須具備之專利要件。另根據同協定第二十九條第一項有關專利申請要件之規定， WTO成員國之申請人，當提出專利申請時，必須以足夠清楚及完整之方式揭示所請發明，以使熟習該項技藝之人士得據以實施。世界各國為加入 WTO，均以 TRIPs中之相關規定，作為其致力於專利法規及審查實務修正之指標。在此情況下，各國分歧不一之專利法規及實務，勢將經由程序與標準之統一而趨於一致，而使得具備專利申請要件與專利要件之發明，得以不受發明地不同之差別待遇，而獲得應有之專利保護。中華民國現已為 WTO之正式成員國，因此，不應自外於國際統一之程序與標準、執著於專利法制各國有別，審查基準亦屬有異之論點，而否認本發明得以獲得其它先進國家專利之事實，如經他國獲頒專利之事實宜請併入考慮，並作為所請發明可專利性之佐證。

⒎原告雖不同意被告處分不予專利之理由，惟系爭案係為原告極為重要之發明，能否獲得專利保護確對原告之影響甚鉅，原告同意修正系爭案申請專利範圍，以排除系爭案爭議之部分。依最高行政法院八十六年判字第二二一五號判決及八十七年判字第八六三號判決，「專利法第四十四條第四項定有明文。觀其意旨，如補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，於發明專利審定公告後，仍得提出，即應就所提出之修正本實質上予以審查，是否合於發明專利要件。原告修正縮限其本案專利範圍雖在本案‧‧‧審定之後，若符合上開規定，仍非法所不許，則其本案專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，仍有查明之必要」，以及根據本院九十年度訴字第三二五號判決，「原告於訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性、進步性及新穎性之事實基礎者，則本案是否全然不具可專利性，即有由被告重新審酌之必要。」綜上判決，原告於訴願階段呈送申請專利範圍修正本確非法所不許，且修正後之內容確可完全排除被告不具產業利用性之處分，而確有重新審酌之必要。若必要，原告甚至同意將申請專利範圍第一項限定為申請專利範圍第四項所定義之單一化合物，如將原處分撤銷，自將依該修正本所示向被告呈請修正系爭案申請專利範圍。

㈡被告主張之理由：

⒈按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依專利法第十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利。故如不符可供產業上利用者，自不得申請取得發明專利。又依同法第二十二條第三、第四項之規定。申請發明專利之說明書，除應將申請專利之標的、技術內容及特點，具體指明於申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施；否則，即難認其符合專利要件，而不得依法申取得發明專利。

⒉查系爭案於八十九年三月七日之核駁理由先行通知書已明示申請專利範圍（八十五年十二月九日修正本）第一項涵蓋過廣，且部分內容定義不當，所請範圍難由實例充分支持，以及所主張之範圍應有化合物製備及藥理試驗實例作為依據云云，原告雖於八十九年五月三日補充說明暨修正申請專利範圍，然該補充說明書所示「Typ A」及「Typ B」兩類結構，更充分說明R 僅有「n–C H 」或「-C（CH ）2–苯基」之例，至於R 及R 所請大部分範圍仍無相關合成實例或物、化數據支持，其藥理活性也難以推知；次查該項中，依據通式，「X 」顯然應有兩銜接鍵，而X 以式（Ⅳ）代表時，式（Ⅳ）僅有一鍵連接其他基團，此含意不明處業經函示仍未修正妥當，故系爭案所請自難以為熟習此項技藝者所瞭解，揆諸首揭法條，系爭案不符發明專利要件至為明顯。被告對系爭案說明書及申請專利範圍不符發明專利要件之處已於審定書及核駁理由先行通知書一再敘明，且意思表示相當明確，然原告未能配合於審理階段提出系爭案在產業利用性之有利證據。今原告於訴願階段所提申請專利範圍修正本（九十年八月）既未經被告審查，自非訴訟階段所得論究。

⒊先行核駁通知書已將系爭案件應修正的部分逐項說明，所以並非沒有告知原告，只是原告並沒有依照被告意見來處理。審定所敘述的理由是針對原告的申復理由來說明，並非新的理由，所以並沒有先行核駁通知理由與審定理由不一致之情形。先行核駁通知書第二頁第三項所舉只是例示，因取代基很多，無法一一逐項說明，是希望原告自行對照合成的東西來做修正，原告不合的部分除了說明的一、二、三、四及五例示之外，還有其他的部分。依原告專業的立場，應知如何修正範圍，且原告就例示的部分都沒有縮限，所以沒有必要面詢。實體上，認R 與X 為重疊，所以先行核駁理由通知書中才有第二頁的內容，後經原告說明後才知是實施例畫錯，但其範圍還是不能由實施例來支持。

理由

甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為陳明邦，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。

乙、實體方面：

一、原告於八十四年七月四日以「經取代之芐　，其製備及作為醫藥化合物之用途」向被告申請發明專利，經編為第00000000號予以審查，不予專利，原告不服，申請再審查，並將該案之發明名稱修正為「經取代之芐　，其製備及含此化合物作為LTB4拮抗劑之醫藥化合物」，被告仍為應不予專利之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有原告發明專利申請書、被告八十五年九月九日（八五）台專（玖）○一○二七字第一三四八一九號審定書、九十年六月十二日（九○）智專三（四）○一○一九字第○九○八七○○一○七四號再審查核駁審定書及經濟部九十年十二月十九日經（九○）訴字第○九○○六三二九七五○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件之爭點應為系爭發明專利案，是否有違專利法第二十條第一項之規定而不符發明專利要件？被告審查時，有無違反專利法第四十條第二項及第四十四條之規定？

二、按經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人限期申復，專利法第四十條第二項定有明文。系爭案係「經取代之芐　，其製備及作為醫藥化合物之用途」發明專利申請案，經被告八十五年九月九日（八五）台專（玖）０一０二七字第一三四八一九號審定為不予專利之處分，原告不服申請再審查，並於八十五年十二月九日提出再審查理由書，同時修正申請專利範圍，經被告審查認該修正本未變更實質，而再依修正本審查。八十九年三月七日被告另以智專三（四）０一０一九字第０八九八二００一一五八號專利再審查案核駁理由先行通知書表示，「：：二、發明名稱應配合本案之特徵，其中『醫藥化合物』應補充為『拮抗白三烯─B4之醫藥化合物』。三、申請專利範圍第一項範圍涵蓋過廣，例如X表NH或NCH 、R 為CN、R 及R 共同代表烯烴、R 及R 表F或OH：：等等，於說明書中並無相關合成實例或物、化數據支持，其藥理活性也難以推知。另有X 表式（Ⅳ）時與R 之定義重疊，而且當X 表式（Ⅳ）時，R 及R 不能為氫以外其他取代基，本項內容定義不當部分應明確修正。以上所舉範圍不當僅屬例示，本項所主張之範圍應有化合物製備及藥理試驗實例作為依據；申請申覆時宜就各取代基之範圍逐項說明所引據之實例。四、申請專利範圍第8項後段應修正為 「其係作為白三烯─B4(LEB4)拮抗劑』。五、申請專利範圍第10項所請製備方法應比照第一項，依據實施例可支持範圍刪修。」原告於八十九年五月三日提出申復理由，並提出修正案，包括修正發明名稱、申請專利範圍第一項中X、R 及R 、R 及R之範圍，並主張關於R 表CN為補充說明書物化數據所支持，故無須刪除，就被告指X 表式（Ⅳ）時與R 之定義重疊部分，原告陳明R 係連接於「左側」苯環之基團，而式（Ⅳ）確為連接「左側」苯環及「右側」芐　之連結基，R 及式（Ⅳ）之連結位置完全不同，故認無定義重疊之疑慮，關於申請專利範圍第八項，原告認其係作為LEB4拮抗劑之用途已明確界定於原申請專利範圍中，故無修正之必要。對原申請專利範圍第十項式Ⅰ化合物及相關取代基之定義則亦已根據申請專利範圍第一項明確界定，另依據專利法第四十四條規定請求被告面詢。

三、原處分核駁理由係以：前述核駁理由先行通知書已函示申請專利範圍（八十五年十二月九日修正本）第一項涵蓋過廣，所請範圍難由實例充分支持，原告八十九年五月三日補充說明書所示「Typ A」及「Typ B」兩類結構，充分說明R 僅有「n–C H 」或「-C（CH）2–苯基」之例，至於R及R所請大部分範圍仍無相關合成實例或物、化數據支持，其藥理活性也難以推知；另依據通式，「X 」顯然應有兩銜接鍵，而X 以式（Ⅳ）代表時，式（Ⅳ）僅有一鍵連接其他基團，此含意不明處業經函示仍未修正妥當，故系爭案所請自難以為熟習該項技藝者所瞭解，其餘範圍過廣不能由說明書內容支持者不再逐一贅述等語資為論據。上述原處分核駁理由主要為（一）關於R 及R 所請大部分範圍無相關合成實例或物、化數據支持，其藥理活性也難以推知。（二）依據通式，「X 」顯然應有兩銜接鍵，而X以式（Ⅳ）代表時，式（Ⅳ）僅有一鍵連接其他基團，此含意不明處業經函示仍未修正妥當，故系爭案所請自難以為熟習該項技藝者所瞭解。

四、但查，（一）關於R 及R 所請大部分範圍無相關合成實例或物、化數據支持，其藥理活性也難以推知部分，被告並未於再審查核駁理由先行通知書明確記載。（二）又原處分核駁理由所述依據通式，「X 」顯然應有兩銜接鍵，而X 以式（Ⅳ）代表時，式（Ⅳ）僅有一鍵連接其他基團，此含意不明處業經函示仍未修正妥當，故系爭案所請自難以為熟習該項技藝者所瞭解部分。再審查核駁理由先行通知書係記載有X 表式（Ⅳ）時與R 之定義重疊，而且當X 表式（Ⅳ）時，R 及R不能為氫以外其他取代基，本項內容定義不當部分應明確修正。就依據通式，「X 」顯然應有兩銜接鍵，而X 以式（Ⅳ）代表時，式（Ⅳ）僅有一鍵連接其他基團，此含意不明處於再審查核駁理由先行通知書並未明確指出，使原告就「X 表式（Ⅳ）時與R 之定義重疊，而且當X 表式（Ⅳ）時，R 及R 不能為氫以外其他取代基」之真意係針對「X 」顯然應有兩銜接鍵，而X 以式（Ⅳ）代表時，式（Ⅳ）僅有一鍵連接其他基團之情形有所誤會而未能瞭解，自無從據以修正，而就其所誤會之內容針對不同論點作申復。因此，被告上述二項主要再審查核駁理由，並未於再審查核駁理由先行通知書明確記載，則被告據之作為核駁系爭案申請之理由，自與專利法第四十條第二項明文，不予專利之情事，在審定前應先通知申請人限期申復之規定不合。至再審查核駁理由先行通知書雖記載申請專利範圍第一項範圍涵蓋過廣，例如：：以上所舉範圍不當僅屬例示，本項所主張之範圍應有化合物製備及藥理試驗實例作為依據等語。但查，被告於再審查核駁理由先行通知書就系爭案申請專利範圍各別項內具體部分申請專利範圍過廣之情形，既未一一明確記載，而僅以例示方式為之，除被告已具體例示者外，就其餘概括敘述部分，原告自難確實瞭解何一具體事項有被告所指之申請範圍過廣之情形。因此被告如未能以具體明確指明，自不能以其於再審查核駁理由先行通知書已有概括記載「以上所舉範圍不當僅屬例示，本項所主張之範圍應有化合物製備及藥理試驗實例作為依據等語」，即認被告已踐行專利法第四十條第二項就不予專利之情事，在審定前先通知申請人限期申復之程序。

五、綜上所述，原處分核駁系爭案申請之理由，並未於再審查核駁理由先行通知原告，又再審查核駁理由先行通知書概括抽象記載系爭案申請專利範圍過廣部分，亦不能認係對再審查核駁審定書之理由，已踐行專利法第四十條第二項先行通知程序。因此原告主張被告再審查核駁審定書中理由，未依專利法第四十條第二項先行通知原告，又未依專利法第四十四條規定為面詢，致原告未有機會針對核駁理由提出修正、申復或說明，有損原告依專利法第四十條第二項、第四十四條程序權益之保障，核屬有據。訴願決定未指摘及此，而予維持，尚有未洽，本件應將原處分及訴願決定撤銷，至原告請求系爭案應准予專利部分，因本件係因未確實踐行專利法第四十條第二項、第四十四條之程序，而應撤銷，至系爭案是否符合專利要件之實體部分，尚須由被告再行審查，並於踐行專利法第四十條第二項之程序後，另為適法之處分，此部分涉及被告先行審定處分之權限行使，本院尚無從逕命被告就系爭案應為准予專利處分之諭知，故原告此部分之請求，尚非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另為處分。又兩造其餘攻擊防禦方法已不影響本件判決結果，故不另一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第一百零四條，民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭審 判 長 法 官　姜素娥