臺北高等行政法院判決

原告

立天時代股份有限公司

代表人

甲○○（董事長）

訴訟代理人

蕭元亮律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

乙○○

上列當事人間因商標註冊事件， 原告不服經濟部中華民國92年9月25日經訴字第09206220470號訴願決定，提起行政訴訟。 本院判決如下︰

主文

事實

壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）91年8月15日以「ARC-FLASH光觸媒及圖」商標（以下簡稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第 3類之洗衣用漂白劑，清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑，肥皂，脫臭劑，空氣清靜劑等商品，向被告申請註冊，經被告編為申請案號000000000號， 審查結果認系爭商標圖樣上之「ARC-FLASH 光觸媒」，指定使用於洗衣用漂白劑，肥皂，脫臭劑，空氣清靜劑等商品，為商品本身之說明， 依92年5月28日修正施行前商標法（以下簡稱商標法）第37條第10款之規定，應不准註冊，而以92年 6月26日商標核駁第272630號審定書予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

貳、兩造聲明：

一、原告聲明：

１、訴願決定及原處分均撤銷。

２、命被告就本件原告申請案號000000000號「ARC-FLASH光觸媒及圖」商標作成應予審定公告之處分。

３、訴訟費用由被告負擔。

二、被告聲明：求為判決如主文所示。叁、兩造爭點：系爭商標是否違反商標法第37條第10款之規定，而不得申請註冊？

一、原告陳述：

１、被告於92年6月26日以商標核駁第0000000號審定書略以：原告申請註冊指定使用於洗衣用品、肥皂、脫臭劑、除臭劑等商品之「ARC-FLASH 光觸媒及圖」商標，圖樣上之中英文「ARC-FLASH 光觸媒」，係一種以二氧化鈦為代表具有光催化功能的光半導體材料的總稱，具有光氧化還原功能，可以瓜分瓦解污垢和有害物質，其應用範圍相當廣泛，標榜可以殺菌、脫臭、抗菌、防污，已為競爭同業所普遍使用，以之作為商標指定使用於洗衣用品、肥皂、脫臭劑、除臭劑等商品，恐有礙公平競爭之虞，認定原告申請之「ARC-FLASH 光觸媒及圖」係商品本身之說明，而否准原告之系爭商標之申請。經原告向經濟部提起訴願，仍遭訴願機關以「本件訴願人申請註冊之『ARC-FLASH 光觸媒及圖』商標圖樣上之中文『光觸媒』係一種以二氧化鈦為主要成分，利用光所提供之能量進行催化作用，具有環境淨化的功能，能發揮抗菌、脫臭、防污等效果，已為相關業者所普遍使用。是原告以之作為商標，使用於指定之洗衣用漂白劑，清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑，肥皂，脫臭劑，空氣清淨劑等商品，難謂與商品本身之說明無密切關連」，駁回原告之訴願。

２、按「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」商標法第5條第1項定有明文。查原告係日本ア－クフラッシュ株氏會社台灣地區之總代理商，並取得日商授權使用及申請該 「ARC-FLASH」商標之使用權，自得向被告申請「ARC-FLASH 光觸媒及圖」之商標註冊。原告所申請註冊之「ARC-FLASH 光觸媒及圖」商標，英文「ARC-FLASH」係日本知名光觸媒品牌， 有日本ア－クフラッシュ株氏會社之商標登錄證可稽， 又「ARC-FLASH」並非光觸媒商品或服務之通用名稱，亦非代表使用為二氧化鈦為代表具有光催化功能的光半導體材料（即光觸媒）之總稱，茲檢附光觸媒（Photocatalyst）相關資訊四件， 以證明上開作者所發表光觸媒相關之文章從未以 「ARC-FLASH」與光觸媒等同視之。是以「ARC-FLASH 光觸媒及圖」自足使一般商品或服務購買人認識其為表彰某種光觸媒商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。

３、因「ARC-FLASH」 光觸媒品牌係業界具有高知名度之光觸媒相關產品及服務之品牌， 故市場上「ARC-FLASH」品牌常遭許多不肖業者使用， 致消費大眾誤認標示「ARC-FLASH」之產品即具真正「ARC-FLASH」品牌之品質， 更誤導被告審定承辦人以為「ARC-FLASH」即為光觸媒商品本身之說明， 而不具識別性。 原告係日本專用「ARC-FLASH」品牌及商標之ア－クフラッシュ株氏會社在台灣之唯一合法代理商，其餘未經授權使用 「ARC-FLASH」語標於光觸媒之相關商品或服務之業者，業已觸犯公平交易法第20條及第24條之規定，故原告已針對市場上侵權使用 「ARC-FLASH」用語之搭便車業者，採取保護權利之必要行為，其中台灣衛博科技股份有限公司於嚴重急性呼吸道症候群（Severe Acute RespiratorySyndrome）傳染病期間， 因企圖以「ARC-FLASH」名稱，於網路上販售非 「ARC-FLASH」光觸媒產品之搭便車行為，經原告發律師函告知並請其停止使用，該公司於收到律師函後，即來電致歉， 並將網頁有關「ARC-FLASH」用語摘除，足證「ARC-FLASH」 係一可資區別商品及服務之知名品牌，而非商品或服務之通用名稱。是以，原核駁審定書認定「ARC-FLASH」 為二氧化鈦為代表具有光催化功能的光半導體材料的總稱，顯未查明事實即予核駁，自有認定事實錯誤之違背法令。

４、次按「一、商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，除得由申請人依商標法施行細則第二十八條規定聲明該部分不專用外，已公示之案例或顯無疑義者，自本公告之日起，申請人未聲明不專用之案件，商標審查人員得依職權認定商標圖樣不專用之部分，並於商標公報上公告不專用之意旨及範圍。」、「三、採行前項作業措施，係由於實務上對於申請人未聲明不專用之案件，商標審查人員會通知申請人補正聲明不專用後始進行審查，惟時有申請人疏忽未為回覆或延遲回覆而影響審查時效，由審查人員依職權認定商標圖樣應聲明不專用之部分，實質而言，對申請人並無不利，對提升案件審結時效，則有極大助益。」被告(90)智商980字第 090500005510號公告依職權審查應聲明不專用規定事項之處理原則定有明文。又「…『光觸媒』等字，業經本局於90年8月28日(90)智商980字第090500005510號公告，屬『各類商品依職權認定商標聲明不專用例示事項』（已公示之案例或顯無疑義者）」， 被告92年4月24日(92)智商0281字第9290308930號商標核准審定書說明在案。查本件原告申請「ARC-FLASH 光觸媒及圖」之商標圖樣中，其中中文「光觸媒」業經被告例示不在專用之列，故縱原告於本件申請案漏未聲明「光觸媒」不在專用之列，被告亦應依職權於核准本件審定時聲明「光觸媒」不在專用之列，始符正當行政作業程序，亦可達聲明不專用規定事項之處理原則「提升案件審結時效，則有極大助益」之效果，而非逕行駁回原告之申請。是以訴願駁回意旨一再袒護被告之錯誤而誤以「本件訴願人申請註冊之『ARC-FLASH 光觸媒及圖』商標圖樣上之中文『光觸媒』係一種以二氧化鈦為主要成分，利用光所提供之能量進行催化作用，具有環境淨化的功能，能發揮抗菌、脫臭、防污等效果，已為相關業者所普遍使用。是訴願人以之作為商標，使用於指定之洗衣用漂白劑，清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑，肥皂，脫臭劑，空氣清淨劑等商品，難謂與商品本身之說明無密切關連」云云，顯已違反上開被告應聲明不專用規定事項之處理原則及各類商品依職權認定商標聲明不專用例示事項之規定，自屬違法。

５、末查，原告於申請系爭商標註冊之同時， 亦於000000000號、000000000號及000000000號商標申請案中，將同一「ARC-FLASH光觸媒及圖」圖樣分別指定使用於商品分類第2類、第37類及第5類之商品及服務標章申請註冊， 並經被告核准審定公告及取得商標註冊在案，且被告於上開三件審定案中，均依職權聲明「光觸媒」不在專用之列， 足證「ARC-FLASH」之用語具有與他人商品與服務相區別之識別性，並非一般商品或服務之通用名稱，且系爭商標之申請亦屬合於現行法規定而應予核准審定之案件。

６、被告就商標核駁理由先行通知書並未合法送達於本件申請案之代理人劉默容律師， 有劉律師94年3月30日之陳報狀可悉。

７、被告復辯稱，原告並未說明系爭商標指定商品之使用態樣及識別性云云，然查，原告於起訴時提呈之商標登錄證即足證明系爭商標之識別性，同時系爭商標之使用態樣係將「ARC-FLASH」語標標示於指定使用之產品上， 如同被告另案核准系爭商標註冊之00000000號、00000000號及00000000號之指定使用商品一般，足以與他種品牌之光觸媒相區別；另外「ARC-FLASH」並非同業間描述性之文字， 此可由被告提呈之檢索資料內容多次出現「日本第一品牌ARC-FLASH 光觸媒」可悉，被告昧於事實，未盡事實之調查，即曲解「ARC-FLASH」為一般商品之通用名稱，即無足取。

８、被告以關鍵字為網路搜查， 據以判斷ARC-FLASH係競爭者或同業者普遍使用，顯違經驗法則：

⑴、依商標核駁卷第89頁被告以 ARC-FLASH為關鍵字搜尋之網路資料所示，其上清楚載明 「日本第一品牌ARC-FLASH光觸媒」已清楚說明ARC-FLASH係一日本光觸媒品牌名稱， 被告承辦人既已搜尋出該筆資料，其未再調查其他證據，即據以駁回原告之申請，足見被告之承辦人未將搜尋所得之網路資料細心審查，即據以核駁，其敷衍了事之心態，可見一斑。

⑵、其次， 被告僅以ARC-FLASH為關鍵字於網路搜尋出多筆資料，卻對其他應調查之資料未予調查（如查閱同期間以ARC-FLASH之名稱申請商標案）即遽認ARC-FLASH為商品本身之說明，若以被告承辦人之邏輯，則所有知名品牌於網路搜尋時所打入之關鍵字，只要出現之筆數過多，即可推論該關鍵字為商品本身之說明，例如原告以SONY鍵入關鍵字搜尋，即出現89,990,000筆資料，難道SONY亦係商品本身之說明嗎？足見被告審查商標之邏輯至為荒謬，顯不足採。

９、退萬步言，被告縱依其審查時之資料，其審查人員無從判斷ARC-FLASH是否得申請為商標而為駁回本案申請之處分， 然原告於訴願時，已檢具非常明確之事證證明原處分認定事實錯誤，被告將ARC-FLASH想像為光觸媒之英文名稱， 顯屬無稽，卻仍未見被告自行撤銷原處分，而任令訴願機關誤認事實而駁回訴願決定，被告之行為亦有違行政行為應遵守誠實信用原則之法規範（行政程序法第8條規定）。

、綜上所述，本件被告對原告申請之系爭「ARC-FLASH 光觸媒及圖」之商標核駁處分已違反行政行為一致性及平等原則，自不足維持。又行政機關本應選擇對人民權益損害最少者實施之，為行政行為時，並應依誠實及信用之方法為之，行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形一律注意，業據行政程序法第7、8及9條明文揭示， 被告於原處分誤認「ARC-FLASH」 為二氧化鈦為代表具有光催化功能的光半導體材料的總稱，顯未查明事實即予核駁，自有認定事實錯誤之違背法令，經原告於訴願時提出資料說明，被告仍執陳詞而任令訴願機關駁回原告之訴願，亦有違行政程序法第7、8及9條之規定，均無從維持。 本件事證俱明，爰請判決如原告訴之聲明。

二、被告陳述：

１、按「商標表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊」，為92年5月28日修正施行後商標法第23條第1項第2款（相當於修正施行前商標法第37條第10款） 所明定。

２、本件原告申請註冊之「ARC-FLASH 光觸媒及圖」商標圖樣上之外文「ARC-FLASH」 已為「光觸媒」之通用英文名稱，而「光觸媒」係一種以二氧化鈦為代表具有光催化功能的光半導體材料的總稱，具有光氧化還原功能，可以瓜分瓦解污垢和有害物質，常被標榜可以殺菌、脫臭、抗菌、防污，其應用範圍可謂相當廣泛，早為生產製造業界應用作為製造日常用品之材料，應已為競爭者或同業所普遍使用，凡此有網路資料可稽，以之作為商標指定使用於洗衣用品、去污劑、除臭劑等商品，尚難謂非商品本身之說明，自有違首揭法條之規定。至原告稱，就「光觸媒」部分，被告應依職權就該部分聲明不在專用之列一事，惟查被告所公告「依職權審查應聲明不專用規定事項之處理原則」，得依職權聲明不請求專用之範疇，係指已公示之案例或顯無疑義者，本件商標圖樣，被告就「ARC-FLASH光觸媒」部分，曾於92年4月30日以（92）慧商0411字第9290334450號核駁理由先行通知，函請其提出非商品說明之具體事證，原告當時並未提出相關說明，自不符合「依職權聲明不專用」之要件。 又稱「ARC-FLASH」已取得日商ア－クフラツシコ株式會社之同意使用權一節，僅能證明其使用該「ARC-FLASH」無違反商標法第23條第1項第14款規定之情事，應不得據為應准予註冊之論據，並予陳明。

３、綜上所述，被告依法核駁其註冊之申請，並無不合，爰請判決如被告答辯之聲明。

理由

一、按凡商標圖樣上之「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」不得申請註冊，為商標法第37條第10款所明定。所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者，即有該款不得申請註冊之適用（參照改制前行政法院84年度判字第1442號判決）。

二、本件原告前於91年8月15日以「ARC-FLASH光觸媒及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第 3類之洗衣用漂白劑，清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑，肥皂，脫臭劑，空氣清靜劑等商品，向被告申請註冊，經被告編為申請案號000000000號， 被告審查結果認系爭商標圖樣上之「ARC-FLASH 光觸媒」係一種以二氧化鈦為代表具有光催化功能的光半導體材料的總稱，具有光氧化還原功能，可以瓜分瓦解污垢和有害物質，指定使用於洗衣用漂白劑，肥皂，脫臭劑，空氣清靜劑等商品，為商品本身之說明，乃為核駁之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。

三、原告於本件行政訴訟中訴稱，外文「ARC-FLASH」 係日本知名光觸媒品牌，有日本ア－クフラッシュ株式會社之商標登錄證可稽，而原告係日本ア－クフラッシュ株式會社台灣地區之總代理商，並取得該商標之使用權，自得申請商標註冊。又「ARC-FLASH」 並非光觸媒商品或服務之通用名稱，亦非代表使用為二氧化鈦為代表具有光催化功能的光半導體材料（即光觸媒）之總稱，是以「ARC-FLASH 光觸媒及圖」自足使一般商品或服務購買人認識其為表彰某種光觸媒商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。且就「光觸媒」部分，被告應依職權就該部分聲明不在專用之列。另被告就系爭商標所為之核駁處分已違反行政行為一致性及平等原則，且被告誤認「ARC-FLASH」 為二氧化鈦為代表具有光催化功能的光半導體材料的總稱，顯未查明事實即予核駁，自有認定事實錯誤之違背法令，經原告於訴願時提出資料說明，被告仍執陳詞而任令訴願機關駁回原告之訴願，亦有違行政程序法第7、8及9條之規定云云。惟查：

１、本件原告申請註冊之系爭商標圖樣上之中文「光觸媒」係一種以二氧化鈦為主要成分，利用光所提供之能量進行催化作用，具有環境淨化的功能，能發揮抗菌、脫臭、防污等效果，已為相關業者所普遍使用。是原告以之作為商標，使用於指定之洗衣用漂白劑，清潔、亮光、洗擦（去污）及研磨用製劑，肥皂，脫臭劑，空氣清靜劑等商品，難謂與商品本身之說明無密切關連，揆諸首揭法條之規定，自不得申請註冊，從而被告所為核駁之處分，洵無違誤，亦無違行政程序法第7、8及9條之規定。

２、原告於系爭商標註冊申請時既未就系爭商標圖樣上之中文「光觸媒」聲明不專用，則縱如原告主張系爭商標圖樣上之英文「ARC-FLASH」 係日本知名光觸媒品牌，惟因原告申請註冊之系爭「ARC-FLASH 光觸媒及圖」商標中包含說明性文字「光觸媒」，系爭商標仍不得申請註冊。

３、原告雖取得日本 「ARC-FLASH」商標之同意使用權，僅得證明原告使用該 「ARC-FLASH」商標或無違反商標法第37條第14款規定情事，然尚不得據此以為系爭「ARC-FLASH 光觸媒及圖」商標應准予註冊之論據。

４、依原處分卷附之系爭商標註冊申請書觀之，原告於系爭商標註冊申請時並未聲明放棄中文「光觸媒」部分之專用權。又被告90年8月28日(90)智商980字第090500005510號公告「依職權審查應聲明不專用規定事項之處理原則」明定：商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，申請人未依商標法施行細則第28條規定聲明該部分不專用之案件，商標審查人員得依職權認定商標圖樣不專用事項，應以被告前案業經公告或無疑義之事項為準，並得參考該公告附表之例示情形；惟商標審查人員對於商標圖樣中之文字或圖形等之涵義若仍有疑義，應通知申請人陳明後，再行判斷得否不專用。本件被告既認系爭商標圖樣上之中英文 「ARC-FLASH光觸媒」整體尚難謂非商品本身之說明，則系爭說明性商標圖樣非但不得適用聲明不專用之規定，且因非上揭公告所謂之「顯無疑義」，亦非「被告前案業經公告」，當無上揭公告「商標審查人員得依職權認定商標圖樣不專用之部分，並於商標公報上公告不專用之意旨及範圍」之適用，更何況該公告係明定商標審查人員「得」依職權認定商標圖樣不專用，而非「應」依職權認定商標圖樣不專用。更且無論被告92年4月30日 (92)慧商0411字第9290334450號核駁理由先行通通知書有無合法送達於本件商標註冊申請案之代理人劉默容律師，其結果並無不同。

四、綜上所述，原告之陳詞尚難採信，而被告就原告申請註冊之系爭商標所為之核駁處分，揆諸首揭規定，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就本件原告申請案號000000000號「ARC-FLASH光觸媒及圖」商標作成應予審定公告之處分，均無理由，應予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由， 爰依行政訴訟法第98條第3項前段判決如主文。

第四庭審判長法 官 徐瑞晃