臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十二年度訴字第一七○四號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十二年度訴字第一七○四號

原告

笙祐貿易股份有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

張名賢律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

訴訟代理人

丁○○

參加人

澳洲商‧澳洲農業化學工業股份有限公司（RURAL CHEMICAL代 表 人 乙○○○○○訴訟代理人 李 旦律師

　　　　　　　　江俊賢律師

右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十二年二月二十日經訴字第

○九二○六二○三二三○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（下同）八十七年八月五日以「適可耐/SELECTOLYTE」商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第五類之動物用藥品商品，向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告准列為註冊第八五八七六六號商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖一所示），嗣參加人以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第七、十四款之規定，檢具「SELECTOLYTE」商標（下稱據以評定商標，圖樣如附圖二所示），對之申請評定，案經被告審查，以九十一年十月一日中台評字第九一○二○七號商標評定書，認系爭商標有違商標法第三十七條第十四款之規定而為其註冊應為無效之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依參加人之聲請，裁定允許其獨立參加被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷；被告對於系爭商標評定案應作成「申請不成立」之處分。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：系爭商標是否有違註冊時商標法第三十七條第十四款之規定？

㈠原告主張：

⒈按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤信之虞者」不得申請註冊，為註冊時商標法第三十七條第七款所明定。惟其適用，須二商標構成相同或近似，且系爭商標須於我國境內已達著名始足當之。又所謂「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為商標法施行細則第三十一條第一項所明定。惟所謂著名商標或標章，應以其在我國境內著名與否以為斷，且商標圖樣有無違反本款規定而不得註冊之情形，應悉依其註冊當時之事實為認定（行政法院八十年判字第六一二號判決、八十三年判字第一五七六號判決參照）。此外，司法院大法官會議第一○四號解釋對著名商標之認定亦認為「係指中華民國境內，一般所共知者而言」。是以，所謂著名商標應符合下列要件：

⑴必須在中華民國境內著名。

⑵著名與否之認定時點，須在於他人申請商標註冊時。若不符合上述要件，則不能認為其為著名商標，亦無適用商標法第三十七條第七款之餘地。

⒉查參加人公司稱其「SELECTOLYTE」商標於本件系爭商標申請註冊（八十七年八月五日）前已達著名商標之列，實有違誤：

⑴按所謂「著名商標」，乃指商標於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知者。而「我國境內相當廣泛範圍」，係指商標使用之情況已遍及全國相當廣泛範圍而言；所謂「相關公眾所共知」，係指商標已為通常或可能接觸其所使用相關商品或服務之相當多數大眾所熟知者而言。而著名商標之認定應依銷售發票、國內、外之報章雜誌或電視等大眾媒體「持續」廣告之資料、國內、外註冊之情況等因素加以判斷；若僅以使用於我國之少數證據以及國外少許之靜態註冊資料逕以主張商標於我國已達著名，根據上述認定標準，實不能強加以認定該商標亦係屬著名。

⑵查參加人系爭之「SELECTOLYTE」商標的國外註冊資料，僅於巴基斯坦、泰國有靜態註冊之事實，並無在世界各農業大國擁有有效之商標註冊；而詳審其所附之國外宣傳資料亦無標示任何日期，加上國外之證明文件亦僅能證明其取得製造許可或是銷售許可，並無任何於我國有任何動態之銷售販賣資料可供證明系爭商標於我國境內有實際使用，甚至為我國境內相關大眾所得以共知。審閱上述資料以及參酌被告頒布之著名商標審查基準，原告並無法導論出系爭商標於我國已達著名之程度。

⑶因此，系爭「SELECTOLYTE」商標於我國並非屬著名商標之列，則系爭商標並無首揭法條之適用而不得註冊。

⒊又按商標圖樣「相同或近似他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得申請註冊，固為商標法第三十七條第十四款所明定，惟該款但書規定「但得該他人同意者，不在此限」可以排除上述條款之規定；亦即只要得到該他人之同意，無論其為明示或默示同意，即可以排除上述條款之適用。

⑴查原告於八十七年八月五日以系爭商標圖樣向被告申請註冊，於公告期間內參加人並未表示任何異議，並順利取得商標專用權。則原告既已符合商標法第二十一條之規定取得商標用權，其合法地位即應受到商標法之保護。

⑵又查參加人於評定程序中所呈證據附件八之辦理延展指示信函，並非其所述之商標延展指示，而係藥品輸入許可證之延展更新（renew ourproducts registration in TAIWAN）。由此可見，參加人有誤導之重嫌，以掩飾其欲巧取豪奪系爭商標之實。而由於參加人既非指示原告代為申請延展商標之註冊，顯見參加人確實完全無意於我國申請並取得商標之專用權。至今原告使用系爭「適可耐／SELECTOLYTE」商標之事實，參加人均完全知悉。由此可見，參加人實已等同於明示同意原告申請註冊系爭商標並加以使用，則系爭商標即已符合商標法第三十七條第十四款但書之規定，而得以合法取得商標專用權。

⑶再查，參加人前係與普益行有限公司簽署合作契約。惟查前述普益行有限公司早在民國七十年七月二十七日登記解散，該合作契約因一方法人人格消滅而宣告終止；而原告係另一新成立之公司，並非如被告所認定原告係普益行有限公司改組而來。原告僅係單純經銷參加人之商品，亦並非如原處分書所述與參加人之間有任何授權契約存在。更何況系爭商標乃原告構思許久後所創用出本件系爭商標「適可耐／SELECTOLYTE 」圖樣中之中文「適可耐」。參加人係一不諳中文之澳洲商，如何能構思出如此貼切之中文商標乎﹖因此，本件系爭商標既已符合商標法第三十七條第十四款但書之規定已如前述，而商標中文圖樣亦為原告所創，則本件系爭商標即無違反上述商標法第三十七條第十四款之規定而不准註冊。

⑷因此，本件「適可耐／SELECTOLYTE」商標並無違反上述商標法第三十七條第十四款之規定而不准註冊，請判決如訴之聲明，以維護優良國內廠商之合法權益及發展空間。

⒋本件被評定之商標係於八十八年六月一日核准註冊，其商標之評定應適用八十七年十一月一日施行之商標法。本件據以評定之「SELECTOLYTE」商標專用權，已於七十六年四月三十日屆滿，且未申請商標專用期間之延展而消滅：

⑴按八十七年十一月一日施行之商標法第三十四條第一款規定，未依第二十五條規定延展註冊者，商標專用權當然消滅。

⑵本件參加人之「SELECTOLYTE」商標，曾經於中華民國註冊，並於七十六年四月三十日屆滿，參加人並未依規定申請商標專用權期間之延展，依前揭規定，「SELECTOLYTE」之商標專用權已然消滅，則該商標「SELECTOLYTE」，任何人均得依法重新申請註冊並加以使用, 無不法可言。本件原告申請註冊之商標係「適可耐/SELECTOLYTE」，與「SELECTOLYTE」商標並不相同，且「適可耐/SELECTOLYTE」商標中，其中文字樣字體較英文字樣「SELECTOLYTE」為大，已足以彰顯該商標係以「適可耐」為主體。依舉重明輕之法理，完全相同之「SELECTOLYTE」商標，既得依法申請註冊使用，則原告申請註冊之商標，已加具中文字樣，足以辨識與參加人之商標不同，當然得申請註冊。

⑶參加人於評定程序中所呈報之證據附件八之辦理延展指示信函，並非依商標法第二十五條申請商標專用權之延展，而係輸入許可證之延展與更新，與本件毫不相涉，不得據此認定，參加人已依商標法申請商標專用期間之延展。

⒌本件被告及訴願決定機關有適用法律錯誤之違法：

⑴按八十七年十一月一日施行之商標法第三十七條第十四款之規範意旨，係在防止行為人剽竊他人未經註冊之商標，搶先註冊，藉以勒索該他人以獲取不當之利益，是以該他人如同意放棄其使用權，則無以該條規範之必要，而設有但書之規定。此參照立法緣由即可知悉。

⑵商標專用權期間屆滿，而未依規定辦理延展，則商標專用權當然消滅，為商標法第三十四條所明定，此為強制規定，不得以當事人合以加以變更。他人就同一商標仍得依同法申請註冊，取得商標專用權。若謂原商標專用權已消滅，原申請註冊之商標專用權人，仍得依第三十七條第十四款，申請評定後註冊之商標為無效，則第三十四條商標專用權消滅之規定無異形同具文，商標專用權將永無消滅之可能。

⑶是以商標法第三十四條、第二十五條之規定，應優先於第三十七條第十四款適用。本件被告機關及訴願決定機關未查，未以參加人申請評定之「SELECTOLYTE」商標專用權已消滅，駁回其申請，卻適用第三十七條第十四款規定，作成原處分及訴願決定，顯然有適用法規錯誤之違法。

⒍本件原告以「適可耐/ SELECTOLYTE」商標註冊時，參加人之「SELECTOLYTE」商標專用權已消滅，且原告申請註冊之商標，並以「明顯」之中文字樣「適可耐」，以與純英文字樣之「SELECTOLYTE」區別。依前揭說明，原告於參加人原使用之「SELECTOLYTE」商標專用權消滅後，若仍以「SELECTOLYTE」商標註冊，仍得取得商標專用權，則與之顯然不同之「適可耐/SELECTOLYTE」當然得取得商標專用權，而無牴觸第三十七條第十四款規定之疑義。

⒎本件有足夠證據堪認參加人欲放棄商標「SELECTOLYTE」專用權，其於商標「SELECTOLYTE」專用權期間屆滿後，未申請專用權期間之延展，使商標專用權消滅，並於其與原告之出貨往來信函中表示，出貨所需之商標均由原告印製、提供，足徵參加人已無意使用該商標「SELECTOLYTE」，並同意原告使用於所訂購之貨物。

⒏實則，本件係肇因於原告多年投入鉅資，為參加人打開在我國之銷貨通路，初期無特別銷貨成績，故參加人對商標「SELECTOLYTE」已屆期之事實，並不在意，任其商標專用權消滅，惟迄今原告銷售成績斐然，參加人見機即欲片面提高出貨價格，未獲原告同意，因肇致本案。

⒐綜上所述，系爭註冊第八五八七六六號「適可耐／SELECTOLYTE」商標並無違反註冊時商標法第三十七條第七款及第十四款之規定，被告及訴願決定機關未予詳察，所為之處分及決定自有違誤，應予撤銷，請判決如訴之聲明，以符法制，並維護原告之權益。

㈡被告主張：

⒈商標之註冊違反第三十七條之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為現行商標法第五十二條第一項所明定。又依同法第七十七條之一第二款商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第八五八七六六號商標係於八十八年七月十六日核准註冊，其商標之評定核應適用八十七年十一月一日公布施行之商標法，合先敘明。

⒉商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第十四款本文所明定；「但得該他人同意者，不在此限」，復為同條款但書之規定。判斷兩商標近似與否，應依具有普通知識經驗之購買人施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷；商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標；又申請人與該他人間有無契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他人商標存在者，應就具體事實判斷之。查本件系爭註冊第八五八七六六號「適可耐/SELECTOLYTE」商標圖樣，與參加人「澳洲農業化學工業股份有限公司」據以評定之「SELECTOLYTE」商標圖樣相較，二者皆有相同之外文「SELECTOLYTE」，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。次查，外文「SELECTOLYTE」係參加人先使用於禽畜藥品、輔助飼料及滅藻劑等商品之商標，早於本件系爭商標申請註冊日（民國八十七年八月五日）前即陸續在泰國（西元一九九三年）、中國大陸（西元一九九五年）、巴基斯坦（西元一九九七年）等申請獲准註冊，並授權原告及其前手代理進口及廣告行銷參加人之產品，凡此有參加人於原評定案檢附之參加人公司資料、各國商標註冊資料、參加人系列產品之廣告文件、參加人與原告前手雙方簽訂之合作契約、普益行公司改組為原告公司之變更證明等證據資料影本附卷可稽；從而原告於其後始以與參加人據以評定商標圖樣相同之外文「SELECTOLYTE」作為系爭註冊第八五八七六六號「適可耐/SELECTOLYTE」商標圖樣申請註冊，實難諉為巧合，顯有知悉據以評定商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事；是原告未徵得參加人同意，以相同之外文「SELECTOLYTE」作為本件系爭商標圖樣，復指定使用於動物用藥品等同一或類似商品申請註冊，揆諸上開說明，應有前揭條款規定之適用。至原告辯稱其使用系爭商標之事實，參加人完全知悉，且在申請本件評定案後，仍有商品進口予原告銷售，實已等同於同意原告申請註冊系爭商標乙節；惟查，參加人知悉原告使用系爭商標及其在申請本件評定案後仍有商品進口予原告銷售等，係基於參加人授權原告使用之結果，尚與同意原告申請註冊系爭商標不相當，自無前揭條款但書規定之適用，併予敘明。

⒊綜上論述，被告原處分，洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

㈢參加人經合法通知未曾到場，亦未提出書狀作何陳述。

理由

一、按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊，「但得該他人同意者，不在此限」，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款所規定。而衡酌商標是否近似，應以具有普通知識、經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第十五條第一項亦定有明文。至申請人與該他人間有無契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，應就具體事實判斷之。再商標之註冊違反商標法第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效；而所稱利害關係人，係指該商標之註冊對其權利或利益有影響之關係者，復分別為同法第八條及第五十二條第一項所規定。

二、本件原告於八十七年八月五日以「適可耐/SELECTOLYTE」商標（圖樣如附圖所示），指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第五類之動物用藥品商品，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第八五八七六六號商標，嗣參加人以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第七、十四款之規定，檢具「SELECTOLYTE」商標（圖樣如附圖二所示），對之申請評定，案經被告審查，認外文「SELECTOLYTE」係參加人先使用於禽畜藥品、輔助飼料及滅藻劑等商品之商標，早於系爭商標申請註冊日（民國八十七年八月五日）前即陸續在泰國（西元一九九三年）、大陸地區（西元一九九五年）、巴基斯坦（西元一九九七年）等國或地區申准註冊，並授權原告及普益行公司代理進口及廣告行銷參加人之產品，凡此有參加人檢附其公司資料、各國商標註冊資料、系列產品之廣告文件、與普益行公司簽訂之合作契約、普益行公司改組為笙祐公司之變更證明等證據資料影本附卷可稽，原告顯有知悉據以評定商標圖樣存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，從而原告未得參加人同意，以相同之外文「SELECTOLYTE」作為系爭商標圖樣之一部分，復指定使用於動物用藥品等同一或類似商品而申請註冊，自有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之註冊應為無效之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟，兩造之主張各如事實欄所載，其爭點仍為系爭商標是否有違註冊時商標法第三十七條第十四款之規定？

三、經查，系爭商標圖樣中之中文「適可耐」，縱如原告所稱為其所創用者，然系爭註冊第八五八七六六號「適可耐/SELECTOLYTE」商標圖樣與參加人據以評定之「SELECTOLYTE」商標圖樣相較，二者皆有相同之外文「SELECTOLYTE」，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，易使一般商品購買者消費時產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。又參加人曾於民國六十四年五月二十一日與普益行有限公司（PANS TRADING COMPANY）簽署乙紙經銷契約書，代理R.C.I.（RURAL CHEMICALINDUSTRIES PTY. LTD之簡稱，即參加人）產品之在我國銷售（包括SELECTOLYTE商品），當時普益行有限公司之簽約代表人即為現在原告笙祐貿易股份有限公司（Happyland Trading Company）之代表人甲○○（Y.S.WANG），嗣原告笙祐貿易股份有限公司於民國六十九年一月三十一日核准設立，其代表人甲○○並曾於民國六十九年三月十七日致函參加人，表示為快速擴展業務，新成立笙祐貿易股份有限公司，負責藥品及家畜用品和飼料添加物業務，普益行有限公司則僅處理食品、五金及其他雜貨，此有上開經銷契約書、私函等影本附原處分卷可稽。雖普益行有限公司於民國七十年七月二十七日登記解散，迄西元一九九八年（民國八十七年）十二月一日參加人與原告再簽訂經銷合約（參見評定申請書附件八，評定申請書誤載為「民國八十九年三月間」），惟在此之前，原告即已於八十七年八月五日以「適可耐/SELECTOLYTE」商標圖樣向被告申請註冊，經被告於八十八年二月二十六日准予審定（即本件系爭商標）。由於普益行有限公司之簽約代表人即為現在原告笙祐貿易股份有限公司之代表人甲○○（Y.S.WANG），因此，原告顯有因契約、業務往來或其他關係而知悉據以評定之「SELECTOLYTE」商標之存在，是原告未徵得參加人之同意，以相同之外文「SELECTOLYTE」作為系爭商標圖樣申請註冊，復指定使用於動物用藥品等同一或類似商品，顯有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，應有首揭法條規定之適用。至商標法第三十七條第十四款之規定，係指他人商標確有先使用於同一或類似商品之情事而言，並不以該他人商標須在我國獲准註冊且為著名商標為前提，故原告訴稱參加人據以評定商標非屬著名商標，且在我國註冊之商標專用權已於七十六年四月三十日屆滿未申請延展而消滅云云，縱認屬實，亦不影響本件系爭商標之註冊有違前揭法條之認定。又按凡主張其商標或標章與系爭商標相同或近似且為先使用之人，及其受讓人、授權使用人或代理商即為利害關係人，本件參加人為先使用「SELECTOLYTE」商標者，且原告亦自承有經銷參加人商品之事實，是系爭商標之申請註冊對參加人權益自有影響，參加人認系爭商標之註冊有違商標法第三十七條第十四款之規定對之申請評定，自屬適格適法；原告所稱系爭商標圖樣申請註冊，既獲准審定，公告期間內無人表示異議，已符合商標法第二十一條之規定取得商標專用權，其合法地位應受保護乙節，顯有誤解。又原告訴稱其使用系爭「適可耐/SELECTOLYTE」商標之事實，參加人均完全知悉，可見參加人實已等同明示同意原告申請註冊系爭商標並加以使用，則系爭商標即已符合商標法第三十七條第十四款但書之規定，而得以合法取得商標專用權乙節；經查，原告於本件參加人申請評定時，所提出答辯附件三及四，主要係雙方當事人就「Anigane」商標產品往來信函，尚難認參加人事先知悉原告申請系爭「適可耐/ SELECTOLYTE」商標註冊之事實，而參加人在申請本件評定案後，仍有商品進口予原告銷售，係履行雙方所簽訂經銷合約之結果，並非等於參加人已明示同意原告申請註冊系爭商標；事實上雙方當事人於八十七年十二月一日簽訂經銷合約時，系爭商標尚未經被告核准審定，且觀其經銷合約第9.10條內容，甚且載明原告對於參加人之產品使用地區之商標、專利或著作權等工業或商業權利將立即採取維護行動，並具告知及採取必要行動包括相關法律措施，顯見參加人並未同意原告以系爭商標申請註冊；又同意他人使用商標，與同意他人以該商標申請註冊，係屬二回事，原告徒以參加人知悉其使用系爭商標之事實，即認參加人同意其以系爭商標申請註冊，自非可採；本件原告既無法證明其申請系爭商標註冊，已得參加人同意，即無商標法第三十七條第十四款但書規定之適用。

四、綜上所述，本件原告以系爭商標申請註冊，實有違註冊時商標法第三十七條第十四款之規定。從而，原告為系爭商標之註冊應為無效之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告起訴意旨仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告對於系爭商標評定案作成「申請不成立」之處分，均無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第一庭