臺北高等行政法院判決

原告

台灣奧黛莉股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

蔡順雄律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

曹詩羽律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

法商．路易威登馬爾悌耶公司

代表人

乙○○○○○○○○

訴訟代理人

陳長文律師

　　　　　　蔡瑞森律師（兼送達代收人）

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國93年3月16日經訴字第09306214290號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人於民國85年7月16日以「TOILE DAMIER en couleur（figurative）（annexed）」商標（下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第18類之行李箱、手提箱、旅行袋、保護衣服用之攜帶提袋、化妝袋、背囊、手提袋、購物袋、附有肩帶之女用手提包、公事包、皮囊、置錢物之皮夾、錢袋、皮包、鑰匙包、置信用卡名片之皮夾、置支票簿之皮夾、公事箱、雨傘、包裝用皮袋或人造皮袋商品，向被告前身即中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經審查准列為註冊第896136號商標，嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第5條、第37條第10款之規定，對之申請評定，經被告審查以92年10月23日（92）智商0202字第9280555970號發文之中台評字第920123號評定書為主張商標法第5條部分申請駁回；主張商標法第37條第10款部分申請不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告應作成評定系爭商標無效之處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：原告依註冊時商標法第5條規定，提起評定是否合法？系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第18類之商品，有否圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明，而構成註冊時商標法第37條第10款之違反？

㈠原告主張之理由：

⒈「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理」「商標之註冊違反第23條第1項第1款、第2款、第12款至第17款或第59條第4項規定之情形，自註冊公告之日起滿5年者，不得申請或提請評定」「商標有下列情形之一者，不得註冊：1、不符合第5條規定者。2、表示商品或服務之形狀、品質、功能或其他說明者。」「中央法規標準法第18條所稱：『處理程序』，係指主管機關處理人民聲請許可案件之程序而言，並不包括行政救濟之程序在內。故主管機關受理人民聲請許可案件，其處理程序終結後，在行政救濟程序進行中法規有變更者，仍應適用實體從舊程序從新之原則處理。」現行商標法第91條第1項、第51條第1項、第23條第1項第1、2款分別定有明文，有最高行政法院72判字第1651號判例可參。本件商標評定案件係於92年4月16日申請評定，於92年10月27日收受原處分，故本件商標評定案件合於新商標法第91條第1項規定。又原告得否就商標提出評定，係屬程序事項，依實體從舊程序從新原則，自應適用新商標法第91條第1項、第51條第1項之規定。故原告自得於系爭商標註冊公告之日89年8月1日起未滿5年時，申請本件商標評定案件。

⒉依前揭商標法第5條第1項、現行商標法第5條第2項係為商標應有特別顯著性之規定，良以商標之功能在於表彰其所使用之商品，而商標為達到表彰商品之目的，則必須具有特別顯著性，始得藉以與他人之商品相區別，茍商標係所使用商品一般習慣上所通用之標章，即業者間習慣上共通使用於商品之標章，為一般人習知習見者，自不具顯著性，亦無從區別商品之來源，不得以之作為商標註冊。又所謂不具特別顯著性之要件，一般係指商標之本體過於簡陋無從作為區別之標誌或過於繁複而缺少辨別重心等等。總體來說，商標之特別顯著性係指商標圖樣應具顯明之特色，使一般人能一望而知其為表彰商品之標記，於交易上足以使一般人能辨別區分商品之一種特性，亦即所謂商標之識別性而言。

⒊按系爭商標圖案係為深、淺咖啡色系的複數方格子彼此交錯排列連續延伸之圖案及西洋棋盤格，其本體過於簡陋無從作為區別之標誌，是不具有註冊商標所應具有標誌性與識別性。系爭商標圖案之註冊為西洋棋盤格圖樣系爭商標為西洋棋盤格圖案，網路上搜尋之資料亦顯示西洋棋（盤）於西元六世紀時已有文獻記載（http://www.chess-poster.com/english/chesmayne/history_of_chess.htm），依最高行政法院73年判字761判例意旨：「所謂『特別』係指商標本身具有與眾不同之特別性」、最高行政法院89年判字第1255號判決意旨：「…方形外框為一基本之幾何圖形，並不具顯著性…」系爭商標之西洋棋盤格圖案，並非申請人所特別創作，而是源於西元六世紀發明之西洋棋盤，亦為一基本之幾何圖形，並不具有與眾不同之特別性。商標申請人係將西洋棋盤格圖樣遍佈於整個商品上，依最高行政法院74判字310號判例意旨：「本件原告申請註冊之商標，其圖樣上之箭形圖形，構圖單調平淡，刻印於商品之上，形成商品花紋之一部分，通體觀察，難謂足以使一般消費者辨別其為商標，進而識別該商品之來源，並得藉以與他人之商品相辨別，自不具特別顯著性」，系爭商標遍佈於商品上，形成商品花紋，通體觀察，難足以使消費者辨別西洋棋盤格圖樣為其係表彰商品之商標，系爭商標當不具特別顯著性。

⒋系爭商標圖案之註冊為西洋棋盤格圖樣，在外坊間隨處可見，網路上搜尋之資料亦顯示西洋棋（盤）於西元六世紀時已有文獻記載，系爭商標圖案是西元1888年問世的Damier方格子紋，最早是用於硬箱上，1996年被運用於帆布質料上，始由參加人於台灣申請註冊，依最高行政法院72年判字第504號判決意旨，系爭圖案於1888年問世，1996年始由參加人於台灣申請註冊，該商標圖案已因他人在事實上反覆使用，而成為習慣使用於皮包商品之標章，自屬前揭商標法第37條第10款中，圖形係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者。

⒌末查，商標之作用在表彰商品，為與同類的商品有所識別，申請註冊之商標應與眾不同，須具有獨創性及新創性之標誌作用始可。商標之獨創性，乃指商標非一般社會通念上同類商品本身說明之通用名稱及記述性標章。商標之新創性，乃指商標須為新的創作，而非他人在同一申請註冊區域內，於同類商品上習慣使用之標章，或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用。商標之獨創性及新創性，係指該商標申請註冊之國家內，此乃商標法採屬地主義之當然結果。系爭棋盤格圖案之皮包充斥於大街小巷，輕易可取得，實不具獨創性及新創性，此種無特別顯著性公共通用之慣用標章，無區隔性，亦無從使消費者識別其商品來源之表徵，如准許註冊予一人專用，實有侵害社會公共利益及商場上公平競爭。

㈡被告主張之理由：

⒈依前揭商標法第52條第2項、53條規定，原告並不具有商標審查員之資格，且系爭商標係於89年8月1日註冊公告，距原告92年4月16日申請評定時已逾2年之期間，依前揭法條規定之意旨，原告主張系爭商標之註冊違反前揭商標法第5條規定之部分應予駁回。

⒉系爭商標圖樣為一經設計之彩色深、淺格子所構成，其設計之理念源自於註冊人創始人之子喬治路易（George Louis）於1888年所首創設計，而使用之型態為將系爭商標圖樣印製於皮革或布料上，再製造為各式商品，是系爭商標圖樣並非其商品原材料之天然圖案，亦與其所指定商品之形狀、品質、功用等事項之說明無關，復經參加人於世界各地廣泛銷售而成為相關消費者識別其商品來源之表徵。揆諸上開說明，系爭商標之註冊，自無前揭商標法第37條第10款規定之適用。

㈢參加人主張之理由：

⒈依前揭商標法第52條第2項及第53條規定，本件原告非商標審查員，且系爭商標係於89年8月1日註冊公告，距原告申請評定時（92年4月16日）已逾2年時間，依法原告不得以系爭商標之註冊違反註冊時商標法第5條之規定而對之提起評定，故被告與訴願決定機關予以駁回之處分與決定並無違誤。另現行商標法第91條第1項所列之日期，實為立法院三讀通過之日期，總統公佈之日期為92年5月28 日，故現行法之施行日應為92年11月28日。而現行商標法第91條第1項適用上必須是該法施行前「已申請評定或提起評定而尚未評決」之案件才有適用餘地。本件在現行商標法施行時已作成評決（92年10月23日），是亦無原告所主張適用現行商標法第91條第1項規定之可能。

⒉系爭商標圖樣為一經設計之彩色深淺格子所構成，其設計理念源自參加人創始人之子喬治路易（George Louis）於西元1888年所首創設計，而使用之型態為將系爭商標圖樣印製於皮革或布料上，再製成各式商品，是系爭商標圖樣並非其商品原材料之天然圖案，亦與其指定使用商品之形狀、品質、功能等事項之說明無關。另經參加人於世界各地廣泛的銷售及持續的廣告，系爭商標早已成為相關消費者識別其商品來源之表徵。又商標若為指定商品之說明或通用名稱者不得註冊，此為世界各國商標審查之共同基準。參加人為積極保護其所設計之系爭商標圖樣而於各國申請商標註冊，並已獲全世界各地70餘國獲准註冊，包括法國、美國、日本、英國、澳洲、紐西蘭、新加坡等國家。足證系爭商標實非指定商品之說明或通用名稱，而得為表彰參加人商品之商標，至為明顯。

⒊原告主張系爭商標圖樣係業者習慣上共通使用於皮包商品上而不具識別性，同時也是其指定使用商品之說明。惟原告所提無法證明系爭商標圖樣於申請註冊日前已不具識別性，或已成為其指定使用商品之說明。而原告所提之文獻記載之內容僅可證明西洋棋是源起於西元六世紀，然無法直接推導出系爭商標圖樣類似西洋棋盤格之圖形設計，已為相關業者普遍使用於皮包商品上，而為商品說明或不具顯著性之結果，難謂系爭商標之申請註冊有違前揭商標法第37條第10款規定。至於原告主張系爭商標不具前揭商標法第5條特別顯著性規定部分，既如前述原告申請評定之程序不合法，其主張應予駁回，則本件實體上有無原告所稱系爭商標圖樣不具特別顯著性，即無庸審究。

理由

一、按商標之註冊違反第23條第1項或第59條第4項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊，為現行商標法第50條所明定。同法第52條規定，評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。本件被評定之註冊第00000000號商標係於89年7月1日核准註冊，其商標之評定應適用87年11月1日修正公布之商標法。另就申請評定程序事項，本件評決時之商標法第77-1條第2款規定，商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定程序適用評決時之規定。因此，關於原告申請評定是否已逾法定期間之程序事項，仍應適用評決之商標法。原告主張其得否就商標提出評定，係屬程序事項，依實體從舊程序從新原則，自應適用新商標法第91條第1項、第51條第1項之規定部分，尚非可採，應先敍明。

二、次按，商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別；「商標之註冊，違反第5條．．．規定者，『商標審查員』得提請評定其註冊為無效。」、「商標之註冊違反第5條．．．第37條第1項第10款．．．規定者，自註冊公告之日起已滿2年者，不得申請或提請評定。」本件評決時商標法第5條第1項、第52條第2項及第53條定有明文。原告申請評定時主張系爭商標有違審定公告時商標法第5條第1項之規定。經查，依前開商標法第52條第2項之規定，得以註冊商標違反第5條規定申請評定者，限於商標審查員，原告並非商標審查員，其就系爭商標之註冊，以違反當時商標法第5條之規定提出評定，於法已有未合。況系爭註冊第896136號「TOILE DAMIER en coulur（figurative）（annexed）」商標係於89年8月1日註冊公告，距原告申請評定時（92年4月16日）已逾2年時間，依當時商標法第53條之規定，亦已不得申請評定。從而，原告申請評定時主張系爭商標有違前揭商標法第5條規定之部分，被告予以駁回，於法並無不合。

三、又按，商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第10款所明定。所謂商品之說明，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，為商品功用、品質等事項或商品本身之說明有密切關連，但其表示之方法須直接明顯，若係隱含譬喻或自我標榜者，即不屬之。經查，系爭商標圖樣為一經設計之彩色深淺格子所構成，而使用之型態為將系爭商標圖樣印製於皮革或布料上，再製成各式商品。因此，系爭商標圖樣並非其商品原材料之天然圖案，亦與其指定使用商品之形狀、品質、功能等事項之說明無關。原告雖主張系爭商標圖案之註冊為西洋棋盤格圖樣，在外坊間隨處可見，該商標圖案已因他人在事實上反覆使用，而成為習慣使用於皮包商品之標章，自屬前揭商標法第37條第10款中，圖形係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用等等。但查，原告所提之文獻記載之內容僅可證明西洋棋是源起於西元六世紀，而所提相關業者將類似西洋棋盤格之圖形設計，使用於皮包商品上之證據，有未載使用之日期，或日期晚於系爭商標申請日，並不足以證明系爭商標圖樣於申請註冊日前已成為其指定使用商品之說明。又系爭商標圖樣參加人作為商標使用於其商品，核屬商品主體來源之識別作用，與表示所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，尚屬有間。因此，原告主張系爭商標之註冊，有前揭商標法第37條第10款規定之適用部分，並非可採。

四、從而，被告以原告申請評定系爭商標主張前揭商標法第5條部分申請駁回；主張前揭商標法第37條第10款規定部分申請不成立之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應作成評定系爭商標無效之處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第一庭審判長法　官 姜素娥