臺北高等行政法院判決

原告

拜歐生活有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

陳生全律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丙○○

參加人

拜歐生活國際股份有限公司

代表人

乙○○

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國93年2月4日經訴字第09306211300號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

壹、事實概要：緣原告拜歐生活有限公司於民國（下同）91年3月6日以「拜歐生活BIOLIFE」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之各種男女衣服、褲子、鞋子、鞋襯、冠帽、圍裙、襪子、服飾用禦寒用手套、腰帶、圍巾、領帶等商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經核准列為審定第0000000號商標（下稱系爭商標，如附圖）。嗣參加人拜歐生活國際股份有限公司以該審定商標有違當時商標法第37條第11、14款之規定，對之提起異議，經被告審查，認系爭商標有異議審定時商標法第37條第11款規定之適用，乃以92年11月3日中台異字第920518號商標異議審定書為系爭商標之審定應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

貳、兩造聲明：

一、原告聲明求為判決：

㈠、訴願決定及原處分均撤銷。

㈡、訴訟費用由被告負擔。

二、被告聲明求為判決：

㈠、駁回原告之訴。

㈡、訴訟費用由原告負擔。

參、兩造之爭點：

一、原告主張之理由：

㈠、訴願決定違反現行商標法第23條第16款之規定，故其訴願決定違法：系爭商標應以商標法修正施行前及商標修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。訴願決定引修正施行前之商標法第37條第11項之規定而撤銷本件商標之審定，惟（修正施行後之）商標法第23條第1項第16款則規定，有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。依前揭說明，系爭商標有參加人之法人名稱，倘非屬不得註冊之情形，必「拜歐生活」屬著名之法人名稱，且有致相關公眾混淆誤認之虞者，始屬不得註冊之情形。本件參加人提起異議，僅主張系爭商標有參加人之法人名稱「拜歐生活」，而認系爭商標有違反商標法規定之情事。原處分及訴願決定亦均以系爭商標有法人之名稱為由，而撤銷系爭商標之審定，駁回原告之訴願。通觀卷內並無任何證據證明參加人之法人名稱為「著名」，事實上，參加人使用「拜歐生活國際股份有限公司」為其公司名稱，乃故意取名與原告名稱「拜歐生活有限公司」相近似之名稱，目的在造成混同誤認、擾亂交易秩序。參加人之公司名稱根本無「著名」可言，更無「致相關公眾混淆誤認之虞」之情事，且經臺北地方法院判決參加人不得使用拜歐生活國際股份有限公司為其公司名稱，更不會有「致相關公眾混淆誤認之虞」。綜上，訴願決定及原處分違反現行商標法第90條、第23條第1項第16款之規定，該行政處分違法應予撤銷。

㈡、參加人不得使用「拜歐生活國際股份有限公司」為其公司名稱，故系爭商標並無有法人名稱之情形，參加人自不得以系爭商標有參加人之公司名稱而對系爭商標之審定提起異議，訴願決定及原處分亦不得以系爭商標有公司之名稱而撤銷審定：

１、原告名稱為拜歐生活有限公司，設立於87年6月9日，參加人公司名稱為拜歐生活國際股份有限公司，設立於89年5月4日，故臺北地方法院92年度訴字第3722號判決認「原告之設立在先，從而原告以拜歐生活為其公司名稱之特取部分，主張被告名稱使用拜歐生活國際有使交易者混同誤認之虞，侵害其姓名權，且足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平之行為，屬於不正競爭，而類推適用民法第19條之規定，請求禁止被告使用其公司名稱，於法並無不合，為有理由由，應予准許。」故判決參加人不得使用拜歐生活國際股份有限公司為其公司名稱。參加人既不得使用拜歐生活國際股份有限公司為其公司名稱，參加人即不得以系爭商標有公司名稱之情形而提起異議，原處分自不得以此而為撤銷系爭商標之審定，訴願決定亦於法不合，均應撤銷。

２、如認原告主張訴願決定及原處分違反現行商標法第90條、第23條第1項第16款之規定，尚不足以作為本件請求之依據，而認為於參加人不得使用拜歐生活國際股份有限公司為其公司名稱時，始得准許原告本件之請求，則因臺北地方法院92年度訴字第3722號排除侵害事件參加人現不服前開判決上訴中（於本件起訴時），則系爭商標之審定應否撤銷，至少應待前開排除侵害事件之民事訴訟終結後再為審酌（行政訴訟法第177條）。惟如認原告主張訴願決定及原處分違反商標法第90條、第23條第1項第16款之情事，以足為本件請求之依據，自應不待前開民事訴訟程序之終結而為判決。另，原告認為應適用現行商標法之規定，而非舊商標法，又參加人之商標並不著名，且兩商標不構成近似。

二、被告主張之理由：

㈠、系爭商標之審定有無違背規定，自應以異議審定當時所適用之法律為準，並無原告所稱適用現行商標法之餘地，合先陳明。

㈡、查本件參加人參諸其公司執照所營事業，包括成衣零售業、鞋類零售業、服飾品零售業、運動器材零售業等等多種項目，非不可擴及國外，為國際化之經營，是參加人公司全稱中之「國際」二字為表彰其國際化經營範圍之意，並不足為彰顯其主體之特性以與他公司相區別，即難謂「國際」二字亦屬公司名稱之特取部分，則本件參加人公司名稱之特取部分應為「拜歐生活」4字，與系爭商標圖樣上之中文「拜歐生活」相同；且系爭商標指定使用之各種男女衣服、褲子、鞋子、服飾用禦寒用手套等商品，與參加人公司執照登載所營事業「成衣零售業、鞋類零售業、服飾品零售業、成衣業」等業務買賣項目之「成衣、鞋類、服飾品」等商品，依一般社會通念及市場交易情形，二者核屬同一或類似之商品。又本件原告雖為登記在先之法人，且係以其名稱之特取部分作為商標圖樣申請註冊，惟揆諸前開說明暨修正前商標法第37條第1款、同法施行細則第32條第2項規定，再參照最高行政法院90年度判字第596號判決意旨，仍應徵得參加人之承諾，從而原告未徵得參加人之同意，逕以與參加人公司名稱相同之中文「拜歐生活」作為系爭商標圖樣申請註冊，自有首揭法條規定之適用。另原告所稱臺北地方法院92年度訴字第3722號民事判決刻為參加人提起上訴中，全案尚未確定，自難援引執為有利之論據。又本件系爭商標既應依修正前商標法第37條第11款規定撤銷其審定，則其是否另有同法條第14款規定之適用，毋庸審究，併予陳明。綜上論述，本件原處分係於92年11月3日作成審定處分，故適用舊商標法第37條第11款規定並無違誤，而對於民事判決判決確定之部分，被告認為其僅係影響判決確定後之部分，且係指公司名稱之部分，而本件係屬商號部分，因此不影響原處分作成時決定。被告原處分，洵無違誤，原告之訴應予駁回。

理由

一、按現行商標法第90條規定：「本法中華民國92年4月29日修正施行前（應為92年11月28日施行），已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」明文規定，商標異議案件，尚未審定結案之案件，應以商標註冊時及異議審定時之法律狀態為準。但對於如本件之情形，商標法係在異議審定後才修正，且當事人因不服異議審定之結果而進行後續之行政爭訟程序者，現行法並未規定。基於行政爭訟程序係對於原處分之違法性審查，且修正前之商標異議程序僅係商標申請註冊程序前之公眾審查程序，與現行商標法改為係申請註冊核准後之公眾審查制度不同（以上參酌現行商標法第25、40、42、46條文規定及立法理由），再考量法安定性及人民對法規信賴保護原則，上開現行法商標法第90條關於基準時規則，應不影響修法前所已審定之商標案件，亦即不應回溯適用已審定之商標案件。行政爭訟之案件，仍應適用異議審時之基準時規則，亦即民國91年05月29日公佈施行之商標法第77- 1條第1項第1款規定：「商標異議、評定及廢止案件之處理，適用本法新舊規定之原則如左：一、商標異議案件適用異議審定時之規定。」本件行政訴訟應適用之法規，應為異議審定時之規定，先此敘明。雖學者有認應以商標申請時法規狀態為法令基準時（林三欽教授著行政訴訟中商標案件之違法判斷基準時），惟無法說明商標異議程序既為原處分違法性審查，為何於修法後卻異於修正前之法令基準時，以致於行政爭訟階段應適用之法令提前至商標申請時，與異議審定時適用之法規不同，是該觀點為本院所不採（惟本件因申請時之商標法施行細則第40條第1款與91年05月29日公佈施行之商標法第77- 1條第1項第1款之「商標異議案件適用異議審定時之規定。」規定相同，是以適用之法令均為異議審時之商標法相關規定，並無二致）。原告主張應適用現行商標法第23條第16款之法人名稱應著名之規定云云，並非可採。

二、按商標圖樣有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊。但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限，固為系爭商標異議審定時商標法第37條第11款所明定。

三、惟按我國部分行政訴訟學者或教科書就行政法院審理各種類之行政訴訟，分列各種訴訟之違法判斷基準時，亦即「行政訴訟法之撤銷訴訟之判決以行政處分作成時，課予義務訴訟與一般給付訴訟之判決，以事實審行政法院言詞辯論終結時之法律及事實狀態為基準時」之見解，但該判斷基準僅係為處理行政訴訟之便宜，從大多數行政訴訟案件歸類之概略準則，並非不變之行政訴訟法理或行政訴訟法規之明文規定，上開概略準則純以訴訟類型為判斷基準之理由在於：撤銷訴訟之訴訴訟標的在於行政處分之違法性。但訴訟種類之選擇，僅屬程序之事項，不應僅因當事人程序選擇之不同，導致實體判斷結果相異，所以在具體適用上，除訴訟類型外，尚應考量個案案情、相關其他行法原理原則（如信賴保護、法律不溯及既往原則、程序經濟原則等等）以及各該案例所涉及之實體法個別特性，殊無從將上開概略準則作為廣泛原則機械性地適用，而應就各個法律領域由實務及學說逐漸形成如何於個案及各個行政實體法認當適用法令。又我國行政訴訟新制關於撤銷訴訟係承襲德國，故探討撤銷訴訟裁判基準時之問題，自有必要參酌德國學說及實務上就此問題之法律見解，德國有力學說及聯邦行政法院持續裁判見解認為：訴訟法上並不存在上開概略準則，決定性之時點，仍應依循個案應適用之實體法規定（司法院印行，德國行政法院法逐條釋義第一二四七頁，陳愛娥博士譯第一一三條部分）。我國國內亦漸採此見解者（如林三欽教授者行政訴訟中商標案件之違法判斷基準時一文）；撤銷審定商處分後，於行政救濟中，其據以異議之事由，因情事變更而不存在者，如依異議審定時商標法第37條第11款異議成立，但於行政救濟程序中，據以異議之法人名稱不應繼續使用者，原處分即屬無所依憑，自應予撤銷，是就商標異議之事實狀態判斷基準時，應以行政法院事實審終結前時為準，始合於程序經濟原則。否則若機械性的以異議審定時之事實狀態為判斷基準，勢必因行政爭訟事實狀態判斷時點之不當切割無法正確審判，滋生後續其他訴訟，因程序之解釋而阻礙實體正義之實現，殊無必要。至於最高行政法院92年12月份第2次庭長法官聯席會議決議雖有以：「按撤銷訴訟中，當事人係以撤銷之訴要求撤銷違法之行政處分，故行政處分之違法性判斷，必須以行政處分作成時之事實及法律狀態為基礎。」應僅係對該決議之商標評定個案所為之闡釋，該決議據以評定商標乃經被告行政機關撤銷（廢止）處分，而本件係經民事確定判決而有既判力，二者不同，本件應無適用上開決議之餘地，附此敘明。

四、原處分及訴願決定書認對本件系爭商標應為異議成立之審定無非以：本件參加人公司名稱之特取部分應為「拜歐生活」4字，與系爭商標圖樣上之中文「拜歐生活」相同，且參加人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品又為同一或類似，認系爭商標有異議審定時商標法第37條第11款規定之適用，乃為系爭商標之審定應予撤銷之處分，固非無見。

五、惟查，原告名稱為拜歐生活有限公司，設立於87年6月9日，參加人公司名稱為拜歐生活國際股份有限公司，設立於89年5月4日，原告之設立在先，從而原告以拜歐生活為其公司名稱之特取部分，主張被告名稱使用拜歐生活國際有使交易者混同誤認之虞，侵害其姓名權，且足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平之行為，屬於不正競爭，而類推適用民法第19條之規定，請求禁止被告使用其公司名稱，業經民事判決「被告（即本件參加人）不得使用拜歐生活國際股份有限公司（即據以異議之法人名稱）為其公司名稱」，並於93年6月3日二審確定在案，此有臺北地方法院92年度訴字第3722號判決、台灣高等法院93年度上字第68號判決及確定證明書均影本在卷可稽。則據以異議之法人名稱「拜歐生活國際股份有限公司」係屬不得使用之公司名稱，為民事判決既判力所及，參加人自不得以「拜歐生活國際股份有限公司」作為據以異議之法人名稱，而謂原告之商標有其他法人名稱之違法情事存在。原處分即屬無所依憑，自應予撤銷。

六、從而，被告認為系爭商標違反異議審定時商標法第37條第11款為「異議成立」系爭商標應予撤銷之審定，於法尚有未合，訴願決定未及指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又參加人異議申請時另提系爭商標有違異議審定時商標法第37條第14款之主張，被告以系爭商標已違反異議審定時商標法第37條第11款規定，而認毋庸審酌，本件既經撤銷被告就系爭商標有違異議審定時商標法第37條第11款之審定，被告自應就參加人所提系爭商標是否有違異議審定時商標法第37條第14款之主張再予審定。另本件既經發回重為審定，屬異議尚未審定之案件，被告重為異議審定時，應適用修正後之現行商標法規定，自屬當然，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。