臺北高等行政法院判決

原告

美商‧3M新設資產公司

代表人

甲○○○○○○○○

訴訟代理人

黃章典律師

複代理人

朱百強律師

複代理人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

黃明智

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國94年5 月2 日經訴字第09406127140 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（下同）90年2 月21日以「適合於照明顯示器之光導」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，嗣於92年4 月11日修正申請專利範圍及專利說明書，案經被告審查，認其修正申請專利範圍及專利說明書未變更實質內容，應列入審查，並於93年4 月8 日以（93）智專三㈠05026 字第09320317470 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告應作成本案准予專利之處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：如主文所示。

三、兩造之爭點：本案是否有違核駁審定時專利法第20條第2 項進步性之規定，不符發明專利之要件？

㈠原告主張：被告及訴願機關就系爭申請案所為之處分違法不當，損害原告權益至鉅。茲析述如下：

⒈訴願機關採納中華民國專利公告第351802號案（即引證案2）作為引證案，顯非適法

⑴首按，「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」，專利法第40條第2項定有明文。究其立法意旨，無非係欲藉由對專利主管機關課予心證公開及協同人民發現值得信賴之真實等行為義務，保障專利申請人之陳述意見權及程序參與權等程序上權利，避免申請人因不瞭解主管機關之審查意見而未及申復說明，即遭突襲性處分而導致申請人之實體上權利遭受損害。

⑵查被告於90年11月13日（90）智專一㈣ 02059字第09083020044 號專利核駁審定書分別援引中華民國專利公告第289802號案（即引證案1）及 中華民國專利公告第351802號案（即引證案2）作 為引證案，並據以認為本專利申請案不具有專利性，嗣經原告於91年6 月10日呈送（91）理專電2323字第15525 號專利申請再審查理由書至被告，敘明本專利申請案與引證案2 之差異處後，被告嗣後於92年2 月11日（92）智專三㈠16004 字第09220116930 號專利再審查案核駁理由先行通知書及93年4 月8 日（93）智專三㈠05026字第09320317470 號再審查核駁審定書均未再引用引證案2作 為核駁之依據，足見被告已認同原告之說明，並已認定引證案2 不足以作為核駁本專利申請案之依據。換言之，於被告審理本專利申請案之過程中，雙方已將爭執之爭點限縮於引證案1 與本專利申請案之差異，詎料被告於訴願機關審理訴願階段，復就引證案2加 以爭執。被告再次提出已遭雙方排除之引證案，顯然有違其過去之自認，亦有違誠信原則，且導致行政資源之重複浪費。又被告行為違反其心證公開義務並侵害原告程序保障權，於訴願階段證據始復提出引證案2 作為證據，自已違反專利法第40條第2 項有關保障專利申請人程序利益之意旨。據此，其嗣提出之引證案2 應非適法之證據，訴願機關於訴願決定之作成自不應予以參酌或採納。

⑶況依行政法下有關行政處分之「實質的存續力」（指行政處分之內容對相對人、關係人及原處分機關均發生拘束之效力），被告既於審理本專利申請案之過程中承認引證案2 不足以否定本專利申請案之可專利性，於再審查核駁審定書中亦捨棄引用引證案2 作為核駁之依據，是該否定引證案2 證據力之審定自已發生實質的存續力，而發生拘束被告之效果。被告於訴願階段復提出引證案2 作為證據，非但已牴觸該核駁審定行政處分之實質存續力，亦違反「公權力行使應遵循法的安定性、實現實質正義等法治國原則之要素」之原則，而構成對人民對於行政行為信賴之破壞。

⑷如前，訴願機關原不應採納引證2 作為訴願決定之依據，迺其竟直接採納引證2 案核駁原告之專利申請，其無異剝奪原告之程序保障利益，更對原告之實體權利造成突襲，故有重大之違誤，應予撤銷。

⒉被告及訴願機關違反訴願法上之禁止不利益變更原則按訴願法第81條第1 項但書明揭：「於訴願人表示不服之範圍內，不得為更不利益之變更或處分。」，係訴願法上之禁止不利益變更原則。亦即，訴願程序不應使訴願人於提起訴願救濟後處於較原處分更不利之法律地位（至於是否不利益，吳庚大法官明揭應就訴願理由欄全部觀察），前揭條款雖係針對「訴願有理由者，受理訴願機關決定撤銷原行政處分之全部或一部」之情形予以規定，惟於本件訴願決定自應有其類推適用之必要，蓋原告就「原處分以引證1 案核駁系爭專利申請案」乙事提起救濟，豈有反因此一救濟遭致救濟機關復以引證1 案及引證2 案同時核駁系爭專利申請案之實質更不利結果之理！訴願機關雖謂其依訴願法第67條第1 項規定，尚非不得依職權實施調查，不受訴願人（即原告）主張之拘束，惟其訴願之審理亦仍係違反行政法下有關「禁止不利益變更」之重要原理原則。

⒊被告就有關進步性之認定，違背專利法第40條第2 項之規定：

⑴主管機關就一專利申請案進步性之審查，依專利法第40條第2 項之規定，應公開其心證及判斷理由。查專利審查基準第1-2-27頁之「進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷」；換言之，專利主管機關即被告欲以系爭申請案不具進步性為由核駁其專利申請，理應「綜合系爭申請案之目的、功效等技術內容」，具體說明「何以」引據資料之技術或知識足以導出系爭申請案之技術內容，並依專利法第40條第2 項之規定於審定前先行通知申請人，使其有充分之答辯機會。而鈞院91年度訴字第579 號判決更指出，如「再審查核駁理由先行通知書」僅係「概括抽象記載」其認為不予專利之理由，「亦不能認係對再審查核駁審定書之理由，已踐行專利法第40條第2 項先行通知程序」。

⑵查被告所為不予本案專利之處分，其理由主要係為：「前案第289802號『使用光擴散薄片之面光源』（即引證案），揭示其包括：導光體1 （本案光腔13 、第一主面6 、第二主面5）、 光反射層2 位於導光體背面（本案片材19）、設置於側端面的光源3 （本案光源11係設置成可將光波由一端導引入光腔內部）、擴散薄片8 （本案窗6）， 與本案特徵雷同；本案申復理由稱本案光提取元件提供需要的照明圖樣，非本案專利範圍，故本案係運用申請既有之技術或知識，而為熟習該項技術用者所能輕易完成，不具進步性。」等云云。惟查，如本案申請專利範圍第1 項所述，本件專利申請案之主要技術特徵包含有下列元件：「一光導1 ，其包含具有一第一主面5 及一第二主面6之外殼3 ，‧‧‧以及配置施用於該鏡面反射面24上之漫反射光提取元件27，用以使來自光腔之光通過該窗發射」，是光提取元件自屬本案申請專利範圍，並無疑義，乃被告竟於其核駁審定書謂光提取元件非本案專利範圍，該認定顯與事實相違。姑不論被告前揭認定顯有重大錯誤（原告已於訴願補充理由書㈠⒊向訴願機關詳細說明此一錯誤，迺訴願機關未察而仍於訴願決定引用被告此一錯誤認定），其率謂引證案1所涉技術與本案特徵雷同，惟未說明相關構成要件為何雷同，其又未具理由而逕推論本案係運用申請既有之技術或知識，而為熟習該項技術用者所能輕易完成，前揭推論僅係「概括抽象記載」，故依　鈞院91年度訴字第579 號判決之意旨，被告再審查核駁審定書顯屬未踐行專利法第40條第2 項先行通知程序，已於法有違。

⒋被告及訴願機關未察系爭申請案所界定之技術手段與引證案所揭示之技術內容有重大差異，致為錯誤之認定，其處分及決定自非可採

⑴本案之技術內容與特點：本案揭示一光導，包含：一殼體，該殼體係界定一光波導引光腔，該光腔具有第一及第二相對之主面；以及一光源，係設置於將光波由一端導引射入光腔內部，且係介於二主面之間被導引。該第一主面包含一窗，通過該窗光可由光腔射出；該第二主面包含一片材，其具有鏡面反射面，其係面對光腔內部，且具有以預定配置施加其上之漫反射光提取元件，用以讓光由光腔通過窗射出。

⑵引證案1之技術特徵：引證案1 係關於一種面光源，包括：在背面具有光反射層 (2)的導光板 (1)；設於導光板 (1)的一側緣部的光源 (3)；設置於鄰接於與導光板 (1)的相反側面的光擴散薄片 (sheet)(8) ；鄰接於光散擴散薄片(8) 並設於其外側的透鏡 (lens) 薄片 (4)；及設置於其外側的穿透型顯示元素 (element)(6) 。其中，光擴散薄片 (8)係由不含光擴散劑粒子的透明基材所構成，且其表面具有隨機 (random) 的微小凹凸(41) ，而該微小凹凸面的表面之粗糙度係在來自光源的光之波長以上、且在100 μm 以下。

⑶引證案2之技術特徵：引證案2 係關於一種液晶顯示裝置，其主要特徵係針對一備有液晶單元與被配置在該液晶單元的背面，而至少包含導光板之背面照明裝置的液晶顯示裝置，其特徵在於：在上述導光板的上面或下面，或是被配置在該導光板之上面或下面之光學元件的至少其中一者形成可以使光反射或散射或折射或繞射或吸收或透過或偏光或偏向之凸部狀或凹部狀的點。

⑷本案與引證案1及引證2案於技術特徵上有重大之差異：

①引證案1未揭示本專利申請案之主要技術特徵：Ａ、如本件專利申請案第1 項申請專利範圍所述，本案之技術特徵包含有一光提取元件，於本案之說明書中進一步揭露該光提取元件可提供需要的照明圖案（例如一均勻照明圖案）於光導正面上，且可藉由控制該光提取元件之方式提供照明。然而，被告所提之引證案1 ，完全未揭示本件專利申請案之該主要技術特徵（即光提取元件）。相較之，引證案因未具有本件專利申請案之光提取元件，自無法達成本案之上述改良功效。惟被告之核駁並未斟酌此項差異及其改良之功效。Ｂ、本專利申請案包含有以預定配置施加至一片材之漫反射光提取元件：相較之，引證案1所揭示者為一光擴散薄片8 ，在其表面具有突起41，該突起形成為具有一定高度之細微凹凸（irregularities）。按引證案1 光擴散薄片8上之突起41與本專利申請案預定設置之漫反射光提取元件顯有差異，因此，相較於本案，引證案1 完全未揭示本專利申請案施加光提取元件至薄片材料之主要技術特徵。實不能僅以引證案1 之突起及本專利申請案之光提取元件皆設置於薄片材料上即遽以認為兩者為等同之技術。再者，本專利申請案之光提取元件係以一預先設置之方式配置於片材上；而於引證案1中，薄片於其表面具有突起，該等突起係具有一定高度之細微凹凸，其完全無法以一預定配置方式施加，因而無法獲致本專利申請案可控制或改變由光導所發射的光之強度之功效。Ｃ、再者，誠如本案申請專利範圍第1 項所載，殼體之第二主面具有一鏡面反射面，其中光提取元件可施加於鏡面反射面上以便讓光由光腔通過窗而射出。相較之，誠如引證案1 中文說明書第12頁倒數第4 至11中所述，從光源3 所放出的光直接或經由反射鏡5 的反射而進入導光板1 的內部，並如圖3 所示的由內部反射或從導光板1 內直接放出到外部。在導光板1 的背面則設有光反射層2 。並使與導光板1 的光反射層2 相反側的面成為光放出面，緊接著光放出面則設有光擴散薄片8 ，經由光放出面所放出的光則透過光擴散薄片8 。透過光擴散薄片8 的光則在穿透過透鏡薄片4 之後通過穿透型顯示裝置6 。故，引證案1 之光擴散薄片8 乃位於導光板1 之外部，而本案之光提取元件卻位於光腔內部。此外，引證案1 之光擴散薄片8 亦無法如本案之光提取元件可以讓光由光腔通過窗而射出。

②引證案2 亦完全未揭示本專利申請案之內容如前所述，引證案2 並非一適格之證據，惟原告仍就其與本專利申請案間之差異闡明如下：被告所援引之引證案2 並未揭示本案所揭示之下列特徵：包括一片材之一第二主面，其中該片材具有施加於鏡面反射面上之漫反射光提取元件；再者，引證案2 亦未揭示本案中射出光之窗係相對鏡面反射面之一裝置。故，本案之裝置在結構上與功能上仍均迥異於引證案2 之裝置。

③綜上所述，本案申請專利範圍第1 項所述「第二主面包括一片材，其具有一鏡面反射面，其中漫反射光提取元件以預定配置施加於該鏡面反射面上，用以讓光由光腔通過窗射出」之技術特徵完全未揭示於引證案1 與引證案2 中。系爭申請案及引證案之技術內容重大歧異，二者發明所涉構件不僅結構上多處迥然不同，在功效上，系爭申請案更具有顯然之進步（實則，本案之PCT 相應案之國際初步審查報告指出：由申請專利範圍獨立項所界定之該相應案似具新穎性、進步性與產業可利用性。本案之美國相應案亦已因其深具新穎性、進步性及產業可利用性，而於西元2005年5 月17日獲頒美國第0000000 號專利。雖然各國專制度及審查基準不同，但在可專利性要件之判斷上則是大同小異。因此，該案專利之獲得當可佐證本案之可專利性）。被告及訴願機關未究系爭申請案之實質技術內容，逕以引證案否定系爭申請案之可專利性，實有重大違誤。

④再按，專利審查基準為被告對外發布行政規則，對內亦拘束被告就專利要件之審查，自不容其恣意違反。有關進步性之研判，因審查委員在審查中瞭解其技術內容後，極易對發明之進步性作成偏低之評斷，以致有「後見之明」之情形，故審查時應以熟習該項技術者之觀點，根據申請當時之技術水準，作客觀之判斷。查被告及訴願機關就系爭申請案僅以籠統陳述：「本案係運用申請既有之技術或知識，而為熟習該項技術用者所能輕易完成，不具進步性」，而謂本案不應准予專利，其認定未具任何理由或說明，顯見該審查係空泛之後見之明，被告未依申請當時之技術水準，作客觀之判斷，其結論亦自屬率斷，且有原處分不備理由之違誤，是原告誠難甘服。

⒌另93年7月1日起施行修正之「專利審查基準第二篇發明專利實體審查第1章至第4章」中有關進步性審查之規定，此一修正規定雖係於系爭申請案遭核駁後始施行，惟其一貫強調被告進行專利申請案有關進步性之審查時，應就發明之整體功效及相關元件形狀、位置及作用關係一併考量，是下列修正後之相關規定自亦可供鈞院作為參考：

⑴進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。有關逐項審查之審查原則準用本章2.3.1 「逐項審查」所載之內容。

⑵請求項中所載之發明是否具進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

①步驟1：確定申請專利之發明的範圍；

②步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；

③步驟3 ：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

④步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；

⑤步驟5 ：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。綜前，益見被告就系爭申請案之審查，違背專利審查基準所規定有關「進步性」審查之重要原則，故其審查過程並非適法，且其推論顯有違誤，是原處分應予撤銷。

⒍被告93年4 月8 日再審查核駁審定書第㈣點第4 行謂「本案光提取元件提供需要的照明圖樣，非本案申請專利範圍」云云，乃針對非原告所申請專利發明之標的所為之審查意見，基此意見所為之不予專利審定屬具重大明顯瑕疵之違法行政處分

⑴按有關專利審查之標的，參照92年2 月修正前之專利法（下稱「舊專利法」）第39條規定：「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利‧‧‧」，及92年2 月之修正專利法（下稱「現行專利法」）第45條規定「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事時，應予專利‧‧‧」可知，審查機關為作成是否准予專利之行政處分而所應審查之標的，為專利申請案中之「申請專利之發明」。而所謂「申請專利之發明」之內涵，依被告所制定89年10月版之專利審查基準第1-3-7 頁明訂：「對申請專利發明之認定，應依申請專利範圍之請求項所載發明內容為之」。另依被告93年7 月更新版之專利審查基準第2-1-3 頁則言明「其中，申請專利之發明，指記載於申請專利範圍中請求保護的申請標的（subject matter）」。是以，審查機關自應根據記載於專利申請案之申請專利範圍中所請求保護的申請標的加以審查，而不得擅自更動申請專利範圍之請求標的而自為審查，其審查之標的方屬正確無誤。

⑵惟，被告93年4 月8 日再審查核駁審定書第㈣點第4行竟謂：「本案光提取元件提供需要的照明圖樣，非本案申請專利範圍」云云。經查，系爭申請案申請專利範圍第1 項所請求保護的標的為：「一種包含一殼體之光導，‧‧‧，以及具有漫反射光提取元件係以預定配置施用其上，用以讓光由光腔通過窗射出」，是以系爭申請案申請專利範圍中所請求保護的申請標的確實包含「光提取元件」之要件無疑，故光提取元件自屬本案申請專利範圍。乃被告竟於其核駁審定書謂光提取元件非本案專利範圍，並率爾作成系爭專利應不准專利之行政處分。

⑶實則，上揭被告所為針對非原告所申請專利發明之標的而審查之錯誤意見，不僅其認定顯與事實相違，且原告已請求之申請專利範圍（即前揭光提取原件），被告逕予排斥而拒不審查，更就原告未予申請審查之請求標的而為審查，此顯屬請求外事項之審查，基此而為之再審查不予專利審定屬具有重大明顯之瑕疵之違法行政處分，依行政程序法第111 條第7 款「其他具有重大明顯瑕疵者」之無效行政處分之規定，另參照司法院大法官會議釋字第第135 號解釋關於「無訴訟關係而有裁判」之無效判決類型之解釋文意旨，被告所為之違法行政處分應屬無效。

⑷況且，被告逕自將系爭申請案請求標的構成要件「光提取元件」加以抽離再予審查之結果，由於原告之申請專利範圍因此減少一項要件之限制，必會構成審查標的認定範圍之擴大，此一被告擅自擴大認定之請求範圍不僅不同於原告所真正請求之標的，亦會因範圍過大而容易含蓋習知技藝而獲致不予專利之結果。是以，被告之再審查不予專利之行政處分已嚴重違法，縱非自始無效，亦應予以撤銷。

⒎被告行政訴訟答辯理由提出關於系爭申請案不具進步性之核駁理由，不僅與被告93年4 月8 日再審查核駁審定書第㈣點之審查意見前後矛盾，其行政訴訟答辯書答辯之核駁理由更因未於再審查審定前通知原告賦予申復答辯之機會，而有專利法第40 條 第2 項之違反：

⑴按舊專利法第40條第2 項及現行專利法第46條第2 項分別規定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」，核其意旨，不外促使審查機關公開其心證及判斷理由，並賦予申請人程序權益之保障，使申請人得以針對核駁理由提出答辯後，審查機關得對之加以審酌而求得較為客觀與正確之審查結論。就此鈞院91年度訴字第579 號撤銷原處分之判決理由中亦指出：「因此原告主張被告再審查核駁審定書中理由，未依專利法第40條第2 項先行通知原告，又未依專利法第44條規定為面詢，致原告未有機會針對核駁理由提出修正、申復或說明，有損原告依專利法第40條第2 項、第44 條 程序權益之保障，核屬有據」。

⑵本案被告再審查核駁審定書第㈣點第4 行謂「本案光提取元件提供需要的照明圖樣，非本案申請專利範圍」云云，已如前述。惟被告94年8 月25日行政訴訟答辯書答辯理由第4 點關於系爭申請案不具進步性之核駁理由中，則改口：「本案專利範圍為『其中漫反射光提取元件以預定配置施加於該鏡面反射面上，用以讓光由光腔通過該窗射出』，如本案說明書第13頁第4 行所述『使用各種形式的光提取元件，讓光由光導中射出為眾所周知，』也就是本案專利範圍中具有漫反射光提取元件係為習知元件為原申請說明書已告知」，此核駁理由不僅與被告再審查核駁審定書第㈣點之審查意見前後矛盾，而就此於再審查程序中所未見之核駁理由，更因未於審定前通知原告賦予申復答辯之機會，而有專利法第40條第2 項之違反，就此而言，依鈞院91年度訴字第579 號判決意旨及前揭專利法等規定，原處分亦顯違法。

⒏關於專利審查基準所揭示之審查原則與基準，被告至少違反：⑴「審查時應逐項審查」之一般審查原則；⑵「專利審查時應以申請專利範圍中所載之發明『整體』為對象加以審查」之進步性審查基準；以及⑶「專利審查時不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁」之進步性審查基準：

⑴按最高行政法院94年判字第218 號判決明揭：「被上訴人所制訂而於系爭案審查時應適用之『專利審查基準』載明『判斷進步性之基本原則』，包括『申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性』」。查系爭申請案之申請專利範圍共有12項，揆諸被告93年4 月8 日再審查核駁審定書之理由即知，被告對於審查系爭案時並未進行逐項審查，故原處分係違背被告自行頒訂之審查基準而應予以撤銷。

⑵被告行政訴訟答辯書答辯理由，係以「本案專利範圍中具有漫反射光提取元件係為習知元件為原申請說明書已告知」為主要核駁依據，其首先擅自將系爭申請專利之發明認定單純化為僅在於「漫反射光提取元件」（事實上同一個被告在作成原處分時係認定光提取原件非申請專利範圍），復透過「漫反射光提取元件係為習知元件」之說理邏輯，而得出系爭申請案不具進步性之結論。實則，本案專利範圍以第1 項為例，其係請求一種光導，包含：一殼體，該殼體係界定一光波導引光腔，該光腔具有第一及第二相對之主面；以及一光源，係設置於將光波由一端導引射入光腔內部，且係介於二主面之間被導引。該第一主面包含一窗，通過該窗光可由光腔射出；該第二主面包含一片材，其具有鏡面反射面，其係面對光腔內部，且具有以預定配置施加其上之漫反射光提取元件，用以讓光由光腔通過窗射出。換言之，整體觀之，系爭申請案之發明絕非僅在於「漫反射光提取元件」，而被告之上述論理係明顯違反如原告主張所指出：「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷」之進步性審查基準。

⑶關於進步性的審查，專利審查基準第1-2-27頁敘明：「進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對發明之技術內容，綜合發明之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，而獲得突出的技術特徵或顯然的進步，加以判斷」。惟被告94年8 月25日行政訴訟答辯書答辯理由第4 點之核駁理由則以「‧‧‧如本案說明書第13頁第4 行所述『使用各種形式的光提取元件，讓光由光導中射出為眾所周知。』也就是本案專利範圍中具有漫反射光提取元件係為習知元件為原申請說明書已告知」，其清楚顯示被告完全違反以上「進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁」之進步性審查基準。

⒐衡酌系爭申請案與引證1 及引證2 間所存之差異，以及系爭申請案所請發明所得以解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，整體考量、逐項審查之後，系爭申請案符合專利法進步性之要求應無疑義：

⑴引證案1 中文說明書第12頁倒數第4 至11中揭示，從光源3 所放出的光直接或經由反射鏡5 的反射而進入導光板1 的內部，並如圖3 所示的由內部反射或從導光板1 內直接放出到外部。在導光板1 的背面則設有光反射層2 。並使與導光板1 的光反射層2 相反側的面成為光放出面，緊接著光放出面則設有光擴散薄片8 ，經由光放出面所放出的光則透過光擴散薄片8 。透過光擴散薄片8 的光則在穿透過透鏡薄片4 之後通過穿透型顯示裝置6 。故，引證案1 之光擴散薄片8乃位於導光板1 之外部，而本案之光提取元件卻位於光腔內部。故，引證案1 之光擴散薄片8 無法如系爭案之光提取元件可以導引以及控制光腔內部之光。

⑵引證2 之點（dots）為凹部狀與凸部狀，且係形成在如圖27A 與27B 中所示之導光板2 之底部表面12中。引證2 之點僅係以不同的角度反射光，其因係具有凹部與凸部結構之傾斜的表面。然而，引證2 未揭示施加任何東西於表面上以便達成光之汲取，遑論施加一漫反射物質以便達成光之汲取。施加光提取元件至鏡面反射面而非提供具有特定結構之表面本身俾達成光汲取之設計具有如下優點：容易製造與製造較便宜；以及較大的製造彈性（亦即，可輕易地改變點的數目、大小或是圖案）。相較之，引證2 之凹部與凸部結構係藉由模具而形成，引證2 中之模具不易製造且製造成本昂貴，且引證2 中之模具不能輕易地改變。

⑶由以上系爭申請案與引證1 及引證2 間所存之差異，並衡酌系爭申請案所請發明所得以解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，整體考量、逐項審查之後，系爭申請案符合專利法進步性之要求應無疑義。

⒑基於上述之事實及理由，足證被告之原處分及經濟部維持原處分之訴願決定，無論認事用法均有嚴重違誤，敬請依法判決將上述之原處分及訴願決定均予撤銷，並命被告另為本案應予專利之處分。

㈡被告主張：

⒈起訴理由1稱「訴願機關採納中華民國專利公告第351802號案（即引證2）作 為引證案，顯非適法」云云，查引證1 及引證2 為原初審引證且一一比對，於91年6 月10日再審查理由書中，對於引證2 的爭點為「漫反射光提取元件的圖案」，然而，「漫反射光提取元件的圖案」並非本案專利範圍，本案專利範圍為「‧‧‧‧，其中漫反射光提取元件以預定配置施加於該鏡面反射面上，用以讓光由光腔通過窗射出」，如本案說明書第13 頁第 4 行所述「使用各種形式的光提取元件，讓光由光導中射出為眾所周知。」，也就是具有漫反射光提取元件係為習知元件為原說明書已告知；再審查核駁審定書中未提引證2 並非認同，而是認為雷同之引證僅舉其一，並無不當。

⒉起訴理由2 稱「被告及訴願機關違反訴願法上之禁止不利益變更原則」云云，查初審、再審、及訴願的結果均為不准專利，並未違反「禁止不利益變更原則」。

⒊起訴理由3 稱「被告就有關進步性之認定，違背專利法第40條第2 項之規定」云云，查本案審定時之專利法第40條第2 項之規定為「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」，被告92年2 月11日（92）智專三㈠16004 字第09220116930 號文，已依規定製定再審查案核駁理由先行通知書通知原告申復，且與引證技術作一一比對說明，並無不當。

⒋起訴理由4 稱「被告及訴願機關未查系爭申請案所界定之技術手段與引證案所揭示之技術內容有重大差異，致為錯誤之認定，其處分及決定自非可採」云云，查初審及再審查審定書皆依每一元件一一比對，並無不當。系爭重點在於「漫反射光提取元件的圖案」，但其並非本案標的，而本案專利範圍為「其中漫反射光提取元件以預定配置施加於該鏡面反射面上，用以讓光由光腔通過窗射出」，如本案說明書第13頁第4 行所述「使用各種形式的光提取元件，讓光由光導中射出為眾所周知。」，也就是本案專利範圍中具有漫反射光提取元件係為習知元件為原申請說明書已告知。

⒌原告主張被告所為再審查核駁審定書第㈣點第4 行謂「本案光提取元件提供需要的照明圖案，非本案申請專利範圍」，乃針對非原告所申請專利發明之標的所為之審查意見，基此意見所為之不予專利審定屬具重大明顯瑕疵之違法行政處分云云。查本案再審查核駁審定書理由第㈢點已具體指出本案申請專利範圍為：包含一殼體之光導，該殼體係界定一光波導引光腔，該光腔具有第一及第二相對主面，以及至少一光源係設置於將光由一端導引射入光腔內部，且係介於二主面間被導引；其中第一主面包含一窗，通過該窗光可由光腔射出，以及第二主面包含一片材，其具有鏡面反射面係面對光腔內部，以及具有漫反射光提取元件係以預定配置施用於其上，用以讓光由光腔通過窗射出。該敘述並未將構成要件「光提取元件」加以抽離，亦無擅自更動申請專利範圍之請求標的。而原告所稱：再審查核駁審定書第㈣點第4行謂「本案光提取元件提供需要的照明圖案，非本案申請專利範圍」係為斷章取義，因其原文為「本案申復理由稱本案光提取元件提供需要的照明圖樣，非本案專利範圍」，緣由該申復理由強調引證案並未揭示以預定配置施加至一片材之漫反射光提取元件，且本案說明書第13頁第4 行所述「使用各種形式的光提取元件，讓光由光導中射出為眾所周知。」，也就是本案申請專利範圍中具有漫反射光提取元件係為習知元件，故而認定本案之「具有漫反射光提取元件係以預定配置施用於其上，用以讓光由光腔通過窗射出」之技術手段係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，由此觀之該技術手段並未將構成要件「光提取元件」加以抽離，原審定並無不當。

⒍原告主張行政訴訟答辯理由中提出關於系爭申請案不具進步性之核駁理由，不僅與93年4 月8 日再審查核駁審定書第㈣點之審查意見前後矛盾，其行政訴訟答辯書答辯之核駁理由更因未於再審查審定前通知原告賦予申復答辯之機會，而有專利法第40條第2 項之違反云云。查行政訴訟答辯書答辯理由第4 點已明確說明本案說明書第13頁第4 行所述「使用各種形式的光提取元件，讓光由光導中射出為眾所周知。」，也就是本案申請專利範圍中具有漫反射光提取元件係為習知元件，其爭點在於「具有漫反射光提取元件係以預定配置施用於其上，用以讓光由光腔通過窗射出」之技術手段係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，該技術手段不具進步性之理由與再審查核駁審定書理由第㈣點比較並無前後矛盾。

⒎原告狀稱被告至少違反：⑴「審查時應逐項審查」之一般審查原則；⑵「專利審查時應以申請專利範圍中所載之發明『整體』為對象加以審查」之進步性審查基準；以及⑶「審查時不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁」之進步性審查基準云云。查訴願理由並沒有將前述理由作為訴求之爭點，按未經訴願踐行程序之爭點，不能作為行政訴訟之標的，該新爭點均未經過訴願前置而逕為行政訴訟，非法之所許，併予指明。

⒏原告狀稱衡酌系爭申請案與引證1 及引證2 間所存之差異，以及系爭申請案所請發明所得以解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，整體考量、逐項審查之後，系爭申請案符合專利法進步性之要求云云。依本案專利說明書第12頁所述「鏡片反射面上方有呈預定配置的漫反射光提取元件，俾讓光以控制方式由光腔通過窗射出。此種情況下，光提取元件包含以漫射材料形成於表面上之點陣，如圖4 所示。」此與引證1 及引證2 之技術特徵雷同，其差異處僅在於「形成於表面上之點陣」。又本案指出使用各種形式的光提取元件，讓光由光導中射出，則為眾所周知，故本案實未揭露出設計新形式的光提取元件。另外，本案有別於引證1及引證2 者在於「由漫射反射元件所覆蓋之表面之面積百分比係隨距離光源之距離（係相對於光源延伸方向之直角方向測量）改變（更典型地，被覆蓋面積百分比係隨距離增加）」（專利說明書第13頁），惟以此技術，本案光提取元件可提供需要的照明圖案，但此為習知知識，無特殊發現或揭露技術特徵，為熟習該項技術者所能輕易推論完成者，自不具進步性。

⒐綜上，本案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，原審定並無不當。被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。

理由

一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依本件核駁處分時專利法第19條暨第20條第1 項之規定申請取得發明專利。惟其發明如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2 項所明定。

二、本件第00000000號「適合於照明顯示器之光導」發明專利申請案，被告係依92年4月11日修正申請專利範圍及專利說明書所載內容審查略以：本案專利範圍包含一殼體之光導，該殼體係界定一光波導引光腔，該光腔具有第一及第二相對主面，以及至少一光源係設置於將光由一端導引射入光腔內部，且係介於二主面間被導引；其中第一主面包含一窗，通過該窗光可由光腔射出，以及第二主面包含一片材，其具有鏡面反射面係面對光腔內部，以及具有漫反射光提取元件係以預定配置施用於其上，用以讓光由光腔通過窗射出；而84年9月11日申請，85年11月1日公告之第00000000號「使用光擴散薄片之面光源」發明專利案（下稱引證1）揭示包括：導光體（本案光腔13、第一主面6【應係5之誤】、第二主面5【應係6之誤】）、光反射層2位於導光體背面（本案片材19 ）、設置於側面的光源3（本案光源係設置成可將光波由一端導入光腔內部）、擴散薄片8（本案窗6【應係5之誤】），與本案特徵雷同；原告於申復理由稱本案光提取元件提供需要的照明圖樣，非本案申請專利範圍，故本案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性，不符發明專利之要件，乃依首揭專利法第20條第2項規定，為應不予專利之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造主張各如事實欄載，其爭點厥為本案是否有違核駁審定時專利法第20條第2項進步性之規定，不符發明專利之要件？

三、經查：

㈠按專利申請行政訴訟事件，原告請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應作成本案准予專利之處分，在性質上屬於課予義務之訴，屬於公法上給付訴訟的一種，其判決以事實審行政法院即本院言詞辯論終結時之法律及事實狀態為基準時；是本件被告於行政爭訟階段再提出引證2 （即我國專利公告第351802號「液晶顯示裝置」專利），作為核駁本案專利申請之依據，並非不可。至於前揭專利法40條第2 項規定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」，究其立法意旨，係使申請人有機會申復說明，陳述自己之意見，以供審酌；而在行政爭訟程中序中，無論是在訴願階段或是行政訴訟階段，訴願決定機關或本院均已將被告之答辯書送達原告給予表示意見之機會，再為決定或判決；故被告於行政爭訟階段再提出引證2 作為核駁本案專利申請之依據，與前揭專利法第40條第2 項之規定，並無違反。

㈡引證2 於被告初審（被告90年11月13日（90）智專一㈣02059 字第09083020044 號專利核駁審定書）係謂其已揭示本案之「具有漫反射光提取原件」；嗣於再審查核駁審定書中未再提及引證2 ，係因本案專利說明書第13頁第4行已敘述「使用各種形式的光提取元件，讓光由光導中射出為眾所周知。」可知具有漫反射光提取元件為習知技術，非本案專利之技術特徵（再審查核駁審定書謂非本案專利範圍，用語容有未恰），自無庸另舉引證2 予以核駁；原告訴稱再審查核駁審定書中未提引證2 ，係認引證2不足以作為核駁本案專利之依據云云，殊有誤解。又本件初審、再審、及訴願之結果均為不准專利，並無利益變更之情形，原告徒以訴願決定採納引證2 作為核駁本案專利之依據，即謂其違反「禁止不利益變更原則」，亦屬誤會。

㈢本案再審查核駁審定書並未因本案說明書已告知漫反射光提取元件為習知技術，即逕用該先前技術予以核駁，而係另以引證 1 作為核駁本案專利申請之依據；故被告對本案進步性之審查，並無原告所稱「不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁」之違反。

㈣被告制定之「專利審查基準」所稱「申請專利範圍之請求項有二項以上時，應就每一請求項各別判斷其進步性」，係指逐項判斷其進步性而言，如有一項不具進步性時，申請人可補充或修正說明書或圖式，以符合進步性之要求，如申請人不為補充或修正，或其補充或修正後仍不具進步性時，基於發明專利之單一性，不論其餘請求項是否具有進步性，被告仍應全部予以核駁（不能一部准許一部核駁）。本案申請專利範圍共有12項（第1 項為獨立項，其餘為附屬項），被告於初審及再審查核駁理由先行通知書既已提出引證案，具體告知原告本案申請專利範圍（第1 項）不具進步性，並通知原告可補充或修正說明書或圖式，惟原告仍未妥適修正，依前開說明，被告自得核駁本案專利之申請。原告訴稱被告未逐項審查，有違前揭專利審查基準云云，並非可採。

㈤依本案專利說明書第 12 頁所述「鏡片反射面上方有呈預定配置的漫反射光提取元件，俾讓光以控制方式由光腔通過窗射出。此種情況下，光提取元件包含以漫射材料形成於表面上之點陣，如圖 4 所示。」此與引證 1 及引證 2之技術特徵雷同，差異處僅在於「形成於表面上之點陣」。又本案指出使用各種形式的光提取元件，讓光由光導中射出，則為眾所周知，故本案並未揭露出設計新形式的光提取元件。另外，本案有別於引證 1 及引證 2 者在於「由漫射反射元件所覆蓋之表面之面積百分比係隨距離光源之距離（係相對於光源延伸方向之直角方向測量）改變（更典型地，被覆蓋面積百分比係隨距離增加）」，以此技術，本案光提取元件可提供需要的照明圖案，惟此為習知知識，無特殊發現或揭露技術特徵，為熟習該項技術者所能輕易推論完成者，自不具進步性。

四、綜上所述，本案有違核駁審定時專利法第20條第2 項進步性之規定，不符發明專利之要件；原告所訴，核不足採。從而，被告所為本案應不予專利之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成本案應予專利之處分，均無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第3 項前段，判決如主文。

第七庭審判長法 官　李得灶