臺北高等行政法院判決

原告

奇鋐科技股份有限公司

代表人

甲○○（董事長）

訴訟代理人

劉法正律師

訴訟代理人

楊祺雄律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

上 一 人 蘇燕貞律師

複代理人

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丁○○

參加人

建準電機工業股份有限公司

代表人

乙○○（董事長）

訴訟代理人

丙○○律師（兼送達代收人）

複代理人

錢師風律師

　　　　　　楊翠玲律師

上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國94年4 月27日經訴字第09406126320 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國88年1 月16日以「穩定平衡吸磁片」（下稱系爭案）向被告前身經濟部中央標準局（88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經其編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第97條、第98條第2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於90年10月18日以（90）智專三（一）02008 字第09089001938 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。參加人不服，乃向經濟部提起訴願，經遭訴願駁回之決定，遂向本院提起行政訴訟，案經本院以92年4 月24日91年度訴字第1156號判決將訴願決定及原處分均撤銷責由被告另為適法處分。被告乃重為審查，遂以93年10月8 日（93）智專三（二）04087 字第09320910120 號專利異議審定書為異議成立，應不予專利之處分。原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准審定時專利法第98條第2項之規定，而不符新型專利要件？

㈠原告主張之理由：

1.原處分審認系爭案與1998年6 月2 日公告之美國第0000000號「BRUSHLESS MOTOR 」專利案（以下稱引證2）間技術特徵並無不同乙節實有謬誤：

⑴按系爭案說明書第5 頁倒數第3 行，以及系爭案與引證2的比較簡報第2 頁可知，系爭案吸磁片30係呈環狀，且可由系爭案圖1 進一步以圖形方式證實系爭案吸磁片30確實為環狀。所謂「環狀」，係指由兩半徑相異之同心圓所包圍之形狀，故系爭案吸磁片30係為由一半徑較小之內徑與一半徑較大之外徑包圍而成之單一完整環片狀，且是套設於線圈23外之基座22表面。又按引證2說明書圖4 及前開比較簡報第3 頁中核心支架50的立體圖，該核心支架50的立圖體係由引證2 的Fig.1 之剖面圖（即由Fig.1 中編號50元件的剖面），以及圖4 之俯視圖的形狀配合劃出。引證2的核心支架50具有3 個凸出部51及一凹入部52，該凹入部52上並設有貫穿核心支架50，且用以將核心支架50固定至外殼7 之3 個螺孔53。引證2 之核心支架50與系爭案吸磁片30之單一完整環片狀有明顯的差異，而引證2 由3 個凸出部51及1 個凹入部52所組成的核心支架50，其構形上相對於系爭案複雜許多。被告未針對系爭案不同於與引證2之不同點，詳究是否為「熟習該項技術者」運用「既有之技術或知識」所能「輕易完成且未能增進功效」，顯有理由不備之違誤。

⑵且引證2 中為了將核心支架50固定至外殼7 ，凹入部52上需設有貫穿之3 個螺孔53，因此核心支架50分成3 個凸出部51及一凹入部52，係屬該引證2 整體結構上的必要的設計，此項設計將連帶使得與永久磁鐵43 發 生磁力作用之凸出部51被切割成3 個分離的部分，而無法如系爭案吸磁片30僅以一單一完整環片之形式即可達成吸引上方永久磁鐵，因而使轉軸在軸向方向強迫向下，而能維持葉片轉動平衡之功效。故依進步性判斷之原則，在無預先瞭解系爭案技術內容之前提下，熟習該項技術者顯然並無法由該引證2 核心支架50之複雜結構，輕易推論出並完成系爭案吸磁片30，故原處分書理由應是在瞭解系爭案之技術內容後，所為「後見之明」之處分，並對系爭案之進步性錯認為極低之誤判所致。而按專利審查基準2004年網路版第2-3-29 頁所載，所謂「後見之明」之情形係指「進步性之審查不得以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作成輕易完成的判斷，逕予認定發明不具進步性；而應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成客觀的判斷。」因此，與引證2比較之下，系爭案申請專利範圍第1 項非能輕易完成而應具有進步性，應可確認。

2.按「新穎性與進步性係不同的基本要件 (Criteria) 。申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性。『有無進步性』之問題，僅於有新穎性之情形下，始會產生。」乃為被告89年10月出版之「專利審查基準」第2-2-17頁中所明訂。亦即，申請專利之新型與習知技術如為「相同」，即應屬不具新穎性問題。本件原處分雖審認系爭案不具有進步性，惟其處分理由卻認為系爭案吸磁片30與引證2 之核心支架50間之技術特徵「並無不同」，顯然被告於審查系爭案時已混淆「進步性」與「新穎性」之審查基準，其處分理由與處分結果兩相矛盾，自難謂為適法之處分。

3.再者，按專利審查基準第2-2-17頁中所載，申請專利之新型具有能產生某一新功效或增進新型之某種功效時，即認為熟習該項技術者所非能輕易完成。前開比較簡報第6 頁，引證2 核心支架50之每一凸出部51由上視圖之方向觀之，是由一半徑較小之內圓弧、一半徑較大之外圓弧，及兩徑向線段所包圍而成之形狀。因此，引證2 之3 個凸出部51由上視圖方向觀之的總表面積若與具相同內徑與外徑之系爭案吸磁片30之上表面積比較，則顯然系爭案吸磁片30由於具有較大的上表面積而具有較強的磁吸力，因而具有較佳的維持葉片轉動平衡之功效。此外，經由比較引證2核心支架50之複雜構形與系爭案吸磁片30之簡單構形之後明顯可知，系爭案吸磁片30由於結構更為簡單而較易於組裝，且可節省製造成本。因此，系爭案吸磁片30除了非能輕易完成外，更具有較佳的維持葉片轉動平衡、便於組裝及節省製造成本等功效，故依進步性判斷之原則，系爭案吸磁片30與引證2 作比較既非熟習該項技術者所能輕易完成，亦具有功效之增進。

4.按專利審查基準第2-2-21頁，獨立項之新型具有進步性者，其附屬項當然具有進步性。故本件既然可證明系爭案申請專利範圍第1 項具有進步性，已如前述，則由於系爭案申請專利範圍第2 項係依附申請專利範圍第1 項之附屬項，故系爭案申請專利範圍第2 項亦理應具有進步性。

5.原判決主文中雖諭知撤銷原訴願決定及原處分，但僅命被告應依判決之法律見解另為處分，而非為課予義務之判決。換言之，引證2 是否能證明系爭案修正後各請求項不具進步性之事證未臻明確，尚待被告依判決之見解重行審究，並確實就系爭案與引證2 進行審酌比對後，就原告之異議另為適法之審定。故被告為新審定時，仍應基於審查行政裁量權為獨立職權行使。惟被告重審系爭案後所為有關引證案2 可證系爭案不具進步性之處分，純粹僅直接擷取、引述自原判決之見解，此有被告重審後所作專利異議審定書第4 頁第（五）項處分理由，以及答辯書第1 頁第1項答辯理由等內容可稽。故被告不僅對引證2 之技術內容有嚴重誤解，且未就原告所主張以確實審酌比對引證2 與系爭案修正後各請求項所載，未基於行政裁量權為審查權之行使，逕依原判決見解而遽認系爭案修正後各請求項相較引證2 不具進步性，被告自難謂已盡調查證據之能事，且有違重為審查之意旨。故被告所為重審處分嫌有率斷之失，且於法未洽，訴願決定未加指摘而予維持，核非妥適。

6.被告於答辯書中遽認系爭案限縮修正後申請專利範圍第1項所載仍不具進步性之新處分理由，於認事用法顯有違失：

⑴如原告於訴願理由書中所陳，系爭案乃為排除被異議事由，使系爭案申請專利範圍第1項中所請求保護之吸磁片30之形狀更為明確，聲明意將系爭案專利說明書內容第5 、6 頁所明白記載有關「吸磁片30為環狀」此部分技術，補充修正入修正前申請專利範圍第1 項所記載未界定形狀之吸磁片30此上位概念新型中，以使系爭案修正後申請專利範圍第1 項所載相對限縮為「吸磁片30為環狀」此下位概念新型，以更加釐清系爭案與引證2 之不同點。此符合核准修正前專利法第105 條準用第44條第4 項之規定，當准予補充修正，並應據此重為審究。惟被告僅擷取原判決第

乙、四、（三）項理由見解中之「部分」詞句，以此斷章取義之理由遽謂系爭案限縮修正後申請專利範圍第1 項所載新型整體不具進步性，不僅有刻意扭曲原判決見解之嫌，亦未就原告所主張事實予以審查，原處分要無可採。

⑵又觀原判決理由第乙、四、（三）項第4 至6 行：「…可知其核心支架50並無凸起部51間之凹陷部52，為『平面環狀』之形狀，與系爭案吸磁片30亦為平面環狀設計自無差別…」，原判決應已承認引證案2 之凹陷部52設計乃構成與系爭案差異之所在，並自行臆測、推論出引證案2 中未建議技術 (即核心支架50並無凸起部51間之凹陷部52此部分)以 與系爭案進行比對，容有未洽。

⑶由引證2 說明書第2 欄【圖式簡單說明】所載可知，引證2 圖4 至圖7 係分別揭露核心支架50之第1 至4 種實施態樣，皆是於環狀固定板（holding plate）上 間隔設置多個凸起部（convex portions）51 ，並界定出多個凹陷部（concave portions）52。而由說明書之撰寫順序習慣來看，當可合理推測出圖1 與圖4 所示之核心支架50同為第1 種實施態樣者，尤其是圖1 所示核心支架50亦同樣具有凸起部51與凹陷部52等構件。

7.按行政機關在行政程序中，行使公權力作成決定，以執行職務時，如足以對當事人之法律上利益，產生加負擔或授益之作用，應使其對程序、程序標的、應作成之決定及其事實基礎，乃至重要之法律觀點以及與裁量斟酌有關之狀況等，得表示意見，以主張其權利。又按行政程序法第102條、第104 條第1 項、第105 條第1 項及第114 條第1 項第3 款規定可知，行政機關在作成加負擔行政處分，亦即限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，原則上應給予該處分相對人陳述意見之機會，其目的在於保障相對人之權利，以及防止行政機關之專斷。且行政處分之作成，應給予當事人陳述意見之機會，而未經當事人陳述意見或參加聽證者，即罹有程序之瑕疵，而依同法第114 條第1 項第3 款之規定，此程序之瑕疵固可藉由事後已給予當事人陳述意見之機會，而獲得補正。惟補行陳述意見之作用，須在可以變更原處分之行政程序中為之，始有意義，否則，該處分自仍屬無效。而本件被告所為異議成立之處分，性質上屬於對原告專利權不利之行政處分，且非屬行政程序法第113 條各款所定，得不給予陳述意見之情形，故依行政程序法第102 條規定，應於作成處分前，給予原告陳述意見之機會，以符合正當法律程序。是本件固依本院91年度訴字第1156號判決意旨，重為審查，惟被告於重為審查時，竟未依前揭規定，於作成處分前，給予原告陳述意箭之機會，致原告無法及時就本件事實上以及法律上之觀點為陳述，尤其是原告本可依現行專利法第108 條準用第71條、第64條規定，申請將系爭案專利範圍為減縮，進而取得專利權。故原處分程序上顯然有重大瑕疵，而訴願決定就此違法部分未為糾正，原處分及原訴願決定均應予以撤銷。此外，當時的訴訟代理人沒有通知原告，所以沒有上訴。原告收到通知時，處分已經完成。

8.倘被告依法通知原告陳述意見，而原告亦依專利法第108條準用第71條、第64條規定，限縮修正申請專利範圍，則系爭案限縮修正後第1 項請求項所載，對照引證2 確實具進步性： ⑴系爭案與引證案於結構設計上確有差異：

①引證案2 圖1 與圖4 所揭露實施例之核心支架50是由固定板（holding plate）、 多數凸起部（convexportions）51，與多數凹陷部（concave portions）52等必要特徵所構成，利用該多數凸起部51與所對應該多數永久磁鐵（permanent magnets）43 間所產生磁力，以免除轉子4 與轉軸2 於運轉時產生震動。很明顯地，系爭案限縮修正後申請專利範圍第1 項所載吸磁片30為完整平面封閉環狀的特徵設計，不僅未見於引證2 中有任何建議，亦明顯不同於引證2 核心支架50之凸起部51是間隔排列於固定板上而呈非完整的開放環狀，且為空心而可供隔離蓋13與緩衝件60容置的構造。故系爭案修正後申請專利範圍第1 項顯非熟習該項技術者能由引證2輕易思及並完成者。②系爭案限縮修正後第1項請求項所載係利用「吸磁片30為環狀」之結構特徵，使該環狀吸磁片30能與該磁鐵13完全對應，而對之產生連續、均勻分佈之封閉環狀之下拉磁吸力，即磁鐵13之全部區域能感受到下拉磁吸作用，藉以維持葉片轉動平衡。反觀引證2所示，其核心支架50之該多數凸起部51是呈間隔排列，而非呈連一體的完整環狀，且非均勻地對應於永久磁鐵43，此由引證2 第1項請求項所載：「...wherein said holding plate isan annular member and is provided with portions（即為凸起部51）which "protrude toward（凸向~）"said permanent magnets, and said portions "arenot uniformly （非一體地）" distributed on saidholding plate relative to a longitudinal axis ofsaid rotary shaft.」足稽，故利用該多數凸起部51與所對應該多數永久磁鐵（permanent magnets）43 間所產生磁力是間斷不連續、非均勻分佈且非封閉環狀之，即僅永久磁鐵43之部分區域處能感受到磁吸效應，以免除轉子4 與轉軸2 於運轉時產生震動。且核心支架（Holding plate）上 之凸出部51（convex portion）與凹入部52（concave portion）為引證2 整體結構上必然之設計，致使兩案於驅使轉子穩定運轉機制上有所差異。

③顯見被告援引原判決之見解所指稱「若依其第1 圖所示及引證2 說明書中譯本第6 頁第3 行所載，可知其核心支架50並無凸起部51間之凹陷部52，為『平面環狀』之形狀」云云明顯不符事實。蓋引證2 圖1 所示核心支架50確實有凸起部51與凹陷部52構件；況由引證1 圖4至圖7 所示所有核心支架50之實施態樣中，並無原判決之見解所謂「核心支架50並無凸起部51間之凹陷部52，為平面環狀」者。是以，參加人所製作引證2 說明書中譯本應有企圖混淆視聽以誤導裁判之嫌，被告僅參酌參加人於異議階段所自行製作之引證2 說明書中譯本內容，而並未確實地詳細審究引證2 說明書原文，被告不僅對引證2 所示相間隔之凸起部51與永久磁鐵43間產生間斷不連續且非完整封閉環狀之磁吸作用之技術內容有嚴重誤會，更遽以引證2 中未建議之技術，與系爭案修正後各請求項進行比對，被告所為重審處分自有違反進步性判斷原則，自非可採。且系爭案限縮修正後申請專利範圍第1 項請求項所載吸磁片30為封閉環狀，而與磁鐵13間形成連續、均勻之環狀磁吸作用之特徵結構，亦未見於引證2 中有任何教示、啟發與動機。故系爭案申請專利範圍修正後第1 項請求項所載整體顯非為熟習該項技術者能由引證2 輕易思及並完成者，當無可議。

④至於參加人於參加陳述狀第2 頁末起第3 行所載「...核心支架50與永久磁鐵43感應產生最大之『環狀』磁力...」等語，倘非參加人對引證2 所示，相間隔之凸起部51與永久磁鐵43間產生不連續、不均勻之非環狀磁吸作用之技術內容，有所誤會，則應有企圖混淆視聽以誤導。 ⑵系爭案限縮修正後申請專利範圍第1 項請求項所載對照引證2確實具有功效增進：系爭案申請專利範圍限縮修正後第1 項請求項明顯具有較大之磁吸作用面積（即環狀），且能產生更均勻、更全面之環狀磁吸作用，相較引證2 之凸起部51是間隔而磁吸面積小，系爭案申請專利範圍限縮修正後第1 項請求項必能達到更加優異之轉動穩定性，較引證2 具有功效之增進處，實屬明確。故系爭案申請專利範圍限縮修正後第1 項請求項顯非為熟習該項技術者運用引證2 之既有技術知識所輕易完成且未能增進功效者，當具有進步性。

9.系爭案申請專利範圍限縮修正後第1 項請求項所載，對照1998年4 月14日公告之美國第0000000 號「TWO-PHASEUNIPOLAR DRIVING BRUSHLESS DC MOTOR 」專利案（以下稱引證1）亦具進步性：如引證1 第3 圖所示可知，其間極軛13之間極13A 與主極軛17之主極17A 確實是對應轉子磁鐵9 內側面處。經比對後可知，系爭案申請專利範圍限縮修正後第1 項請求項所界定吸磁片30能對磁鐵13底面產生下拉磁吸力，以使葉片於轉動過程中維持穩定之技術特徵，明顯不同於引證1 所示間極軛13與主極軛17於通電激磁後，會對轉子磁鐵9 內側面產生推移磁斥力，以驅使轉子開始轉動之技術手段。更何況，系爭案申請專利範圍限縮修正後第1 項請求項所界定吸磁片30為一環狀，並對應磁鐵13底面之結構特徵，亦明顯不同於引證1 第1 圖及第4 圖所示間極軛13之間極13A 與主極軛17之主極17A 為輻射狀間隔排列，並對應轉子磁鐵9 內側面之構造設計。故系爭案申請專利範圍限縮修正後第1 項請求項所載與引證1 於結構特徵、所欲解決問題與功能特性上皆確實存有顯著差異，此確為被告所認同，訴願決定機關亦予維持，而有關參加人一再指稱引證1之間極軛13會對轉子磁鐵9 產生下拉磁力顯不足採。

10.系爭案限縮修正後第2項請求項所載亦具進步性：於前開系爭案限縮修正後第1項請求項對照引證1及引證2確具進步性之事實基礎下，依附於其之系爭案限縮修正後第2項請求項自當具進步性，不再逐步論斷。

㈡被告主張之理由：

1.按本院92年4 月24日91年度訴字第1156號判決，其中理由

乙、四、（三）已認定引證2 之核心支架50之形狀與系爭案吸磁片30之平面環狀設計並無差別；其中理由乙、四、（四）亦認定引證2 之轉子4 內部設一永久磁鐵43，於定子10上相對於該永久磁鐵處設有一核心支架50，其上之凸出元件51與永久磁鐵43間產生磁力，係使該轉軸2 在該軸向方向強迫向下，可避免因轉軸2 及軸承6 間之小空隙引起該轉軸2 之擺動及震動，此與系爭案申請專利範圍第1項所示「相對於設於葉片內部之磁鐵位置設有一吸磁片，能感應磁鐵之磁力，使葉片轉動時能被此感應磁力下拉，而具有維持葉片轉動的平衡作用」，其間技術特徵並無不同。

2.原處分理由（五）指出「引證2雖未揭示系爭案申請專利範圍第1 項之風扇之殼體」，即在說明引證2與系爭案申請專利範圍第1項所界定者仍有不同之技術特徵，並無混淆「進步性」與「新穎性」之判斷基準，且已具體說明引證2 與系爭案申請專利範圍第1 項之差異及系爭案申請專利範圍第1項 不具進步性之理由。

3.前開判決理由乙、四、（三）已認定引證2 之核心支架50之形狀與系爭案吸磁片30之平面環狀設計並無差別，縱原告修正系爭案申請專利範圍第1項仍無法影響審定結果。

㈢參加人主張之理由：

1.原告及被告對本院91年度訴字第1156號判決並未上訴，業經確定，該判決依法具有確定力、對世效力，以及行政機關拘束力。又依行政訴訟法第216 條規定，被告於原處分及訴願決定經前開判決撤銷後，而重為處分時，應依前開判決意旨為之。故被告於重為審查時，依前開判決所記載明之法律見解而為異議成立之處分，於法即無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適。

2.系爭案前經參加人提出異議階段，被告已於90年6 月19日以（90）智專一（二）15114 字第09012068306 號函請原告提出答辯，經原告提出答辯後，被告始為異議不成立之處分。又本院於91年度訴字第1156號審理系爭案期間，已裁定命原告應獨立參加訴訟，原告於訴訟階段已盡所能提出有利事證及主張，嗣法院作出對其不利之判決，原告自得上訴至最高行政法院。惟原告於當時既未上訴，基於判決之既判力及一事不再理，其所訴之爭點自可視為判決確定，對原告有拘束力，不得再有爭執。故被告依本院所記載明之法律見解對系爭案重為審查，已無重覆給予原告陳述意見之必要。再者，按修正前專利法第44條之1 規定，被告固「得」通知申請人限期、補充、修正說明書或圖式，惟被告在審查系爭案後，認定系爭案與修正前專利法規定並無不符，故未通知原告修正說明書，被告所作在程序上亦無瑕疪。此外，按本院91年度訴字第1156號判決意旨，被告重為適法之處分時，其所審酌之依據，即以異議人即本件參加人於異議時所主張之理由及引證之資料為限，實不得任由本件原告於後續審查程序，再行提出修正申請專利範圍之要求，致生循環訴訟之問題。

3.被告依法無給予原告陳述意見機會之必要：行政程序法第103 條係依同法第102 條但書之規定，其明文列舉得不給予處分相對人陳述意見機會之情形；而當中第5 款所謂「客觀上明白足以確認者」，乃限指行政處分所根據之「事實」部分，而不及於法律的解釋適用部分。只要行政處分所根據之「事實」，客觀上明白足以確認者，即得免予踐行相對人陳述之程序；至事實涵攝於法律之判斷，乃屬行政機關之職權，自無再予原告陳述意見之必要。本件原處分乃被告依本院91年度訴字第1156號判決意旨所為，因其所根據之「事實」部分，於客觀上已明白足以確認為「異議人於異議時所主張之理由及引證之資料」，則被告本於職權適用法律，作成異議成立之處分，自無再予原告陳述意見之必要。且被告於最初之異議審查程序，既已依法將異議理由書副本及證據送達原告，並通知使其為適時之答辯者，則被告於重為審查時，未再通知原告答辯，即難謂與法定程序有違。

4.被告認定引證2 足以證明系爭案不具進步性未違法：系爭案係為克服習用風扇之轉軸常因葉片旋轉不穩致久生損壞之問題而提出解決手段，其解決問題之手段僅在於：「在葉片永久磁鐵13與基座22之間設一吸磁片30」而已。至於利用永久磁鐵13與吸磁片30間之磁力作用使葉片得以穩定旋轉，僅在說明其作用及原理。故判斷其進步性時，自應以前開解決問題之手段為準。引證2 第4 圖揭示核心支架50之周緣環設有數個凸部51，該凸部51儘可能凸向永久磁鐵43，使該核心支架50與永久磁鐵43感應產生最大之環狀磁力以增加吸引永久磁鐵43。而被告認定：「引證2之轉子4 內部設一永久磁鐵43，於定子10上相對於該永久磁鐵43處設有一核心支架50，其上之凸出元件51與永久磁鐵43間產生磁力，使該轉軸2 在該軸向方向強迫向下。」並無不當。

5.引證1 揭示：「該間極軛13具有對稱分佈、徑向延伸的數個間極13A ，其與環狀磁鐵9 之間可感應出環狀磁力，每個間極13A 對應設置於主極軛片17A 之間，使該間極軛13與環狀磁鐵9 適當感應產生環狀磁力」。被告認定：「引證1 之間極軛13或間極13A 或主極軛片17可感應轉子磁鐵9磁力，將使其與磁鐵9 相吸，因產生之吸引力係水平方向，反而妨礙轉子轉動，亦無下拉轉子功用」。惟引證1 第9圖更揭示：「主極軛片17與間極軛片13分開製造，且兩者係藉由相互疊置並夾設於該短磁路件14方式完成組裝」。故該第9 圖所揭示之實施例，該間極軛片13與磁鐵9 仍會產生相吸以下拉轉子。系爭案亦僅係運用該引證1 之技術手段，且亦無功效之增進，系爭案不具進步性。

6.系爭案限縮後申請專利範圍為何，參加人無法知悉，惟由原告補充理由（二）狀可知，系爭案限縮後申請專利範圍第1 項所界定之技術特徵在於：「吸磁片30為環狀」，使該環狀能與該磁鐵13完全對應，而對之產生連續、均勻分佈之封閉環狀之下拉磁吸力，即磁鐵13之全部區域能感受到下拉磁吸作用，藉以維持葉片轉動平衡。又按本院91年度訴字第1156號判決理由四之（三）記載已有相關記載可知，系爭案限縮後申請專利範圍第1 項所界定之「吸磁片30為環狀」技術特徵，亦與該引證2 之核心支架50成「平面環狀」之形狀完全相同。且原告主張系爭案「吸磁片30為環狀」，能使該環狀與該磁鐵13完全對應，而對之產生連續、均勻分佈之封閉環狀之下拉磁吸力，即磁鐵13之全部區域能感受到下拉磁吸作用，藉以維持葉片轉動平衡等功效，亦與該引證2 相同。故系爭案亦僅係運用該引證2之技術手段，且亦無功效之增進，系爭案不具進步性。此外，按引證1 第1 圖所示，核心支架並沒有凸出部及凹入部，所以修正後的系爭案吸磁片與引證2 核心支架一樣。

7.原告申請修正專利範圍不合法：按修正前專利法第105 條準用第44條規定可知，本件參加人援以引證案為異議後，依異議之理由，原告如認其申請專利範圍過廣有補充或修正之必要者，自應依上開法條規定，於異議審定前為補充或修正。而原告於最初異議答辯階段，針對參加人所主張之異議理由及引證資料，既不依法向專利專責機關申請補充或修正，以減縮其申請專利範圍，自不容許其嗣後再針對相同之異議理由及引證資料，重為減縮其申請專利範圍之主張。又原告就參加人所指出其專利圖示錯誤之處，係遲於本院91年度訴字第1156號之行政訴訟程序中，始向被告為專利圖式之更正申請。姑且不論原告於前揭行政訴訟階段所為該項申請更正專利圖式之行為是否妥適，惟原告既於當時異議答辯階段有向被告修正申請專利範圍之機會，則針對本件所爭執之申請減縮專利範圍一事，原告即得於其時併同向被告提出修正申請。今原告於前揭行政訴訟程序，既不為減縮申請專利範圍之修正，則該判決確定後，自當受該確定判決對於系爭案申請專利範圍認定之拘束，實不容許原告於後續程序中再行主張有修正申請專利範圍之權利或指陳被告未予其修正之機會云云。則被告以原申請專利範圍為被比對對象，並依本院91年度訴字第1156號判決意旨重為異議成立之處分，自無不合。

8.原告雖主張就系爭案限縮修正申請專利範圍，將第1 項請求項界定為「吸磁片30為環狀」之結構特徵，惟與引證2相較，其功效上仍無進步性可言：按系爭案限縮修正後申請專利範圍所載之「吸磁片30為環狀」特徵，其與引證2 「核心支架50」同非由二以上之元件結合而成，不符專利法所謂物品「構造」之定義。系爭案之吸磁片30只簡單為一平面環狀之鐵片，而該引證2 之核心支架50只是以一平衡片（鐵片）沖壓有凸起部51及凹陷部52形狀之部分而已，系爭案該吸磁片30與引證2 之核心支架50均僅同為物品之「形狀」。因此，系爭案之特徵僅在於：「吸磁片30為環狀之形狀」。且引證2 之核心支架50為具環狀之磁性元件之環狀形狀，故原告申請限縮修正申請專利範圍亦無實益。況且，稍具一般物理常識者皆知：欲使葉片（轉子）內部之永久磁鐵與跟其相對應之吸磁片30（系爭案）或核心支架50（引證2）產生與轉軸同向之相吸磁力（即系爭案所謂被感應磁力下拉），不以該吸磁片30（或核心支架50）是否呈「連續」環狀平面為必要，只要其「環狀平面」範圍上有「對稱之點」與永久磁鐵感應產生足夠相吸之磁力即可。更何況，引證2 之凸出元件51既呈「環狀均勻排列」，轉子之永久磁鐵43與該環狀均勻排列之凸出元件51相對應，且在高速旋轉狀態下（約2,000R.P.M以上），該永久磁鐵43係與全部凸出元件51產生全面相吸磁力，並非僅有部分產生相吸磁力，則其相吸磁力係同呈「均勻環狀分布」，自不可能發生對準「凹陷部52」時會產生偏斜之現象。故原告之主張，殊無可採。且系爭案縱若限縮修正後之環狀吸磁片30所達成之功效亦與引證2 之核心支架50相同，系爭案限縮修正後之申請專利範圍第1 項亦無功效之增進。

理由

一、系爭案係於88年1月16日申請新型專利，被告係於89年11月18日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之自83年1月21日修正公布之專利法為斷，合先敍明。

二、次按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准審定時專利法第97條暨第98條第1項所明定。惟如其「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2項所明定。另按撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。前二項之規定，於其他訴訟準用之。行政訴訟法第216 條亦有明文。系爭案曾於92年4 月4 日申請修正圖式，與90年2 月11日之審定公告本相較，未變更實質，且為誤記事項之修正，經被告准予修正，並於專利公報31卷13期公告在案，被告並據以依修正後之內容審查。因此，本件應依該次修正後之內容審理。依卷附新型專利說明書之記載，系爭案申請專利範圍為：

1.一種穩定平衡吸磁片，尤指一種能增進風扇轉動平衡之設計，其特徵在：於風扇之殼體套設葉片之基座上，相對於設於葉片內部之磁鐵位置設有一吸磁片，能感應磁鐵之磁力，使葉片轉動時能被此感應磁力下拉，而具有維持葉片轉動的平衡作用者。

2.如申請專利範圍第1 項所述之穩定平穩吸磁片，其中該吸磁片係為導磁但不飽磁之材質者。

三、引證2 係1998年6 月2 日公告之美國第0000000 號「BRUSHLESS MOTOR 」專利案，引證2 之轉子內部設一永久磁鐵，於定子上相對於該永久磁鐵處設有一核心支架（coreholder），其上之凸出元件與永久磁鐵間產生磁力，係使該轉軸在其軸向方向強迫向下，可避免因轉軸及軸承間之小空隙引起該轉軸之擺動及震動者。系爭案與引證2 二者相較之下，引證2 之核心支架之形狀與系爭案吸磁片之平面環狀設計並無差別，引證2 之轉子內部設一永久磁鐵，於定子上相對於該永久磁鐵處設有一核心支架，其上之凸出元件與永久磁鐵間產生磁力，係使該轉軸在其軸向方向強迫向下，可避免因轉軸及軸承間之小空隙引起該轉軸之擺動及震動，此與系爭案申請專利範圍第1 項所示「相對於設於葉片內部之磁鐵位置設有一吸磁片，能感應磁鐵之磁力，使葉片轉動時能被此感應磁力下拉，而具有維持葉片轉動的平衡作用」，其間二者技術特徵並無不同。業經本院91年訴字第1156號判決認定在案，依行政訴訟法第216 條規定，按撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。被告於原處分或決定經判決撤銷後，重為處分時依本院前開判決意旨為之，於法核無不合。原告於本院91年訴字第1156號新型專利異議案審理中為參加人參加訴訟，對該判決結果並未表示不服，則該判決確定後，已生拘束力。原告於該判決確定後，被告依行政訴訟法第216 條規定，參照本院前次判決意旨，並說明引證2 雖未揭示系爭案申請專利範圍第1 項風扇之殼體，惟熟習該項技術領域者在瞭解引證2 之技術後，可輕易轉用系爭案且未能增進功效之理由後，另為異議成立之審定，於法經核既無違誤，原告嗣後再爭執上述判決意旨內容，主張系爭案吸磁片30與引證2 作比較既非熟習該項技術者所能輕易完成，亦具有功效之增進一節，自非可採。

四、又本件原處分主要係依本院91年訴字第1156號判決意旨重為，且依法應受本院前次確定判決意旨之拘束，因此行政處分所根據之事實，已屬客觀上明白足以確認，被告因此未再依行政程序法第102條規定，通知原告陳述意見，依行政程序法第103條第5款之規定，亦不能指為於法有違。原告主張被告於重為審查時，未於作成處分前，給予原告陳述意見之機會，致原告無法及時就本件事實上以及法律上之觀點為陳述，尤其是原告本可依現行專利法第108 條準用第71條、第64條規定，申請將系爭案專利範圍為減縮，進而取得專利權，原處分程序上顯然有重大瑕疵，而訴願決定就此違法部分未為糾正，於法不合等等，非屬可採。另本件系爭案於訴願再申請修正申請專利範圍，並非於異議階段為之，未經合法准予修正，原告主張系爭案限縮修正後申請專利範圍第1 項請求項所載對照引證1 或引證2 確實具有功效增進部分，自毋庸加以審酌。

五、系爭案申請專利範圍第2項進一步界定吸磁片為導磁但不飽磁之材質，但於引證2亦揭示該核心支架為磁性元件，熟習該項技術者在瞭解引證2之技術後，亦可輕易思及且未有功效之增進，引證2亦可以證明系爭案申請專利範圍第2項不具進步性。從而被告以系爭案係運用申請前引證2既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性而為異議成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。本件其他引證或主張、陳述，與判斷結果已不生影響，爰不一一論述，應併敍明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法　官 陳國成