臺北高等行政法院判決

原告

統愛有限公司

代表人

甲○○（董事長）

訴訟代理人

游孟輝律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

貴婷國際流行服飾有限公司

代表人

乙○○（董事）

訴訟代理人

林志剛律師 （兼送達代收人）

　　　　　　楊憲祖律師

　　　　　　黃闡億律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國96年02月16日經訴字第09606062570 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（以下同）90年08月24日以「JOJO」商標作為其註冊第358404號「佳佳及圖JOJO」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之「眼鏡、...、眼鏡止滑墊片」等商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為審定第0000000 號聯合商標。嗣參加人以該審定聯合商標有違修正前商標法第37條第7 、12及14款規定，對之提起異議。被告審查期間，適逢現行商標法於92年11月28日修正施行，被告乃依現行商標法第86條第2 項及第89條第1 項規定，將該審定聯合商標視為獨立之商標逕予註冊，並依現行商標法第90條之規定辦理；本件原異議理由主張之條款業經修正為現行商標法第23條第1 項第12、13及14款。案經被告審查，認系爭商標有違修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定，乃於95年08月28日以中台異字第911532號商標異議審定書為「第0000000 號『JOJO』商標（原聯合商標）之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠按「商標註冊後有左列情事之一者，商標主管機關應依職權或據利害關係人申請撤銷商標專用權：...4、商標侵害他人之著作權、新式樣專利權或其他權利，經判決確定者。」「商標專用權經撤銷處分確定者，自撤銷處分之日起失效。但因第31條第1項第4款事由經撤銷者，溯自註冊之日起失效。」分別為修正前商標法第31條第1項第4款及第33條之規定。查參加人據以異議之註冊第764598號「NATURALLY JOJO及圖」商標，業經最高行政法院以94年度判字第694 號判決其註冊無效確定；亦經被告於公告、公開之商標資料檢索服務電腦資料之「備註」欄業登載：「撤銷公告卷期：32-017。撤銷公告日期：094/09/01 。」因此原處分及訴願決定所據以決定之據以異議商標既失之附麗，且已溯自註冊之日起失效，則原處分及訴願決定顯有違法。

㈡查原撤銷理由略以：「... 按商標圖樣『相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者』」，不得申請註冊，為修正前商標法第37條第7 款所明定，而其適用以兩造商標相同或構成近似為前提要件。被告認系爭商標圖樣係由外文「JOJO」所構成，與據以異議註冊第764598號「NATURALLY JOJO及圖」及「JOJO JEANS」等系列商標相較，二者固有相同之外文「J 」、「O 」、「J 」、「O 」4 個英文字母。惟查，系爭商標原為原告作為註冊第358404號「佳佳JOJO及圖」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9 類之眼鏡及其組件商品；且原告於76年03月即已取得該註冊第358404號「佳佳JOJO及圖」商標之註冊，使用亦將近20年之久，於眼鏡同業已有知名度，因此原告係於商標法修正前以系爭商標申請註冊。

㈢查據以異議商標係註冊於第25類商品，而系爭商標係註冊於第9 類商品，二者在商品類別不相同；且原告之既有商標在市場使用、存在已有相當之時間，早於據以異議商標註冊時間十多年，消費者熟悉，多能加以區辨而無混淆誤認之虞。

㈣綜上所述，懇請鈞院鑒核，惠賜准予判決如訴之聲明，以維權益，至感公便。

乙、被告主張：

㈠本案存在之相關因素之審酌：

1.據以異議商標是否為著名之商標或標章：

⑴查參加人於82年創用據以異議「NATURALLY JOJO及圖」商標，為行銷及保護該「NATURALLY JOJO」系列商標，除陸續於我國、日本、香港、法國及中國大陸等地申准註冊商標外，並長期廣告宣傳行銷，行銷範圍除於我國擁有60多個據點、42家百貨專櫃外，更擴及日本、香港及新加坡等地，為我國少數行銷海外之服飾品牌。

⑵參加人持續於我國各大報章雜誌、電視、火車站、公車車體上刊登廣告，西元1997年03月更自創發行「NATURALLYJOJO」雜誌，並贊助舉行「NATURALLY JOJO國際青少年網球錦標賽」之公益活動，亦設立官方網站，藉由網路方式宣傳行銷旗下商品動態，獲評為上海市西元2001年消費者最喜歡的十大品牌服飾及美國棉花協會之新美國棉品質認證。

⑶據此堪認，於系爭商標90年08月24日申請註冊時，據以異議「NATURALLY JOJO」商標於所表彰之信譽及品質已為相關事業或消費者所知悉，為一著名商標，此亦為被告中台異字第930522、941132號等商標異議審定書認定在案。凡此有參加人於原異議案所檢送之商標註冊資料、海內外行銷據點一覽表、行銷據點資料、廣告宣傳企畫書、宣傳海報、品質認證證書、各大報章雜誌平面媒體介紹及宣傳廣告、「NATURALLY JOJO」雜誌資料及商品型錄等證據資料影本附卷可稽。

2.商標是否近似暨其近似之程度：

⑴商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/ 服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/ 服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（前揭審查基準5.2.1 參照）。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。

⑵查兩造商標圖樣相較，系爭商標係由單純之外文「JOJO」所構成，據以異議商標固由外文「NATURALLY」與「JOJO」上下分列所構成，惟其「JOJO」字體放大醒目或置於明顯位置，應為主要部份之一，是二者皆有相同引人注意之外文「JOJO」，所欲傳達之概念相似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

3.參加人有多角化經營之情形：

⑴先權利人如有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品/ 服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品/ 服務分別比對，而應將該多角化經營情形總括的納入考量。尤其如有事證顯示可能跨入或已經進入同一商品/ 服務市埸經營者，更應予以考量（前揭審查基準5.4 參照）。

⑵依參加人所檢送之相關證據資料觀之，參加人所生產經銷之商品範圍包括「服飾、皮件、眼鏡、手套、鞋子、帽子」等，足認參加人有多角化經營之情形。

4.相關消費者對各商標之熟悉程度：

⑴相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（前揭審查基準5.6 參照）。

⑵查據以異議「NATURALLY JOJO」商標經參加人廣泛宣傳及使用而在市場上建立相當之知名度，已如前述。原告雖主張系爭商標係來自註冊第358404號「佳佳及圖JOJO」商標，並提出其長期使用證據資料，主張系爭商標已為眼鏡業者與消費者普遍認知等情，惟查，該註冊第358404號「佳佳及圖JOJO」商標圖樣與系爭「JOJO」商標不同，原告尚難援引作為系爭商標使用情形之證明，且該商標主要使用於眼鏡等商品，其使用商品範圍亦不如據以異議商標廣泛。是以，據以異議商標較諸系爭商標而言係消費者較熟悉之商標一節，足堪認定。

㈡本件綜合據以異議商標之著名性、兩造商標圖樣近似程度、參加人有多角化經營情形及相關消費者對兩造商標之熟悉程度等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用。至原告主張系爭商標係來自註冊第358404號「佳佳及圖JOJO」商標，並指稱據以異議商標之一之註冊第764598號商標業經撤銷註冊等情，經查系爭商標縱係源自上述商標，然仍應個別就系爭商標是否具有不得（申請）註冊事由審認，至參加人所有註冊第764598號商標經撤銷註冊之事實，並不影響據以異議商標之著名性及本案之認定，是原告所述皆難執為本案有利之論據。被告所為之處分，洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

丙、參加人主張：

㈠系爭商標應有修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用：

1.兩造商標構成近似：

⑴按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/ 服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/ 服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察（前揭審查基準5.2.1 及5.2.5 參照）。

⑵查兩造商標圖樣相較，系爭商標係由單純外文「JOJO」所構成，而據以異議商標係以黑底作為背景，並由反白之外文「NATURALLY 」、「JOJO」分設上、下排所構成，其中「JOJO」字體較大，予人寓目印象深刻，二商標均有引人注意之相同外文「JOJO」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能會有所混淆而誤認兩造商標商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，兩造商標應屬構成近似之商標。

2.據以異議商標為著名商標：

⑴查參加人早於82年創用據以異議「NATURALLY JOJO及圖」商標，為行銷及保護該「NATURALLY JOJO」系列商標，除陸續於我國、日本、香港、法國及中國大陸等地申准註冊商標外，並長期廣告宣傳行銷，行銷範圍除於我國擁有60多個據點、42家百貨專櫃外，更擴及日本、香港及新加坡等地，為我國少數行銷海外之服飾品牌。

⑵參加人除持續投入資金於我國各大報章、時尚雜誌等平面媒體刊登廣告外，並廣泛於電視、公車車體上行銷宣傳，更於西元1997年03月自創發行「NATURALLY JOJO」流行時尚雜誌，宣傳介紹每季旗下商品動態，且贊助舉行「NATURALLY JOJO國際青少年網球錦標賽」等公益活動，亦設立官方網站，藉由網路方式宣傳行銷，甚至巿面上已有不肖業者仿冒據以異議商標之商品。

⑶據此堪認，於系爭商標90年08月24日申請註冊時，據以異議「NATURALLY JOJO」等系列商標所表彰之信譽及品質已為相關事業及消費者所知悉，為一著名商標，此有參加人於異議階段檢送之商標註冊資料、海內外行銷據點一覽表、行銷據點資料、各大報章雜誌平面媒體介紹及宣傳海報、各項廣告資料、「NATURALLY JOJO」雜誌、商品型錄等及參加人於本案訴訟階段提出之明信片、型錄封面、展示會邀請卡、海報、捷運站廣告照片、報紙道歉啟事等證據資料影本附卷可稽。關於「NATURALLY JOJO」系列商標之知名度亦經被告94年10月11日中台評字第H00000000 號商標評定書、鈞院95年度訴字第2363號判決、臺北地方法院91年簡字第1156、1950號等刑事判決所肯認。

3.據以異議商標所指定使用之「服飾、背包、皮件、鞋子」等商品與系爭商標指定使用之「眼鏡類」商品同屬人體穿戴或搭配性配戴物品，可以滿足消費者整體搭配之需求，二者具有相當關聯性。綜合考量兩造商標圖樣近似程度極高、據以異議商標為相關消費者所熟知等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認情事，應有前揭規定之適用。

㈡原告訴稱「原據以異議之註冊第764598號『NATURALLY JOJO及圖』商標，業經最高行政法院94年度判字第694 號判決其註冊無效確定，並經被告公告撤銷該商標之註冊，本案據以異議之商標既失之附麗，則原處分顯有違誤」，惟查，參加人於異議階段所提出之據以異議商標之註冊資料，尚有註冊第715722、715724及第722454號等多件「NATURALLY JOJO及圖」商標，該等商標之註冊現仍有效存在；且修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款並不以據以異議商標已申請註冊或已獲准註冊在案為必要，而以他人有先使用之事實而達著名商標之程度為已足。依參加人所檢附之各項使用證據已足以認定於系爭商標申請註冊時，據以異議商標已經參加人長期廣泛使用而達著名商標之程度，雖參加人註冊第764598號「NATURALLY JOJO」商標之註冊遭撤銷確定，惟並不影響系爭商標與參加人實際使用之「NATURALLY JOJO」等系列商標相衝突，有致相關公眾混淆誤認之虞，而有違反前揭規定之判斷。原告上開主張，並不可採。

㈢原告訴稱「系爭商標原為原告所有之註冊第358404號『佳佳JOJO及圖』商標之聯合商標，原告於76年03月即已取得該商標之註冊，已使用該商標將近20年，為消費者所熟悉，多能加以區辨而無混淆誤認之虞」，惟按「同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標，為系爭商標申請註冊當時商標法第22條第1項所規定。依同條第3項規定，其已註冊或申請在先者為正商標，同時提出申請者，應指定其一為正商標。此為商標法就同一人申請註冊之數商標，於合乎法定要件時，限定其一為正商標，其餘為聯合商標，使聯合商標效力依附於正商標而存在（同法第24條第1 項參照）所為之規定。惟雖如此，聯合商標仍不失為獨立存在之商標，申請註冊為聯合商標之圖樣有商標法所定不得申請註冊之情形者，仍不得核准註冊，不因其正商標已申准註冊而有異。」為最高行政法院88年度判字第3447號判決所載。查原告所有之註冊第358404號「佳佳JOJO及圖」商標圖樣除外文「JOJO」外，另有佔該商標圖樣比例極大之「插有旗幟的心型圖案」及中文「佳佳」，該商標圖樣整體與系爭商標並不相同，且其外文「JOJO」置於該商標圖樣最下方且字體最小，是否為該商標圖樣主要識別部分亦有疑義，原告縱有使用註冊第358404號「佳佳JOJO及圖」商標於眼鏡商品之事實，亦不得認為屬系爭商標之使用。再者，檢視原告於異議階段提出之使用證據（詳原告於91年11月06日提出之商標異議答辯書附件三），發現其統一發票上品名欄僅記載「眼鏡」，無法確認該眼鏡商品上所標示之商標為「JOJO」；眼鏡陳列照片上所顯示者為「佳佳JOJO及圖」商標，並非「JOJO」商標；部分雜誌廣告影本無法確認出版日期，得辨認日期者，最早為西元2001年。是由原告提出之使用證據並無法證明在系爭商標申請註冊時，該商標已經原告長期持續使用，為相關消費者所知悉而無與據以異議商標產生混淆誤認之虞。原告上述主張，並不足採。

㈣原告訴稱「據以異議之商標註冊於第25類商品，而原告系爭商標係註冊於第9 類商品，二者商品類別不相同」，惟查，修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定並不以相衝突之兩造商標註冊使用之商品相同或類似為要件。如前所述，據以異議商標所使用之「服飾、背包、皮件、鞋子」等商品與系爭商標指定使用之「眼鏡類」商品同屬人體穿戴或搭配性配戴物品，可以滿足消費者整體搭配之需求，二者具有相當關聯性。綜合考量兩造商標圖樣近似程度極高、據以異議商標為相關消費者所熟知等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有前揭規定之適用。

㈤綜上所述，系爭商標確有修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所規定之不得註冊事由，原處分及訴願決定並無違誤，懇請鈞院鑒核，依法駁回原告之訴。

理由

一、本件被告之代表人原為蔡練生，自96年12月3 日起變更為王美花，有行政院令一紙在卷足憑，是其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。

二、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所明定。所謂著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，則為修正前商標法施行細則第31條第1 項及現行商標法施行細則第16條所明定；所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。

三、本件係原告前於90年08月24日以「JOJO」商標作為其註冊第358404號「佳佳及圖JOJO」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9 類之「眼鏡、... 、眼鏡止滑墊片」等商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為審定第0000000 號聯合商標。嗣參加人以該審定聯合商標有違修正前商標法第37 條 第7 、12及14款規定，對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標有違修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定，乃於95年08月28日以中台異字第911532號商標異議審定書為「第0000000 號『JOJO』商標（原聯合商標）之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，向本院提起行政訴訟，並為如事實欄所載之主張。是㈠據以異議商標是否為著名商標？㈡系爭商標圖樣是否近似於據以異議商標圖樣，而有致相關公眾混淆誤認之虞？

四、本院判斷如下：

㈠查參加人於82年創用據以異議之「NATURALLY JOJO」商標，並於83年起於我國取得註冊第650633號「NATURALLY JOJO貴婷」商標，在我國、日本、法國、香港及加拿大等國家陸續取得共計19件註冊商標，並長期宣傳廣告行銷，其範圍除於我國擁有66個銷售據點，其中直營店10家，百貨專櫃42家及加盟合作店15家，更於日本、香港及新加坡等地設有據點，參加人除在我國諸如民生報、ELLE、VOGUE 等各大平面媒體刊登廣告，參加人並於西元1997年03月自創發行「NATURALLY JOJO」雜誌，據以異議之「NATURALLY JOJO」為大陸地區上海市商業委員會、消費者委員會評為2001年消費者最喜歡的十大品牌服裝；此有參加人於異議階段所檢送之商標註冊資料、廣告宣傳企劃書、宣傳海報、品質認證證書、各大報章雜誌平面媒體介紹及宣傳海報、「NATURALLY JOJO」雜誌資料及商品型錄等證據資料影本附原處分卷足憑。且本院在95年度訴字第2363號判決理由欄第三點謂「‧‧，可見據爭商標1 、2 之商標圖樣乃其創用於服飾、皮件等商品上之標誌，並早於82年起即陸續向被告申准註冊，取得20多件商標權；復於國內外廣設直營店、加盟店及百貨公司專櫃銷售，及發行同名雜誌大量宣傳、提供郵購商品之服務，且於捷運車站月台層及公車車體刊登醒目之海報式廣告，上開報章雜誌廣告多在系爭商標註冊申請前，堪認原告據爭商標1、2商品所表彰之信譽，於系爭商標註冊申請前，已廣為相關事業或消費者所普遍知悉而達著名之程度。」等語，足認系爭商標於90年08月24日申請註冊前，據以異議商標已為相關公眾所知悉，而為一著名商標。

㈡次查系爭註冊第0000000 號「JOJO」商標圖樣，與據以異議之「NATURALLY JOJO」諸商標圖樣相較，前者係由單純外文「JOJO」所構成，而後者係以黑底作為背景，並由反白之外文「NATURALLY 」、「JOJO」分設上、下排所構成，二者均有予人寓目印象深刻之外文「JOJO」，於市場交易連貫唱呼之際，異時異地隔離觀察，應屬構成近似商標。

㈢至原告主張據以異議之商標註冊於第25類商品，而系爭商標係註冊於第9 類商品，二者商品類別不相同，且原告之既有商標在市場使用、存在已有相當之時間，早於據以異議商標註冊時間十多年為消費者熟悉，多能加以區辨而無混淆誤認之虞乙節；然查依修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定，並不以兩者商標註冊使用之商品相同或類似為要件。且依參加人所檢送之上開證據資料觀之，參加人所生產經銷之商品範圍包括「服飾、皮件、眼鏡、手套、鞋子、帽子」等，足認參加人有多角化經營之情形，況據以異議商標所使用之「服飾、背包、皮件、鞋子」等商品與系爭商標指定使用之「眼鏡類」商品，同屬人體穿戴或搭配性配戴物品，可以滿足消費者整體搭配之需求，二者具有相當關聯性，一般消費者有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事；是原告上開主張，自難可採。

㈣綜上，揆諸兩造商標具有極高之近似程度、據以異議商標亦具有相關消費者熟悉之著名程度、參加人具有多角化經營之情形及兩造商標所指定之商品似具有高度之關聯性等因素，系爭商標之註冊有違修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款前段規定之適用。

五、綜上所述，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告所訴，核不足採，其聲明撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第七庭