臺北高等行政法院判決

原告

宣茂科技股份有限公司

代表人

許德寬

訴訟代理人

陳啟桐 律師 （兼送達代收人）

被告

經濟部

代表人

甲○○部長）住同

訴訟代理人

藍瑛如

參加人

日商惠合股份有限公司

代表人

乙○○○

訴訟代理人

桂齊恆 律師 （兼送達代收人）

　　　　　　廖正多　律師

　　　　　　謝智硯　律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年8 月6 日經訴字第09606072110 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：緣參加人前身日商惠和商工股份有限公司（民國88年6 月23日變更為現行名稱）於民國81年7 月24日以「光擴散用板材」向前中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局）申請發明專利，旋於81年9 月22日變更專利名稱為「光擴散用板片」，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第61757 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於93年12月2 日以其違反核准時專利法（即75年12月24日修正公布之專利法）第2 條第1 、5 款、第3 條第2 款及第60條第1 、3 款之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經原處分機關智慧財產局審查，於95年1 月12日以（95）智專三（一）02008 字第09520034880 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。參加人不服，提起訴願，案經被告審議，依訴願法第28條第2項規定，以96年1 月25日經訴字第09606002760 號函通知原告參加訴願表示意見後，經被告為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之訴願決定。原告對上開訴願決定不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：如主文所示。

㈡被告聲明求為判決：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人之聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否有違反前揭專利法（即75年12月24日修正公布之專利法）第2 條第1 、5 款、第3 條第2款 及第60條第1 、3 款之規定，而應予撤銷專利權？

㈠原告主張之理由：

⒈按凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請取得發明專利，為系爭專利核准時專利法（75年12月24日修正公布）第1 條所明定。又本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：「一、申請前已見於刊物或已公開使用，他人可能仿效者。... 五、運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」同法第2 條第1 、5 款訂有明文。另同法第60條規定，有「左列情事之一者，應撤銷其專利權，並追繳證書：一、違反第1 條至第4 條規定者。... 三、說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，... 使實施為不可能或困難者。」而「前條第2 款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利局舉發之」同法第61條第1 項亦有明文。是對於獲准專利權之發明，任何人認有違反首揭專利法第1 條至第4 條規定者得附具證據，向專利局舉發之。從而，系爭案有無違反專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭案有違專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

⒉惟查，被告所持理由或與事實不符，或與法有違，實難令人甘服，茲詳述理由如下：

①參加人94年5 月4 日申請專利範圍更正本已導致專利範圍實質變更，不應准許：

⑴專利法第64條第1 項及第2 項規定：「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：

一、申請專利範圍之減縮。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」可知，申請專利範圍之更正理由即使符合「申請專利範圍之減縮」之事項，仍應符合更正後「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」及「不得實質擴大或變更申請專利範圍」。又按專利審查基準第6 章第2.4 節實質擴大或變更申請專利範圍之判斷所載：「以下所列舉之更正情況，其更正結果導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍：……(4) 將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項」。可知申請專利範圍中再增加說明書或圖式中已揭露之其他技術特徵或技術手段，形式上固然是對於原請求項增加條件以進一步限定，屬於申請專利範圍之減縮，但會改變原有元件、或成分、或步驟之結合關係以及原核准公告之發明性質或功能，而導致實質變更申請專利範圍，於此情形即不能准予更正。

⑵本件參加人於94年5 月4 日提出申請專利範圍更正本，將94年2 月17日申請專利範圍第1 項加入「... 係於液晶顯示裝置所使用者... 」等語，參加人雖主張其更正之範圍，乃以專利說明書之發明說明中所記載之內容為據云云。惟縱認參加人所言屬實，依前揭說明，該項更正仍屬實質變更申請專利範圍，而不應准許。茲具體說明如下：原公告申請專利範圍完全未有「……係於液晶顯示裝置所使用者……」之記載；因此94年5月4日所提出申請專利範圍更正本，將原公告申請專利範圍第1 項加入「……係於液晶顯示裝置所使用者……」等語，係完全符合前揭專利審查基準所列舉更正結果實質變更原核准公告申請專利範圍之情況「 (4) 將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項」，而不應准許。被告所謂「……以其並未言明特定之涵蓋應用範圍，故參加人以94年5 月4 日申請專利範圍更正本將請求項第1 項加入「……係於液晶顯示裝置所使用者……」等部分，尚未導致專利範圍實質變更，可具體限縮應用範圍」等語係與實情不符。蓋系爭專利發明說明除記載光擴散用板片可應用於液晶顯示器中外，另載有「……本發明之光擴散用板片……係可載於汽車20之前側的內裝部上」、「本發明之光擴散用板片……可貼附於OA機器等之陰極射線管周邊零件的表面……」等語。因此原公告申請專利範圍第1 項「一種光擴散用板片」解釋上係為「一種光擴散用板片，係於液晶顯示裝置、汽車之前側的內裝部及OA機器等之陰極射線管周邊零件的表面所使用者」，此一申請專利範圍用語之涵義明顯與「一種光擴散用板片，係於液晶顯示裝置所使用者」並不相同。是以，參加人將原公告申請專利範圍第1 項「一種光擴散用板片」後加入「……係於液晶顯示裝置所使用者……」等語作為限制條件，已改變了原有申請專利範圍所載發明的元件及功能，明顯已為實質變更。參加人雖謂申請專利範圍第1 項「一種光擴散用板片」後加入「……係於液晶顯示裝置所使用者……」等語為將上位概念限定為發明說明所揭示之下位概念云云。惟參加人此一更正實非所謂「上位概念改為下位概念」，蓋原申請專利範圍第1 項「一種光擴散用板片」之用語並無更改，而是新增加「……係於液晶顯示裝置所使用者……」的技術特徵，因此此一更正並非「上位概念改為下位概念」，反而是前揭審查基準第6 章例2 及例3 所載「附加技術特徵」導致實質變更申請專利範圍之態樣，而不應准許更正。關於「將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項」會導致實質變更申請專利範圍之見解，除為前揭審查基準所明定外，亦受本院判決之肯認，此可參本院94年度訴字第00348 號判決理由欄第3項及95年度訴字第03285 號判決理由欄第3項即知。

②先前技術5已足以證明系爭專利申請專利範圍第1項及第2 項不具新穎性：

⑴按系爭專利核准時專利法第2 條第1 款明文規定：「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：一、申請前已見於刊物或已公開使用，他人可能仿效者」；其中「申請前已見於刊物或已公開使用」等語，亦可見於現行專利法（92年2 月6 日修正公布）第22條第1 項第1 款。上述「申請前已見於刊物或已公開使用」即不得取得專利權之規定即專利要件中「新穎性」之規定。次按前揭審查基準第3 章2.2 新穎性之概念：「申請專利範圍中所載之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性」；以及2.4 新穎性之判斷基準：「新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，而就界定該發明之技術特徵與引證文件中所揭露先前技術之事項逐一進行判斷」。是以，系爭專利申請專利範圍第1 項及第2 項是否具有新穎性，應以「申請專利範圍第1 項及第2 項」與「先前技術」進行判斷，而非就「系爭專利之其他部分（例如發明說明）」與「先前技術」進行判斷，合先說明。

⑵系爭專利申請專利範圍第1 項依94年2 月17日之更正本為：「一種光擴散用板片，其特徵係在：此板片係在基材板片之表面上，形成由混GREENGREEN有珠狀物GREENGREEN之合成樹脂層所構成之光擴散層而成者；上述珠狀物，係由埋設於上述合成樹脂層內之珠狀物，以及由上述合成樹脂層至少部分突設之珠狀物所構成者」；系爭專利申請專利範圍第2 項為：「依申請專利範圍第1 項所述之光擴散用板片，其特徵係在：上述基材板片係呈透明，而且上述光擴散層係由混有透明珠狀物之透明合成樹脂層所構成者」。比較系爭專利申請專利範圍第1 項及第2 項與先前技術5 ，先前技術5 之光擴散片揭露於透明基底上具有透明基材，其內有光擴散劑材料之透明珠狀物，其第4 圖已揭露光擴散劑之部分埋設、部分突設之構造，此等突設在光擴散中有所助益，故可證系爭專利申請專利範圍第1 項及第2 項所有技術特徵皆在申請前已見於刊物，他人可能仿效，而不具新穎性。

⑶被告雖以：「先前技術5 與系爭專利之實施例說明、結構體實施，及製程實施方法，甚至於技術應用等，並非系爭專利申請專利範圍請求專利部分」、「先前技術5 第4 圖實施例說明之特徵，的確異於系爭專利說明」；「先前技術5 第3 、4 圖之架構及宣告說明，均迥異於系爭專利申請專利範圍之第1 、2 項說明」；「先前技術5 與系爭專利差異在於實施架構及製造方法，先前技術5之擴散劑幾乎分散或埋設於基材1，其實施的範圍特別宣稱在圓柱鏡陣列……」；「先前技術5 之製造方法必須透過兩根加熱滾輪利用熱塑性樹脂進行擠壓成形」；且「系爭專利的實施架構並非運用在平板形的實施架構」等理由云云，而認為系爭專利申請專利範圍第1 項及第2 項與先前技術5 相較之下，仍具新穎性。然查，被告上述理由實違反新穎性之判斷方式，而不應予以維持，茲臚列說明如下：關於「先前技術5與系爭專利之實施例說明、結構體實施，及製程實施方法，甚至於技術應用等，並非系爭專利申請專利範圍請求專利部分」：依前揭說明，系爭專利申請專利範圍第1 、2 項是否具有新穎性，應以「申請專利範圍第1 、2 項」與「先前技術」進行比較判斷，而非就「系爭專利之發明說明」與「先前技術」進行比較判斷。因此，被告以「系爭專利之發明說明（包括實施例說明、結構體實施，及製程實施方法，甚至於技術應用等）」與「先前技術5」進行新穎性比較，實違反前揭審查基準第3章2.4新穎性之判斷基準。關於「先前技術5第4圖實施例說明之特徵，的確異於系爭專利說明」：系爭專利申請專利範圍第1、2項是否具有新穎性，應以「申請專利範圍第1、2項」與「先前技術」進行判斷，而非就「系爭專利說明」與「先前技術」進行判斷。關於「先前技術5 第3 、4 圖之架構及宣告說明，均迥異於系爭專利申請專利範圍之第1 、2 項說明」：同樣地，系爭專利申請專利範圍第1 、2 項是否具有新穎性，應以「申請專利範圍第1 、2 項」與「先前技術」進行判斷，而非就「系爭專利說明」與「先前技術」進行判斷。關於「先前技術5 與系爭專利差異在於實施架構及製造方法，先前技術5 之擴散劑幾乎分散或埋設於基材1 ，其實施的範圍特別宣稱在圓柱鏡陣列……」：同樣地，系爭專利申請專利範圍第1 項是否具有新穎性，應以「申請專利範圍第1 、2 項」與「先前技術」進行判斷。系爭專利申請專利範圍第1、2 項中並無「實施架構」、「製造方法」、「是否幾乎分散或埋設」、「是否應用在圓柱鏡陣列」等之技術特徵，則被告以「申請專利範圍第1 、2項所無的技術特徵」與「先前技術」進行判斷，即有違誤。關於「先前技術5 之製造方法必須透過兩根加熱滾輪利用熱塑性樹脂進行擠壓成形」：同樣地，系爭專利申請專利範圍第1 、2 項是否具有新穎性，應以「申請專利範圍第1 、2 項」與「先前技術」進行判斷。系爭專利申請專利範圍第1 、2 項中並無「製造方法」之技術特徵，則被告以「申請專利範圍第1、2項所無的技術特徵」與「先前技術」進行判斷，即有違誤。關於「系爭專利的實施架構並非運用在平板形的實施架構」：系爭專利申請專利範圍第1 、2 項中並無「是否運用在平板形的實施架構製造」之技術特徵，則被告以「申請專利範圍第1 、2 項所無的技術特徵」與「先前技術」進行判斷，即有違誤。

⑷另參加人雖舉出參證7及補充參證1，欲證明先前技術5並未揭露「由合成樹脂層至少部分突設之珠狀物」此一技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第1 項具進步性。然參證7 及補充參證1 並無法否認先前技術5已揭露「由合成樹脂層至少部分突設之珠狀物」此一技術特徵之事實，茲論述如下：先前技術5之申請專利範圍第3 項已揭露「如請求項1 或2 之光擴散板，其中，於該光擴散板之表面及/ 或背面，具有一扁豆狀透鏡（レンチキュラ─レンズ, lenticular lens ）形狀及/ 或一表面光擴散元件。」；第4 項已揭露「如請求項1 、2 或3 之光擴散板，其中，於該光擴散板之表面及/ 或背面，設有由光擴散劑及/ 或以光擴散劑為核心之熱可塑性樹脂構成之凹凸形狀。」 (請參原證8，先前技術5中譯文第1頁)；先前技術5第4圖之標號14即為扁豆狀透鏡形狀，而標號15即為凹凸形狀，此一凹凸形狀實已揭露「由合成樹脂層至少部分突設之珠狀物」此一技術特徵。由於光擴散用板片具有「由合成樹脂層至少部分突設之珠狀物」之技術特徵已被先前技術5 之申請專利範圍第3 、4 項及第4 圖所揭露，已為公眾所知悉，已成為先前技術，並不因其是否可由特定方法製造而有所差異。先前技術5 第4 圖揭露一種光擴散用板片結構，先前技術5 之發明名稱亦為光擴散用板片，申請專利範圍中所請求的也是光擴散用板片結構，而非製造方法。先前技術5 中雖有製造方法之相關描述，但其僅是光擴散用板片製造方式實施例的說明，並不以此限定先前技術5 申請專利範圍及第4 圖中所載的光擴散用板片需限定以該製造方法作成。進一步而言，參證7 及補充參證1 縱使能證明依先前技術5 之發明說明中之製造方法無法製出其申請專利範圍及第4 圖中所載之凹凸形狀，也僅不過可能使先前技術5 因欠缺「充分揭露而可據以實施」之要件而專利權無效而已，但僅止於此。一篇申請在先之專利說明書只要已被公開，就已是先前技術，並不因其是否能取得專利權或取得專利權後是否被撤銷，而有所差異。更何況，先前技術5 之發明說明中載明：「用於透明基材之材料係聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚酯、聚烯烴、聚氯乙烯等熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂，此外，亦可使用玻璃等無機透明材料。當使用樹脂時，除了上述均聚物外，亦可使用各樹脂之共聚物。」。然而，依參證7 之實驗流程，卻僅以PC（聚碳酸酯樹脂）進行實驗，對於其他樹脂材料及玻璃等無機透明材料則隻字未提，可見參證7 之實驗流程並不完全，其結論無法支持「先前技術5 無法製造出表面凹凸形狀之光擴散片」此一主張。再者，先前技術5 之發明說明亦載明：「可使用以下所列之方法製成擴散劑。（a ）在折射率不同之單體之共聚合中，藉隨著聚合之進行，逐漸增加其中一單體之量，而製作折射率呈多層狀或連續變化之珠(bead)。舉例言之，在苯乙烯（n ＝1.6 ）/甲基丙烯酸甲酯（n ＝1.49）之乳液聚合中，於聚合開始時，進行苯乙烯主體之聚合，逐漸增加甲基丙烯酸甲酯之比例。藉此，可獲得中心部之折射率1.6 、最外緣部之折射率約1.49之擴散劑。（b ）將含有聚合開始劑之珠放入折射率不同之單體蒸氣中，於單體飽和前，進行聚合，製作折射率有等級之珠。舉例言之，將增感劑放入聚碳酸酯之珠中，放置在甲基丙烯酸甲酯之單體蒸氣中後，照射UV，而使甲基丙烯酸甲酯單體硬化。（c ）此外，亦可使用玻璃珠之離子交換之方法、以折射率不同之材料塗佈珠表面之方法等。」。然而，依參證7 之實驗流程，卻完全未說明係以何種方式製造擴散劑，可見參證7 並未確實依先前技術5 之發明說明進行實驗，其實驗流程並不完全，從而其結論亦無法支持「先前技術5 無法製造出表面凹凸形狀之光擴散片」此一主張。

⑸綜上說明，被告以申請專利範圍第1 、2 項所無的技術特徵與先前技術5進行新穎性之判斷，實違反專利審查時關於新穎性之判斷方式，是以被告所持申請專利範圍第1、2項具有新穎性之認定，即屬不當。再者，被告既已肯認：「經比較系爭專利與舉發證據之特徵可知：雖系爭專利之結構體與先前技術5之光擴散片相同……」，則依前揭審查基準之新穎性判斷方式，系爭專利申請專利範圍第1、2項實已不具新穎性。

③先前技術5與先前技術1、4或6之結合已足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：

⑴按系爭專利核准時專利法第2 條第5 款明文規定：「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：五、運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」；現行專利法第22條第4 項亦有「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利」之類似用語；此即為專利要件中「進步性」之規定。

⑵系爭專利申請專利範圍第3 項為：「依申請專利範圍第1 項或第2 項所述之光擴散用板片，其特徵係在：上述光擴散層中，混有粒度不同之珠狀物者」。查先前技術1 之擴散板已揭露「平均粒徑為2-100 μm 的無機填充劑散佈混合於甲基丙烯樹脂板上」之技術特徵；先前技術4 之光擴散板已揭露「……粒徑為5-100 μm ……之粒子……」之技術特徵；先前技術6 之製造光擴散板的方法已揭露「……玻璃珠具有從0.001 mm至0.05 mm 之粒徑……」之技術特徵；則在申請專利範圍第1 、2 項基於先前技術5 不具新穎性之基礎下，專利申請專利範圍第3 項所增加的「上述光擴散層中，混有粒度不同之珠狀物者」在先前技術5 與先前技術1 、先前技術4 或先前技術6 之結合下，實為「運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者」，而不具進步性。

⑶被告雖以：「由於系爭專利申請專利範圍第1 項與先前技術5 之發明申請專利範圍及標的確實不同，與之相較具新穎性及進步性，故系爭專利申請專利範圍第3 項說明『上述光擴散層中，混有粒度不同之珠狀物』亦具進步性」為據。然查，原處分僅對系爭專利申請專利範圍第1 、2 項是否具有「新穎性」進行判斷，而未對其是否具有「進步性」進行判斷，被告並無提出任何理由，即遽認系爭專利申請專利範圍第1 、2 項具有進步性，實屬率斷。事實上，縱然認為系爭專利申請專利範圍第1 項（及第2 項）具有新穎性，但在先前技術5 與先前技術1 、先前技術4 或先前技術6 之結合下，系爭專利申請專利範圍第1 項（及第2 項）亦應不具進步性。從而，在申請專利範圍第1、2 項不具進步性之基礎下，申請專利範圍第3 項所增加的「上述光擴散層中，混有粒度不同之珠狀物者」在先前技術5 與先前技術1 、先前技術4 或先前技術6 之結合下，亦不具進步性。

④先前技術5 與先前技術2 或4 之結合已足以證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性：

⑴系爭專利申請專利範圍第4 項為：「依申請專利範圍第1 項或第2 項所述之光擴散用板片，其特徵係在：上述珠狀物，係由大致被覆上述基材板片表面整體之狀態存在者」。查先前技術2 之光擴散板已揭露「玻璃珠14b 係大致被覆基材板片表面之整體」；先前技術4 之光擴散板已揭露「粒子2/光擴散劑粒子/ 玻璃珠係完全或大致被覆於該基底1/基底/ 熱塑膠片之表面整體上」之技術特徵；則在申請專利範圍第1 、2項基於先前技術5 不具新穎性或進步性之基礎下，專利申請專利範圍第4 項所增加的「上述珠狀物，係由大致被覆上述基材板片表面整體之狀態存在者」之技術特徵在先前技術5 與先前技術2 或先前技術4 之結合下，實為「運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者」，而不具進步性。

⑵被告雖以：「系爭專利與先前技術5 相較可證其申請專利範圍第1 項、第2 項及第3 項確具新穎性及進步性，故系爭專利申請專利範圍第4 項亦具進步性」為據。然查，舉發審定書中僅對系爭專利申請專利範圍第1 項及第2 項是否具有「新穎性」進行判斷，而未對其是否具有「進步性」進行判斷，被告並無提出任何理由，即遽認系爭專利申請專利範圍第1 項及第2項具有進步性，實屬率斷。事實上，縱然認為系爭專利申請專利範圍第1 項及第2 項具有新穎性，但在先前技術5 與先前技術2 或先前技術4 之結合下，系爭專利申請專利範圍第1 項及第2 項亦應不具進步性。從而，在申請專利範圍第1 、2 項不具進步性之基礎下，申請專利範圍第4 項所增加的「上述珠狀物，係由大致被覆上述基材板片表面整體之狀態存在者」之技術特徵在先前技術5 與先前技術2 或先前技術4 之結合下，實為「運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者」，而不具進步性。

⒊參加人95年5 月4 日就申請專利範圍第1 項之更正為「附加技術特徵」（不應准許），而非「上位概念改為下位概念」（應予准許） ：

①專利審查基準第2-6-75之例3 及第2-6-77頁之例5 分別記載申請專利範圍「附加技術特徵」（不應准許），及「上位概念改為下位概念」（應予准許）之態樣。雖被告及參加人一再強調參加人就申請專利範圍第1 項之更正為「上位概念改為下位概念」（應予准許），而非「附加技術特徵」（不應准許）。然按專利審查基準第2-3-7 頁所載，「上位概念，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念」。審查基準並舉「金屬」與「銅」及「鹵素」與「氯」為例，說明上位概念及下位概念。

②參加人係將「一種光擴散用板片……」更正為「一種光擴散用板片，係於液晶顯示裝置所使用者……」，此與審查基準所舉之「金屬」與「銅」及「鹵素」與「氯」並不類似，並無法比附援引為上位概念與下位概念之關係。蓋原來的「一種光擴散用板片」之用語並無更改，而是新增加「……係於液晶顯示裝置所使用者……」的技術特徵，因此此一更正並非「上位概念改為下位概念」，反而是例3 所載的「附加技術特徵」之態樣，而不應准許更正。

③若如被告及參加人所主張「一種光擴散用板片……」與「一種光擴散用板片，係於液晶顯示裝置所使用者……」也能稱為「上位概念改為下位概念」，則例3 中的「一種自行車把手」與「一種自行車把手，與一警示鈴相連接」也將屬於「上位概念改為下位概念」。蓋所謂上位概念可解釋為「一種自行車把手，與一警示鈴相連接，或不與一警示鈴相連接」；下位概念則為「一種自行車把手，與一警示鈴相連接」。然而，審查基準卻將例3 列為「附加技術特徵」之態樣，而非「上位概念改為下位概念」之態樣，可見被告及參加人之主張實與審查基準相違。

④比較參加人就申請專利範圍第1 項之更正與例3 ，可知參加人就申請專利範圍第1 項之更正實與例3 完全吻合，只要將例3 的「自行車把手」改為「光擴散用板片」；「與一警示鈴相連接」改為「係於液晶顯示裝置所使用者」，即可完全妥切利用例3 說明參加人就申請專利範圍第1 項之更正。此實足以說明參加人就申請專利範圍第1 項之更正實屬於例3 所載的「附加技術特徵」之態樣，而不應准許更正。茲比較如下，以便於參照：

⑴例3.附加技術特徵：更正前之說明書為〔發明名稱〕自行車把手〔申請專利範圍〕一種自行車把手，包含... （具體敘述把手之內容）。〔發明說明〕... （除了具體敘述自行車把手之內容外，亦具體敘述自行車把手之其他部件，例如警示鈴等）... 。更正後之說明書為〔發明名稱〕（同）〔申請專利範圍〕一種自行車把手，包含... （具體敘述把手之內容）... ，並與一警示鈴（具體敘述其內容）相連接。〔發明說明〕（同）。導致實質變更申請專利範圍。更正申請專利範圍之事項，係將原發明說明中記載與自行車把手有關的警示鈴附加併入申請專利範圍，形式上雖未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，但在原來自行車把手附加警示鈴後，會改變原有元件之結合關係及核准公告之把手（不具有警示鈴）發明之功能，而導致實質變更申請專利範圍。

⑵參加人就申請專利範圍第1 項之更正：更正前之說明書為〔發明名稱〕光擴散用板片〔申請專利範圍〕一種光擴散用板片，其特徵係在：... （具體敘述光擴散用板片之內容）... 。〔發明說明〕... （除了具體敘述光擴散用板片之內容外，亦具體敘述光擴散用板片與其他部件，例如..係於液晶顯示裝置所使用者、係可載於汽車之前側的內裝部上、可貼附於OA機器等之陰極射線管周邊零件的表面等）... 。更正後之說明書：〔發明名稱〕（同）〔申請專利範圍〕一種光擴散用板片，係於液晶顯示裝置所使用者，其特徵係在：... （具體敘述光擴散用板片之內容）...。〔發明說明〕（同）導致實質變更申請專利範圍。更正申請專利範圍之事項，係將原發明說明中記載與光擴散用板片有關的係於液晶顯示裝置所使用者附加併入申請專利範圍，形式上雖未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，但在原來光擴散用板片附加係於液晶顯示裝置所使用者後，會改變原有元件之結合關係及核准公告之光擴散用板片（非於液晶顯示裝置所使用者）發明之功能，而導致實質變更申請專利範圍。

⒋被告針對系爭專利新穎性、進步性之判斷顯有混淆、矛盾、不備理由之處，且與審查基準明顯有違，應予撤銷：

①原訴願決定認為：「由於系爭專利申請專利範圍第1 項與先前技術5 之發明申請專利範圍及標的確實不同，與之相較具新穎性及進步性，故系爭專利申請專利範圍第3 項說明『上述光擴散層中，混有粒度不同之珠狀物』亦具進步性。」

⑴可專利性要件中，新穎性與進步性是兩個不同要件，申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利，此時稱該發明不具新穎性；而申請專利之發明雖然具有新穎性，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利，此時稱該發明不具進步性。

⑵訴願決定理由中「系爭專利申請專利範圍第1 項與先前技術5 之發明申請專利範圍及標的確實不同」，至多僅係新穎性概念，具備新穎性之發明不見得具有進步性，仍需針對申請專利之發明，判斷其是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，判斷結果非為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，才具有進步性。然而，訴願決定關於進步性的判斷完全闕如，即作出「系爭專利申請專利範圍第1項具進步性」之結論，明顯不備理由。

⑶原處分機關專利舉發審定書中僅就系爭專利申請專利範圍第1 項之新穎性作判斷，完全未論及進步性的問題，蓋不具新穎性者，無須再審究其進步性。因此訴願決定應僅針對新穎性作判斷，不應就進步性表示意見，否則即屬「訴外裁判」，且依訴願法第95條及96條之規定，其於訴願理由中所表示之意見將拘束原處分機關，使得原處分機關只能作成具進步性之處分，而影響原告之權益甚鉅。

⑷訴願決定有關系爭專利申請專利範圍第1 項「具有進步性」部分明顯理由不備已如上述，而訴願決定中「故系爭專利申請專利範圍第3 項……亦具進步性。」之結論，係基於不備理由之「系爭專利申請專利範圍第1 項具進步性」之前提，因此訴願決定中「系爭專利申請專利範圍第3 項亦具進步性」之部分亦明顯不備理由。

②原訴願決定認為：「由於系爭專利申請專利範圍附屬項之解釋應包含獨立項全部之條件及限制，系爭專利與先前技術5 相較可證其申請專利範圍第1 項、第2 項及第3 項確具新穎性及進步性，故系爭專利申請專利範圍第4 項亦具進步性。」。惟訴願決定中「故系爭專利申請專利範圍第4 項亦具進步性」之結論，係基於不備理由之「系爭專利申請專利範圍第1 、2 及3 項具進步性」之前提，因此訴願決定中「系爭專利申請專利範圍第4項亦具進步性」之部分亦明顯不備理由。

⒌被告針對系爭專利與先前技術之判斷方式顯有混淆、矛盾、不備理由之處，且與審查基準明顯有違，應予撤銷：

①按審查基準第3 章2.2 新穎性之概念：「申請專利範圍中所載之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性」。是以，作為新穎性判斷對象者，為「申請專利範圍」，而非發明說明、實施例或圖式等專利說明書之其他部分。

②訴願決定認為：「經比較系爭專利與舉發證據之特徵可知：雖系爭專利之結構體與先前技術5 之光擴散片相同，……」云云。訴願決定既認為「系爭專利之結構體與先前技術5 之光擴散片相同」，因系爭專利申請專利範圍請求項1 為「光擴散用板片」，「結構體」即為「光擴散用板片」結構，表示訴願決定已作成系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性的結論。

③惟訴願決定又認為：「先前技術5 與系爭專利差異在於實施架構及製造方法」。按系爭專利申請專利範圍請求項1 的標的為光擴散用板片結構，判斷新穎性的對象為請求項所載的光擴散用板片結構，訴願決定所指「先前技術5 與系爭專利差異在於實施架構及製造方法」並非系爭專利請求項所載光擴散用板片結構的內容，非為申請專利範圍之「請求項所載發明」，因此不能作為新穎性判斷對象，訴願決定的理由明顯混淆了新穎性判斷對象。

④此外，系爭專利申請專利範圍請求項第1 項並無限定珠狀物之埋設比例，也無限定實施的範圍是否包含圓柱鏡陣列（レンチキュラ─レンズ），更無限定製造方法，這些系爭專利申請專利範圍請求項所不具有的內容，訴願決定都自動將其加入而成為新穎性的判斷對象，其認事用法，顯有錯誤。此外，附帶說明「レンチキュラ─レンズ」為「lenticular lens 」之譯名，應翻譯為「扁豆狀透鏡」較為貼切。

㈡被告主張之理由：

⒈原告起訴理由主張，依專利審查基準第6章第2.4 節「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」所載，有關更正結果導致實質擴大或變更申請專利範圍之情況，其中第（4 ）點為「將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項」之情形，是本件參加人（即訴願人）將原公告申請專利範圍第1 項「一種光擴散用版片」後，加入「……係於液晶顯示裝置所使用者……」等語作為限制條件已改變原申請專利範圍所載發明的元件及功能，已變更實質云云。按同前述原告所述及之專利審查基準，同章節第（3 ）點載明，請求項之上位概念技術特徵更正為發明說明中所揭露之下位概念技術特徵，而為該下位技術特徵非屬「原發明說明中已明確記載且為發明說明所支持者」，始為該節所舉更正結果導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍（行政訴訟答辯書附件1 ）。又同章第2.7 節所舉更正之「案例」，其中例5.「上位概念改為下位概念- 發明名稱及申請專利範圍之更正」，其〔說明〕部分亦指出，「於原發明說明已記載上位概念技術特徵『平面顯示器』係包含下位概念技術特徵『電漿顯示器』、『薄膜電晶體液晶顯示器』、『低溫矽晶顯示器』或『奈米碳管顯示器』等意義，由於『電漿顯示器』是原發明說明所支持的事項，故本案例將申請專利範圍之上位概念技術特徵置換為發明說明所記載之下位概念技術特徵，可認為係屬界定發明事項的減縮。此外，其更正未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，且更正後未導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍」等語（行政訴訟答辯書附件2 ）。就本件而言，參加人於系爭專利發明說明第4 頁〔產業上之利用領域〕、第5 頁〔發明解決之課題〕及第6 頁內已述及第12頁等，均述及在液晶顯示器中使用之光擴散用板片，因此，系爭專利於94年5 月4 日之更正本將其申請專利範圍第1 項「一種光擴散用板片，其特徵係在：」更正為「一種光擴散用板片，係於液晶顯示裝置所使用者，其特徵係在：」者，屬將一上位概念置換為發明說明所記載之下位概念者，且系爭專利之產業利用領域、發明解決之課題並未因該等限定而變更，該更正本並未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，且更正後未導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍，故應符合專利法第64條規定，准予更正。

⒉查系爭專利係有關於一種「光擴散用板」之發明專利，其專利申請範圍共4 項，第1 項係獨立項「一種光擴散用板片，其特徵係在：此板片係在基材板片之表面上，形成由混有珠狀物之合成樹脂層所構成之光擴散層而成者；上述珠狀物，係由埋設於上述合成樹脂層內之珠狀物，以及由上述合成樹脂層至少部分突設之珠狀物所構成者」；第2項係附屬項「依申請專利範圍第1 項所述之光擴散用板片，其特徵係在：上述基材板片係呈透明，而且上述光擴散層係由混有透明珠狀物之透明合成樹脂層所構成者」；第3 項係附屬項「依申請專利範圍第1 項或第2 項所述之光擴散用板片，其特徵係在：上述光擴散層中，混有粒度不同之珠狀物者」；及第4 項係附屬項「依申請專利範圍第1 項或第2 項所述之光擴散用板片，其特徵係在：上述珠狀物，係以大致被覆上述其材板片表面整體之狀態存在者」。

⒊關於原告主張系爭專利申請專利範圍第1 項相較於先前技術5 不具新穎性乙節。經查，就光學上而言，光擴散功能的完成需要由兩介質間的折射率差異所造成，為造成此效應，系爭專利用此兩介質分別為透明合成樹脂與埋設或突出於合成樹脂的珠狀物；而先前技術5 此兩介質即分別為透明基材（熱塑性樹脂）與光擴散劑（非熱塑性樹脂），因此兩案發明技術所用的製程手段即有不同。再查，先前技術5 與系爭專利之實施架構及製造方法均有不同，先前技術5 之擴散劑幾乎分散或埋設於基材1 ，其實施的範圍特別宣稱在圓柱鏡陣列（參見先前技術5 之宣告(3) 及第3 圖）；又先前技術5 之製造方法必須透過兩根加熱滾輪利用熱塑性樹脂進行擠壓成形（參考其第6 頁第5 圖）；同時，先前技術5 （參考95年3 月14日專利訴願理由書）之附件3，第1 頁之「3.發明的詳細說明」之章節；與第4頁右邊欄第一段特別說明「これにより、本發明の光擴散ミ─トを透通型投影スクリル─ンに使用した場合には、……」，而系爭專利申請專利範圍第1 項即說明「此板片係在基材板片之表面上，形成由混有珠狀物之合成樹脂層所構成之光擴散層而成者」，已清楚說明兩者架構不同，且系爭專利的實施架構並非運用在圓柱鏡陣列（レンチキュラ─レンズ），而是在平板形的實施架構。系爭專利在基材上形成含擴散劑之光擴散層，是系爭專利與先前技術5 在申請專利範圍第1 項及其附屬項確實不同，仍具新穎性。先前技術5 未能證明系爭專利有違反核准時專利法第2 條第1 款規定。

⒋再查，系爭專利申請專利範圍第3 項附屬項係「依申請專利範圍第1 項或第2 項之光擴散用板片，其特徵係在：上述光擴散層中，混有粒度不同之珠狀物」者。查先前技術1之擴散板已揭露以平均粒徑為2-100μmψ的無機填充劑（例如玻璃珠）散佈混合於甲基丙烯樹脂板上；先前技術4 之光擴散片已揭露被結合與混合之粒徑為5-100 μm 有黏著性之細微粒子；先前技術6 之製造光擴散板的方法其申請專利範圍第2 項提出「……玻璃珠具有從0.001mm 至0. 5mm之粒徑……」等，雖未排除粒徑不同之可能，但此附屬項之混合粒徑大小須依獨立項內容而判定；由於系爭專利申請專利範圍第1 項與先前技術5 之發明申請專利範圍及標的確實不同，與之相較具新穎性及進步性，故系爭專利申請專利範圍第3 項說明「上述光擴散層中，混有粒度不同之珠狀物」亦具進步性。

⒌另查，系爭專利申請專利範圍第4 項「依申請專利範圍第1 項或第2 項所述之光擴散用板片，其特徵係在：上述珠狀物，係以大致被覆上述其材板片表面整體之狀態存在者」。先前技術6 尚無明顯揭露玻璃珠係完全或大致被覆於熱塑膠片之表面之構造，尚無法證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具新穎性或進步性；惟舉發先前技術2 、4 或5 已揭露有玻璃珠14b/粒子2/光擴散劑粒子係完全或大致被覆於該玻璃板14a/基底1/基底之表面本體上，由於系爭專利申請專利範圍附屬項包含獨立項全部之條件及限制，與先前技術5 相較可證其申請專利範圍第1 項、第2 項及第3 項確具新穎性及進步性，故系爭專利申請專利範圍第4 項亦具進步性。

⒍是原處分機關所認，由先前技術1、4或6結合先前技術5可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性；先前技術2或4結合先前技術5可證系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性等情，均有重新審查之必要。被告所為決定撤銷原處分，責由原處分機關重新審查後另為適法之處分，並無違誤

㈢參加人主張之理由：

⒈原告援引原處分機關所訂定之專利審查基準第6 章第2.4節「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」中之態樣(4)，進而於起訴狀補充理由( 一) 之2 之(1) 中，強調「原公告申請專利範圍完全未有『……係於液晶顯示裝置所使用者……』之記載；因此94年5 月4 日所提出申請專利範圍更正本……係完全符合前揭專利審查基準……而不應准許。」。

①惟參加人指出，原告所據專利審查基準第6 章第2.4 節第2-6-69至2-6-73頁所列舉「更正結果導致實質擴大或變更核准公告之申請專利範圍」之態樣中，分列了關於「請求項之上位概念技術特徵更正為發明說明中所揭露之下位概念技術特徵，而該下位概念技術特徵非屬『原發明說明中已明確記載且為發明說明所支持者』」之態樣(3) 、以及關於「將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項」之態樣(4) ，卻未另外明列「請求項之上位概念技術特徵更正為發明說明中所揭露之下位概念技術特徵，而該下位概念技術特徵屬『原發明說明中已明確記載且為發明說明所支持者』」之態樣，換言之，該專利審查基準當中並未明文將「請求項之上位概念技術特徵更正為發明說明中所揭露之下位概念技術特徵，而該下位概念技術特徵屬『原發明說明中已明確記載且為發明說明所支持者』」之態樣納入視為「更正結果導致實質擴大或變更核准公告之申請專利範圍」。

②進而，依專利審查基準第六章第2-6-79至2-6-80頁所列舉之例5 可知，前述「請求項之上位概念技術特徵更正為發明說明中所揭露之下位概念技術特徵，而該下位概念技術特徵屬『原發明說明中已明確記載且為發明說明所支持者』」之更正態樣，在專利審查基準中係被明確歸類於「未實質擴大或變更申請專利範圍」之範疇。

③相較於此，由於參加人前於被舉發階段所提請求項1 之更正內容，係將請求項1 之上位概念技術特徵更正為發明說明中所明確記載且為發明說明所支持之下位概念技術特徵，是以該更正內容確實符合專利審查基準就更正之相關規定，該更正應被准予。

⒉原告認為依照說明書對光擴散用板片用途之涵義顯與請求項1 更正後之「……係於液晶顯示裝置所使用者……」並不相同，認為此種限制條件「已改變了原有申請專利範圍所載發明的元件及功能，明顯已為實質變更」。惟參加人指出，以本案所主張之光擴散用板片而言，其元件（亦即構成光擴散用板片之要素）包括「基材板片」、「珠狀物」以及「合成樹脂層」（後兩者構成光擴散層），本案先前請求項1 之更正，僅是就發明標的之用途加以縮限，並未對其所具「元件」做任何條件限制，且即便將「光擴散用板片」更正為「液晶顯示裝置用光擴散用板片」，也不會對請求項1 所載的「元件及功能」造成變更，是以，原告前述理由應不成立。

⒊原告以請求項1 更正前後「光擴散用板片」用語並無更改，而是增加「……係於液晶顯示裝置所使用者……」的技術特徵，認為該更正並非「上位概念改為下位概念」，進而引用了審查基準第6 章例2 與例3 ，認定「該更正落於附加技術特徵導致實質變更申請專利範圍之態樣，不應准許更正」。

①惟由專利審查基準第2 篇第3 章第2-3-7 頁於上位概念、下位概念之定義「上位概念，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者，稱為上位概念發明。下位概念，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者，稱為下位概念發明。」可知，專利審查基準當中就上下位概念之認定，並非以上下位概念之用語是否完全不同為斷，而是僅需下位概念相對於上位概念以下位方式表現即可。

②基於前述認知，由於依據本案說明書之發明說明之揭示內容，其已詳細揭示光擴散用板片可適用於包括「液晶顯示裝置」、「汽車前側內裝部」以及「OA機器等之陰極射線管周邊零件表面」這三種用途，是以在解釋更正前請求項1 之「光擴散用板片」時，實質包含前述三種用途，此亦為原告所不爭執；相對於此，更正後之請求項1 ，則縮限為僅主張單一用途（即適用於液晶顯示裝置）。換言之，更正前後之請求項1 ，確屬由原先實質包含前述三種用途之上位概念縮限為僅主張單一用途（液晶顯示裝置用途) 之下位概念，依前述之說明可知，此更正態樣確為專利審查基準所允許之更正態樣。

③又原告所引用之審查基準第二篇第六章第2-6-75至2-6-77頁之例2 與例3 當中，例2 乃依據發明說明之揭示，將申請專利範圍由原先「一種化合物C 的製備方法，包括使化合物A 與B 經由化學反應至化合物C 」，更正為「一種化合物C 的製備方法，包括於80℃以上之溫度使化合物A 與B 經由化學反應至化合物C 」之例，惟例2係於申請專利範圍中追加實質性技術特徵，而非屬基於上下位概念縮限之更正態樣( 其下〔說明〕中明確提到了「……亦不能認為可使請求項限定於一個下位概念」) ；再者，例3 乃依據發明說明之揭示，將申請專利範圍由原先「一種自行車把手，包含……（具體敘述把手之內容）」更正為「一種自行車把手，包含……（具體敘述把手之內容）……，並與一警示鈴（具體敘述其內容）相連接。」惟例3 之更正內容，係於申請專利範圍中追加新的元件，亦非屬基於上下位概念縮限之更正態樣( 其下〔說明〕中提到了「……但在原來自行車把手附加警示鈴後，會改變原有元件之結合關係及核准公告之把手（不具有警示鈴）發明之功能」）。是以，原告以專利審查基準所載此等例子欲證明本案請求項1 之更正內容違反專利審查基準規定，實有舉證不當之處。

⒋原告引用本院94年度訴字第00348 號判決理由欄第3項以及95年度訴字第03285 號判決理由欄第3 項，欲強調「將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項會導致實質變更申請專利範圍之見解亦受到本院判決所肯認」，惟上揭判決並無法作為本院認定本案先前更正有違專利審查基準之心證的理由。

①本院94年度訴字第00348 號判決與本案：

⑴本院94年度訴字第00348 號判決乃原告南亞塑膠工業股份有限公司（即專利權人）於起訴書中強調其在被舉發階段所提更正內容、亦即將請求項1 中所載「高收縮低捲縮原絲」更正為原說明書中有揭示、而原申請專利範圍中未記載之「與低收縮性極細纖維假捻加工絲在沸水收縮率有10% ～50% 差之聚酯絲B 」，純屬將上位概念主張更正為對應之下位概念，並未實質變更該案之主張內容；惟依本院之該判決理由，當中提及該案更正前後所主張之絲在性質上已有變更，認定已造成實質變更，從而作出原告敗訴之判決。

⑵相較於前揭判決，本案請求項1 係將「光擴散用板片」更正為「於液晶顯示裝置所使用之光擴散用板片」，並未變更該光擴散用板片元件之性質乃至光擴散用板片整體之功能，與前揭判決個案情況完全不同，因此，原告以前揭判決作為本案請求項1 更正內容不應准予之舉證資料並不恰當。

②本院95年度訴字第03285 號判決與本案：

⑴前揭判決乃原告台達電子工業股份有限公司（即專利權人）於起訴書中強調其在被舉發階段所提更正內容、亦即於請求項11中加入「該第一散熱器與該第二散熱器間具有一相距空間」、「該至少一風扇之入氣流可經由該相距空間而進入，以迅速有效將該發熱元件所產生的熱散逸至外界」等說明書中有揭示、而原申請專利範圍中未記載之技術特徵，並未實質變更該案之主張內容；惟依本院前揭判決理由，係認同被告（即原處分機關智慧財產局）所為「原告將該等技術特徵引進附加於原核准公告之請求項內，已改變原有元件、步驟等之結合關係、功能等，導致實質變更原核准公告之申請專利範圍」之主張，從而作出原告敗訴之判決。

⑵基本上，前揭判決所爭執應否准予更正之內容，完全與將上位概念縮限為下位概念無關（即便是原告亦從未於該案訴訟過程中主張其所為更正係將上位概念縮限為下位概念），是以前揭判決並不足資作為判斷本案先前將請求項1 當中所記載之上位概念縮限為下位概念之更正內容應否准予之舉證資料。

⒌針對原告質疑被告以本案請求項1 、2 當中未特定之技術內容來證明該請求項1 、2 相較於原告對本案進行舉發時所提先前技術5 具有新穎性係違反專利審查基準中有關新穎性判斷之規定一事：

①姑且不論被告當初作成訴願決定時是否有以本案請求項1 、2 當中未特定之技術內容來判斷該請求項1 、2 相較於先前技術5 之新穎性，惟更正後之請求項1 ，其光擴散用板片適用於「液晶顯示裝置用途」，明顯和先前技術5 之光擴散片適用於「穿透型投影銀幕用途」，兩者在光擴散用板片（光擴散片）之用途上完全不同。

②進而，依參加人前於訴願階段呈送被告之委由台大嚴慶齡工業研究中心所完成之板材熱壓測試報告的結論可知，依據先前技術5 說明書所揭示之製法技術，並無法製造出「表面具有珠狀物所產生突出形狀之光擴散片」，是以，本案更正後請求項1 中所載「上述珠狀物，係由埋設於上述合成樹脂層內之珠狀物，以及由上述合成樹脂層至少部分突設之珠狀物所構成者」此一技術特徵，實難說業已於先前技術5 中有對應之揭示。

③再者，依據本案更正後請求項1 之光擴散用板片，可使斜向射入光擴散用板片之光線朝正面方向擴散，獲得各方向均一的視角亮度，並可達成等向性擴散之效果，相對於此，先前技術5則無法達成本案之前述發明效果。

④依據上述1 至3 之比對可知，本案更正後之請求項1 與先前技術5 確實在「發明用途」、「技術特徵」以及「發明效果」均有明顯之差異，是以，該請求項1 不僅可符合新穎性規定、進而亦可符合進步性之規定。

⑤依專利審查基準第2 篇第3 章第2-3-5 頁「2.3 新穎性之審查原則」，「……附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件」、第2-3-29頁「獨立項之發明具進步性時，其附屬項當然具進步性」之規定，由於本案請求項1確實具有新穎性、進步性，是以其附屬項請求項2 自亦具有新穎性、進步性。

⒍針對原告於質疑先前技術5與先前技術1、4或6之結合足以證明本案請求項3不具進步性一事，由於先前技術5無法證明本案請求項1、2不具新穎性、進步性，且原告亦未舉證證明先前技術5與先前技術1、4或6之結合足以證明本案請求項1、2不具進步性，是以其附屬項請求項3自亦具有進步性。因此，原告補充理由應不成立。

⒎針對原告質疑先前技術5 與先前技術2 或4 之結合足以證明本案請求項4 不具進步性一事，由於先前技術5 無法證明本案請求項1 、2 不具新穎性、進步性，且原告亦未舉證證明先前技術5 與先前技術2 或4 之結合足以證明本案請求項1 、2 不具進步性，是以其附屬項請求項4 自亦具有進步性。因此，原告補充理由應不成立。

⒏原告於準備程序中，就本案專利有效性加以質疑，惟本案更正後請求項1 相較於先前技術5 確實在「發明用途」（本案：液晶顯示裝置用途；先前技術5 ：穿透型投影銀幕用途）、「技術特徵」（本案：由說明書第8 頁第8 至13行「再者，……之粒子4a……以及……珠狀粒子4b相混，是透過基材板片2 之光線通過光擴散層3 時以此等粒子之存在均一擴散的必要條件。」之揭示內容可知，本案為了達成均一擴散之目的，刻意採用珠狀物自合成樹脂層突設以及埋設其中之構成；先前技術5 ：其說明書當中並未提到是基於何目的而製造出圖4 中所示之光擴散層表面有光擴散劑所造成之微小突起，另外，經確認之結果，實際依據其製法所得光擴散片，擴散劑係完全埋設於熱可塑性樹脂中，而不會有圖4 所示擴散劑自熱可塑性樹脂突設之情況) 以及「發明效果」（本案：斜向射入光擴散用板片之光線朝正面方向擴散，獲得各方向均一的視角亮度，並可達成等向性擴散；先前技術5 ：無此發明效果）均有明顯之差異，也因有此諸多差異，本案請求項1 相較於先前技術5 並非本案核准時所適用之專利法第2 條第1 款所稱「申請前已見於刊物或已公開使用」（新穎性判斷規定）、第5 款所稱「運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者」（進步性判斷規定），是以，該請求項1 確實具有新穎性、進步性。是以，原告前述主張顯然不成立。

⒐另外，有關本案液晶顯示裝置用光擴散片與先前技術5 所揭示穿透式投影螢幕用光擴散片在光學效果上之差異，如參加理由狀第4 頁及第5 頁圖（a ）及圖（b ）所示。

①如圖(a) 所示，射入本案液晶顯示裝置用光擴散片的光，會形成大致圓形之光擴散；相對於此，如圖(b) 所示，射入先前技術5 穿透式投影螢幕用光擴散片（其為一種凸透鏡結構）之光，在與半圓柱的長軸方向正交之方向會呈現顯著的擴散，但在半圓柱之長軸方向幾乎不會擴散。如圖所示，本案液晶顯示裝置用光擴散用板片與先前技術5 之穿透式投影螢幕用光擴散片所呈現之光學效果有極為顯著之差異。

②另外，除了上述示意圖以外，參加人使用前於訴願階段委由台大嚴慶齡工業研究中心分別依照本案與先前技術5 之製法所製得之光擴散片，實際進行照光來實證兩者在光擴散效果上之差異，由下述照片可看出，兩者所分別呈現之光擴散效果係與上述示意圖相符。

③又SEM觀測照片，則分別如參加理由狀第6頁附圖所示。

⒑如同參加人所陳明者，為證明先前技術5之製法並無法製造出其圖4 所示表面具有擴散劑所產生突出形狀之光擴散片，參加人曾委由台大嚴慶齡工業研究中心仿照先前技術5 之製法技術製造相關製品，而測試報告之結果也印證了前述待證事實。惟前述測試報告當初在參照先前技術5 之製法揭示內容製造相關製品時，在製法條件上，對原料所進行之熱壓，並非完全按照先前技術5 之「熱輥壓」方式而是採用了「熱板轉印」方式；現參加人為了能以更接近先前技術5 所揭示之製法條件製造相關製品，乃再度委由台大嚴慶齡工業研究中心進行第2 次測試，於此次製造過程中，對原料所進行之熱壓乃採用與先前技術5 同樣之「熱輥壓」方式；由第2 次測試報告之結果可知，參照先前技術5 以熱輥壓方式所製造之光擴散片，和先前以熱板轉印方式所製造之光擴散片同樣，無法於光擴散片表面觀察到由擴散劑所產生突出形狀，換言之，前後兩次委由專門鑑定機構所得測試報告結果都證明了依照先前技術5 說明書所揭示之製法條件是不可能製造出具有圖4 所示擴散劑凸設結構之光擴散片，是以，本案更正後請求項1 當中「由合成樹脂層至少部分突設之珠狀物」此一技術特徵確實未揭示於先前技術5 中。

理由

壹、程序部分：原告起訴後，原告代表人變更為許德寬（董事長），有經濟部之函文及公司變更登記事項卡在卷可憑，茲據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。

貳、實體部份：

一、按凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請取得發明專利，為系爭專利核准時（75年12月24日修正公布）專利法第1條所明定。又本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：「一、申請前已見於刊物或已公開使用，他可能仿效者。... 五、運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」同法第2條第2、5款復有明文。

二、本件系爭第00000000號「光擴散用板材」發明專利案，依據其81年7月24日申請專利範圍公告本所載，其第1項為獨立項，第2項至第6項為附屬項，分述如下：

1.一種光擴散用板片，其特徵係在：此板片係在基材板片之表面上，形成由混有珠狀物之合成樹脂層所構成之光擴散層而成者。

2.依申請專利範圍第1項所述之光擴散用板片，其特徵係在：上述基材板片係呈透明，而且上述光擴散層係由混有透明珠狀物之透明合成樹脂層所構成者。

3.依申請專利範圍第1項或第2項所述之光擴散用板片，其特徵係在：上述光擴散層中，混有粒度不同之珠狀物者。

4.依申請專利範圍第1項或第2項所述之光擴散用板片，其特徵係在：上述珠狀物，係由埋設於上述合成樹脂層內之珠狀物，以及由上述合成樹脂層至少部分突設之珠狀物所構成者。

5.依申請專利範圍第1項或第2項所述之光擴散用板片，其特徵係在：上述珠狀物，係以大致被覆上述其材板片表面整體之狀態存在者。

6.依申請專利範圍第1項或第2項所述之光擴散用板片，其特徵係在：上述基材板片的內面，形成有金屬針鍍層者。

三、本件系爭案，原告所提之舉發證據1 為系爭專利說明書公告本；舉發證據2 係79年9 月4 日公開之日本特許公開平0-000000號「メタクリル樹脂製擴散板およびその製造方法」專利案（舉發理由另稱先前技術1 ）；證據3 係79年8 月27日公開之日本特許公開平0-000000號「液晶表示素子」專利案（舉發理由另稱先前技術2 ）；證據4 係80年6 月7 日公告之日本實用新案平3-26481 號「光擴散性構造體」專利案（舉發理由另稱先前技術3 ）。證據5 係原處分機關「專利審查作業要點」（二）電機／機械篇第21、23頁；證據6 係69年9 月16日公開之日本公開特許公報昭00-000000 號之「光散纹テ─プもしくはシ─ト」專利案（舉發理由另稱先前技術4 ）；證據7 係79年5 月8 日公開之公開特許平0-000000號「光擴散シ─ト」（舉發理由另稱先前技術5 ）；證據8係70年2 月25日公告之英國第0000000 號「USE OF SHEETSOFTHERM OPLASTICS FILLED WITH GLASS BEADS FOR THEMANUFACTURE OF LIGHT DIFFUSER PLATES 」專利案（舉發理由另稱先前技術6 ）；證據9 據稱係美國專利商標局於西元1993年9 月24日就系爭專利於美國對應申請案（申請案號07/954304 ）之審查意見書影本；證據10據稱係美國專利商標局就前揭美國對應申請案於1994年3 月11日之核駁審定書。

四、案經原處分機關（即智慧財產局）審查略以：原告於93年12月2日提出專利舉發後，參加人分別於94年2月17日、94年5月4日及94年11月18日提出系爭專利申請專利範圍更正本。其中94年2月17日之更正本將原公告本申請專利範圍第4項併於第1項中，為原公告本申請專利範圍之縮減，且未變更其實質，故應准予更正；另94年5月4日之申請專利範圍更正本將94年2月17日申請專利範圍更正本第5項刪除，屬申請專利減縮且未變更實質，准予更正。其餘94年5月4日對94年2月17日申請專利範圍第1、3項及94年11月18日更正本所為更正，均已實質變更公告本之申請專利範圍，應不准更正。故依94年2月17日更正本申請專利範圍第1至4項內容審查本件舉發案。審查結果認為先前技術5 可證系爭案申請專利範圍第1 、2 項不具新穎性；先前技術5 與先前技術1 、4 或6 之結合已足以證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性；先前技術5 與先前技術2 或4 之結合足以證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。參加人不服，提起訴願，案經被告審議，認系爭專利於94年5 月4 日之更正本，未導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍，故應符合專利法第64條規定，准予更正。並認先前技術5 與系爭專利相較可證其申請專利範圍第1 項、第2 項及第3 項確具新穎性及進步性，且系爭專利申請專利範圍第4 項亦具進步性，被告因而決定撤銷原處分，責由原處分機關重新審查後另為適法之處分。原告不服，乃提起行政訴訟；兩造及參加人之主張，各如事實欄所載，其爭點厥為：

(一)參加人於94年5月4日申請專利範圍更正是否導致專利範圍實質變更，應否准許？

(二)先前技術5是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1項及第2項不具新穎性？

(三)原處分僅對系爭專利申請專利範圍第1、2項是否具有「新穎性」進行判斷，而未對其是否具有「進步性」進行判斷，惟被告訴願決定認系爭專利申請專利範圍第1、2項具有進步性，是否有「訴外裁判」之情形？

五、本院判斷如下：

（一）參加人於94年5月4日申請專利範圍更正是否導致專利範圍實質變更，應否准許？

1、按專利法第64條第1項及第2項規定：「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」由以上規定可知請准專利於取得專利權後復更正其專利說明書及圖式，本即為專利法所允許，只要合於上開之法定要件，無論是發明專利權人主動更正請准專利之說明書及圖式，或者於他人對之提起舉發時，專利權人依專利法第73 條 準用第44條規定，於答辯時，一併更正請准專利之說明書或圖式，或者依專利專責機關指示而更正之。是本件應續論究者在於系爭案之更正，是否屬申請專利範圍減縮或不明瞭記載事項之更正，且未變更發明之實質？

2、參加人於94年5 月4 日所提系爭專利申請專利範圍更正本，與82年3 月9 日審定公告本比較，係將原申請專利範圍第1、2項合併，並加入「係於液晶顯示裝置所使用者」，於原第4 項加入「上述珠狀物相對於上述合成樹脂層之重量比例不包含30重量﹪以下」，刪除第5 項；其後又於94年11月18日又於第1 項更正加入「……此板片係在透明基材板片之表面上，『在光射出面』，形成由混有透明珠狀物之透明合成樹脂層所構成之光擴散層而成者…」之限定。惟查，細繹參加人於系爭專利發明說明第4 頁〔產業上之利用領域〕、第5 頁〔發明解決之課題〕及第6 頁及第12 頁 等，均述及在液晶顯示器中使用之光擴散用板片，因此，系爭專利於94年5 月4 日之更正本將其申請專利範圍第1 項「一種光擴散用板片，其特徵係在：」更正為「一種光擴散用板片，係於液晶顯示裝置所使用者，其特徵係在：」者，屬將一上位概念置換為發明說明所記載之下位概念者。且由於系爭專利說明書第4 頁第3 行中述及：「…尤指一種在液晶顯示器中使用之…」，況依核准公告專利之說明書所揭露之內容因為敘述不充分而導致文意仍不明確，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義，應允許對該不明瞭之記載作釋明，藉更正該不明確的事項，使其原意明確等基準觀之（審查基準第2-6-67頁），亦屬可更正之範疇。參以本案更正後並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍。且系爭專利之產業利用領域、發明解決之課題並未因該等限定而變更，該更正本並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦屬申請專利範圍之縮減及不明瞭記載之釋明，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，故系爭專利94 年5月4 日申請專利範圍更正本符合專利法第64條第1項第1 款、第3 款及第2 項之規定，被告准予更正，並以該更正本審查，核無不合，原告所訴該更正本已實質變更申請專利範圍乙節，核不足採。

3、原告雖訴稱，系爭案更正申請專利範圍已構成實質變更，且於申請專利範圍加入「……係於液晶顯示裝置所使用者……」之記載，係屬完全沒有之記載，係屬另加之技術特徵，非屬上下位概念，並舉自行車把手與把手上之警示鈴為例，而認系爭專利之更正已構成實質變更云云。然按依專利審查基準第6 章第2-6-77至2-6-79頁所列舉之例5 可知，前述「請求項之上位概念技術特徵更正為發明說明中所揭露之下位概念技術特徵，而該下位概念技術特徵屬『原發明說明中已明確記載且為發明說明所支持者』」之更正態樣，在專利審查基準中係被明確歸類於「未實質擴大或變更申請專利範圍」之範疇。經查，依據系爭案說明書之發明說明之揭示內容，其已詳細揭示光擴散用板片可適用於包括「液晶顯示裝置」、「汽車前側內裝部」以及「OA 機 器等之陰極射線管周邊零件表面」這三種用途，是以在解釋更正前請求項1 之「光擴散用板片」時，實質包含前述三種用途；相對於此，更正後之請求項1 ，則縮限為僅主張單一用途（即適用於液晶顯示裝置）。換言之，更正前後之請求項1 ，確屬由原先實質包含前述三種用途之上位概念縮限為僅主張單一用途（液晶顯示裝置用途)之下位概念，依前述之說明可知，此更正態樣確為專利審查基準所允許之更正態樣，足見系爭案之更正內容，係將請求項1 之上位概念技術特徵更正為發明說明中所明確記載且為發明說明所支持之下位概念技術特徵，該更正應被准予，原告訴稱本件非屬上下位概念，已非可採。復查，以系爭案之光擴散用板片而言，其元件（亦即構成光擴散用板片之要素）包括「基材板片」、「珠狀物」以及「合成樹脂層」（後兩者構成光擴散層），系爭案先前請求項1 之更正，僅是就發明標的之用途加以縮限，並未對其所具「元件」作任何條件限制，即使將「光擴散用板片」更正為「液晶顯示裝置用光擴散用板片」，亦不會對請求項1 所載的「元件及功能」造成變更，是以，原告主張因元件變更而造成實質變更云云，亦無足採。又自行車把手及警示鈴，乃係不同元件之結合關係，亦分屬不同發明客體，原告以專利審查基準所載此等例子欲證明本案請求項1之更正內容違反專利審查基準規定，亦係舉證不當，同非可採。原告雖又引本院94年度訴字第348 號及95年度訴字第3285號判決之見解，而推認本件系爭案之更正係屬實質變更云云。然前開判決與本件，案情有異，自難比附援引，自亦難執為有利於原告之證據。

4、綜上，參加人將系爭案予以更正，核係將申請專利範圍減縮，並未致系爭案為實質變更，被告准許系爭案之更正，於法自屬有據，原處分機關未予准許更正，自有違誤。

（二）先前技術5是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1項及第2 項不具新穎性：系爭專利第1項之技術特徵係在：此板片係在透明基材板片之表面上，形成由混有珠狀物之合成樹脂層所構成之光擴散層而成者；上述珠狀物，係由埋設於上述合成樹脂層內之珠狀物，以及由上述合成樹脂層至少部分突設之珠狀物所構成者；第2 項技術特徵係在：上述基材板片係呈透明，而且上述光擴散層係由混有透明珠狀物之透明合成樹脂層所構成者。且系爭專利因更正後，系爭專利已限定其領域為液晶顯示裝置所使用，因此先前技術5 無法證明系爭專利第1 項、第2 項不具新穎性。況系爭專利此兩介質分別為透明合成樹脂與埋設或突出於合成樹脂的珠狀物；而先前技術5 此兩介質即分別為透明基材（熱塑性樹脂）與光擴散劑（非熱塑性樹脂），因此兩案發明技術之元件即有不同。再查，先前技術5 之擴散劑幾乎分散或埋設於基材1 ，其實施的範圍特別宣稱在圓柱鏡陣列（參見先前技術5 之宣告(3) 及第3 圖）；又先前技術5 之製造方法必須透過兩根加熱滾輪利用熱塑性樹脂進行擠壓成形（參考其第6 頁第5 圖）（參考95年3 月14日專利訴願理由書）之附件3 ，第1 頁之「3.發明的詳細說明」之章節；與第4 頁右邊欄第1 段特別說明「これにより、本發明の光擴散ミ─トを透通型投影スクリル─ンに使用した場合には、……」。而系爭專利申請專利範圍第1 項即說明「此板片係在基材板片之表面上，形成由混有珠狀物之合成樹脂層所構成之光擴散層而成者」，已足見兩者架構不同，且系爭專利的實施架構並非運用在圓柱鏡陣列（レンチキュラ─レンズ），而是在平板形的實施架構；系爭專利則係在基材上形成含擴散劑之光擴散層。是系爭專利與先前技術5 在申請專利範圍第1 項及其附屬項確實不同，系爭專利仍具新穎性，原告主張系爭案不具新穎性云云，自非可採。是以先前技術5 自無法證明系爭專利有違反核准時專利法第2 條第1 款規定，原處分機關誤認系爭案不具新穎性，自有違誤。

（三）原處分僅對系爭專利申請專利範圍第1、2項是否具有「新穎性」進行判斷，而未對其是否具有「進步性」進行判斷，惟被告訴願決定認系爭專利申請專利範圍第1、2 項具有進步性，是否有「訴外裁判」之情形？

1、按可專利性要件中，新穎性與進步性係兩個不同要件，申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利，此時稱該發明不具新穎性；而申請專利之發明雖然具有新穎性，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利，此時稱該發明不具進步性，是以審定可否專利時本應分開予以審查。

2、觀之被告所為之訴願訴決定理由中所載，該理由均僅敘明：「系爭專利申請專利範圍第1項與先前技術5之發明申請專利範圍及標的確實不同」等語，並無有無具進步性之推論，至多僅係新穎性概念，然具備新穎性之發明不見得具有進步性，仍需針對申請專利之發明，判斷其是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，判斷結果非為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，才具有進步性。惟訴願決定關於進步性的判斷完全闕如，即作出「系爭專利申請專利範圍第1項具進步性」之結論，顯然有理由不備之疏失。

3、又原處分機關專利舉發審定書中僅就系爭專利申請專利範圍第1 項之新穎性作判斷，完全未論及進步性的問題，蓋不具新穎性者，無須再審究其進步性。因此被告為訴願決定時應僅針對新穎性作判斷，不應就進步性表示意見，且依訴願法第95及96條之規定，被告於訴願理由中所表示之意見將拘束原處分機關，使得原處分機關只能作成系爭案具進步性之處分，此將影響原告之權益甚鉅，是被告以先前技術5 證明系爭案專利範圍第1 、2 項不具新穎性、進步性，而據為撤銷原處分之理由，自有未洽，原告主張此部分訴願決定之論斷於法有違，尚屬可採。

六、綜上所述，被告訴願決定以先前技術5而認定系爭專利範圍第1項、第2項及第3項確具新穎性及進步性，且系爭專利申請專利範圍第4項亦具進步性，因而撤銷原處分，責由原處分機關於收受訴願決定書後6個月內，另為適法之處分云云，此部分論斷理由尚有未洽。被告既有前開之疏失，本件即應將原訴願決定撤銷，由被告重為審酌論究。故原告請求撤銷訴願決定，為有理由，並應由被告依本院上述法律見解，另為適法之處分。

七、本件係對訴願決定撤銷原處分之理由是否合法部分加以論斷，本院得心證之理由，已如前述，至兩造其餘攻擊防禦方法，與本件判斷結果不生影響，爰不一一論述，應併敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

第四庭審判長法　官 陳國成