臺北高等行政法院判決

原告

翁禾企業有限公司

代表人

甲○○董事）住同

送達代收人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

丁○○

參加人

新加坡商吉普生石油（新）有限公司（GIBSON PETROLEUMS）

代表人

丙○○LUAH,

訴訟代理人

陳啟舜 律師（兼送達代收人）

複代理人

楊翠玲 律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國97年3月25日經訴字第09706103910 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、程序事項：原告經合法通知，無正當理由而未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條、民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。且依行政訴訟法第24條第1 款規定經訴願程序駁回訴願者，僅需列原處分機關為被告，原告列經濟部為被告，應屬贅列，亦此敘明。

二、事實概要：原告前於民國（下同）91年3 月11日以「吉普生GIBSON」商標（下稱系爭商標，如附圖1 ），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第4 類之「黃油、潤滑油、油精、齒輪油、機油、工業用油、切削油、研磨油、皮帶油」商品，向被告申請註冊，經其核准列為註冊第0000000 號商標。嗣參加人於95年1 月2 日以系爭商標有違註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定，對之申請評定，經被告審查，以96年8 月14日中台評字第950018號商標評定書為「第00000000號『吉普生GIBSON』商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

三、原告訴稱（原告未於準備程序及言詞辯論期日到場，聲明及陳述依其訴狀所載）：

⑴先使用之商標因商標專用權期間屆滿，縱令未依商標法第25條辦理延展，依同法第34條第1 款規定，僅生商標專用權之效果，然其商標先使用之事實，已然存在，不受影響（最高行政法院95年度判字第50號判決參照），即所使用之商標，若未依商標法第25條辦理延展者，其商標權應當消滅，然其商標先使用之事實並不因其商標權之消滅而不存在。參加人已自承本件據以評定「GIBSON及圖」商標（下稱據爭商標，如附圖2 ）原為訴外人臺灣顯鑫貿易有限公司（下稱顯鑫公司）所有，非參加人創先使用。且參加人所提出之使用證據時間，訴外人顯鑫公司及豫鋒實業有限公司（下稱豫鋒公司）註冊第571781號、註冊第490773號、註冊第490772號及註冊第430452號商標權仍存續，惟被告完全不查。

⑵現行商標法第23條第1 項第14款「所謂『先使用』，係指合法之先使用而言，侵害他人商標權之非法先使用人，當然不在本條款保護之列」（最高行政法院97年度判字第481 號判決參照），又「上開商標法第14款所稱『先使用』之商標，固不以已在國內註冊之商標為限，是否構成上開商標法第14款違法事由，係以他人先使用於同一商品或類似商品之商標，以及申請人因前述特定關係知悉先使用商標之存在，而剽竊搶註為其構成要件，自應由主張先使用人舉證證明先使用之事實及申請人確因前述特定關係知悉先使用商標之存在，而剽竊搶註之情事」（最高行政法院97年度判字第370 號判決參照）。由上述判決意旨可知，本件參加人先使用「GIBSON及圖」商標必須合法及有先使用之事實，且應就該事實有舉證證明之義務，故參加人提出本件評定時，應舉證證明其先使用且為合法之使用，自屬當然之理。「GIBSON及圖」商標係顯鑫公司於77、78年間即註冊使用於同類之商品（後轉讓與豫鋒公司），此為被告所明知之事實，雖該商標於88年2 月15日因期間屆滿而失效，然於該商標專用權期滿前，參加人如予以使用於同類之商品，即係侵害顯鑫公司之商標專用權，而為非法使用該商標。本件參加人提出之證據為86年4 月11日起至91年4 月6 日販售機油等商品予原告之包裝單（Packing List）、載貨單（Bill of Lading）、86年販售上述商品予原告之產地證明書（CERTIFICATE OF ORIGIN ）。被告及訴願機關並未審酌參加人於86年使用據爭「GIBSON及圖」商標時，顯鑫公司註冊之同一商標仍為有效期間，參加人予以使用係屬非法，而不得持以主張，原處分及訴願決定於法自有不合。

⑶參加人（原告誤載為被告）與原告業務往來時，訴外人顯鑫公司仍擁有前開商標專用權，參加人並非合法使用據爭商標。參加人以最高行政法院97年度判字第481 號判決主張「侵害商標與否，尚待民事法院判決除去方可主張合法使用」，無疑是對合法權利人之侵害。尤其，若合法權利人並未查知權利遭受侵害，致未提起訴訟救濟，非法使用人卻得據此主張該段期間其係合法，並進而以侵害合法商標權利人之該段期間，主張其係先行使用人，此不僅剝奪合法權利人之利益，更悖離商標登記保護之目的。

⑷綜上，原告主張本件據爭商標原為訴外人顯鑫公司所有，非參加人創先使用。且該商標雖於88年2 月15日因期間屆滿而失效，惟參加人於86年使用據爭商標時，顯鑫公司註冊之同一商標仍為有效期間，參加人係屬非法使用據爭商標，本件自無商標法第23條第1 項第14款之適用，原處分於法有違等情。因而聲明：「訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由被告負擔」。

四、被告抗辯：

⑴系爭商標註冊時商標法第37條第14款規定：商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標者，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；暨現行商標法第23條第1 項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。本款之立法意旨，係指被申請人因某種關係知悉據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之事實而言。商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/ 服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/ 服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。

⑵系爭商標圖樣與參加人據爭「GIBSON及圖」商標相較，二者均有相同外文「GIBSON」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。

⑶參加人於81年在新加坡設立，為一專門生產潤滑油之公司。依參加人所提供之商業發票等資料，可知早自86年起，原告即陸續向參加人購買機車油、液壓油、齒輪油等商品，據爭「GIBSON及圖」商標並標示在雙方來往文件中，據爭商標使用之日期顯係早於系爭商標91年3 月11日申請註冊之日期，凡此有參加人提出之新加坡設立資料、產品型錄正本、註冊資料影本、雙方業務上往來資料等證據資料影本附卷可稽。

⑷衡諸參加人以「GIBSON及圖」作為機油、潤滑油、齒輪油等商品之標誌，而系爭商標與之均有相同外文「GIBSON」，且參加人早於系爭商標申請註冊日（91年3 月11日）前即有先使用據爭商標之事實，原告與參加人間有業務接觸之情形，原告其後始以相同之外文「GIBSON」作為系爭商標申請註冊，實難諉為巧合，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。從而原告未徵得參加人同意，以系爭商標申請註冊，指定使用於相同或類似之機油、潤滑油、齒輪油等商品，自有前揭法條規定之適用。又原告所提「GIBSON及圖」商標為訴外人顯鑫公司於77年、78年申准註冊之商標，而後讓與豫鋒公司，故商標之先使用人並非參加人一節，然訴外人所註冊之第430452號「吉生GIBSON」、第490772號「吉普生GIBSON及圖」、第490773號「吉普生GIBSON及圖」及第571781號「吉普生GIBSON及圖」商標，皆已於88年商標權期間屆滿而消滅，且本件所爭執者，乃在於據爭商標是否比系爭商標先使用，且原告因某種關係知悉據爭商標之存在，而以不競爭行為搶先申請註冊，至是否之前另有相同或近似之商標於國內先行註冊，不影響本件之認定。

⑸綜上，被告以系爭商標與據爭商標屬高度近似之商標，復指定使用於相同或類似之商品，且參加人早於系爭商標申請註冊日（91年3 月11日）前即有先使用據爭商標之事實，則原告與參加人間既有業務接觸之情形，原告其後始以相同之外文「GIBSON」作為系爭商標申請註冊，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，原處分並無違誤等語。因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。

五、參加人之陳述：

⑴商標法第91條第2 項規定：「對本法中華民國92年4 月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」系爭商標係於現行商標修正前（92年4 月1 日）獲准註冊，經參加人於修正施行後提起評定請求撤銷，故本件應同時適用系爭商標註冊時商標法以及現行商標法。而系爭商標註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之適用應符合下列構成要件：①系爭商標與據爭商標是否構成相同或近似；②系爭商標與據爭商標是否使用於同一或類似商品；③據爭商標於系爭商標申請註冊前有先使用之事實；④系爭商標申請人因契約、地緣、業務往來或其他關係，於申請註冊前已知悉據爭商標存在。

⑵系爭商標與據爭商標構成近似，復指定使用於同一或類似商品：系爭商標與據爭商標均有相同之外文「GIBSON」，且系爭商標之中文「吉普生」復為外文「GIBSON」中文音譯，二商標高度近似；再者，系爭商標指定使用之「黃油、潤滑油、油精、齒輪油、機油、工業用油、切削油、研磨油、皮帶油」等商品，與據爭商標所使用之「潤滑油、油精、齒輪油、機車用油、引擎機油、變速箱油、煞車油、機油」等商品，應屬同一或類似之商品，皆為原告所不爭。

⑶參加人有先使用據爭商標之事實，且原告因業務往來關係，於系爭商標申請註冊前已知悉據爭商標存在：參加人早自85年起即銷售標有「GIBSON及圖」商標之機車油、液壓油、齒輪油等等商品至我國，而原告自86年起即陸續向參加人購買機車油、液壓油、齒輪油、煞車油等商品，此皆有商業發票（COMMERCLAL INAVOICE ）、包裝單（PACKING LIST）、載貨證券（BILL OF LANDING ）及雙方往來信函可稽。而前述商業發票、包裝單以及雙方往來信函上均明顯標有作為參加人商品識別標識之「GIBSON及圖（城堡圖）」及使用日期，載貨證券之商品說明欄亦載有「GIBSON」字樣，且該等書證彼此日期相吻合。而參加人於89年6 月9 日亦以「GIBSON及圖（城堡圖）」商標圖樣，在新加坡提出商標註冊申請，復有IPOS網站資料可稽。綜合上開資料判斷，足證參加人早於系爭商標91年3 月11日申請註冊前，有先使用據爭商標之事實，且原告與參加人間確實存在業務往來關係。本件原告並未爭執其與參加人間存在業務往來關係，亦未爭執其於系爭商標申請註冊前已知悉據爭商標存在，足證其已默認參加人之相關主張為真實。又鈞院就關係之他件商標評定案，業已做出97年度訴字第1339號判決，可供本件參酌。

⑷據爭商標是否為參加人所首創或最先使用，並非商標法第23條第1 項第14款之構成要件，參加人是否有先使用據爭商標之事實，應係與原告相比較，而非與其他訴外人相比較，原告主張據爭「GIBSON及圖」商標並非參加人所創用，實與本件案情無關。再者，參酌鈞院就相類案件做成之判決先例，亦可知悉原告前開主張顯於法不合，「衡諸被評定人與評定人於系爭商標申請註冊日（89年3 月15日）前即有業務往來之事實，被評定人遲於其後始以相同之外文『NOUGAT』作為系爭商標圖樣申請註冊，顯有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。至訴外人另案所註冊之第501786號『NOUGAT』商標，查已於89年10月15日屆期消滅，此有商標註冊簿附卷可稽，且查本件所爭執者，在於據爭商標是否先相對於系爭商標先使用，至於是否另有相同或近似之商標於國內先行註冊或使用，非本件所應審究。」（鈞院93年度訴字第1530判決參照）。況縱「GIBSON及圖」商標確係訴外人顯鑫公司最先使用，原告亦未能證明其與顯鑫公司間存在任何關係，在在說明所爭執者實與本件案情完全無關，提起訴訟只是為了拖延系爭商標被撤銷之時間而已。

⑸綜上，參加人以原告確係基於業務往來關係於系爭商標申請註冊前已知悉據爭商標存在，進而剽竊搶註系爭商標，合於商標法第23條第1 項第14款所指不得註冊事由，原處分並無違誤，訴願決定予以維持亦無違法等語，故聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。

六、得心證之理由：

⑴按「對本法中華民國92年4 月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」為現行商標法第91條第2 項所明定。又商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊；及商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊，復分別為系爭商標註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款本文所明定。所以本件爭執於系爭商標有無上開法條之適用，①系爭商標與據爭商標是否構成相同或近似；②系爭商標與據爭商標是否使用於同一或類似商品；③據爭商標於系爭商標申請註冊前有先使用之事實（該使用之事實是否限於合法）；④系爭商標申請人因契約、地緣、業務往來或其他關係，於申請註冊前已知悉據爭商標存在。

⑵系爭商標與據爭商標是否構成相同或近似。

①按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：1.以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；2.商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；3.商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。又判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（改制前行政法院73年判字第1144號判決參照）。

②系爭商標圖樣（如附圖1）係由中文「吉普生」及外文「GIBSON」上下併列所組成，其外文部分與據爭商標（如附圖2 ）「GIBSON及圖」圖樣上之外文相同，僅部分字母大小寫之別；而中文部分則顯然係外文「GIBSON」之中譯音，在「外觀」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分為外文「GIBSON」之外觀及其讀音中文「吉普生」，異時異地隔離各別觀察，當足以引起相關消費者混淆誤認之虞，屬近似商標，應無疑義。

⑶系爭商標與據爭商標是否使用於同一或類似商品。系爭商標指定使用於「黃油、潤滑油、油精、齒輪油、機油、工業用油、切削油、研磨油、皮帶油」商品；而據爭商標，依據參加人於商標評定申請書所檢附其行銷至我國油品之商業發票等資料觀之，係將「GIBSON及圖」作為商標，使用於機車油、液壓油、齒輪油等商品，是以兩造商標所使用之商品顯然係屬同一或類似，自堪認定。

⑷據爭商標有無先使用之事實（是否限於合法使用）。

①參加人早自85年起即銷售標有「GIBSON及圖」商標之機車油、液壓油、齒輪油等等商品至我國，而原告自86年起即陸續向參加人購買機車油、液壓油、齒輪油、煞車油等商品，此皆有商業發票（COMMERCLAL INAVOICE ）、包裝單（PACKING LIST）、載貨證券（BILL OF LANDING） 及雙方往來信函可稽（參原處分卷p-35以下，p-206 以下）。而前述商業發票、包裝單以及雙方往來信函上均明顯標有作為參加人商品識別標識之「GIBSON及圖（城堡圖）」及使用日期，而承買人或收受人亦載明原告之英文名稱及其英文地址，載貨證券之商品說明欄亦載有「GIBSON」字樣，且該等書證彼此日期相吻合。而參加人於89年6 月9 日亦以據爭商標「GIBSON及圖（城堡圖）」圖樣，在新加坡提出商標註冊申請，復有IPOS網站資料可稽（參原處分卷p-31，西元2000年1 月9 日就申請商標登記）。原告就上開資料並未爭執其真正，綜合判斷足證參加人早於系爭商標91年3 月11日申請註冊前，有先使用據爭商標之事實，及原告與參加人間確實存在業務往來關係之事實，自堪認定據爭商標有先使用之事實。

②至於，據爭商標是否為參加人所首創或最先使用，並非商標法第23條第1 項第14款之構成要件，參加人是否有先使用據爭商標之事實，應係與系爭商標之使用時間相比較，而非與其他訴外人相比較，原告主張據爭「GIBSON及圖」商標並非參加人所創用，並非商標法第23條第1 項第14款之構成要件，參加人使用據爭商標是否對其他訴外人有無造成權利之侵害，核屬訴外人依據其他註冊商標是否主張權利之另案問題，尚非本件訟爭所得論究。

⑸原告有無知悉據爭商標存在之關係。參加人於西元1992年在新加坡設立，為一專門生產潤滑油之公司，亦於西元2000年1 月9 日以據爭商標「GIBSON及圖（城堡圖）」圖樣，在新加坡提出商標註冊之申請；依上開商業發票（COMMERCLAL INAVOICE ）、包裝單（PACKING LIST）、載貨證券（BILL OF LANDING ）及雙方往來信函可知，早自西元1997年起，原告即向參加人購買機車油、液壓油、齒輪油等商品，據爭「GIBSON及圖」商標並標示於雙方來往文件中，據爭商標使用之日期顯係早於系爭商標91年3 月11日申請註冊之日期，原告亦不否認與參加人間確實存在業務往來之關係，則相關業務文件中所呈現據爭商標「GIBSON及圖（城堡圖）」圖樣，原告知悉之事實足堪認定。

⑹綜上所述，本件參加人早於系爭商標申請註冊前，即有先使用據爭商標於生產潤滑油之業務，原告復因向參加人購買機車油、液壓油、齒輪油等商品與參加人有所接觸而知悉據爭商標之存在，則其未徵得參加人之同意，以近似系爭商標圖樣，並指定使用於同一或類似之「黃油、潤滑油、油精、齒輪油、機油、工業用油、切削油、研磨油、皮帶油」商品申請註冊，自有註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之適用。從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。又本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1 項前段、第218 條、民事訴訟法第385 條第1 項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第三庭