臺北高等行政法院判決

原告

加拿大商‧誠業貿易有限公司

代表人

甲○○CHEN

訴訟代理人

李耀馨律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

乙○○

參加人

義大利商‧法倫提諾公司

代表人

嘉瑞利‧波樂西

訴訟代理人

陳長文律師

　　　　　　蔡瑞森律師　　　（兼送達代收人）

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國96年12月19日經訴字第09606080040 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（以下同）94年05月27日以「EMOBAVALENTINO DEVICE」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「服裝、背心、西裝、休閒服、毛衣、大衣、風衣、夾克、內衣褲、泳裝、靴鞋、圍巾、領帶、冠帽、襪、腰帶、禦寒手套，運動服、襯衫、絲巾」等商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第0000000 號商標。嗣參加人以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第12、13款之規定，對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標有違商標法第23條第1 項第13款之規定，乃於96年08月23日以中台異字第950746號商標異議審定書為「第0000000 號『EMOBA VALENTINO DEVICE』商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，商標法第23條第1 項第13款所明定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品/ 服務為同一來源之系列商品/ 服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係」。依據被告「混淆誤認之虞」審查基準第2 大點「商標近似、商品類似與混淆誤認之關係」所載「... 至於商標的近似及商品/ 服務的類似，應該是在判斷有無『混淆誤認之虞』時，其中的二個參酌因素，而條文中之所以特別提列出這二個參酌因素作為構成要件，是因為『混淆誤認之虞』的成立，這二個因素是一定要具備的... 」，是依上所述，商標近似乃商標混淆誤認必須具備之要件，其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌。

㈡兩造商標非屬構成近似之商標：

1.原處分稱「商標近似之判斷得由二商標外觀、觀念及讀音為觀察。查系爭商標係由外文『EMOBA』、『VALENTINO』所構成，與參加人據以異議註冊之410686、446037號『VALENTINO』商標相較，二者均有相同之『VALENTINO』，應屬構成近似之商標」，惟被告審查並未實際由外觀、觀念及讀音觀察，而係以兩造商標均有相同之「VALENTINO」作為論據。

2.依據改制前行政法院88年判字第2980號、89年度判字第14號、87年判字第1123號、87年判字第574 號及鈞院91年度訴字第4688號、91年度訴字第4377號等判決所揭示，據以異議商標「VALENTINO 」為義大利普通常見之姓氏，其識別性及保護性薄弱，且市場上尚有為數可觀之含有「VALENTINO 」文字之商標，消費者不因系爭商標圖樣中含有外文「VALENTINO 」1 字即致有混淆誤認之虞。是以，被告僅因系爭商標圖樣中含外文「VALENTINO 」1 字，即遽認其已足使一般消費者產生混同誤認之虞，被告之認定顯有違誤。

3.依 鈞院95年度訴字第1786號判決揭示：「系爭『ValentinoCoupeau』商標與據以異議『VALENTINO』商標，其圖樣雖均有相同之外文『VALENTINO 』，惟其保護性較為薄弱，已如前述。且系爭商標與據以異議商標可得識別者，尚有系爭商標另有末字『Coupeau 』，而據以異議商標則無，二者商標圖樣互異，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察結果，尚無混同誤認之虞，故二者非屬近似之商標。」是以，本案在相同情況下，系爭商標除「VALENTINO 」另有迥然不同之「EMOBA 」可與據以異議商標區辨，應無混同誤認之虞，二者非屬近似之商標。

4.就兩造商標之「外觀」、「觀念」及「讀音」為觀察：

⑴按「拼音性之外文如英法德日語等，予消費者之印象重在於其讀音，在比對時自應以讀音比對為重。但若該外文有特殊設計者，則又應回歸於外觀之比對。再者，於外文字詞之商標，若其字義非我國一般民眾所普遍熟悉，應著重於文字讀音及外觀之比對；若該字詞已為我國一般民眾所普遍熟悉，則可加重其觀念比對之比重。」為前揭審查基準5.2.6.3 所載，故本案比對時應以讀音比對為重。查系爭商標「EMOBA VALENTINO DEVICE」與據以異議商標「VALENTINO 」之讀音不同，於前後連貫唱呼之際，明顯有別，異時異地隔離觀察，自無致相關消費者混淆誤認之虞。

⑵按「拼音性之外文例如英法德日語，其起首字母在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量。」為前揭審查基準5.2.6.5所載。查系爭商標起首文字「EMOBA」讀音與據以異議商標「VALENTINO 」完全不同，連貫唱呼亦不相同，已如前述。外觀上，除系爭商標係由二外文所組成，據以異議商標則為單一外文，二者顯不相同；系爭商標為特殊字體書寫，據以異議商標則為一般之印刷體，二者亦不相同外；另起首文字系爭商標「EMOBA 」與據以異議商標「VALENTINO 」二者顯不相同，寓目印象鮮明，此有鈞院89年度訴字第3152號、91年度訴字第3895號、91年度訴字第2922號、91年度訴字第1906號、91年度訴字第1191號等判決可稽。

⑶查據以異議商標「VALENTINO 」乃一義大利姓氏，而系爭商標「EMOBA VALENTINO DEVICE」則非單純姓氏，二者於觀念上亦有所差別。

5.綜上，兩造商標圖樣，其外觀上予消費者之讀音、寓目印象、觀念尚有差異，並不構成近商標 ；再審酌外文「VALENTINO」為一義大利習用之姓名，以之作為商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品併存使用者，不在少數，客觀上難謂一般消費者有可能誤認二商標商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，且系爭商標尚有可資區別文字，是兩造商標非屬近似商標。

㈢兩造商標相關消費者熟悉程度比對部分：

1.商標近似乃商標混淆誤認必須具備之要件，系爭商標與據爭商標二者非近似，已如前述，故縱被告認定據以異議商標較系爭商標為消費者所知悉，應受較大保護（此為假設，原告仍否認應依此判斷處理），亦不符合商標法第23條第1項第13款之規定。

2.按「... 在大多數新申請註冊案，由於商標尚未使用，不必然呈現所有參考因素，自可僅就商標識別性之強弱、商標之近似程度及商品/ 服務之類似程度等因素為斟酌即可。」為前揭審查基準4 所載，系爭商標為新申請註冊案，被告之相關消費者熟悉程度比對是否正確，恐有疑義。

㈣綜上所陳，兩造商標非屬近似之商標，應無商標法第23條第1 項第13款規定之適用，原處分及訴願決定實有違誤。懇請鈞院鑒核，賜判如訴之聲明，以維權益，無任感禱。

乙、被告主張：

㈠按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第13款之規定。所謂有致消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使消費者混淆而誤認商品/ 服務之來源，包括誤認來自不同來源的商品/ 服務以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。而判斷是否有混淆誤認之虞，被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準，列有各項相關參考因素。其中商標近似及商品類似二項要素，依前揭法條規定為必須具備之要件。其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌。

㈡本案存在之相關因素之審酌：

1.商標是否近似暨其近似之程度：

⑴商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/ 服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/ 服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（前揭審查基準5.2.1 參照）。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。

⑵查系爭商標係由外文「EMOBA 」、「VALENTINO 」2 字共同構成，與參加人據以異議註冊第410686、446037號「VALENTINO 」商標相較，二者均有相同之「VALENTINO 」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

2.商品是否類似暨其類似之程度：

⑴商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係（前揭審查基準5.3.1參照）。

⑵系爭商標指定使用之「服裝、背心、西裝、休閒服、毛衣、大衣、風衣、夾克、內衣褲、泳裝、圍巾、領帶、冠帽、襪、禦寒手套，運動服、襯衫、絲巾」等商品，與據以異議註冊第410686、446037號商標指定使用之「衣服、冠帽、領帶、手套、襪子、褲襪」等商品，二者在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者商品間具有類似關係。

3.相關消費者對商標之熟悉程度：

⑴相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（前揭審查基準5.6 參照）。

⑵查據以異議商標係參加人用於表彰「衣服、冠帽、領帶、拉鍊、皮件、旅行袋、床墊、枕、蓆、窗簾、傢俱、餐具、眼鏡、鐘錶及化粧品」等商品之商標，早自67年起即於我國取得註冊第97068、97425、97428、97437、97465、97487、97490、97621、97722及第98396號「VALENTINO」商標權，惟上揭商標因未延展註冊，乃自76年起陸續重新申請註冊取得第358389、410686、429221、446037、430311及第434569號等商標權；又該據以異議商標商品係義大利知名設計師Valentino Garavani所設計，其設計之產品頗受全球各地名流人仕所喜愛，且參加人為廣泛促銷其商品，除在世界各地廣為銷售，以及於知名雜誌上刊登廣告報導外，其商品並進口至臺灣各大名品商店陳列銷售，其所表彰之商譽，應已為相關消費者所熟知，此有參加人檢送之我國商標註冊證、被告中台異字第881044、880974、891808、891810、891120號等商標異議審定書、行政法院判決意旨、網際網路上下載之據以異議商標資料等證據資料影本附卷可稽。然而，系爭商標之使用情形則因原告並未提出相關事證而無法審認。是以，據以異議商標較諸系爭商標而言係消費者較熟悉之商標一節足堪認定。

㈢綜合兩造商標近似程度、指定使用商品類似程度及據以異議商標較諸系爭商標而言係消費者較熟悉之商標等因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，系爭商標之註冊應有前揭商標法第23條第1 項第13款規定之適用。

㈣至於原告另稱「系爭商標起首另有『EMOBA』1字，與據以異議商標外文『VALENTINO 』顯然不同，二商標非屬近似」，惟查系爭商標文字雖非印刷字體，惟其所予人之印象仍為「EMOBA VALENTINO 」，又其固以「EMOBA 」作為首字，惟該圖樣並未將「EMOBA 」1 字突顯設計，並不因「EMOBA 」置於字首，即認為與據以異議商標非屬近似，反而係因據以異議商標經參加人使用已為相關消費者所熟知，系爭商標與之有相同「VALENTINO 」1 字，易使人在寓目上產生較深刻印象而與據以異議商標有關混淆誤認之虞。另原告所提諸案例，其商標圖樣與本件圖樣不同，案情有別，要難執為本件應為相同認定之論據，併予敘明。又本件商標既應依上開規定撤銷其註冊，則其是否尚有違商標法第23條第1 項12款之規定，即毋庸另予審究。

㈤綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

丙、參加人主張：

㈠兩造商標構成近似：

1.按商標之近似，係指二商標予人之整體印象有其相近之處，或其標示在相同或類似的商品或服務上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，在無二商標可資詳細比對之情形下，異時異地依腦海中殘存之印象隔離觀察，可能會有所混淆，而誤認二商標商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。改制前行政法院28年度判字第21號判例亦揭示，商標是否近似，應就二商標隔離觀察，有無混同誤認之虞以為斷，若兩商標之圖形、文字等主要部分及其聯合式大致相同，致隔離觀察使人易於誤認者，即不得謂非近似。

2.按商標法上所謂文字當然包括字之各體，自不能以字體正草大小及排列方法相異而視為文字不同，其有以外國文字用於商標上亦應視為文字，不能認為商標法所稱之記號（改制前行政法院23年度判字第28號判例參照）。據以異議商標乃由外文「VALENTINO」所組成，系爭商標則為外文「EMOBA VALENTINO」所構成，兩造商標文字之字體或有不同，惟其均有字母排列順序及讀音完全相同之外文「VALENTINO 」，相關公眾及消費者於購買時，施以普通所用之注意，異時異地依腦海中殘存之印象隔離觀察，交互唱呼，顯有產生混淆誤認之虞，應屬近似之商標。

㈡系爭商標之註冊應有商標法第23條第1 項第12、13款規定之適用，不應准予註冊：

1.按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，分別為商標法第23條第1 項第12、13款所明定。所謂商標有致相關公眾或消費者混淆誤認之虞者，係指商標有使相關公眾或消費者就其所表彰之商品或服務之來源、產銷主體或提供者發生誤信誤認之虞而言；減損著名商標或標章之識別性或信譽者，則指商標本身會使相關公眾將其與著名商標或標章產生聯想，逐漸削弱著名商標或標章於相關公眾心目中所擁有之識別力、吸引力或表彰信譽之能力。

2.查據以異議商標已於中華民國使用，因品質精緻優良，頗受一般消費者之喜愛，屬著名之商標，業經改制前行政法院80年度判字第2428號判決及鈞院95年度訴字第78、851 號等判決予以論明，因此據以異議商標確為相關公眾及消費者所熟知，而夙著盛譽。

3.按相關公眾對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（前揭審查基準5.6.2參照）。查外文「VALENTINO 」或為一義大利姓氏，惟系爭商標有無違反商標法第23條第1 項第12、13款之規定，應以中華民國相關公眾及消費者之認知為準，因義大利文並非中華民國之母語，相關公眾及消費者對於義大利文之辨識能力，不能與中文等量齊觀，故在義大利文尚未、亦不可能普及使用之情形下，原告為一加拿大廠商，卻以參加人著名之據以異議商標作為其商標之主要部分註冊使用，且指定使用於相同及類似之商品，自有造成相關公眾及消費者誤認其商品為參加人著名商標之系列商品或由參加人或與參加人有合作關係之授權廠商所提供，而有誤購之虞，系爭商標依商標法第23條第1 項第12、13款之規定，自不應准予註冊。

4.查商標法第23條第1 項第12款規範之目的，除在避免相關公眾因誤信誤認而誤購非所認同之商標商品外，亦包括禁絕違悖商業道德仿襲他人著名商標而減損著名商標表彰商品來源、信譽及識別力之行為。經參加人檢索發現，原告除系爭商標外，復以「鮑爾‧恩迪娜及圖Baval EntiNoe 」、「艾鮑爾‧恩迪娜Emobaval EntiNo 」、「艾鮑爾‧恩迪娜Emobaval EntiNo 及圖」、「EMOBAVAL ENTINO & DEVICE」、「EMOBA VALENTINO & DEVICE」及「WORLD 設計圖COM 、EV設計圖及ALENTINO」等商標圖樣申請註冊。按商標信譽之建立，需經長久、持續及廣泛之使用，今原告將參加人著名之據以異議商標予以割裂變換成不同態樣之商標註冊使用，其目的無非是盡其所能使原告商標與參加人商標在消費者之心目中產生聯想，故系爭商標之申請註冊顯係原告為仿襲參加人商標之信譽，以達經濟上搭便車求取不當利益所採取之策略。系爭商標之註冊除會使相關公眾就其所表彰之商品品質、提供者與據以異議商標產生混淆誤認外，並進一步會減損據以異議商標之識別力及信譽，依商標法第23條第1 項第12款之規定，系爭商標不應准予註冊。

㈢商標審查係採個案原則，各案商標註冊之事實情況不一，不應予以任意比附援引，作為系爭商標應予註冊之理由：按商標之審查係採個案原則，各案含有外文「VALENTINO 」商標註冊之事實情況不同，不應輕易以此類彼，比附援引；縱除參加人外，尚有其他廠商亦以「VALENTINO 」作為商標之一部分申請註冊，亦係上述商標註冊是否妥適之問題，並非表示系爭商標即應予併存註冊，因此系爭商標既有商標法第23條第1 項第12、13款之規定之適用，自不應准予註冊。

㈣綜上論述，敬祈鈞院鑒核，依法判決如參加之聲明，用保參加人及一般消費者之合法權益，實感德便。

理由

一、按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第13款所明定。上開條款規定之適用，係以兩造商標相同構成近似為前提要件，倘兩造商標非屬相同或構成近似，即無該條款規定之適用。

二、本件係原告前於94年05月27日以「EMOBA VALENTINO DEVICE」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「服裝、背心、西裝、休閒服、毛衣、大衣、風衣、夾克、內衣褲、泳裝、靴鞋、圍巾、領帶、冠帽、襪、腰帶、禦寒手套，運動服、襯衫、絲巾」等商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第0000000 號商標。嗣參加人以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第12、13款之規定，對之提起異議。案經被告審查略以，系爭註冊第0000000 號「EMOBA VALENTINO DEVICE」商標係由外文「EMOBA 」、「VALENTINO 」2 字共同構成，與據以異議之註冊第410686、446037號「VALENTINO 」商標相較，二者均有相同之「VALENTINO 」，應屬構成近似之商標，且二者指定使用之服裝等商品間具有類似關係，又據以異議商標較諸系爭商標而言係消費者較熟悉之商標，系爭商標之註冊有致相關消費者混淆誤認之虞，乃認系爭商標有違商標法第23條第1項第13款之規定，乃於96年08月23日以中台異字第950746號商標異議審定書為「第0000000 號『EMOBA VALENTINO DEVICE』商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，向本院提起行政訴訟，並為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭商標與據以異議商標是否相同或構成近似。

三、本院判斷如下：

㈠按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品╱服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品╱服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（審查基準5.2.1 參照）。

㈡查本件系爭第0000000 號商標圖樣，係由外文「EMOBA 」、「VALENTINO 」所構成，而參加人據以異議註冊之第410686、446037號商標圖樣則由「VALENTINO 」所構成，二者商標相較，二者均有相同之「VALENTINO 」，其讀音固屬相似。然按「拼音性之外文例如英法德日語，其起首字母在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量。」（參照審查基準5.2.6.5 所載）。查「VALENTINO 」一詞，系爭商標為特殊字體書寫，有圖形化設計，若非字字予以詳視，自無法辨識；而據以異議商標則為一般之印刷體，二者予以一般消費者尚不易產生混同誤認之虞。再者，據以異議商標外文「VALENTINO 」一詞，為一義大利普通常見之姓氏，為一般公知之事實；最高行政法院針對「VALENTINO 」商標爭議做出多件判決（如89年度判字第14號、88年度判字第3199號、87年度判字第1127號等判決），其理由略謂：「... 『VALENTINO 』為義大利普通常見之姓氏，作為商標圖樣，其保護性本較薄弱... ，能否僅因系爭商標圖樣含有外文『VALENTINO 』一字，而認已足使一般消費者產生混同誤認之虞，殊非無研究之餘地.. .。」等語，亦足認以「VALENTINO 」常見外國姓氏作為商標圖樣之一部分，其識別性當已較為薄弱；另系爭商標於「VALENTINO 」前另有外文「EMOBA 」一字可資區辨。是以，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意，就其主要部分異時異地隔離觀察結果，並無混同誤認之虞，故二者非屬近似之標章圖樣。

四、綜上所述，被告認定系爭商標與據以評定商標近似，有失率斷。從而，被告以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第13款之規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，尚有未洽；訴願決定予以維持，亦有可議。原告執此指摘，請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第七庭