臺灣高等法院96年度上字第523號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　 96年度上字第523號

上訴人

甲○○

訴訟代理人

邱清銜律師

被上訴人

蕭坤男即聯輝商行

被上訴人

乙○○○○○○○

共同訴訟代理人

林誌誠律師

上列當事人間損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年4月19日臺灣桃園地方法院94年度訴字第292號第一審判決提起上訴，經本院於96年11月6日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、上訴人主張：訴外人林嘉茂創作之「金冥紙改良結構」新型專利 (下稱系爭專利），已獲經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）審查核准發給新型第146879號專利證書，並由上訴人取得該專利權，專利期間自民國（下同）88年5月11日起至98年11月9日止。又訴外人洪武郎因製造並販售仿冒之金冥紙（下稱系爭金冥紙），致侵害上訴人之系爭專利權，上訴人已另案向臺灣苗栗地方法院（下稱苗栗地院）起訴請求洪武郎為損害賠償，業經該院以94年度重智字第1號判決命洪武郎應賠償上訴人新台幣（下同）81萬元並加付法定遲延利息確定。上訴人曾於93年11月11日寄發存證信函予被上訴人，要求被上訴人停止販售洪武郎所提供之系爭金冥紙，惟被上訴人均未置理，仍繼續銷售，上訴人乃向原法院聲請保全證據，經原法院以94年度聲字第64號裁定准予保全證據。被上訴人所販售之系爭金冥紙，其技術結構與系爭專利之技術內容相同，被上訴人所為自屬故意侵害上訴人之專利權，爰依據專利法第84條、第85條第1項第2款、第3項之規定及侵權行為之法則，請求被上訴人蕭坤男即聯輝商行（下稱蕭坤男）賠償1,455,000元、被上訴人乙○○○○○○○（下稱劉晉煒）賠償1,582,500元，並各加付法定遲延利息等語。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，聲明：㈠原判決廢棄。㈡蕭坤男應給付上訴人1,455,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢劉晉煒應給付上訴人1,582,500元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

二、被上訴人則以：彼等所販售之系爭金冥紙係訴外人洪武郎所提供，而洪武郎與訴外人洪文景為兄弟關係，彼等所製造之金冥紙係以同種機型之庫錢機所生產。洪文景前以系爭專利不符合專利法所定新型專利之要件，而提起舉發及行政訴訟，案經台北高等行政法院認定洪文景所生產之系爭金冥紙與系爭專利之技術內容不相同，而以90年度訴字第5886號判決駁回洪文景之訴，由此足見被上訴人販售系爭金冥紙之行為並未侵害上訴人之系爭專利權。又訴外人林嘉茂取得系爭專利權之前，曾受洪文景委託製造庫錢機生產金冥紙，並維修該庫錢機，而生產系爭金冥紙之庫錢機與洪文景之上開庫錢機係同種機型，且經壓花造成凹凸不平表面之金冥紙，已在市面上行銷超過15年以上，依專利法第108條準用同法第57條第1項第2款、第3款之規定，系爭專利權之效力自不及系爭金冥紙。退步言之，縱認被上訴人有侵害系爭專利權之行為，上訴人請求被上訴人賠償之金額亦屬過高等語，資為抗辯。原審為被上訴人勝訴之判決，被上訴人對於上訴人之上訴則聲明駁回上訴。

三、經查上訴人主張系爭專利係由訴外人林嘉茂所創作，經智慧財產局審查核發新型專利證書，嗣由上訴人取得系爭專利權，專利期間自88年5月11日起至98年11月9日止；又聯輝商行係由蕭坤男所獨資經營，源發香行則係由劉晉煒所獨資經營，上訴人曾於93年11月11日寄發存證信函予被上訴人，要求被上訴人勿繼續販售系爭金冥紙，以免侵害系爭專利權，嗣又於94年間向原法院聲請對被上訴人為證據保全，經原法院於94年1月14日以94年度聲字第64號裁定准許，並於94年1月18日執行證據保全程序等情，有專利證書、營利事業登記抄本、存證信函、原法院94年度聲字第64號裁定及執行筆錄可稽（見原審卷㈠第8、15至19、22至27、76、78、148至152頁），且為被上訴人所不爭執，均堪信為真實。

四、上訴人主張被上訴人所販售之系爭金冥紙，其技術結構與系爭專利之技術內容相同，已侵害系爭專利權等語，惟為被上訴人所否認，並以前詞置辯。經查：

㈠訴外人洪武郎與洪文景係兄弟，彼等所生產、販售之金冥紙係以同種機型之庫錢機所生產，而被上訴人所販售之系爭金冥紙係由洪武郎以上開庫錢機生產後所提供等情，業據證人洪武郎在原審到場證述屬實（見原審卷㈡第28至29頁），且為兩造所不爭執（見原審卷㈠第95、123、243頁，卷㈡第3、27頁），堪信為真實。

㈡洪文景前以林嘉茂申請系爭專利之「金冥紙改良結構」不符新型專利要件，而提起舉發，經智慧財產局審查後，於89年12月11日以（89）智專三㈠02017字第8989002102號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，洪文景不服，提起訴願，亦遭決定駁回，洪文景乃提起行政訴訟，經台北高等行政法院以：「系爭案之申請專利範圍為：⒈一種金冥紙改良結構，主要係在金冥紙表面上設置有複數個立體結構，使複數張金冥紙相互疊合時，以在相鄰金冥紙之間留存空隙。⒉該立體結構包括在金冥紙結構表面上壓印出複數個凸點與凹坑之結構。⒊該複數個凸點與凹坑之結構位置，係採十字交錯設置於金冥紙表面上。⒋將各單張之金冥紙改良結構聚集、組合成一整冊紙疊時，該紙疊各張之坑點數目為單數、複數、單數、複數、依次重疊，故外緣整齊，紙張前後左右不易滑動。⒌金冥紙表面上所形成之立體結構係於複數張金冥紙相互疊合成為一單位後，再對該金冥紙疊合單位進行壓印複數個凸點與凹坑，可節省金冥紙的製造及疊合包裝成本，以方便使用者持取、使用該金冥紙疊者。⒍該立體結構包括在金冥紙表面上壓印出類似波浪狀相鄰之波峰與波谷結構。可知系爭專利之技術特徵，在於金冥紙的立體結構，及在金冥紙上壓印出之複數個凸點與凹坑係採十字交錯設置。…又查原告 (指洪文景）所提證物七之金冥紙（下稱系爭行政訴訟之金冥紙），縱如原告所主張係參加人林嘉茂曾維修之庫錢機所生產者，惟其壓印出之複數個凸點與凹坑，均係重疊（即凸點套入凹坑），相鄰金冥紙之間留存之空隙有限，此與系爭專利之複數個凸點與凹坑，係採十字交錯設置，而形成立體空間，顯然有極大之差異」為由，認定洪文景所提上開金冥紙與系爭專利之金冥紙並不相同，而於91年10月23日以90年度訴字第5886號判決駁回洪文景之訴（見原審卷㈠第46至50頁），洪文景對該判決不服，提起上訴，復經最高行政法院以93年度裁未第127號裁定駁回上訴確定（見原審卷㈠第145至147頁）。則系爭金冥紙與系爭行政訴訟之金冥紙既係以同種機型之庫錢機所生產，而系爭行政訴訟之金冥紙之技術結構又與系爭專利之技術內容不同，是被上訴人據以抗辯系爭金冥紙之技術結構與系爭專利之技術內容不同，自屬有據。

㈢上訴人雖主張系爭行政訴訟之金冥紙係單張金冥紙，與被上訴人所販售由洪武郎製作之複數金冥紙不同，被上訴人自不得援引上開行政法院判決而主張免責等語。惟查系爭金冥紙（見原審卷㈡第32頁證物袋內標示「被告」之金冥紙）與系爭行政訴訟之金冥紙（見原審卷㈡第32頁證物袋內之小張金冥紙），均係在金冥紙上壓印出之複數個凸點與凹坑，且均係凸點套入凹坑，二者之結構相同，其差別僅在於前者為大張、複數張之金冥紙，而後者為小張、單數張之金冥紙，此亦為兩造所不爭執（見本院卷第52頁）。而依上開行政法院判決所載：「原告所提證物七之金冥紙…其壓印出之複數個凸點與凹坑，均係重疊（即凸點套入凹坑），相鄰金冥紙之間留存之空隙有限，此與系爭專利之複數個凸點與凹坑，係採十字交錯設置，而形成立體空間，顯然有極大之差異」，顯係就洪文景所提出之系爭行政訴訟之金冥紙於複數張疊合時是否與系爭專利之範圍相同而為判斷，並非僅以單張之系爭行政訴訟之金冥紙而為判斷，是上訴人主張被上訴人所販售之系爭金冥紙與系爭行政訴訟之金冥紙結構特徵不同云云，尚不足取。

㈣中國機械工程學會於88年11月5日所作成之鑑定報告，其「鑑定結論」固記載：「林嘉茂先生所檢送之『金冥紙』待鑑定物 (即洪武郎所製作之金冥紙）與新型專利第358353號公告案之專利申請範圍獨立項符合」，惟其鑑定分析係認：「3.1新型專利第358353號公告案之申請專利範圍：一種金冥紙改良結構，主要係在於金冥紙表面上設置有複數個立體結構，使複數張金冥紙相互疊合時，以在相鄰金冥紙之間留存空隙。3.2待鑑定物『金冥紙』之技術特徵：一種金冥紙結構，主要在於金冥紙表面上設置有複數個立體結構（凹凸），使複數張金冥紙相互疊合時，以在相鄰金冥紙之間留存空隙」（見原審卷㈠第137頁）；又宇州國際專利商標事務所於93年5月31日所作成之鑑定報告，其「鑑定結論」亦記載：「甲○○先生所檢送之『金冥紙』待鑑定物與新型專利第146879號案之專利申請範圍獨立項符合」，其鑑定分析亦認：「3.1新型專利第146879號案之申請專利範圍第1項：一種金冥紙改良結構，主要係在於金冥紙表面上設置有複數個立體結構，使複數張金冥紙相互疊合時，以在相鄰金冥紙之間留存空隙。申請專利範圍第2項：如申請專利範圍第1項所述之金冥紙改良結構，其中，該立體結構包括在金冥紙結構表面上壓印出複數個凸點與凹坑結構。3.2待鑑定物『金冥紙』之技術特徵：一種金冥紙改良結構，主要在於金冥紙表面上設置有複數個立體結構（凹凸），使複數張金冥紙相互疊合時，以在相鄰金冥紙之間留存空隙」（見原審卷㈠第10至11頁）。惟查上開鑑定報告係由林嘉茂及上訴人自行委託上開鑑定機關進行鑑定所作成，其所為之鑑定是否具客觀中立性，已屬可議；且上開鑑定報告均僅著眼於送鑑金冥紙與系爭專利之金冥紙結構，均係在金冥紙表面設置複數立體結構，使複數張金冥紙相互疊合時，在相鄰金冥紙之間留存空隙之特徵，而忽略送鑑金冥紙所設置複數立體結構係凸點與凹坑重疊（即凸點套入凹坑），與系爭專利之金冥紙係凸點與凹坑採十字交錯設置之結構特徵具有重大差異；復經參諸上開鑑定結果亦與上開行政法院判決所為認定不符，是尚難僅憑上開鑑定報告所載內容即足據以認定被上訴人所販售之系爭金冥紙，其技術結構與系爭專利之技術內容相同。

㈤上訴人前以洪武郎所販賣之金冥紙侵害系爭專利權為由，另案起訴請求洪武郎賠償其所受之損害，案經苗栗地方法院以94年度重智字第1號判決命洪武郎給付上訴人81萬元，及自94年3月3日起算之法定遲延利息確定，固有上開判決可稽（見原審卷㈠第102至108頁）。惟查洪武郎因於該事件審理中表明同意上開中國機械工程學會所為鑑定結果（見該事件94年6月7日言詞辯論筆錄－附於原審卷㈠第252頁），而經上開判決據以為裁判之基礎（見上開判決第5頁所載－附於原審卷㈠第104頁）；然被上訴人於本件審理中就該鑑定結果一再予以爭執，且本院亦認該鑑定結果並不足採，已如前述，則本院據以為裁判基礎之事實既與上開判決不同，本院所為之事實認定自不受上開判決結果之拘束。

㈥依上所述，被上訴人所販售之系爭金冥紙，其技術結構既與系爭專利之技術內容不同，上訴人據以主張被上訴人有侵害其專利權之行為云云，自不足取。

五、從而，上訴人依據專利法第84條、第85條第1項第2款、第3項之規定及侵權行為之法則，請求蕭坤男給付1,455,000元、劉晉煒給付1,582,500元，並均加付法定遲延利息，為無理由，應予駁回。故原審所為上訴人敗訴之判決，核無違誤，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

六、至兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

民事第四庭

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。