特許法 第164条の2（特許無効審判における特則）

解説

あなたの会社が長年かけて取得した特許に、ある日ライバル企業から「無効審判」を起こされた。特許庁の審判で「この特許は無効」と結論が出れば、その権利は最初から無かったことになる。だが特許法164条の2は、その崖っぷちで一度だけ救いの手を差し伸べる。審判長は、特許を無効にする方向で結論が固まったとき、いきなり審決を出すのではなく、まず「審決の予告」を当事者と参加人に通知しなければならない。そして予告と同時に、特許権者には特許請求の範囲などを「訂正」するための相当の期間が与えられる。つまり、クレームを狭めて無効理由を回避する最後のチャンスが、本物の審決が出る前に一度だけ開く。この一手を知っているかどうかで、潰れるはずの特許が生き残ることがある。

法的な位置づけ

審決の予告とは、特許無効審判において審判長が請求に理由があると認めたとき等に、最終的な審決をする前に当事者および参加人へその旨を通知する制度をいう。特許法164条の2に基づき、予告と同時に被請求人へ明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を請求するための相当の期間が指定される。無効審決後の訂正審判の繰り返しによる手続の往復（キャッチボール現象）を防ぐために平成23年改正で導入された手続規定である。

こんなときに使う

• もし、あなたの主力製品を支える特許に、競合から無効審判が起こされたら? 審理が進んで無効の心証が固まると、ある日「審決の予告」が届く。そこから訂正請求までの限られた期間が、その特許の生死を分ける
• あなたがライバルの特許を無効にしようと審判を起こした。手応えは十分、無効はもう確実だと思った矢先、特許庁が相手に審決の予告を送り、訂正の期間を与えた。相手はクレームを狭めて無効理由をかわしにくる。あなたの攻撃は仕切り直しになる
• 審決の予告が届いた。訂正請求の指定期間はあと数十日。クレームをどこまで狭めれば無効理由を回避でき、かつ自社製品をカバーし続けられるか。その設計に残された時間は、思っているより驚くほど短い

取るべき行動

被害を受けた側：あなたが無効を求める請求人（相手の特許に事業を阻まれている側）の場合：1. 無効理由は最初から複数かつ広く構成する。予告後に相手が訂正で一つの理由をかわしても、別の理由で潰せる布陣を組む2. 審決の予告が出た = 特許庁が無効の心証を持った合図、ここで気を緩めない3. 相手の訂正請求が出たら、訂正後のクレームでもなお無効か、新たな無効理由がないかを直ちに検討し意見を出す4. 訂正で権利が狭まれば、自社製品がもう抵触しない可能性もある、その範囲を製品設計と突き合わせる

訴えられた側：あなたが被請求人（特許権者）の場合：1. 無効審判を起こされた時点で、最悪のシナリオ（無効方向）を想定し訂正案を先に準備しておく2. 審決の予告が届いたら、指定された相当の期間内に訂正請求を行う、ここが事実上の一発勝負3. 訂正は一つの無効理由だけでなく、主張されている全ての無効理由を同時に回避し、かつ自社製品をカバーし続ける範囲に設計する4. 期間内に動かなければ本審決が出て訂正の機会は失われる、弁理士と即着手

時効（請求できる期限）：訂正請求のための期間は、審判長が事件ごとに指定する「相当の期間」であり、法定の固定日数はない（164条の2第2項）。実務上は一定の日数が指定されるため、予告到達時点が起算点。この期間を過ぎると訂正の機会は事実上失われる（最新の運用は審判便覧等で確認すること）

学説

通説：164条の2の審決の予告は、無効審決後に訂正審判が乱発され事件が往復する『キャッチボール現象』を解消するため、無効の心証が固まった段階で訂正の機会を審判手続内に前倒しして組み込んだ制度であると理解されている。特許権者の手続保障と紛争の一回的解決の両立を図る規定と位置づけられる。

改正の年表

1. 1.平成23年（2011年） 新設：特許法等の一部改正により本条を新設、平成24年（2012年）4月1日施行。無効審決後に訂正審判が繰り返される手続往復（キャッチボール現象）を解消するため、無効の心証が固まった段階で訂正機会を与える『審決の予告』制度を導入した。