智慧財產法院行政判決

原告

英商佛羅倫斯流行（喬西）有限公司

代表人

安娜貝拉‧范侖鐵諾

訴訟代理人

楊敏玲律師（兼送達代收人）

被告

經濟部

代表人

鄧振中（部長）

訴訟代理人

陳力瑄

參加人

義大利商‧法倫提諾公司

代表人

嘉瑞利‧波樂西

訴訟代理人

蔡瑞森律師

　陳長文律師（兼送達代收人）

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國104 年1 月5 日經訴字第10306130050 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國80年9 月2 日以「GV Stylised 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第39類之「冠帽、領帶、手套、襪子、褲襪」商品，向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經該局審查，准列為註冊第555498號商標（下稱系爭GV商標，如附圖一所示），權利期間至91年3 月31日止。90年11月15日原告申請該商標之延展註冊，指定使用於前揭商品。經智慧局實質審查核准延展註冊至101 年3 月31日止（期滿後復延展註冊至111 年3 月3 日止）。而後參加人於100 年3 月30日以該商標之延展註冊有違延展註冊時商標法第37條第7 款、第12款及申請評定時商標法第23條第1 項第12款、第13款規定，對之申請評定。原處分機關審查期間，適商標法於101 年7 月1 日修正施行，依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。本件原評定主張之前揭條款業經修正為現行商標法第30條第1 項第11款、第12款規定。經原處分機關審查，以本件申請評定時已逾申請評定之5 年除斥期間，以103 年5 月28日中台評字第1000110 號商標評定書為「評定駁回」之處分。參加人不服，提起訴願，經經濟部於104 年1 月5 日以經訴字第10306130050 號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。原告不服，遂向本院提起本件行政訴訟。

二、原告主張：

㈠原告自80年初即以「Giovanni Valentino」、系爭GV商標在我國行銷於流行市場迄今於20餘年，並經本院98年度行商訴更㈠字第1 號判決認為系爭GV商標與參加人「V(logo) 」商標均為著名商標，無使消費者混淆誤認之虞，義大利最高上訴法院亦於2014年12月17日以3118/15 號終局判決確認兩商標並無混淆誤認情事，兩商標既不近似，足見原告使用其姓名註冊系爭GV商標，當然並無惡意存在。參加人於系爭商標註冊20年後才申請評定，反有惡意評定之嫌，被告未考量系爭商標申請註冊日，而只引用延長申請日，將過度保護及擴張著名商標行使救濟權利，對商標權人保護不周。

㈡被告訴願決定書雖稱: 原告之創辦人Giovanni Valentino之父Mario Valentino 與參加人前手荷蘭商格樂柏根斯公司（GLOBELEGABCE BV ）於1979年簽訂了併存協議（下稱1979年併存協議書），合約中已提及本件據以評定「V(logo) 」商標及「Valentino Garavani」商標，而GiovanniValentino 曾參與家族事業……，對於其父親與參加人長期商標爭議及據以評定商標之存在難謂不知云云，然商標法第58條所稱之「惡意」，須以「仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」而言，上開併存合約書僅說明「MarioValention 」、「MV」、「Valentino 」及「V 」商標併存之關係，未論及系爭「GV」商標，被告以原告知悉此併存協議書，即推論原告為惡意，顯屬速斷。事實上「Valentino」乃原告創辦人祖父Vicenzo Valentino 於1908年首先作為品牌使用，1951年由原告創辦人之父親Mario Valentino 繼承，其1991 年 逝世後Giovanni Valentino始以自己姓名創設系爭GV商標，足見系爭GV商標為善意註冊。又據義大利米蘭法院之N.30868/02R.G.判決書所載，可證原告第一次使用Giovanni Valentino商標和GV標誌商標是在1977年，比參加人於1979年併存協議書後所使用的「V(logo) 」還要早，系爭GV商標之註冊係善意殆無疑義。

㈢參加人提起本件評定之商標有二種（如附圖二、三所示，兩者合稱時稱為「據以評定商標」），附圖二呈方形V 圖，乃前期所使用之商標，附圖三呈橢圓形V 圖，乃後期使用之商標，事實上參加人自89年起全面以附圖三商標作為其唯一代表標誌，該商標之使用日或申請註冊日均晚於系爭商標近10年，反而是參加人有抄襲系爭GV商標意圖，也證明系爭GV商標申請係善意。而附圖二商標多數因未使用而於本件訴願階段經撤銷在案，至於尚未撤銷之附圖二方形V 圖或附圖三橢圓形V 圖商標，指定使用之商品均與本件系爭GV商標部類似或類似而併存註冊之商標，參加人主張並不可採。

㈣參加人所提據以評定商標之使用證據，有的在系爭GV商標申請延展日之後，且附圖二方形V 圖商標之使用證據最晚僅到1998年，且其所提證據無法證明據以評定商標持續在我國營業之事實。又市場上以V 字母為商標註冊者不在少數，LV商標亦為其中之一，因此V 字圖不可過度擴張其權利範圍。

㈤系爭GV商標自80年代起即透過總代理優尼士國際股份有限公司（下稱優尼士公司）在我國持續使用中，系爭商標之市場普及性及予消費者長期熟悉程度相較據以評定商標為高，自應受保護。

㈥聲明求為判決：訴願決定撤銷。

三、被告辯稱：

㈠系爭GV商標與據以評定商標應屬構成近似之商標，且據以評定商標具知名度業經臺北高等行政法院90年度訴字第6296號等相關判決所肯認，是原告以構圖意匠相彷彿之GV設計圖作為商標申請註冊，延展註冊時復指定使用於具高度關聯性之冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子、褲襪等商品，客觀上難謂無使相關公眾對其所表彰之商品來源或主體產生混淆誤認之虞。至原告所指，其中本院98年度行商訴更㈠字第1 號判決主要係以消費者對參加人之「V(logo) 」商標較為熟悉且「V(logo) 」商標著名程度較高，而認參加人「V(logo)」無違註冊時商標法第23條第1 項第13款規定之適用。另就原告所檢送之使用證據觀之，或無日期記載，或非我國之使用證據，且該等證據大多係介紹「Giovanni Valentino及圖」商標而非單純圖形之系爭GV商標，尚難逕認系爭GV商標有與據以評定商標併存於市場多年。原告復未檢送其他證據資料足以證明系爭商標無致混淆誤認之虞之事實，僅空言主張，顯不足採。

㈡又訴願決定書中所提及之審定第948567號、第765646號、第766087號、第772059號、第882454號、第922337號等「Giovanni Valentino及圖」商標，均係外文「Giovanni Valentino」與GV設計圖之組合，其中GV設計圖與本件系爭商標圖樣完全相同，且經原處分機關認定有違異議審定時商標法第37條第7 款之規定（即相當於現行商標法第30條第1 項第11款規定），自難謂與本件案情有別。另商標法第58條於註冊商標經主管機關實體審查而延展註冊時，係以「延展註冊」時為準，是原告稱被告僅以系爭商標申請延展註冊日為據卻未考量系爭商標申請日乙節，恐有誤解。

㈢至原告對系爭商標設計來源所作簡要陳明乙節，無論係原告創辦人Giovanni Valentino之祖父Vicenzo Valentino 或父親Mario Valentino ，均係以設計女鞋為主，所使用之商標或為「VALENTINO 」或「Mario Valentino 」或「MV Logo」，均與本件系爭商標圖樣不同，自難據以作為系爭商標之延展註冊係屬善意之論據。

㈣並聲明求為判決：駁回原告之訴。

四、參加人部分：

㈠原告係惡意註冊系爭商標：

⒈原告創辦人一直都在其父親公司位居高職，其對於其父親所簽立之1979年併存協議書知之甚詳，且應遵守該合約之規範。其創設自己的公司後，竟然變本加利申請註冊與參加人據以評定商標更為近似之系爭GV商標，且不惜與參加人於全世界展開商標大戰，顯見係欲以參加人商標獲取不正利益，原告申請系爭商標主觀上係惡意，甚為明顯。至併存協議書雖未涵蓋系爭GV商標，乃因當時原告公司尚未設立，系爭GV商標於簽約時尚不存在所致。

⒉再者，不論與系爭GV商標同時或嗣後註冊之商標，只要與參加人所有之「VALENTINO 」或是據以評定商標近似，均經參加人異議而經撤銷，可證原告主觀上係屬惡意。

㈡據以評定商標早於系爭商標註冊前已成為著名商標：據以評定商標乃係參加人使用於衣服、冠帽、皮件、旅行袋、傘具、眼鏡、鐘錶及化粧品等商品之著名商標，早自68年起參加人即於義大利提出商標之申請，並陸續於各國廣泛註冊，據以評定商標經參加人推廣廣受紳士名媛喜愛，最高行政法院99年度判字第88號、98年度判字第276 號及本院98年度行商更㈠字第1 號判決均已認定據以評定商標為著名商標。至著名商標之保護不限於國內，尚可包含國外使用證據，是原告以據以評定商標有部分於我國經廢止等主張，並不可採。

㈢系爭GV商標與據以評定商標圖樣高度近似：

⒈系爭GV商標係由外文「V 」及橢圓形「G 」所組成，外文「V 」置於「G 」中間明顯位置，而「G 」又設計成類似據以評定商標之橢圓形形狀而包覆著「V 」，兩商標異時異地隔離觀察均給予相關公眾「V 置於橢圓形圖內」之印象，在無兩商標可資詳細對照比較之情形下，以殘存於腦海中之印象，極易將系爭GV商標與參加人據以評定商標產生混淆誤認。況且兩商標所使用之商品均為冠帽、領帶、手套、襪子、褲襪，更易造成消費者混淆誤認兩商標相同之印象。

⒉商標知名度越高識別性越高，消費者將其他商標與該著名商標聯想而生混淆誤認之可能性也越大。據以評定商標為著名商標已如前述，因此更容易導致相關消費者混淆誤認被評定商標與據以評定商標所表彰之商品為來自同一產製者，或來自關係企業、加盟企業、具授權關係而生混淆誤認誤購之情事。且我國亦有多件審定書、訴願決定書或法院判決認定兩商標構成近似有混淆誤認之虞，至原告所引義大利判決為單一法院單一個案，時空背景並不相同，國情亦不同，不可據此推翻我國多年來一致之認定。

⒊系爭GV商標指定於「冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子、褲襪」等商品，與據以評定商標亦使用於「冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子」等商品，兩者屬相同或類似商品毫無疑問。

㈣至原告引本院98年度行商更㈠字第1 號判決主張本件系爭GV商標與據以評定商標可以並存云云，然該案商標之註冊號數、商品類別、註冊年代與本件並不相同，自不宜比附援引，且該案主要係認定參加人之註冊第1088022 號「V(logo) 」商標已達著名程度而得與原告之GV商標併存，不可擴張反面解釋所有GV商標均可與據以評定商標併存註冊而無混淆誤認之虞。

㈤系爭GV商標與據以評定商標高度近似，指定商品服務相同近似，而據以評定商標又為一舉世聞名之商標，原告係惡意抄襲據以評定商標，雙方存在的混淆誤認之虞從不曾因時間經過而消除過，依註冊當時商標法第23條第1 項第12款及第13款以及現行商標法第30條第1 項第10款及第11款之規定，系爭商標自有致相關消費者混淆誤認其所表彰之商品為參加人所產製之系列商品，或兩商標所表彰之商品具有授權關係或贊助關係，而生誤認誤購之情事，自應撤銷系爭商標之註冊。

㈥並聲明求為判決：駁回原告之訴。

五、本院得心證之理由：

㈠按「本法中華民國100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。」為現行商標法第106 條第1 項所明定。次按商標「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」及「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊，分別為系爭GV商標延展註冊時之87年11月1 日施行之商標法（下稱87年商標法）第37條第7 款本文及現行商標法第30條第1 項第11款本文所規定。又「商標之註冊違反第29條第1 項第1 款、第3 款、第30條第1 項第9 款至第15款或第65條第3 項規定之情形，自註冊公告日後滿5 年者，不得申請或提請評定」、「商標之註冊違反第30條第1 項第9 款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」復為現行商標法第58條所明定。再按92年11月28日修正施行前商標法就商標延展註冊之申請係採實體審查，其延展註冊之性質係屬「更新註冊」，對於業經延展註冊之商標，其專用期間屆滿前之創設註冊，即無再事爭執之餘地。而就商標之「延展註冊」申請評定者，其有無違法事由自應以「延展註冊時」之法律及事實狀態為其判斷依據（最高行政法院93年判字第913 號、89年判字第3066號判決意旨參照）。本件系爭GV商標係於80年9 月2 日申請，於81年4 月1 日核准註冊，並於90年11月15日申請延展註冊，經智慧局適用87年商標法實體審查，於92年1 月1日核准公告延展註冊在案，因此系爭GV商標延展註冊之性質應仍為「更新註冊」，是本件系爭GV商標是否具有違法事由，應依系爭商標延展註冊時之87年商標法，又系爭商標所涉87年商標法第37條第7 款、第12款規定，迭經修正為現行商標法第30條第1 項第11款、第10款規定，於系爭商標延展註冊時及修正施行後均為違法事由，合先敘明。再者，商標法第58條所稱「商標之註冊」，固指「創設註冊」時，惟於註冊商標經主管機關實體審查而延展註冊時，應包括「延展註冊」時（最高行政法院103 年度判字第252 號判決意旨參照），又現行商標法第58條第2 項係於92年5 月28日修正公布，當時修正理由第4 項謂：「商標之註冊違反修正條文第23條第1 項第12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第6 條之1 第3 項，不應受有期間之保護，爰於第3 項明定『不受第1 項期間之限制』。」而依巴黎公約第6 條之2(3)評釋(1) 之說明：「一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為『惡意』。」準此，現行商標法第58條第2 項所稱之「惡意」，除商標權人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益之意圖始足當之。是本件爭點在於：⑴參加人提起本件評定是否已逾5 年除斥期間？⑵系爭GV商標於90年11月15日申請延展註冊時是否為惡意？⑶系爭GV商標之申請延展註冊，是否違反87年商標法第37條第7 款、第12款及現行商標法第30條第1 項第11款、第10款之規定。

㈡經查，按「商標之註冊違反第29條第1 項第1 款、第3 款、第30條第1 項第9 款至第15款或第65條第3 項規定之情形，自註冊公告日後滿5 年者，不得申請或提請評定」，現行商標法第58條第1 項定有明文，又依同條第2 項規定，僅有違反現行商標法第30條第1 項第9 、11款情形且屬惡意者，始不受5 年除斥期間之限制。準此，本件參加人於100 年3 月30日以系爭GV商標違反87年商標法第37條第12款（即現行商標法第30條第1 項第10款）規定而申請評定，無論距系爭GV商標註冊公告日（81年4 月1 日）或核准延展公告日（92年1 月1 日）均已逾5 年除斥期間，自不得以該款事由申請評定。惟參加人亦主張系爭GV商標違反87年商標法第37條第7款，即現行商標法第30條第1 項第11款規定，是本件續應審酌：系爭商標之延展註冊是否為惡意，若是，再審酌系爭商標之延展註冊是否違反87年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款規定。

㈢被告認系爭商標之延展註冊為惡意，無非係以系爭GV商標與據以評定商標高度近似，而據以評定商標為著名商標，原告之創辦人明知其父親於1979年簽立之併存協議書，其後卻自行申請高度近似於據以評定商標之系爭GV商標，且原告於申請延展註冊時已知悉原告所有之多件GV商標或「GiovanniValentino 及圖」商標為參加人前手提起異議而遭撤銷註冊之事實，仍申請延展註冊，顯有惡意云云，惟查：

⒈觀之兩造及參加人均不否認之1979年併存協議書中譯本可知，該併存協議書之兩造當事人為原告創辦人之父MarioValentino 與參加人前手荷蘭商格樂柏根斯公司（GLOBELEGABCE BV ）等，其等約定：前言，Mario Valentino 業已採用並註冊普通印刷體及書寫體設計之「MARIOVALENTINO 」、普通印刷體及書寫體設計之「VALENTINO」、以及字母「MV」及「V 」作為商標，並廣泛使用於各種商品，包括靴鞋類和皮革製品，以及該等商品銷售相關之各項服務。The Valentino Company 業已採用普通印刷體之「VALENTINO 」、書寫體設計之「VALENTINO 」、以及字母「V 」作為商標廣泛使用及註冊於各種商品，包括衣著以及該等商品銷售相關之各項服務；當事人之間因前述商標的相互權益於世界各地引起了各種法律衝突暨行政糾紛，當事人希望能避免目前或將來在世界各地的公眾混淆及商標衝突情形的可能，雙方一起以友好協商的方式終止彼此間所有爭議。為此，雙方同意條款如下：「1.Mario Valentino 得專屬使用及註冊『Mario Valentino』及（或）字母『MV』，惟於所有商品及服務上（除後文另有指明者外，包括且不限於皮衣），姓與名二部分必須使用相同字樣且大小一致;...3.Mario Valentino 得將其全名『Mario Valentino 』或『M.Valentino』或『Valentino 』或字母『MV』或『V 』專屬使用及註冊於由皮革或人造皮革或其他材質製成之所有商品…。7.當事人之所有商標註冊案及已提出之註冊申請案應盡可能與本約規定相符，據此：(a)Mario Valentino應係唯一有權持有『Mario Valentino 』或『MV』註冊之人。註冊於TheValentino Companies 名下之所有此等字樣均應立即拋棄或全數移轉予Mario Valentino 所有。(b)MarioValentino 應係唯一有權持有『Valentino 』或字母『V』於靴鞋商品註冊之人...(c)The Valentino Companies應係當事人雙方中唯一有權持有『Valentino 』或『V 』之註冊（與特定限制商品相關之商標除外，如本約第6 條所詳述者）之人... 」（見本院卷一第180 至181 頁、第183 至184 頁）。由上可知，就協議書當事人而言，原告或其創辦人Giovanni Valentino並非1979年併存協議書之當事人或繼受人，自無受該協議書拘束可言，再者，就協議書標的而言，1979年併存協議書所論及之商標均與系爭GV 商 標無涉，此亦為參加人所是認，故縱使原告因任職於其父Mario Valentino 之公司而得知1979年併存協議書存在，僅能證明原告知悉據以評定商標之事實，實無從據此進一步推論原告註冊系爭GV商標有惡意存在。

⒉再者，由1979年併存協議書可知，原告創辦人之父MarioValentino 在特定之商品為專有使用「Valentino 」或字母「V 」註冊之人，而非完全無使用之權利，足見原告創辦人之父Mario Valentino 在特定商品使用「Valentino」或字母「V 」註冊商標享有一定程度之信譽，縱使原告因任職於其父公司而知悉上開併存協議書之內容，然系爭GV 商 標係原告創辦人Giovanni Valentino之後創設原告公司時取其名字之兩個字首「G 」與「V 」而來，系爭GV商標雖與據以評定商標因兩者均有V 置於圖案中間，僅有以「G 」字環繞或以橢圓形線條環繞之別，而構成近似程度不低之商標，然系爭GV商標之設計既源自於原告創辦人姓名而來，且其父所經營之品牌在當時亦有一定聲譽存在，否則不可能依1979年併存協議書取得在特定之商品專有使用「Valentino 」或字母「V 」之註冊，則原告嗣後創設自己公司時註冊系爭GV商標，應係承繼其家族歷史而來，此由原告所提之家族歷史介紹即可得知（見本院卷二第1 至61頁），難認有攀附參加人商譽之不正競爭意圖存在，因此被告由1979年併存協議書推導出原告有欲獲取不正競爭利益之惡意存在，並不可採。

⒊再者，被告所指審定第948567號、第765646號、第766087號、第772059號、第882454號、第922337號等商標爭議案，原告經撤銷之商標均係外文「Giovanni Valentino 」與GV設計圖之組合，與本件系爭GV商標單純僅由GV圖形構成不同，且指定使用之商品類別亦與本件系爭GV商標不同，又上開案件因原告提起訴願或行政訴訟，最後撤銷公告之日均在本件系爭GV商標90年11月15日申請延展註冊日之後（見本院卷一第279 頁），縱使原告上開遭撤銷之商標圖樣有以系爭GV商標作為商標圖樣之一部分，然商標圖樣是否相同或近似之判斷，應以整體觀察為原則，且商標爭議採個案審查原則，上開案件與本件案情不同，實難以原告上開商標經智慧局審定撤銷，即謂本件原告系爭GV商標於申請延展註冊時有惡意存在。

⒋參加人又謂據以評定商標已達著名程度，原告以近似之系爭GV商標為註冊登記，且不惜與參加人展開世界商標大戰，顯然是為了使消費者誤認其所產製之商品與參加人有所關聯，以達到搭便車獲取不法利益云云。然查，若謂據以評定商標已達著名程度且系爭商標與據以評定商標構成相同近似，即可推論系爭商標之商標權人有惡意，則商標法第58條第2 項只要規定「違反現行商標法第30條第1 項第11款之規定即不受5 年除斥期間限制」，無須再以「惡意」作為要件，由此益證，縱使參加人據以評定商標為著名商標，且原告系爭GV商標相同或近似於參加人據以評定商標，然仍須有證據證明原告有攀附參加人商標以獲取不正競爭利益之意圖，始可排除5 年除斥期間之適用，而原告與參加人分別陸續註冊許多系列商標，原告亦有部分商標之註冊時間在參加人之前，原告既合法取得商標註冊，則其對參加人提起相關訴訟，核其所為尚屬正當權利行使，與是否有搭便車意圖無涉，若謂原告目的在攀附參加人商譽以獲取不法利益，則原告理應使參加人之商標繼續存在以便繼續達到搭便車之目的，豈有不斷提起異議評定以撤銷參加人商標之理？足見參加人上開所述顯不足採。此外，本件除前開事證外，被告或參加人復未能提出其他客觀事證證明原告有何仿襲據以評定商標以獲取不正競爭利益之意圖，自難認原告延展系爭GV商標之註冊有惡意可言。

六、綜上所述，參加人申請本件評定距原告延展系爭GV商標註冊日起已逾5 年除斥期間，又本件據被告或參加人所提證據，無法證明原告延展註冊係出於意圖仿襲參加人著名商標而獲取不正競爭利益之惡意存在，而無商標法第58條第2 項排除5 年除斥期間例外規定之適用，從而，原處分為「評定駁回」之處分，核無違誤，訴願決定認系爭GV商標有違延展註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款規定，而為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，尚有未洽，原告訴請撤銷訴願決定，為有理由，應予准許。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭