智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　民國99年11月11日辯論終結

原告

康銘元

訴訟代理人

陳威霖 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

李聖賢

參加人

黃垤樹

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國95年6 月26日經訴字第09506171320 號訴願決定，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院判決後，由最高法院發交本院審理，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要：參加人黃垤樹前於民國（下同）81年8 月17日以「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」向經濟部中央標準局（88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局，即被上訴人）申請發明專利，經該局編為第81106474號審查，於82年4 月27日審定准予專利，並於公告期滿後，發給發明第62816 號專利證書（下稱系爭專利）。本件系爭第81106474號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」發明專利，其申請專利範圍共2 項，第1 項為獨立項，第2 項為附屬項。第1 項係一種使浪板能避雨，隔熱，散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上，下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。嗣原告以其違反當時專利法第2條第5款（其誤植第1項）之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於94年10月5 日以（94）智專三㈢06020 字第09420921370 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年6 月26 日 經訴字第09506171320 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向臺灣高等行政法院提起行政訴訟。台灣高等行政法院依職權命參加人參加訴訟，並駁回原告之訴。原告仍不服，向最高行政法院提起上訴，最高法院乃廢棄原判決，發交本院審理。

二、原告起訴主張：

㈠舉發理由書之工程合約「清宇環保實業公司：高雄廠房新建工程」，係於81年2 月27日制定，由於廠房施工時，依法均須向當地主管機關申報工程合約書、施工圖說等資料，因而業主即清宇環保實業公司於81年間施工時，亦已向高雄縣政府建設局申報上開資料。依據行政程序法第44條之規定，行政機關持有及保管之資訊以公開為原則，而一般大眾基於需要均可向高雄縣政府建設局調閱其所保存之前揭工程合約書、設計圖等文件（建物座落：高雄縣大寮鄉○○段潮州寮小段00000000地號，使用執照：（82）建局偵字第1553號），是屬於不特定人所能取得之刊物，而非原處分或訴願決定書所言屬私文書未經公開，應不具證據力。又系爭專利第1 項一方面要求「在上、下二層之浪板上留空氣對流孔」，然而其附屬項第2 項卻述明「上、下層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」，第2 項明顯並非對其依附之項目加諸進一步之限制，而係對其依附之項次減少限制，是以系爭專利第2項附屬項故意不記載必要之事項，致實施為不可能或困難，因而合致申請時專利法第60條第3 款之規定應予撤銷專利權。

㈡原處分肯認第4023321 號美國專利已經揭露「上下兩層間夾有橫條（即中間層或平行管狀），而上下兩層均無透氣孔」之結構。配合中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」所揭露之浪板結構與前述系爭專利申請專利範圍第2 項之文字解釋，明顯發現申請專利範圍第2 項包含中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」與第4023321 號美國專利組合所揭露之內容，即申請專利範圍第2項包含前案揭露之技術內容，是以申請專利範圍第2 項喪失進步性。

㈢系爭專利申請專利範圍第1 項亦不具進步性：熟知該項技藝者可由中華民國專利公告第76208978號之「金屬浪板之結構改良」浪板結構以及空氣流道、美國專利第0000000號之「LAYERED ROOFING SHINGLE WITH DEAD-AIR SPACE 」之外層10、內層12、中間層14、連續管組16所構成之空間、空氣通道22以及連續管組16之開口，與清宇環保實業公司高雄廠房新建工程之工程合約副本之上鋼板7 、下鋼板8 以及支撐物，可以輕易而合理地組合出系爭專利申請專利範圍第1 項與第2 項之所有技術特徵。然而：

⒈原處分之理由，僅僅考慮中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」與美國專利第0000000 號之「LAYERED ROOFING SHINGLE WITH DEAD-AIR SPACE」之組合不足以使申請範圍第1 項喪失進步性，並未對於原告主張清宇環保實業公司高雄廠房新建工程之工程合約副本、中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」、美國專利第0000000 號之 「 LAYERED ROOFING SHINGLE WITH DEAD-AIRSPACE 」之組合足以證明系爭專利申請範圍第1 、2 項喪失進步性之部分，提出任何理由，是以，原處分對於原告之主張漏未審酌，顯有瑕疵。

⒉原處分於解釋系爭專利第1 項之特徵時，自行加入「系爭專利上下層之中間橫條方向與長直向浪板之溝紋成垂直配置」之技術特徵，然而此乃原系爭專利第1 項專利範圍未曾記載之內容，並據此與清宇環保實業公司高雄廠房新建工程之工程合約副本、中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」、美國專利第0000000 號之「LAYERED ROOFINGSHINGLE WITH DEAD-AIR SPACE」進行比較，其認定事實顯有錯誤。

⒊原處分一方面認定申請專利範圍第2 項可以包含「上下層均無透氣孔」，然而於判斷系爭專利第2 項是否具備新穎性或進步性時，又認定「系爭專利第2 項包含第1 項之全部技術內容…故第2 項具進步性」。然而，系爭專利第1 項既然係說明上下層均有透氣孔，則原處分之針對第2 項有無進步性之理由明顯矛盾。

㈣又中華民國專利公告第00000000號之「金屬浪板之結構改良」係揭露一種習用屋頂建材金屬浪板之結構改良，使得空氣可於管道空間中流動，以促進其散熱冷卻之作用。再者，美國專利第0000000 號之「LAYERED ROOFING SHINGLE WITHDEAD-AIR SPACE」係揭露一種層狀屋頂板結構，明顯述及與系爭專利中「上、下二層浪板（外層10、內層12）以及上、下層間夾有橫條（中間層14），使上、下層之浪板留有適當之空隙（連續管組16所構成之空間）」以及「上、下二層之浪板上留空氣對流孔（空氣通道22以及連續管組16之開口）」相同之技術，以達成隔熱以及散熱的效果。而清宇環保實業公司高雄廠房新建工程之工程合約副本亦揭露與系爭專利中「上、下二層浪板（上鋼板7 、下鋼板8 ）以及上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙（支撐物使得上鋼板7 以及下鋼板8 之間留有一空隙）」相同之技術。換言之，熟知該項技藝者可由證據1 之浪板結構以及空氣流道、證據2 之外層10、內層12、中間層14、連續管組16所構成之空間、空氣通道22以及連續管組16之開口與證據3 之上鋼板7 、下鋼板8 以及支撐物輕易而合理地組合出系爭專利申請專利範圍第1 項與第2 項之所有技術特徵云云。請求判決撤銷訴願決定與原處分，並命被告為舉發成立之處分。

三、被告則以：

㈠私文書係指該工程合約書，而該工程合約書係業主清宇環保實業公司與承包商一興營造股份有限公司間之合約，非屬公共工程之契約，並不保存於政府單位之建設局；且依行政程序法第46條規定，並非不特定之第三者所能任意取得，故無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。系爭專利適用75年12月24日修正公布之專利法，請求項記載形式是否符合規定，非屬可得舉發之理由；而系爭專利之申請專利範圍第2 項，係揭露上下層浪板分別有無透氣孔之狀況，亦即浪板是否具透氣孔之組合狀況，包括上層有透氣孔下層無、上下層均無透氣孔等之不同組合實施例，係為具體可行之實施態樣，並無專利法第60條第3 款之情事。又組合證據1 至3 之技術特徵，並未揭露系爭專利之上、下二層浪板，上、下層「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當空隙之施工方法，亦即中間層「橫」條之方向與長「直」向浪板之溝紋成垂直配置以及留有適當空隙之技術特徵，且系爭專利在上、下二層之浪板上留設有空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多功效，難謂系爭專利申請專利範圍第1 、2 項不具進步性。

㈡起訴理由三㈠第1、2點及補充起訴理由第五點主要訴稱：「工程合約『清宇環保實業公司：高雄廠房新建工程』…一般大眾基於需要均可向高雄縣政府建設局調閱其所保存之前揭工程合約書、設計圖等文件，…是屬於不特定人所能取得之刊物，而非原行政處分或訴願決定書所言屬私文書未經公開…」「…該私文書仍可證明於系爭專利申請前，系爭專利之技術已經公開使用於一般建築物…」等云云。惟查，被告原舉發審定理由㈥係述明：「舉發理由書附件5之清宇環保實業公司與一興營造股份有限公司的工程合約書影印本，由於該合約書非屬不特定之第三者所能任意取得之刊物，因此不具證據力。又附件5之工程圖並非正本，其內容為山牆收邊詳圖、簷口通風口收邊圖等亦僅為局部點狀圖，並未揭露整體屋頂之構造及施工方法如系爭專利之上、下二層之凹凸狀浪板，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當空隙之施工方法，難謂系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。」因此私文書係指該「工程合約書」，而該工程合約書係業主「清宇環保實業公司」與承包商「一興營造股份有限公司」間之合約，非屬公共工程之契約，並不保存於政府單位之建設局；且依行政程序法有關資訊公開的部分，於第46條規定：「當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗。但以主張或維護其法律上利益有必要者為限。」因此並非不特定之第三者所能任意取得。另有關合約書內的工程圖部分何以無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，亦已就工程圖內容與系爭專利技術之異同詳為審究，並將其理由載於原審定書中，故起訴理由應不足採。

㈢起訴理由三㈠第3點主要訴稱：「…根據強實企業有限公司總經理李偉成先生所提供之兩件工程資料，其施工方法與黃垤樹之62816號專利內容相同。…」。經查，原舉發補充理由㈡附件2並未附有該兩件工程之相關圖說、施工說明等，且由於工程1之空軍松山基地指揮部中型行政機棚場新建土木工程、工程2之清宇環保實業公司高雄廠房新建工程，該兩件工程之合約書或圖說非屬不特定之第三者所能任意取得之公開刊物，原告稱：「原證4即便是私文書，亦足證明於系爭專利申請前，系爭專利之技術已經公開使用於一般建築物之上…」云云，事實上，私文書即為未公開之刊物，因此亦無法證明其所揭技術為公開，原告若要證明「系爭專利之技術已經公開使用於一般建築物之上」，則應舉出不特定之第三者所能任意取得之公開刊物為佐證，故起訴理由應不足採。

㈣起訴理由三㈡主要訴稱：「…系爭專利第2項明顯並非對其依附之項目加諸進一步之限制，而係對其依附之項次減少限制（即從上下二層之浪板均留對流孔，變成僅1個或全無對流孔），是以系爭專利第2項附屬項故意不記載必要之事項…」等云云。經查，系爭專利適用75年12月24日修正公布之專利法，請求項記載形式是否符合規定，非屬可得舉發之理由；而系爭專利之申請專利範圍第2項，係揭露上下層浪板分別有無透氣孔之狀況，亦即浪板是否具透氣孔之組合狀況，包括上層有透氣孔下層無、上下層均無透氣孔等之不同組合實施例，係為具體可行之實施態樣，並無專利法第60條第3 款中「故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」之情事，故起訴理由應不足採。

㈤起訴理由三㈢主要訴稱：「…證據1之浪板結構以及空氣流道、證據2之外層10、內層12、中間層14、連續管組16所構成之空間、空氣通道22以及連續管組16之開口與證據3之上鋼板7、下鋼板8以及支撐物輕易而合理地組合出系爭專利申請專利範圍第1項與第2項之所有技術特徵…」等云云。惟查，組合證據1至3之技術特徵，並未揭露系爭專利之上、下二層浪板，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當空隙之施工方法，亦即中間層「橫」條之方向與長「直」向浪板之溝紋成垂直配置以及留有適當空隙之技術特徵，且系爭專利在上、下二層之浪板上留設有空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多功效，難謂系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性。

㈥原告補充起訴理由第二之㈠點主要訴稱：「原行政處分之理由…並未對於原告主張原證3、5與6之組合足以使申請專利範圍第1項與第2項喪失進步性之部分，提出任何理由…」等云云。事實上，原證3之工程合約書「清宇環保實業公司：高雄廠房新建工程」有關簷口通風口收邊、天溝收邊等詳圖影本，已於原專利舉發審定書理由（六）中敘明不具證據力之理由，既為不具證據力之證據與其他證據即無結合之效力及實益，故此起訴理由應不足採。

㈦補充起訴理由第二之㈡點主要訴稱：「原行政處分於解釋系爭專利第1項之特徵時，自行加入『系爭專利上下層之中間橫條方向與長直向浪板之溝紋成垂直配置』之技術特徵…」等云云。事實上，系爭專利申請專利範圍第1項中已說明「…施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，…」，若非有「直向」之浪板，何來夾有「橫」條之說明？且專利權範圍，雖以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，仍得審酌說明書及圖式，而由說明書圖式中即顯示上下層具平行向浪紋的金屬浪板與橫條成垂直配置，故起訴理由中述稱：「其認定事實顯有錯誤」應不足採。

㈧補充起訴理由第二之㈢及第三點主要訴稱：「…系爭專利之申請專利範圍第2項喪失進步性」、「…申請專利範圍第2項包含原證3與原證5組合所揭露之內容…」等云云。事實上，原證3之工程圖除並非正本外，其內容為山牆收邊詳圖、簷口通風口收邊圖等僅為局部點狀圖，原證5主要係於其溝浪狀處接固成流體管道，使成適當之管道空間，並於其底部貼合斷熱性良好之發泡保溫材，若依起訴理由稱組合原證3與原證5 亦未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之上、下二層之凹凸狀浪板，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當空隙之施工方法，難謂系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，故亦無法證明技術內容依附於第1 項之附屬項第2 項不具進步性，故起訴理由應不足採。

㈨補充起訴理由第四點主要訴稱：「系爭專利第2 項附屬項有故意不記載必要之事項，而合致專利法第60條第3 款之規定…」等云云。事實上，系爭專利之申請專利範圍第2項 ，係揭露上下層浪板分別有無透氣孔之狀況，亦即浪板是否具透氣孔之組合狀況，包括上層有透氣孔下層無、上下層均無透氣孔等之不同組合實施例，該不同組合實施例依其記載為實際可實施，並無專利法第60條第3 款中「故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」之情事等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、參加人主張：

㈠原告主張「附屬項之記載內容，必須包含其所引用請求項全部技術內容在內。」查當時專利法及76年7 月10日修正之專利法施行細則第10條之1 無此項規定。第81106474號專利案之申請專利範圍是依據當時之專利法規定提出，所申請之專利為「施工法」，施工法之技術範圍為施工之順序、步驟，浪板有無空氣對流孔是一種實施態樣，也就是當時專利法施行細則規定的實施例，其第2 項：「依請求專利部份第1 項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法。」是第1 項：「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性達成隔熱效果。」（獨立項申請專利之工法技術構成。）的另一種實施例，其施工順序、步驟之技術包含第1 項全部技術，完全符合當時專利法及專利法施行細則規定之實施例記載，該專利是被告之前身即中央標準局依據當時之專利法及專利法施行細則規定審定之專利。高等法院92年度上易字582 號判決所引用依據為「專利審查基準第3 章說明書第1 節說明書之記載中…」。按第81106474號專利案即62816 號專利之申請日為81年8 月17日，被告前身中央標準局於82年4 月27日審定准予專利。是依據75年12月24日修正之專利法第12條規定核准，專利審查基準於83年11月25日完成公告各篇前3 章，該基準是依據83年1 月21日修正後專利法所制定，這已非常明顯引用專利核准後修正之專利法來解釋修正前核准的專利，違反行政法院72年度第1651號判例規定仍應適用實體從舊，程序從新之原則及中央法規標準法第5 條第1 項第2 款規定：「關於人民之權利、義務者，應以法律定之。」、第6條規定：「應以法律規定之事項，不得以命令定之。」、第18條規定：「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」等語，可見高等法院92年度上易字582號判決引用專利核准後才修正之法條，既不當且違法，因此該判決顯然喪失公正與合法，不能引為依據。

㈡原告補充理由2主張引證案經組合後足以組成申請第62816號專利之專利範圍所揭露之特徵，茲答辯如下：

⒈核對引證案之特徵，該等引證案均未揭露62816 號專利工法之施工順序、步驟及結構。

⒉原告既主張引證案組合後足以組成申請62816 號專利之專利範圍之特徵，原告為何不提引證案組合方法之順序、步驟與結構，逐一說明，再與62816 號專利工法之施工順序、步驟及結構對照解釋，否則如何證明引證案能組合，且組合後所揭露之施工順序、步驟及結構會與62816號專利工法之施工順序、步驟及結構相同。

⒊62816 號專利工法之施工順序、步驟及結構非常明顯比引證案間之組合，更簡單而易施工，何況引證案間能不能組合，仍是問號，若不是，原告委任之強實企業有限公司為何要模仿侵害專利，因為其引證案間之結構與施工方法差異甚巨，是不可能組合的，所以才有侵害之情事發生，若原告堅持主張能組合，就請原告說明組合方法之順序、步驟與結構，否則就是信口開河；再就75年12月24日修正之專利法第2 條第5 款規定：「運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」62816號專利工法之施工順序、步驟及結構既然比引證案間之組合簡單而易施工，依核准當時專利法規定，就算是運用申請前之習用技術、知識，但因顯而易知能增進功效，依75年12月24日修正之專利法第2條第5款規定一樣可以取得專利。

⒋次按專利審查基準2.3.2單獨比對記載：審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。2.4新穎性之判斷基準記載：新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，而就界定該發明之技術特徵與引證文件中所揭露先前技術之事項逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、圖式及申請時（申請日，主張優先權者為優先權日）的通常知識，以理解該發明。惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知。例如先前技術揭露之技術手段包含一技術特徵「彈性體」但未記載「橡膠」之實施例，而申請專利之發明中所記載之相對應技術特徵為「橡膠」，由於「彈性體」包含「橡膠」及「彈簧」等概念，故不得認定該發明中之「橡膠」由該先前技術中之「彈性體」即能直接且無歧異得知。

⒌由上述專利審查基準規定及前面答辯理由，很清楚的知道原告之起訴理由所引證1 、2 、3 之組合觀念不能成立。

㈢62816 號專利：「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性達成隔熱效果。」已非常明顯的說明該施工方法的施工順序與步驟，及其所要達成之效果，已經具備七十六年七月十日修正之專利法施行細則第十條之一第一項第二款：「獨立項應載明申請專利之構成及其實施之必要技術內容。」對於「又在上、下二層之浪板上留有空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。」對於「在上、下二層之浪板上留有空氣對流孔」，完全沒有「施工」二字之記載，如果記載「施工時又在上、下二層之浪板上留有空氣對流孔」，那當然是施工步驟之一，但62816 號專利案之記載沒有「施工」二字，大家都知道浪板上留這麼多的孔，必然是在工廠製造時以機械直接完成，那有可能在現場完成，所以浪板之形狀出廠時就已確定，與工法無關，因為施工時並未改變浪板的形狀，62816 號專利案之申請專利範圍直接記載：「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」，是工法專利，不是結構形狀專利，浪板形狀不是施工之順序、步驟，當然是實施例的部份，是一種非常明確的實施例表現，由於該款並未限制獨立項不能記載實施例，因為浪板留孔，是材料之形狀改變，必須於製造時完成，不可能在工地施工時再做開孔的施工，所以不可能也非屬施工之順序、步驟的一環；這是原告不懂所產生之誤判；立法院法制局94年5月4日台立制字第0941100068號函咨詢意見書之研析意見第3點：「施行細則內容除不得抵觸母法外，亦不得在欠缺法律授權下，對人民自由、權利增加法律所無之限制或課以義務。」說明的很清楚，因此專利法及其施行細則既未限制獨立項不能記載實施例，所以記載實施例就不能認為是違法而無效。第2項附屬項：「依請求專利部份第1項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法。」非常清楚的說明浪板形狀為留孔或不留孔，一樣可以依獨立項之施工順序、步驟之方法達成隔熱之效果，浪板形狀留孔或不留孔出廠時就已確定，與施工方法沒有關係，只是在實施例中因浪板形狀不同而有不同效果的表現而已，這是當時申請人與審查委員依當時之專利法規定所認同之共識而獲准專利，符合76年7月10日修正之專利法施行細則第10條之1第1項第3款：「…或需以實施例表現時，得以一項以上之附屬項依附敘述之。」之規定，依中央法規標準法第18條規定：「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」及行政法院72年度第1651 號判例規定仍應適用實體從舊，程序從新之原則之規定，不能因時空不同，及專利法有所修正而產生不同之看法。

㈣原告補充理由5，原告提引證案3：「清宇環保實業公司高雄廠房新建工程」，面詢時雙方已辯解清楚，要求原告先舉證確實之公開日期，該日期必須是在62816號專利案申請日前，才有必要再就結構工法，用途功能現場勘驗比對，原告當時無言以對，參加人查得該工程完工日期為82年2月10日（登記簿所載），按施工進度往前來推斷，其屋頂浪板施工日期應在82年1月以後，所以公開之日期是在62816號專利案申請日81年8月17日後甚久，再就對該工程了解所知，其設計圖所顯示屋簷部份之局部圖（有經描繪，未必為真），為風箱上面之進風口，原告為掩護其不實，因此僅檢附契約書之封面及載有簽約日期（81年2月27日）之封底，欠缺契約之內容，且圖說模糊不清，也欠缺結構說明，原告為達目的，竟不擇手段強辯，迄今卻仍不願補提契約內容及圖說之結構說明，以證明其事實之施工順序、步驟與結構及用途功能，足見其引證之虛偽而不確實，不具證據力。再依專利審查基準2.2.1先前技術：先前技術應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，所謂能為公眾得知，指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，建管單位保有之建築設計圖說，為負有保密義務之人，非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態；非有利害關係人證明文件之人，無法接觸並能獲知該技術之實質內容，就算是有利害關係人證明文件之人，也必須要有建號或申請文號，否則建管單位未必願意或有辦法提供或調閱，因此非常明顯非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態，依規定非公開之技術；若按該工程為工廠，施工也非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態，今假定算是公開，原告也應舉證屋頂浪板施工日期，否則也無法產生效力，更何況契約之內容及設計結構、用途等說明付之闕如，無法完整顯示其施工順序、步驟、結構及特徵，所以原告之引證無理由且不合法。

㈤綜上所述，原告不依專利法及中央法規標準法第5 條第1 項第2 款規定：「關於人民之權利、義務者，應以法律定之。」、第6條規定：「應以法律規定之事項，不得以命令定之。」、第18條規定：「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」及行政法院72年度第1651號判例規定仍應適用實體從舊，程序從新之原則等規定提出告訴，所以其告訴為無理由且違法等語，請求駁回原告之訴。

五、得心證之理由：

㈠關於本件參加人系爭專利之專利範圍與原告所提出之舉發引證案之證據適格部分：

⒈按「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利」，為系爭專利核准時（即75年12月24日修正公布）專利法第1 條所明定。惟「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：…5 、運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」為同法第2 條第5 款所明定。而對於獲准專利之發明，任何人認有違反首揭專利法第1 條至第4 條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發，亦為同法第60條第1 款所規定（該條款關於違反進步性等專利要件列為舉發事由，現行專利法第67條第1項第1款仍有規定，僅作文字之修正；另依程序從新原則，應適用現行專利法之舉發程序）。又上開關於進步性法條條款所謂之「申請前之習用技術、知識」，係指同條第1款所規定之申請前已見於刊物或已公開使用之技術知識，「已見於刊物」與已「公開使用」並不相同，「已見於刊物」乃以公開刊物所載之事項作為判斷之引證，「公開使用」乃公開應用其技術功能之使用行為，而所謂之「公開」係指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態而言。是以建築施工圖之交付固非「公開使用」，但將該施工圖付諸建築施工，由於建築物或廠房施工時，並非處於封閉之狀態，工程師、建築工人、監工、工程包商人員甚或其他工程雜役等不特定人，均有知悉之可能而實際得知其施工技術，而不能期待其保密者，自應認已公開使用；況系爭技術案係關於使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法之技術內容，並非高度精密之機器設備，應經拆解始能知悉其內部零件之技術內容者，是以本件上開技術內容在不特定人得出入之場所，而加以施工使用，即得認係公開。

⒉參加人係於81年8 月17日以「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」向經濟部中央標準局（88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局，即被上訴人）申請發明專利，經該局編為第81106474號審查，於82年4 月27日審定准予專利，並於公告期滿後，發給發明第62816 號專利證書，系爭專利申請專利範圍共2 項，第1 項與第2 項請求內容如下所載：「1.一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板隔有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。2.依請求專利部份第一項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法。」（詳原審卷第53頁）。

⒊原告所提出舉發之引證案計有：⑴81年2月27日「清宇環保實業股份有限公司：高雄廠房新建工程」工程合約書有關簷口通風口收邊、天溝收邊等圖（即原證三，並含原告三之補強證據一、二）。⑵78年10月11日公告之第76208978號「金屬浪板之結構改良」專利案（原證五）。⑶美國1977年5月17日公告之第0000000 號LAYERED ROOFING SHINGLE WITHDEAD-AIR SPACE」專利案（即原證六）（詳本院卷第375 頁）。

⒋原告所提上開81年2月27日「清宇環保實業股份有限公司：高雄廠房新建工程」工程合約書有關簷口通風口收邊、天溝收邊等圖引證案（即原證三）為一影印本，內容模糊不清，故單純原證三並無法辨視其揭露技術內容（詳原審卷第23-30頁）。本院乃於99年2月26日函請高雄縣政府提供補充資料，即請其提供原證三之清宇環保實業股份有限公司高雄廠房新建工程之設計圖與施工紀綠等相關資料（下稱原證三補強證據一，詳本院卷第311頁)，雖其於99年3月15日回函檢附資料之圖號A3-1中A3-1第3及4圖之南、北向立面圖揭露廠房屋頂有一部分為雙層屋頂（詳本院卷第313頁），惟綜觀整份資料尚無雙層屋頂細部技術內容，亦即該驗工之圖面資料無法顯示完整雙層屋頂細部技術，是以本院再於99年7月30日函請高雄縣政府檢送包含更為詳盡揭露建築結構之建造執照等圖面資料（詳本院卷第364頁），後於99年8月10日高雄縣政府回函並附有（81）高縣建局建管字第0163 2號建造執照正本（下稱原證三補強證據二，詳本院卷第365頁）。而原證三補強證據二資料中圖面蓋有技佐章時間為81年3月10日，且之後接著施工建造新廠房，顯示早於系爭專利申請日81年8月17日前已有一段期間可為非特定第三人接觸該等技術內容，如建築事務所人員、施工人員、建管公務員等。況該建案建造期間廠房並非處於封閉之狀態，係屬公開，則原證三補強證據二所揭露雙層屋頂結構或相對應之施工技術既為系爭專利申請日之前，且可認定係對無保密義務之不特定第三人為技術公開，自可作為引發系爭專利之先前技術。

㈡於系爭專利申請專利範圍第2 項是否違反申請時專利法第60條第3 款規定部分：

⒈按說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，應撤銷其專利權，並追繳證書。系爭專利核准審定時所適用之75年12月24日修正公布之專利法第60條第3款定有明文。查系爭專利申請專利範圍第2項為第1項之附屬項，必須依屬於第1項之技術特徵，即獨立項之技術特徵必須完全見諸於附屬項，如附屬項所記載之技術特徵與獨立項互相衝突矛盾，即屬故意記載不必要之事項，使實施成為不可能或困難。經查依據系爭專利申請專利範圍第1項記載：「又在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。」，而系爭專利申請專利範圍第2項依請求項所載之文字還原其實質技術特徵為：「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板，可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留。」。惟因系爭專利申請專利範圍第2項之文義記載：「可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」之施工方法，因其所載「可上、下二層均不留空氣對流孔」，欠缺「上下均有空氣對流孔」之構成要件，致使實施本請求項之施工法以達到「排氣」之發明目的變為不可能，即系爭專利申請專利範圍第2項故意記載不必要之事項，使系爭專利之實施變為不可能或困難，確已違反專利法第60條第3款之規定。

⒉再參酌系爭專利說明書第3頁㈠發明之背景第7行述及傳統浪板之缺點：「…惟該等隔熱板係屬斷熱材料雖具有某種程度之隔熱效果，但相對的也就是具有保溫之作用，以致屋內之廢熱氣無法散發…本發明則利用此原理，將浪板打孔，以二層蓋法，使雨水同樣無法從浪板的孔流入屋內，順著高低流至屋簷排出，而屋內之熱空氣及廢氣上升可由孔向屋頂外排放」，由此可知，單純之浪板隔熱功能並非本發明改良技術所在；再者，系爭專利申請專利範圍第2項之標的為：「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」亦可得知，本項之請求實質內容應涵蓋「排氣」功能之施工法，然第2項技術特徵卻未包含讓空氣對流不可或缺之對流孔，亦證系爭專利申請專利範圍第2項故意記載不必要之事項，使系爭專利之創作目的變為不可能或困難，已違反專利法第60條第3款之規定。

⒊被告於98年9 月11日行政答辯狀雖辯稱：系爭專利之申請專利範圍第2 項係揭露上、下層浪板分別有、無透氣孔之狀況，亦即浪板是否具透氣孔之組合狀況，包括上層有透氣孔下層無、上下層均無透氣孔等之不同組合實施例，該不同組合實施例依其記載為實際可實施，並無專利法第60條第3 款中「故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」之情事云云。惟被告機關僅就第2項所述之結構認定是否可實際實施（製造）而已，未考慮該等結構是否可達到發明目的，按專利法第60條第3款中提及之「實施為可能」係指依請求內容可達到發明所欲解決之課題，凡無法據該請求項內容而可達到發明目的，則認定為實施為不可能。況依系爭專利申請專利範圍第1項與第2項之相互關係，第2項既為附屬項，自應包含其所依附之第1項全部技術內容，詎附屬項竟將第1項之構成要件予以刪除，不包含空氣對流孔，此自然無法達成排氣之發明目的，是以第2項用負面表現形式將空氣對流孔予以刪除，此負面表現形式使記載中存在不必要之事項，導致實施為不可能或困難，已違反專利法第60條第3款之規定。

⒋按75年12月24日修正公布之專利法第36條規定：「專利局依職權或依異議之結果，令申請人更正其說明書及圖式。」等語，此因專利權之取得不易，且為行政機關對於人民之私權上權利提供公法上之保障，自不宜由行政機關輕易剝奪，是專利權人雖有不得申請專利之情事，然如予更正後，仍可符合專利法上所規定之要件時，行政機關自應予更正之機會。準此，系爭專利申請專利範圍第2項雖有75年12月24日修正公布專利法第60條第3項所規定之情事，然仍須視更正後（即更正為與系爭專利申請專利範圍第1項相符）是否具有可專利性，始得決定得否逕予為舉發成立之審定，或由行政機關再給予更正之機會，附此敘明。

㈢原證三補強證據與原證五之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：查證三補強證據二資料中圖號A4-1～A4-3（如附圖所示）已清楚揭露新建廠房之屋頂有一雙層浪板組成，且上下雙層浪板均無留孔，在上下兩層浪板藉此ㄈ形墊高件使兩層浪板產生一空隙，而非兩層浪板直接貼合鋪設，上述結構與系爭專利申請專利範圍第2項所載之「該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板，可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」技術特徵，兩者差異僅在於：系爭專利施工法係使用橫條，而原證三補強證據二內為ㄈ形墊高件，然此種差異僅屬於單純置換，且將ㄈ形墊高件置換成橫條，目的均為「使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果」，是以此等置換屬等效之置換，為熟習該項技術者所能輕易完成。據上，從整體方法而論，單以原證三（含原證三補強證據一及二）已可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。則原告主張之原證三與五之組合當然亦可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。

㈣原證五、六之組合與原證三、六之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性：

⒈按附屬項應具有獨立項所具有之全部技術特徵，則附屬項如不具有進步性，獨立項固亦不具有進步性。然系爭專利申請專利範圍第2 項雖以第1 項之附屬項型態撰寫，但就文義而觀，顯非包含其所依附第1 項之全部技術內容，且較第1 項申請專利範圍範圍廣，即系爭專利申請專利範圍第1 項之施工方法上下兩層浪板上均須留空氣對流孔，至於系爭專利申請專利範圍第2 項之上下兩層浪板留空氣對流孔型態：可⑴均留空氣對流孔，⑵均不留空氣對流孔，⑶上層留空氣對流孔，下層不流空氣對流孔。因此，自不得因系爭專利申請專利範圍第2 項不具有進步性，遽認系爭專利申請專利範圍亦不具進步性，核先敘明。

⒉原證五、六之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：查系爭專利申請專利範圍第1 項之要件可拆解如下：一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，①該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，②上、下層間夾有橫條，③使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，④在上、下二層之浪板留空氣對流孔。而原證五之申請專利範圍為：「一種金屬浪板之結構改良，係於其溝浪狀處接回定流體管道，使成為適當之管道空間，並於其底部貼合一斷熱性良好之發泡保溫材料為之。」（詳前審卷第38頁），僅具有上開①上、下二層浪板之要件，不具有系爭專利申請專利範圍第1 項之其他要件。原證六之技術特徵為：「一種屋頂結構，該屋頂板係由一合成屋頂用之上層、一防水屋頂毛氈之下層、以及一分隔該上層與該下層之中間層所組成。上述之該上層、該下層、以及該中間層係被緊密地黏接在一起。該中間層可提供一空氣靜止空間，以作為隔熱之用。該中間層亦可由管狀構件組成，以允許空氣於該上層以及該下層之間做自由循環。該屋頂板的復合結構提供該屋頂板一彎曲強度以抵抗強風所造成的捲曲或其他損害。該下層可被延伸於鄰接之屋頂板下，以提供該上層一防水層。」（詳前審卷第46頁），審視上開技術特徵，可知原證六僅具有上開①上、下二層浪板、及③使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果之要件。則原證五、六之組合，僅揭露系爭專利申請專利範圍第①、③要件之技術特徵，至於系爭專利之②上、下層間夾有橫條、④在上、下二層之浪板留空氣對流孔之利用空氣對流之性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多功效之技術特徵則未為原證五、六之組合所揭露，自難以原證五、六之組合認定系爭專利申請專利範圍第1 項不具有進步性。

⒊原證三（含補充證據）與原證五之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：查依原證三補強證據二資料中圖號A4-1～A4-3（詳附圖），已揭露新建廠房之屋頂有一雙層浪板組成，且上下雙層浪板均無留孔，在上下兩層浪板藉此ㄈ形墊高件使兩層浪板產生一空隙，則原證三之舉發案僅揭露系爭專利申請專利範圍第1 項①將浪板覆蓋成上、下二層、及③使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果之要件。至於原證五僅揭露系爭專利申請專利範圍第1項之①將浪板覆蓋成上、下二層之要件，已如前述。則原證三、五之組合，僅揭露系爭專利申請專利範圍第①、③要件之技術特徵，至於系爭專利之②上、下層間夾有橫條、④在上、下二層之浪板留空氣對流孔之利用空氣對流之性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多功效之技術特徵則未為原證五、六之組合所揭露，是以，原證三、五之組合自尚難認定系爭專利申請專利範圍第1項不具有進步性。

六、綜上所述，系爭專利申請專利範圍第2 項與其附屬之獨立項相互矛盾抵觸，且不具進步性，顯有違前揭專利法第2 條第1 項第5 款及第60條第3 款規定之情事，自不得申請專利，被告為「舉發不成立」之處分，即有未合，訴願決定予以維持，亦有未洽。原告執以指摘，為有理由。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又原告雖請求命被告為舉發成立之處分（詳本院卷第35頁），惟依原告所提出之引證案尚不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性或有得撤銷之事由，自不得請求被告逕為舉發成立撤銷全部專利權之處分，為兼顧參加人原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分，是原告此部分之請求，自不應准許，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第200 條第4 款、第104 條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

智慧財產法院第一庭