智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　民國99年8月12日辯論終結

原告

吉林皮飾股份有限公司

代表人

蔡錦霞（董事長）

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

陳盈竹

參加人

日商‧和愛股份有限公司

代表人

石原一三

　　　　　　　　　　（送達代收

　　　　　　　　　　　市○○○

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國99年2月3 日經訴字第09906051360 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、程序事項：參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。

二、事實概要：原告前於民國82年5 月21日以「大霸及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）作為其註冊第555948號「大霸及圖」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第43類之「皮包、旅行箱、手提箱」商品，向經濟部中央標準局（嗣於88年1 月26日正式改制為智慧財產局即被告）申請註冊，經中央標準局審查，核准列為註冊第618679號聯合商標，專用期間自82年11月1 日起至91年3 月31日止。嗣經被告於91年4 月30日核准變更為正商標，並延展商標權期限至101 年3 月31日止。其後參加人於95年3 月9 日以系爭商標有違延展註冊時商標法第37條第7 款（誤繕為第37條第1 項第7 款）及現行商標法第23條第1 項第12款規定，對之申請評定。案經被告審查，以98年10月12日中台評字第950084號商標評定書為系爭商標之延展註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年2 月3 日經訴字第09906051360 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

三、原告聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。並主張：

㈠系爭商標於82年5 月21日申請註冊時，據以評定商標並未達著名之程度，何以經過10年後，據以評定商標即為被告認定為著名商標，然被告及訴願決定機關竟一味地單方面保護據以評定圖樣之利益，而犧牲已註冊17年之系爭商標權利，將「延展註冊」包含於現行商標法51條關於商標之「註冊」，作為判斷系爭商標有無違法之時點及現行商標法第52條於自公告註冊滿5 年之商標不得申請評定之起算時點，此一立法實有待商榷，且無法令人信服。因此，系爭商標有無違反現行商標法第23條第1 項第12款規定，應以82年5 月21日申請註冊時（創始註冊）為時點，又依現行商標法第51條規定，參加人提出評定申請時業已經過法定除斥期間5 年，即不得提起評定。

㈡被告及參加人提出之證據附件四至附件六，並未提出原本及公證，不具形式證據力，不足認定評定成立。況參加人自行製作據以評定圖形在臺灣從1991至1993年營業總額統計表，又進口報單、營業統計報表、銷貨發票、營業額申報資料，未記載任何商標圖樣，如何肯認與據以評定圖形相關、是否足以證明為著名商標程度，皆令人質疑。又參加人檢附之證據，並非商標法所稱之商標使用，不具證據能力。

㈢參加人僅以類似馬鐙與銜鏈作連續排列而成之圖形（下稱據以評定圖形）於西元1973年向日本申請意匠（新式樣），於1976年取得意匠登錄，再以類似據以評定圖形分別於1982年向新加坡、1984年向澳大利亞、1988年向香港申請商標註冊。此種靜態權利之取得並不等同商標之使用，遑論證明據以評定商標有經過廣泛使用而臻著名之事實。

㈣系爭商標係原告自行創作設計，應受商標法之保護，且參加人本身並不重視臺灣市場，而據以評定商標在截至系爭商標辦理延展註冊前，亦未向我國申請商標註冊。

四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠系爭於90年間申請延展註冊，案經被告實質審查，其性質應屬更新註冊，對於已經延展註冊之商標申請評定者，其有無違法事由自應以「延展註冊時」之法律及事實狀態為其判斷依據。是以，本件系爭商標之評定核應適用87年11月1 日公布施行之商標法。又系爭商標所涉之延展註冊時商標法第37條第7 款規定，業已修正為商標法第23條第1 項第12款規定，於本法修正施行前後均屬違法事由，合先敘明。

㈡對經實體審查延展註冊之商標申請評定，其除斥期間之計算，應自延展註冊日起算。系爭商標係於91年4 月1 日經實質審查獲准延展註冊，應屬更新註冊，又其距離參加人申請評定時尚未滿5 年，故系爭商標是否有違現行商標法第23條第1 項第12款規定，並無同法第51條第1 項逾5 年法定除斥期間限制之適用。

㈢系爭商標與據以評定商標均有引人注目且非普遍習見之由類似馬鐙與銜鏈之圖形連續排列組合而成之圖樣，整體構圖意匠極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。又本件據參加人所檢送之資料，不論該品牌之各種規格形式之皮包、手提包、旅行箱等商品，大部分的產品均使用據以評定圖樣，經由參加人長期持續之宣傳與行銷，相關消費者一看到據以評定圖樣應可馬上聯想到參加人或Why 品牌，亦即據以評定圖樣已足使國內消費者認識其為表彰參加人營業上商品之識別標識，並堪認在系爭商標91年4 月1 日延展註冊時已達著名商標之程度。而依原告所提資料，尚難認系爭商標已為我國國內相關事業或消費者所熟悉，而得與據以評定商標併存於市場不致混淆誤認之虞，故據以評定商標較諸系爭商標而言，係消費者較熟悉之商標。

㈣本件衡酌二造商標圖樣近似，且據以評定商標已達著名之程度，又較諸系爭商標而言係消費者較熟悉之商標，復核系爭商標註冊使用在「皮包、旅行箱、手提箱」商品上，與據以評定商標使用在皮包、手提包、旅行箱等商品，二者商品性質同一或極為類似，一般消費者有可能誤認二商標之商品為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，故系爭商標之延展註冊應有修正前商標法第37條第7 款規定及現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用。另鈞院以98年度行商訴第174 號判決認定據以評定商標為著名商標。

㈤在原處分階段，原告與參加人有15次文書往來，而雙方就文書之真正部分均未提出質疑，故被告依雙方文書勾稽對照。

五、本件應審酌之評定事由、及法律適用與事實狀態基準時：

㈠查原告於82年5 月21日申請系爭商標之註冊，於同年7 月20日經中央標準局審定准予註冊（見審定卷第1 頁），於同年12月1 日註冊公告（見評定卷第18頁），原告復於90年9 月24日申請延展專用期間，經被告於91年4 月30日核准延展商標註冊，並於同年5 月16日公告（見審定卷第24至25頁），嗣參加人於95年3 月9 日就延展註冊之系爭商標申請評定，並於97年10月30日、98年3 月9 日分別具狀陳明係依延展註冊時之商標法第52條第3 項、第25條第2 項第1 款、第37條第1 項第7 款，及現行商標法第23條第1 項第12款規定申請評定（見評定卷第250 至251 、265 頁）。

㈡系爭商標之延展註冊乃「更新註冊」之性質：

⒈按商標權人於註冊後，須使用其商標，始為商標法所保護之對象，商標延展制度即避免不使用商標之不當累積，賦予欲繼續使用商標者延續其商標權之制度。而商標註冊之申請程序，係商標主管機關實質審查商標申請人所申請註冊之商標是否具積極要件之識別性及不得有現行商標法第23條各款之消極情事，而予准駁之程序，與商標延展各有不同要件及目的，二者並不相同（最高行政法院96年度判字第1214號判決參照）。

⒉延展註冊時商標法（86年5 月7 日修正公布）第25條有關商標專用期間之延展註冊規定，係採實體審查，性質上係更新註冊，是對於業經延展註冊之商標，其專用期問屆滿前之創設註冊，即無再事爭執之餘地。而現行商標法（92年5 月28日修正公布）第28條將修正前商標法第25條規定之更新審查制改採簡易登記制，就商標之延展註冊申請僅為形式審查，並無再次實質審查，其性質為原註冊效力之維持，並非更新註冊，至其原註冊有無違法事由、得否提起評定之權利行使期間，應視現行商標法第50條、第51條而定，現行商標法並將修正前第52條第3 項關於註冊已滿10年之商標申請或提請評定之規定予以刪除（最高行政法院89年判字第3066號判決、96年度判字第1214號判決，及現行商標法第50條刪除86年5 月7 日修正公布商標法第52條第3 項之理由參照）。

⒊本件商標評定事件，原告係於90年9 月24日申請系爭商標之延展註冊，並由被告依當時商標法（86年5 月7 日修正公布）就其申請為實體審查後，於91年4 月30日核准該商標之延展註冊，並於同年5 月16日公告。是系爭商標延展註冊之性質乃「更新註冊」，不因現行商標法於92年5 月28日修正改採形式審查商標延展註冊，即否認系爭商標之延展註冊申請業經實體審查並已更新註冊之事實。因此，就系爭商標之「創設註冊」，並無再事爭執之餘地，而就系爭商標之「延展註冊」申請評定者，其有無違法事由，應以「延展註冊時」之法律及事實狀態為其判斷依據（最高行政法院93年度判字第913 號判決參照）。

⒋現行商標法因對商標之延展註冊改採形式審查，將修正前商標法第52條第3 項關於註冊已滿10年之商標申請評定之規定予以刪除。而現行商標法第91條僅明定該次修正施行前註冊之商標、證明標章或團體標章，於修正施行後申請或提請評定者，須修正施行前、後之規定均為違法事由為限，未就其申請或提請評定之期間究應適用新法或舊法加以規定。有鑒於商標評定制度旨在以事後審查制度救濟商標事前審查之不足，乃維護商標制度運作之基礎，利害關係人本得依86年5 月7 日修正公布之商標法第52條規定，對商標之延展註冊申請評定，不宜因商標法第51條權利行使期間之修正，損及利害關係人於修正前既得之期間利益；而被評定之註冊商標，除基於仿襲之惡意而取得該商標外，已因持續多年之使用建立其商譽，亦有保障其既得權及維護商標註冊安定性之必要。為均衡保護商標權人及利害關係人（申請評定人）之權利，現行商標法第51條、第52條、第91條第2 項對「商標之註冊」申請評定之規定，解釋上應包含修正前經實體審查之「商標延展註冊」，否則對修正前註冊已滿10年之商標幾無申請評定之餘地。

㈢本件評定事由及申請期間：

⒈按對商標法92年4 月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於該法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及該法修正施行後之規定均為違法事由為限，現行商標法第91條第2 項定有明文。因系爭商標係於82年12月1 日註冊公告，於91年4 月30日經被告實質審查後核准延展註冊，參加人係於95年3 月9 日對該延展註冊申請評定，自應以延展註冊時（86年5 月7 日修正公布）及現行商標法之規定均為違法事由為限。

⒉延展註冊時（86年5 月7 日修正公布）之商標法第52條第1 項規定，商標之註冊違反第37條規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效。而同法第37條第7款規定：「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。」本條款於92年4月29日修正、同年5 月28日公布為第23條第1 項第12款：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」且同法第50條第1 項規定，商標之註冊違反第23條第1 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。準此，關於「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞」部分，於系爭商標延展註冊時及商標法修正施行後之相關規定均為違法事由。

⒊參加人係依現行商標法第91條第2 項規定，以系爭商標有違延展註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定申請評定。依延展註冊時商標法第52條第3 項、第25條第2 項第1 款規定，參加人得對系爭商標之延展註冊申請評定。而現行商標法第51條之規定，解釋上應包含修正前經實體審查之「商標延展註冊」，因系爭商標之延展註冊係於91年5 月16日公告（見審定卷第25頁），距離參加人申請評定時（95年3 月9 日）尚未滿5 年，並無現行商標法第51條第1 項有關申請評定除斥期間規定之適用。

⒋綜上，參加人提起本件評定，於法核無不合。

六、經查：

㈠本件參加人所提使用證據之證據力：

⒈參加人以據以評定之「株式會社ホワイ設計圖」商標（如附圖2 所示），主張系爭商標之延展註冊有修正前商標法第37條第7 款規定及現行商標法第23條第1 項第12款所定不予註冊之事由，即應舉證證明據以評定商標為著名之商標，而系爭商標相同或近似於據以評定商標，有致相關公眾混淆誤認之虞。參加人於申請評定階段即提出諸多證據資料影本以為證明，並經原告就參加人所提之理由及證據資料多次提出答辯，其後因被告為系爭商標之延展註冊應予撤銷之處分，原告即提起訴願，惟原告於申請評定階段及訴願階段，均未就前揭證據資料之形式上證據力予以爭執，直至本院審理時，始於準備程序終結後，於99年7 月29日依行政訴訟法第176 條準用民事訴訟法第342 條第1項規定，聲請命參加人提出前揭證據資料之原本（見本院卷第66至68頁）。雖經本院通知參加人提出原本，至本案言詞辯論終結時，參加人仍未提出，本院即本於自由心證斷定前揭證據資料影本之證據力（行政訴訟法第176 條準用民事訴訟法第353 條第2 項規定參照）。

⒉原告所提前揭證據資料影本，包含據以評定商標於日本之意匠登錄資料及香港、新加坡、澳大利亞之商標註冊資料、參加人之公司組織及海外公司介紹、臺灣壽東股份有限公司資料、香港壽東國際股份有限公司網頁資料、進口報單、商品型錄、宣傳單、廣告單、雜誌、營業額統計資料、銷貨發票、商品廣告、商品宣傳資料、宣傳費發票、宣傳單、專櫃對帳單、廠商結帳表、支票等，爰審酌其種類眾多，並非全為參加人自行單方製作之文書，且參加人早於95年3 月9 日申請評定及後續補充評定理由時即已提出前揭證據資料影本，原告當時復未爭執其形式上證據力，直至本件行政訴訟審理時始為爭執，依經驗法則，斟酌全辯論意旨，前揭證據資料影本之真正應堪認定。至有關前揭證據資料影本之實質證據力（即能否證明據以評定商標屬著名之商標），核屬其效力及解釋，詳後所述。

㈡系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣近似：

⒈綜觀參加人於申請評定階段所提之證據資料，據以評定商標係參加人使用於「Why 」品牌商品上之裝飾圖案，該品牌有各種規格形式之皮包、手提包、旅行箱等商品，大部分均使用據以評定商標圖樣，經由參加人長期持續之宣傳與行銷，相關消費者一見據以評定商標圖樣應可立即聯想到參加人或其「Why 」品牌，是以據以評定商標圖樣已足使國內相關消費者認識其為表彰參加人營業上商品之識別標識，而屬商標之使用。

⒉系爭商標與據以評定商標商標圖樣相較，二者均由類似馬鐙與銜鏈及杯子之圖形連續排列組合而成，雖均具識別性，惟整體構圖意匠極相彷彿，於異時異地隔離觀察，實難區辨兩者之不同，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。

㈢我國相關公眾對據以評定商標之熟悉程度高，屬於著名商標：據以評定商標圖樣係參加人所設計，早在西元1973年即於其本國申請意匠（新式樣）權利保護，並於1976年取得意匠登錄，復自1982年起，以類似之圖樣陸續在新加坡、澳大利亞及香港申准商標註冊，此有參加人所提附件2 、附件12之註冊資料附於評定卷及外放證物袋可稽。而據以評定商標之商品歸屬於參加人旗下之「Why 」品牌，除於日本販售之外，並於我國、香港地區及大陸地區另設有子公司負責相關銷售業務，自民國79年起，即由臺灣壽東股份有限公司引進標示有據以評定商標之商品在我國銷售，除在國內各大百貨公司如SOGO、新光三越、明曜、統領（桃園）、ATT （忠孝店）、永琦（南京店）、力霸（南西店╱延平店）、中興、來來、廣三SOGO、龍心、中友、台南圓典、良美、大統、大立伊勢丹、漢神等均設有專櫃外，並藉由廣告單之印製發送、不定時舉辦特賣會等活動廣為宣傳，自西元1991年至1993年營業總額為196,000,000 元，此有參加人於申請評定階段所提之參加人之公司組織及海外公司介紹、臺灣壽東股份有限公司資料、香港壽東國際股份有限公司網頁資料、進口報單、商品型錄、宣傳單、廣告單、雜誌、營業額統計資料、銷貨發票、商品廣告、商品宣傳資料、宣傳費發票、宣傳單、專櫃對帳單、廠商結帳表、支票等附於評定卷及外放證物袋可參。是以據以評定商標在系爭商標91年4 月1 日延展註冊時，早經參加人廣泛使用於皮包、手提包、旅行箱等商品領域而普遍為相關消費者所知悉，具有相當之知名度而達著名之程度，係屬著名商標。至原告主張參加人所提證據資料不足以證明據以評定商標為著名商標云云，委無可取。另原告所提使用系爭商標之證據資料，不足以證明系爭商標已為相關公眾廣為認識其商品來源。是據以評定商標較系爭商標而言係相關消費者所較熟悉。

㈣系爭商標係指定使用於「皮包、旅行箱、手提箱」商品，而據以評定商標亦知名於所使用之皮包、手提包、旅行箱等商品。依一般社會通念及市場交易情形，其用途、功能、材料、產製者、銷售對象、販售場所、行銷管道等因素均具有共同及相關聯之處。故系爭商標與據以評定商標之使用商品係屬同一、類似，且類似程度高。

㈤衡酌系爭商標與據以評定商標雖具識別性，惟其近似程度極高，且據以評定商標早為參加人所創用，非原告所自創，且系爭商標所指定使用之商品與據以評定商標知名使用之商品係屬同一、類似，且類似程度高，又據以評定商標為著名商標，較系爭商標為消費者所熟知，客觀上有使相關公眾誤認系爭商標與據以異議商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。故有系爭商標之延展註冊有延展註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1項第12款前段所定不得註冊之情事。

七、綜上所述，系爭商標之註冊有違商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款前段規定，被告對系爭商標之延展註冊所為應予撤銷之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分均撤銷，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭