智慧財產法院民事判決

原告

台北金融大樓股份有限公司

法定代理人

周德宇

訴訟代理人

王尊民律師

被告

數字科技股份有限公司

法定代理人

廖世芳

訴訟代理人

張東揚律師

訴訟代理人

鄭耀誠律師

複代理人

李佳樺律師

上列當事人間排除侵害商標權行為事件，於107 年3 月5 日言詞辯論終結，現在判決如下：

主文

事實及理由

壹、原告起訴主張：

一、原告為註冊第165568號商標（下稱「據爭商標1 」）、第165569號商標（下稱「據爭商標2 」）以及註冊第177868號商標（下稱據爭商標3 ，以下據爭商標1 、2 、3 合稱據爭商標）之商標權利人。據爭商標「台北101 」、「TAIPEI 101」等系列商標均以享譽國際的台北著名地標建築物為設計傳達意象及觀念，甚具獨特識別性，經原告長期廣泛推廣宣傳使用，已成為國人普遍認識熟悉且知名度及識別性極高的著名商標。被告前以「101 名品會」或申請註冊第1717413 號、第1717610 號、第1733993 號、第1742283 號商標（以下合稱系爭商標），經原告提起異議後，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）認定異議成立並撤銷註冊在案，嗣經訴願仍維持原處分。詎被告至遲於系爭商標經異議成立予以撤銷註冊時，應已明知系爭商標侵害據爭商標，竟繼續使用系爭商標於其經營網路拍賣、網路購物等網路交易平台之綜合性零售批發等服務，並註冊「101vip.com.tw 」域名架設網站（下稱系爭域名），於該網站、Facebook等社群網站及平台使用系爭商標，並以「101 名品會」作為帳號名稱（下稱社群帳號），利用數位影音、電子媒體及網路等媒介物為推廣宣傳，足使網路使用者得以認識並瞭解其瀏覽網站名稱及建置經營者，並為消費者辨認及識別該網站提供網路購物等服務來源之主要標識。

二、被告應違反商標法第68條第3款之規定：

㈠被告前開行為係以行銷之目的，將系爭商標圖樣使用於其網站名稱並經營網路購物等網路交易平台服務，足使消費者認識其為表彰被告建置購物網站及服務來源之標識，有商標法第5 條之商標使用行為。被告雖辯稱是將系爭商標「101 」數字中的「0 」為標靶化特殊設計字，但被告在實際使用上並未使用系爭商標圖樣，反而刻意使用一般阿拉伯數字「101 」或普通「101 名品會」字樣並購買為廣告關鍵字，蓄意製造並加深消費者混淆誤認之錯誤認識及印象，其攀附襲用據爭商標商譽之惡意甚明。

㈡系爭商標與據爭商標為高度近似商標：據爭商標經原告長期推廣宣傳使用於百貨公司及購物中心等服務，並結合營業場所為國內指標性建築物之獨特性，已廣為一般消費者普遍認識熟悉而臻於著名程度商標，其中「101 」字樣象徵地標建築之樓層數及傳達頂尖意念，給予消費者高度指向單一來源為台北101 大樓之深刻印象，識別作用強烈，惟系爭商標單獨抽離、割裂識別性極高之「101 」字樣，作為商標整體圖樣之一部，經消費者依通常認知之經驗法則為理解判讀後，「101 」字樣為消費者辨識及區別商品來源的主要部分，至「名品會」三字的知名度及熟悉感相對較弱，且無法脫離商品或服務性質之描述性說明意義，無法與「101 」獨特識別作用相抗衡，從而，系爭商標以具有高度強烈及獨特識別性的「101 」為圖樣之一部，二商標主要部分給予消費者深刻印象均為相同，應為高度近似商標。

㈢被告於同一服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞：被告於其建置之購物網站使用系爭商標文字並經營網路購物、拍賣等網路交易平台之綜合性或特定商品零售批發服務，惟與據爭商標申請指定使用之服務類別相同，足使相關消費者對二商標表彰商品服務來源或產製主體發生混淆誤認之可能。例如被告於入口網站中之廣告詞「今日限定101 名品會-3折買精品包－打造全台最大OUTLET專屬網站，國際精品服飾PRADA 、COACH 、POLO下殺出清」等用語，極易使消費者誤以為原告從事實體店面擴充為網路平台。

㈣被告辯稱據爭商標1 、2 圖樣之「101 」數字已經原告聲明不專用，不具識別性云云：

⒈註冊商標是否就特定事項聲明不專用，仍應就該聲明不專用之部分進行整體觀察比對，並綜合各項因素判斷是否有致相關消費者混淆誤認之虞。若在註冊公告後，經商標權人實際使用，已使該聲明不專用部分成為相關事業或消費者識別商品或服務表彰來源或信譽的顯著部分，產生高度識別性，不因申請註冊時為聲明不專用部分而受影響。

⒉據爭商標已達著名商標程度，其中「101 」字樣給予消費者高度強烈指向單一來源為台北101 大樓之深刻印象，已如前述，被告辯稱據爭商標1 、2 圖樣之「101 」為單純數字且經聲明不專用不具識別性云云，與既有事實不合。

⒊被告辯稱據爭商標著名範圍僅限於101 大樓建築物本身，惟智慧局審定理由書已認定據爭商標廣泛使用於百貨公司及購物中心等相關服務所表彰之信譽，應已廣為我國相關事業及消費者所普遍知悉並達著名商標之程度，被告所辯無理由。

㈤被告辯稱系爭商標並非近似據爭商標云云：

⒈系爭商標與據爭商標高度近似已如前述，系爭商標將識別作用強烈之「101 」字樣作為其整體圖樣之一部，給予消費者暗示連結與台北101 大樓密切相關的錯誤聯想，實易生混淆誤認之可能。

⒉被告辯稱主要識別部分為「名品會」文字，系爭商標圖樣之「101 」為標靶圖形化設計且傳達概念有別云云，與普通知識經驗消費者通常理解認知之一般經驗法則有違，且被告並未舉證證明「名品會」文字之識別性程度強烈而得以與「101 」字樣高度識別作用相抗衡或較為強勢。

㈥被告辯稱系爭商標為善意發想特殊設計為標靶圖樣，兩者行銷管道及消費族群差異甚巨，不生混淆誤認之虞云云：

⒈系爭商標使用與百貨公司及購物中心密切相關之網路購物等網路交易平台服務，其與據爭商標指定使用服務密切相關，足使相關消費者對二商標表彰商品服務來源或產製主體發生混淆誤認之可能。

⒉被告經營不動產、人力銀行及名牌精品銷售等業務，顯然明知據爭商標及「101 」字樣為重要地標建築物之營運表徵，甚至被告申請系爭商標註冊日期亦晚於據爭商標，且經智慧局認定與據爭商標構成近似而遭撤銷註冊在案，被告卻依然持續使用系爭商標，其侵害據爭商標之主觀故意甚明。

㈦被告辯稱截至民國105 年9 月1 日止，網站會員及粉絲團人數突破數萬人，惟此仍無法證明系爭商標所表彰聲譽已達到相關事業或消費者所普遍認知的著名程度，亦無法證明系爭商標之識別程度足以與據爭商標知名度相抗衡或等量齊觀。

三、被告違反商標法第70條第2款規定之擬制侵權行為：

㈠被告明知據爭商標為原告重要營業表徵且甚具知名性及獨特性，卻將據爭商標獨特識別性之「101 」字樣作為其經營網路購物網站名稱、社群帳號及網域名稱等表彰其營業主體之名稱，有致相關費者混淆誤認之虞，已如前述。

㈡被告使用系爭商標行為將使據爭商標強烈及獨特的識別性、具高度指示單一來源之台北101 大樓印象，逐漸被稀釋、弱化成可能來自於原告或被告二個以上不同的來源，使據爭商標特徵減損。尤其，原告以「101 名品會」為關鍵字輸入Google、YAHOO!奇摩網站為搜尋，可發現被告是以低價折扣吸引招徠消費者購買精品等名牌商品，使消費者對標示有「101 」字樣之網路購物服務品質及信譽產生質疑及負面聯想，與據爭商標代表品質信賴及高端頂級享受消費之品牌形象根本不符。甚者，被告刻意強調及使用「101 」字樣，使消費者誤信其攸關網路購物交易決定之重要事項，產生與據爭商標相同之品質及信譽的錯誤聯想，惟實際卻未經原告授權及品質管控，亦致生貶損據爭商標表彰品質及信譽之虞。

㈢被告辯稱商標法第70條第2 款是將著名商標之保護範圍限於商標圖樣中之文字，而排除其他具有識別性之數字或圖樣記號等標識，是增加法律所無之限制，並不可採。

㈣被告辯稱早於87年間已註冊「101.com.tw」網域名稱，然前開域名除與系爭域名、被告、本案無關外，並無法證明系爭域名不會使消費者產生與據爭商標有一定連繫關係之錯誤聯想，與待證事實欠缺關聯性。

㈤被告否認據爭商標為著名商標，對其否認或抗辯事項亦應善盡舉證證明責任，不應轉嫁予原告負擔，核與舉證責任分配之法則不符。

㈥原告為據爭商標權利人，有專屬排他使用權利，且據爭商標所表彰識別性及信譽廣為消費者所熟知，應受著名商標之保護，原告對於被告侵害據爭商標之不法行為，應無法律上容忍或忍受之消極義務，亦無採取積極行為以督促或宣導消費者區辨二商標來源異同之作為義務。原告於被告申請系爭商標註冊公告時，於法定期限即提出異議，已積極善盡防免侵害之作為。

四、原告得請求排除及防止被告侵害商標權行為：被告使用系爭商標侵害原告據爭商標權利，致生消費者混淆誤認之虞，並有減損據爭商標之識別性及信譽，符合商標法第68條及第70條第2 款規定，原告自得依商標法第69條第1項，請求如訴之聲明所述。

五、被告委託市調機構「財團法人臺灣經濟科技發展研究院」提出市場調查報告，其欠缺公信力及客觀性，並不足採，而依據本院囑託財團法人中華工商研究院所進行市場調查之結果（下稱系爭鑑定報告），考量其證據能力、鑑定人資格之適格性、問卷調查對象、問卷題目之設計、調查方法等事項，應不得採為裁判之基礎。況縱為可採，亦有極高比例之受訪對象認為「101 」數字係代表「台北101 大樓」或「台北101 百貨商場」，足認並非單純之數字概念。另依系爭鑑定報告，仍有消費者將二商標之產製主體或商品來源混淆誤認。

六、並聲明：

㈠被告不得使用「101 名品會」於網路購物或其他類似綜合性商品零售批發之商品或服務，並不得使用於與該商品或服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式為之；其已使用者並應除去。

㈡被告不得使用相同或近似於「101 」字樣作為其網域名稱、社群網站帳號名稱之特取部分；並應向財團法人台灣網路資訊中心辦理註銷「101vip.com.tw 」網域名稱之登記。

貳、被告抗辯：

一、依據商標識別性審查基準4.3 規定，據爭商標1 、2 之數字「101 」均為單純未經設計之數字，僅用以表彰提供商品或服務之建築物高度為101 層樓之大樓，明顯僅代表一般數字之含義，不具識別性。又如國內外以101 為名者眾多，業僅為單純的說明意涵，不具識別性。且原告於申請註冊時已將數字「101 」聲明不在專用之列，自不得單就數字「101 」主張商標權，美國法院亦有類似案例為證。況且據爭商標1、2 之識別性分別來自「台北101 」、「TAIPEI 101」之整體組合；系爭商標既有識別性較高之「名品會」，在外觀、觀念、讀音上均與據爭商標1 、2 不同，消費者自得藉以區別商品／服務來源。至據爭商標3 為圖形化數字，呈現投幣孔或古錢之形狀，雖未聲明不專用，惟參考前揭識別性審查基準規定，可知據爭商標3 取得排他性商標權之部分應僅在「已脫離數字意義的圖形化設計」，而不及於不具識別性之單純數字「101 」。

二、系爭商標與據爭商標近似程度甚低：

㈠系爭商標係以創意獨具之「101 」圖像及中文「名品會」構成，其中「0 」設計為靶心圖形，有一箭中的之正面涵意，代表能正中消費者的購物紅心，符合消費者之購物需求。「101 」即意指消費者總能在此找到比其所能想像到的還多1件的第「101 件」優惠名品，整體設計風格與傳達之概念別具寓意，並已予人圖案化標識之感知印象，同時明確傳達多樣名品之觀念。

㈡據爭商標1 、2 係分別以外文「TAIPEI」、中文「台北」加上數字「101 」所構成，均直接傳達予消費者「101 大樓」此一建築物之觀念。反觀系爭商標圖樣已經圖形化設計，其後緊密連結具有識別性之中文「名品會」，清楚傳達予消費者商品包羅萬象的想像空間。至據爭商標3 予人財產安全或財源廣進之感；系爭商標之圓形靶心則予人快、狠、準之意象，與名品會限時優惠、搶購、正中消費者的購物紅心之意念不謀而合。是以，兩者不論在觀念上或外觀上呈現予消費者之寓目印象迥然有異，一般消費者視之當得輕易區辨兩者分屬不同之來源表彰，不致有混淆誤認之情事。

三、就商品／服務是否類似部分，原告主張據爭商標於百貨公司、購物中心等服務已臻著名，卻未舉證相應之行銷資料以實其說，據原告提出之資料，據爭商標之著名範圍應僅限於101 大樓建築物本身，故據爭商標非屬商標法意義上之著名商標，更非屬百貨公司、購物中心等服務之著名商標。退萬步言之，據爭商標1 、2 縱已具著名性，惟其著名性應存於據爭商標1 、2 整體，基於公益原則，不具識別性之數字「101 」不宜由原告獨占而排除他人使用。

四、系爭商標經被告多年來行銷，其著名程度亦相當高，並無致相關公眾混淆誤認之虞：

㈠被告早有知名之「101 原創Ｔ恤」品牌，並陸續獲准註冊商標在案，與據爭商標併存多時。系爭商標承襲被告上開既有商標之命名方式，對消費者而言，已能認識系爭商標所表彰之商品／服務來源。截至105 年9 月1 日止，僅被告之「101 名品會」網站即有9 萬餘位會員、Facebook粉絲團則有近6 萬名粉絲，其推出免費之LINE貼圖「猴嗨森」成功行銷品牌，已吸引超過613 萬餘名粉絲追蹤。

㈡每逢「101 名品會」網站舉辦活動，皆有超過15萬人次同時於線上互動。被告作為國內第一家經營線上名品折扣店之上櫃公司，公司規模及市場聲望逐年成長，信譽及知名度隨之躍升，自可確信被告在市場上已佔有一席之地。且被告經營之名品會，亦受網路上許多知名部落客介紹，可知系爭商標在網路銷售通路領域之高知名度已為相關消費者所知悉。消費者可藉系爭商標正確辨識所表彰之商品╱服務來源。

五、系爭商標予人寓目之意已如前述，足以使消費者留下特殊印象，而被告在商標之命名上，一直習慣以數字作為名稱之一部，即便公司也以「數字」二字作為特取名稱，被告將數字諧音借義之趣味融合於商標中，讓消費者能琅琅上口並加深其認知的印象，實屬別具創意之標誌。是以，系爭商標明顯係延續被告歷來商標之設計理念而來，有其商標延續性與沿革，更得以前揭商標形成一系列之數字品牌的形象，在消費市場中獨具識別力，系爭商標為被告原創發想之標識，非蓄意攀附他人之作，被告申請註冊係出於善意。

六、被告之系爭域名、網站名稱、社群帳號未構成商標法第70條第2 款之商標侵權行為：

㈠單純數字「101 」應屬圖樣記號而非文字，應無商標法第70條第2 款之適用；退步言之，縱有該條款之適用，系爭域名與據爭商標及原告官網「taipei-101.com.tw 」相較，僅數字101 部分雷同，惟原告已就「101 」聲明不專用，原告就單純數字101 未享有排他權利，且兩者各有搭配其他英文字母可資區辨，應無致相關消費者混淆誤認之疑慮。

㈡被告早於87年間即取得「101.com.tw」網域名稱之註冊，系爭域名、網站名稱、社群帳號亦發想於此概念，延續被告長久以來一貫之經營理念與註冊商標，故被告就系爭域名有正當使用之權利且無惡意攀附原告官網及據爭商標之惡意。

七、依據系爭鑑定報告，有近9 成消費者可正確區別服務來源；純文字之網域名稱及社群帳號態樣則有近8 成消費者正確認知屬不同主體，自堪認定系爭商標、社群帳號與網址無使相關消費者產生混淆誤認之虞。

八、並聲明：原告之訴駁回。

參、得心證之理由

一、審理過程概要

㈠【01】本案是原告於106 年4 月11日向本院呈遞起訴狀，先經本院審查庭進行案件流程管理，命被告提出答辯狀，再命兩造提出爭點整理狀後，於106 年8 月24日將本案分由我辦理。由於兩造先前所提出書狀，對於言詞辯論之準備仍有未盡，為達成審理集中化之目標，我又根據兩造先前於書狀中之攻防情形，先後於106 年10月5 日、106 年11月1 日進行兩輪的書狀先行程序，命兩造就特定事項詳為表明（本院卷一第267-268 頁、本院卷二第2-3 頁），其後我認為兩造就言詞辯論之準備已經完備成熟，即於106 年12月5 日指定107 年3 月5 日為言詞辯論期日，並請兩造預先充分準備，勿於言詞辯論期日又臨時提出證據或爭執，以免失權（本院卷二第33頁），最後如期進行辯論程序，並為本判決。

㈡【02】被告在我指定言詞辯論期日後，才在106 年12月22日具狀聲請就相關消費市場進行囑託鑑定，以釐清本案中有關混淆誤認之疑慮（本院卷二第38頁，被告民事調查證據聲請暨答辯三狀）。由於混淆誤認之判斷可以說是商標侵權訴訟的核心事項，這樣的舉證應該在一開始書狀先行交換階段，就提出攻防，才是比較理想適當的提出時期，也比較能夠確保不會遭到失權責問及其衍生的制裁。不過，我觀察到目前在我院的商標侵權訴訟，聲請就消費市場進行囑託鑑定的攻防，還是不夠普遍，並不利於商標侵權訴訟在我國之專業精緻化發展。為此，如被告此項攻防，可以不延滯訴訟之終結，且可以讓對造有相對充分準備的時間，我認為還是可以寬認准許。後來被告就在我限期完成的要求下，協力於107 年1 月24日完成發函囑託鑑定（本院卷三第187 頁），鑑定單位於同年2 月12日完成鑑定報告檢送到院（本院卷三第197頁）。此時距離107 年3 月5 日言詞辯論期日約略還有20餘日的時間，再以鑑定報告全部為49頁，內容多為圖表呈現之市場調查結果而言，這樣的時間，應該足夠讓對造為充分攻防的準備，所以被告此項攻防，應該准許其合法提出。但要強調的是，這不代表以後的商標侵權訴訟，當事人都可以在訴訟後階段、臨近言詞辯論時，才要提出囑託鑑定之攻防。為保障當事人適時裁判請求權，貫徹訴訟紀律，制裁未能適時提出之攻防，不但有其必要，也是法官應有的承擔，當事人應該儘早將必要的攻防全部提出，才是面對訴訟的正確態度與做法。

二、爭點分析【03】根據兩造於本案之攻防，本案的爭點可以歸納如下：

㈠原告有關商標侵權之主張，是否成立？㈡原告有關商標擬制侵權之主張，是否成立？㈢原告的各項禁制除去請求，是否有理由？以下就針對各該爭點，逐一說明我的判斷及理由。

三、爭點判斷及理由

㈠原告有關商標侵權之主張，是否成立？

⒈【04】商標法第68條第3 款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的於類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，為侵害商標侵權。」原告依此規定，主張被告使用系爭商標，侵害據爭商標之權利，其應滿足之要件有三：⑴被告未經原告同意，為行銷目的使用系爭商標；⑵系爭商標近似於據爭商標；⑶系爭商標使用於類似商品或服務；⑷相關消費者有混淆誤認之虞。以上要件，被告對於⑴部分，並未提出爭執，應可認定此一要件已經滿足。以下即就⑵至⑷部分，分別論述判斷。

⒉系爭商標近似於據爭商標

⑴【05】據爭商標1 、2 與系爭商標中均有「101 」之數字，據爭商標3 雖然是以圖案方式呈現，但依其圖案樣式，加以唱呼時，應該也會以「101 」稱之。因此應該可以認定據爭商標與系爭商標構成近似。由於不同的商標近似與否，是判斷商標侵權的第一道門檻，如果兩者不構成近似，就不用繼續認定是否滿足其他要件，為更精準界定商標權範圍，避免僅因近似與否的判斷，就排除商標侵權的進一步比對，有關近似與否的判斷，應該不必採取高門檻的判斷方式。無論是讀音、外觀或意義上，將使相關消費者產生兩商標為策略聯盟、相互授權、系列商標等關聯性來源指示之效果者，均可作成近似之判斷，之後再以相關消費者有無混淆誤認之虞之要件，進行更細微精緻的判斷。雖然近似與否要件的篩選門檻不高，但對於排除相差過遠的商標使用構成侵權，還是有其意義及功能。過去我就曾經因兩商標比對後，認為根本不近似，而直接做成不侵權的判斷（我院105 年度民商訴字第38號判決第17段參照）。

⑵【06】被告在準備辯論時，花了很多篇幅反覆論述因為據爭商標1 、2 已經就「101 」聲明不專用，所以原告不能再以「101 」來主張商標權利。為此，被告還引用了美國比較法上「聲明不專用」之制度，並引述了兩則美國判例法，分別是Pizzeria Uno案（747 F.2d 1522, 4th Cir,1984 ）以及Angus Beef案（829 F.Supp.807, W.D.N.C, 1992 ），以及我院106 年度民商上字第1 號判決以供比較（被告答辯五狀全狀內容參照，本院卷三第226-233頁）。

⑶【07】惟查：所謂的「聲明不專用」制度，規定在我國商標法第29條第3 項。依照該條項規定：「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列，未為不專用之聲明者，不得註冊。」由此可知，聲明不專用係在商標註冊行政上之一種措施，對於商標權利範圍僅具明確化之作用，並不影響商標權之權利範圍，商標還是僅就註冊之文字及（或）圖案之整體，享有商標權利。因此，在本案中，雖然原告不應該就其聲明不專用之「101 」單獨主張權利，但還是可以就「台北101 」、「TAIPEI 101」整體主張權利，並進行近似與否之比對。

⑷【08】在被告自己舉出的Angus Beef案判決，其判詞就提到：「Disclaiming "angus beef"from the registered markdoes not amount to a disavowal of exclusive right touse the phrase "certified angus beef" althought itwould do so as to "angus beef"」（對於「angus beef」聲明不專用，並不等於放棄對於使用「certified angusbeef」一詞的專屬排他權，即使對於「angus beef」是如此；按：意指聲明對「angus beef」不專用，就放棄了對於該詞的專屬排他權，但並未放棄對於「certified angus beef」的專屬排他權）所以說，在本案中，原告對於「101 」聲明不專用，只是不能就「101 」單獨主張權利，並不代表不能就「台北101 」、「TAIPEI 101」主張商標權，更不能因此就排除任何有使用「101 」之商標，與「台北101 」、「TAIPEI 101」構成近似之可能。

⑸【09】雖然在Pizzeria Uno案中，其判決特別指出註冊商標中聲明不專用以外的部分，一般就是決定該商標具有識別性或暗示性的主要或關鍵部分。但這樣的說法，並沒有也不應該排斥商標以其包含聲明不專用部分之整體，做為其權利範圍。再以該案判決最終是以Uno 部分之比較，來認定「Pizzeria Uno」與「Taco Uno」（Pizzeria與Taco均經聲明不專用）兩商標構成近似，亦可知該案判決只是在處理經聲明不專用以外部分有相同之情形，而不能將該案判決的論理進一步推衍至聲明不專用部分相同，對於兩商標近似與否之影響。

⑹【10】另有關我院106 年度民商上字第1 號判決，經仔細閱讀其全文，該判決是在闡釋單獨使用經聲明不專用部分之文字，對於主張善意先使用之影響，也不涉及兩商標是否構成近似的判斷。

⑺【11】總之，系爭商標與據爭商標都含有「101 」之數字，或唱呼時之讀音相同為「101 」，而且系爭商標與據爭商標中的「101 」，在整體商標中，都是無法視而不見的部分，被告使用系爭商標到底有沒有侵害原告的據爭商標的商標權利，應該進一步為後續其他要件的檢驗，而不應該直接以「101 」是原告聲明不專用部分，就直接說沒有侵權。

⒊系爭商標使用於類似商品或服務

⑴【12】據爭商標指定使用之商品或服務類別為商標法施行細則第19條所列附表第35類，其包括：百貨公司、購物中心、服飾品零售、首飾及貴金屬零售，此有原告提出據爭商標於智慧局商標資料檢索服務註冊簿查詢結果明細列印本可證（原證10，本院卷一第59-60 頁）。

⑵【13】系爭商標則由被告使用於網路或社群媒體上之精品銷售，銷售物品包括手提包、皮包、香水、服飾，此有原告所提出之各該網頁列印本可憑（原證3 至5 ，本院卷一第37-44 頁）。

⑶【14】由於百貨公司、購物中心多有銷售手提包、皮包、香水、服飾等商品，這已經是一般消費者的認知，也就是說系爭商標所使用之服務，已經在據爭商標所指定使用之服務範圍內，自應認為系爭商標已使用於類似服務。

⒋相關消費者有混淆誤認之虞相關消費者有無混淆誤認之虞，應該要綜合審酌考量多方面因素而為決定，我曾在我院105 年度民商訴字第9 號判決第5 至19段中，明確表達這樣的見解。本案也同有適用。以下即就各方面因素，分別進行分析論述，最後為綜合判斷：

⑴商標之識別性強弱及近似程度【15】系爭商標與據爭商標1 、2 都不是日常生活原本就有的語詞，但其中101 僅是一般數字，台北、Taipei都是城市名稱，名品會則有名牌精品匯集之意，各別商標的組成元素，並沒有特別強的識別效果，但組合後成為新創語詞，可認系爭商標與據爭商標均屬中等識別性，據爭商標3 在圖形設計組成上，較有識別性，但以「101 」唱呼時，也僅是一般數字，應認為也僅是中等識別性（越是憑空新創之語詞，越有識別性；完全自創之語詞，有最強之識別性；利用既有語詞組合之新創語詞次之；完全屬於既有語詞之識別性則較差）。又系爭商標與據爭商標相同之處，就在於「101 」之一般數字部分，也不是有什麼特別識別性之處，所以近似程度也應該認為是中等。

⑵商品或服務是否類似及類似程度【16】系爭商標使用之服務與據爭商標指定服務類似，已如前述，且因據爭商標指定服務類別其實就可以包括系爭商標使用之服務內容，這在前面也有說明（前述【14】段參照），所以可以認定兩者服務類別類似，而且類似程度很高。被告就此部分抗辯據爭商標之著名範圍應僅限於101 大樓建築物（被告民事答辯狀第8 頁，本院卷一第106 頁），但有關商品或服務類似程度的審酌，與據爭商標是否著名無關，商標法第68條關於商標侵權之規定，也沒有以商標著名為要件，這一點被告應該有所誤會，特別在此指明澄清。

⑶先權利人是否多角化經營【17】此一因素之考量目的，主要應該是如果先權利人有多角化經營情事時，即使商標指定使用之商品類別不類似，亦應考慮相關消費者因主觀上認知先權利人之商標本可能用於多種類別不同之商品，因而可認增加實際混淆誤認之可能性。但在本案中，據爭商標與系爭商標之商品與服務類別已屬高度近似，而如前述。因此，應沒有再斟酌此一因素之必要。

⑷有無實際混淆誤認之情事

①【18】原告自己並沒有舉證相關消費者對於據爭商標與系爭商標產生有實際混淆誤認之情事，不過根據被告自己聲請囑託財團法人中華工商研究院進行市場調查之鑑定結果顯示：有12.98 ％的受訪者看到標示有系爭商標的網頁內容（即系爭鑑定報告所稱丙圖樣），會認為是由據爭商標（即系爭鑑定報告所稱甲商標）之所有人提供；有20.74 ％受訪者看到「101vip .com.tw」之網址，或是以「101 名品會」作為名稱的社群網站帳號，會認為是由據爭商標之所有人設置（以上見系爭鑑定報告第49頁，外放）。

②【19】根據系爭鑑定報告第二章市場調查執行說明，該項市場調查對象為臺灣地區臺北、臺中、高雄之一般消費民眾，性別、年齡、學歷都沒有任何限制。由此可知，此項調查所設定之統計母體幾乎就是全國民眾，如將全國人口以一般社會認知之保守估算有2300萬人，12.98 ％所推論代表之人數即接近有300 萬人之多，20.74 ％所推論代表之人數即有470 餘萬，如此均應認為可能產生實際混淆誤認之情況嚴重。更何況，系爭鑑定報告還沒有進一步調查：受訪者如果不認為系爭商標的網頁內容是由據爭商標權利人所提供，那是否會認為兩者有策略聯盟、相互授權等關聯？而這也是法律上可以肯認為混淆誤認之虞的一種形態。如果再加上這種形態的混淆誤認，受訪者會有所混淆誤認之情況，勢必更加嚴重。

③【20】被告雖又認為不應該單以市場調查結果之混淆誤認比例來論斷有無混淆誤認之虞，並提出美國學術研究專文（Robert H. Thornburg, Trademark Survey Evidence:Review of Current Trends in the Ninth Circuit, 21,Santa Clara High Tech L.J. 715,2004 ）以為佐證，但在該專文中也確實指出：市場調查證據顯示10％以下的混淆誤認通常比較能夠確保沒有混淆誤認之虞的認定（該文第737頁參照，本院卷三第276 頁，但本案顯然不是這種情形）。而本判決也只是將系爭鑑定報告的市場調查結果作為判斷混淆誤認之虞的因素之一而已，並沒有直接以市場調查結果作為判斷混淆誤認之虞的唯一依據。

⑸相關消費者對於商標熟悉之程度

①【21】此一因素之考量目的在於倘相關消費者對於各別商標之熟悉程度越高，其對於彼此間之區辨就有較佳之能力，而較無混淆誤認之虞。

②【22】據爭商標1 、2 同時也是台北101 大樓的建築物名稱，而台北101 大樓為世界著名地標，此有原告所提出之各項媒體報導內容可證（原證23，本院卷三第1-43頁；原證25，本院卷三第70-71 頁；原證29，本院卷三第114-123 頁背面），其中有項報導還指出：國際權威旅遊指南「寂寞星球（Lonely Planet ）」選出之全球500 大景點，台北101 大樓也名列為第448 名（本院卷三第40頁背面），由此可見其知名程度。又因為台北101 大樓之知名程度，在此大樓空間開設之購物中心，自亦有相當知名程度，而廣為相關消費者所熟悉。此不僅可以從上述媒體報導中，有多篇也會提到「台北101 國際購物中心」或將台北101 大樓與百貨公司之服務連結可證（本院卷三第10、17、18、26、70、115 頁、第118 頁背面），就連前述系爭鑑定報告亦顯示：有16.18 ％的受訪者認為據爭商標所表彰的對象、產品、服務即為百貨商場（該報告第48頁），以前述市場調查所代表之統計母體推論，表示就有370 餘萬之人熟悉據爭商標所指示連結之服務，可認相關消費者對於據爭商標之熟悉度相當高。

③【23】被告雖然也抗辯相當消費者對系爭商標也很熟悉，並用以下事實為其主張基礎：被告架設的網站高達有700 餘萬人次使用，系爭商標網站有9 萬餘位會員，臉書粉絲近6 、7 萬名粉絲，Line貼圖有613 萬餘位粉絲追蹤。又被告的銷售實績亦甚為驚人，並獲多家媒體爭相報導，以及部落客撰文介紹。

④【24】惟查：被告前面所說的事實基礎，很多都是徒託空言，比如說系爭商標網站有9 萬餘位會員、Line貼圖有613 萬餘位粉絲追蹤，都沒有看到有什麼證據可以證明；所謂的銷售實績，也是被告本身的銷售實績，而不是系爭商標所產生的銷售額；所附媒體報導的內容有限，多半都是伴隨被告的財報加以報導（被證8 ，本院卷一第151-161 頁背面），至於部落客撰文介紹，畢竟是比較小眾取向，究竟有多少瀏覽量，也未見一併提出以供查核。要說相關消費者對於系爭商標也很熟悉，未免薄弱牽強。

⑤【25】另外，在被告舉證之系爭鑑定報告中，有22.09 ％的受訪者表示有看過系爭商標，而知道系爭商標是代表「電子商城」服務的，則為17.31 ％。雖然比例也不算少，但本判決前面已經提及受訪者有12.98 ％的受訪者看到標示有系爭商標的網頁內容，會認為是由據爭商標所有人所提供。所以看到系爭商標並知道系爭商標所代表的服務類別者，不無可能是對系爭商標與據爭商標產生了混淆誤認所導致，難以認為相關消費者必然對於系爭商標熟悉，更難認為相關消費者已經有區別系爭商標與據爭商標的較佳能力。

⑹商標使用人是否善意

①【26】所謂商標使用人是否善意，旨在以客觀事證判斷被控侵權人對於商標之選擇使用，究竟是否有其所憑之正當基礎權利，或合理正當淵源，或是僅在攀附他人商標，藉以牟利。蓋如商標使用人對於商標之選擇使用，有其正當基礎權利，或合理正當淵源，則其在整體使用上，越不容易有混淆誤認之情況發生。反之，則越有可能以混淆誤認之方式使用。但須強調的是，在侵權判斷上，商標使用人是否善意，僅為輔助判斷要素之一，即使商標使用人在商標之選擇使用，有合理淵源，可認為善意；在實際客觀使用上，還是有可能造成混淆誤認之結果，而應認其對相關消費者而言，有混淆誤認之虞。

②【27】據被告自己的說法，其對於與「101 」有關之使用，最早是87年間，當時註冊有101.com.tw的域名，之後則於100 年起申請註冊與101 有關的商標（被告答辯狀第19頁，本院卷一第117 頁）。然而，原告對於被告有註冊101.com.tw域名一事，已經有所爭執，且有原告所提出該域名之註冊登記資料顯示並非被告以為憑證（原證16，本院卷一第264 頁），被告對此也沒有再加以反駁。所以被告最早有意使用與101 有關的商標，應該僅能認為是從100 年間才開始。相對於此，原告卻提出據爭商標1 、2 早在96年5 月23日即被智慧局認定為著名商標的核駁書（原證1 ，本院卷一第13頁至背面）。換句話說，被告在100 年開始想要用與101 有關的商標時，就應該知道有據爭商標1 、2 的存在，且當時據爭商標已經有相當名氣。

③【28】雖然被告在100 年間所申請之註冊商標，有關101 部分有經過設計，並另有「原創T 恤」、「.com.tw 」等字樣而與據爭商標不完全相同，但因當時早已有據爭商標存在，且據爭商標1 、2 已有相當名氣，是否可以認為被告當時完全沒有一點攀附據爭商標的意思，已經難以確定。被告進一步再發展使用與據爭商標相似度更高的系爭商標就沒有辦法再認為是善意。

⑺【29】綜合上列各項事證，我認為：據爭商標與系爭商標都具有中等識別性，近似程度也算中等，但服務類別的類似程度很高，實際混淆誤認的情況也很嚴重；相關消費者對於據爭商標的熟悉程度高，但依照被告舉證，卻難以認為相關消費者對於系爭商標有相等的熟悉程度，而足以辨別兩者所指示的商品或服務來源不同；被告所述其最早與「101 」有關的使用，欠缺證據可以支持，其後被告使用與「101 」有關的商標，據爭商標已經是著名商標。整體而言，系爭商標之使用，確與據爭商標近似而有致相關消費者混淆誤認之虞，應認已構成商標法第68條第3 款之商標權侵害。

㈡原告有關商標擬制侵權之主張，是否成立？

⒈【30】商標法第70條第2 款規定：「未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，視為侵害商標權。」此項規定，即所謂之擬制侵害商標權。原告依此規定，主張被告使用系爭商標，作為網站名稱及社群網站帳號，並註冊登記系爭域名，構成擬制侵害商標權，其應滿足之要件有三：⑴據爭商標為著名商標，且被告明知其事；⑵被告未經原告同意，以據爭商標中之文字作為網域名稱及社群網站之帳號；⑶以上⑵之要件事實，有致相關消費者混淆誤認之虞。雖然按照商標法第70條第3 款規定，上述⑶的要件，也可以用「有致減損據爭商標之識別性或信譽之虞」替代，不過以上⑴到⑶之要件，經我判斷結果，認為都可以成立，沒有再論述替代要件是否成立之必要，附帶在此說明。以下我就分別說明認定⑴到⑶要件成立之理由。

⒉據爭商標為著名商標，且被告明知其事

⑴【31】本判決前已說明，據爭商標1 、2 早在96年5 月23日即被智慧局認定為著名商標（前述【27】段參照）。被告其實對於「台北101 」的知名程度也沒有爭執，只是認為那是因為「台北101 大樓」有名，也就是建築物本身有名，但這不代表據爭商標就是商標法意義上的著名商標，畢竟所謂的著名商標，必須要能夠讓相關消費者連結指示商品或服務，而不能單只是名稱自己有名。

⑵【32】被告特別又以系爭鑑定報告中關於據爭商標指示連結商品或服務之市場調查結果顯示：高達50.80 ％的受訪者認為是「代表建築物」，只有16.18 ％的受訪者認為是表彰「百貨商場」，作為其「台北101 」只是建築物有名，並非商標有名的論據。但是，本判決前面就已經說過，16.18 ％的受訪者已可推論有370 餘萬之人熟悉據爭商標所指示連結之服務，從而可以認定相關消費者對於據爭商標之熟悉度相當高（前述【22】段參照），而商標擬制侵權的規定（此處專指商標法第70條第1 、2 款，不包括第3 款），是讓商標權可以進行跨領域、超越商標使用之排他保護，所以著名商標有跳脫其原本指定商品、服務範圍之額外知名度，本來就是著名商標應該有的現象，甚至可以說跳脫原本指定商品、服務範圍之額外知名度越高，其跨域及超越商標使用保護之範圍就越大。被告反而以此來質疑這樣就不是著名商標，顯然有所誤會。

⑶【33】系爭域名的註冊時間是103 年6 月11日，此有原告所提出全球WHOIS 查詢結果列印頁可憑（原證12，本院卷一第62頁），此一時間已遠遲於據爭商標於96年間經認定為著名商標的時間。由此可知，被告在註冊上述域名時，應該已經知道據爭商標是著名商標。

⑷【34】被告使用「101 名品會」作為社群網站帳號名稱的時間，並未經原告予以明確舉證，但以被告自己承認於100 年起開始申請註冊與101 有關的商標（前述【27】段參照），應可合理推論被告是在100 年之後才使用「101 名品會」作為社群網站帳號之帳號名稱，以此亦可認定被告在使用「101 名品會」作為社群網站帳號名稱時，也已經知道據爭商標是著名商標。

⒊被告未經原告同意，以據爭商標中之文字作為網域名稱及社群網站之帳號

⑴【35】被告對於未經原告同意，註冊登記系爭域名以及使用「101 名品會」作為社群網站帳號名稱，並沒有爭執，但抗辯「101 」根本不是據爭商標中的「文字」，而是「圖樣記號」（被告答辯狀第12-13 頁，本院卷一第110-111 頁）。

⑵【36】擬制侵害商標權規定是以維護著名商標指示連結的單一性或稀有性之方式，來保護著名商標權之價值。以此而言，以著名商標中之文字或數字作為網域名稱或社群網站帳號，並沒有差別。而數字其實本身也是文字的一種，以被告使用註冊所用之「101 」而言，一般即認為屬於阿拉伯數字，所以應該也屬於據爭商標中之文字。

⒋有致相關消費者混淆誤認之虞

⑴【37】本判決前已指出：有20.74 ％受訪者看到「101vip.com.tw 」之網址，或是以「101 名品會」作為社群網站帳號名稱，會認為是由據爭商標之所有人設置，而這樣的市場調查結果可以推論將近有470 餘萬人會有實際混淆誤認之情形。

⑵【38】再以被告實際使用「101vip.com.tw 」以及「101 名品會」作為社群網站帳號名稱之情形來看，被告是用來作為精品銷售，以原告舉證的網頁列印結果顯示，銷售的物品包括：皮包、香水、服飾、手錶等（原證4 、5 ，本院卷一第38-44 頁），這些都是據爭商標指定使用類別。前述市場調查只不過是單純以問題訪問，還沒有出示各該網址及社群網站帳號所呈現的內容，就有20.74 ％的受訪者混淆其來源指示，如果相關消費者再實際看到上述網頁列印結果，其混淆誤認之情形勢必就會更為嚴重。

⑶【39】因此，「有致相關消費者混淆誤認之虞」的要件，應該認為也已經符合。

⒌【40】據上，原告有關商標擬制侵權之主張，應屬成立。

⒍【41】被告對於本項爭點的抗辯，另外有提到系爭域名的註冊管理機構財團法人臺灣網路資訊中心所訂之「網域名稱爭議處理辦法」，並以此辦法論證，其無違反（民事答辯狀第16-20 頁，本院卷一第114-118 頁）。但上述辦法其實屬於不具司法效力之訴訟外紛爭解決約定，在司法訴訟上並無須加以審酌，亦不生任何影響，我曾就此另外撰有專文「關於UDRP司法效力之研究--以海峽兩岸法院裁判為中心」（刊登於科技法學評論第9 卷第1 期，頁205 以下，2012年），可供參考。這一點，如果參見該辦法第10條規定：「本辦法之規定，不妨礙當事人向法院提出有關該網域名稱之訴訟」以及臺灣網路資訊中心所訂之網域名稱註冊管理業務規章第26條規定：「（第1 項）客戶同意如與第三人就其所註冊之網域名稱產生爭議時，悉依本中心所公布之『財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法』及『財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點』等相關規定處理。（第2 項）前項之規定，不妨礙客戶或第三人向法院提出有關該網域名稱之訴訟權利。」也可以得到相同的結論。因此，被告此部分之抗辯，並沒有審究的必要，附帶在此說明。

㈢原告的各項禁制或除去請求，是否有理由？

⒈【42】商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1 項有明文規定。原告對於被告商標侵權及擬制侵權之主張，均屬成立，而詳如前述，原告自得依此規定請求除去侵害及禁制（即防止）侵害。

⒉【43】惟有關商標侵權部分，原告所得請求防止侵害之範圍，應限於其商標權原先申請指定使用及已經證明被告有使用之範圍，原告所為第1 項聲明中，關於網路購物或其他類似綜合性商品零售批發之商品或服務，並未限定網路所購何物；又綜合性商品零售批發，依其字面文義，可以包含任何物品之銷售，均屬範圍過大，應予限縮至本判決主文第1 項所示（經比對原證10之登記指定使用項目及原證3 、4 、5 中顯示被告使用之商品或服務項目，兩者均有者，即屬可請求防止範圍，除去範圍亦應以此為限），超過本判決主文第1項範圍以外部分，即屬沒有理由。

⒊【44】承前，其請求禁制使用之態樣，應包括所有商標使用之情形，此部分原告第1 項聲明可認符合商標法第5 條第1項、第2 項之所有商標使用情形規定，所以均應准許，一併在此說明。

⒋【45】又有關商標擬制侵權部分，原告所得請求者，應以其商標權為基礎，原告第2 項卻以「101 」之字樣為基礎，應予調整限縮，又關於註銷系爭域名登記部分，已經本判決以據爭商標為基礎，判定其構成擬制侵權。因此，此部分之請求，應准許如本判決第2 項所示，超過部分，均屬沒有理由。

肆、結論

一、【46】根據上述爭點之分析判斷結果，應認為：本件原告之訴，於主文第1 、2 項範圍之內，屬於原告勝訴，應予照准；其餘部分，則為原告敗訴，應予駁回。

二、【47】兩造其餘攻擊防禦方法，經核於判決結果無影響，不再一一論述。

三、【48】依民事訴訟法第79條規定，命訴訟費用由被告負擔。

智慧財產法院第三庭