臺灣新北地方法院94年度重智(一)字第22號

臺灣板橋地方法院民事判決　　　　　94年度重智(一)字第22號

原告

金利精密工業股份有公司

原告

號

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

宋嬅玲律師

被告

一詮精密工業有限公司

被告

兼法定代理人甲○○

共同訴訟代理人

謝宗穎律師

複代理人

趙怡婷律師

上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國95年10月5日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、原告主張：

㈠原告於民國93年8 月13日向經濟部智慧財產局提出名為「發光二極體支架」之系爭新型專利申請案，嗣經取得新型第M262842 號新型專利（下稱系爭專利），專利權期間94年4 月21日至103 年8 月12日。詎被告一詮精密工業有限公司（下稱被告公司）未取得原告同意或授權，擅自剽竊原告系爭專利技術運用於其生產型號「SMD335S 」發光二極體支架（下稱「SMD335S 」），並出售訴外人晨達科技股份有限公司（下稱晨達公司），侵害原告專利權。被告甲○○為被告公司負責人，對於被告公司業務之執行違反專利法規定而侵害原告專利權，致原告受有損害，依公司法第23條規定自應與被告公司負連賠償之責，爰依專利法第106 條第1 項、第108條準用第84條第1 項及民法184 條第1 項前段、公司法第23條規定，請求被告負連帶賠償之責，並停止侵害行為。

㈡原告否認被告公司已符合專利法第57條規定先使用人保護要件，應由被告就「申請前已在國內使用或完成必要準備」之事實，負舉證之責。況先使用人之保護僅及於申請日前所製造之產品，被告公司售予晨達公司之產品乃於原告專利申請日後所製，並無先使用權。且所謂「在國內使用」，係指在國內開始製造相同物品或使用相同方法，並不包括販賣。而「原有事業」，則係指申請前之事業規模。被告公司與韓國公司之合約既採閉合式約定，僅能生產MXHS214 產品，亦僅能銷售韓國公司。則被告公司銷售予晨達公司，顯非原事業範圍。

㈢併為聲明：

⑴被告應連帶給付原告新臺幣（下同）5,000 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日（94年10月30日）起至清償日止，按年息5%計算之利息。

⑵被告不得就原告所有之新型第M262842 號「發光二極體支架」專利物，為任何製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為。

⑶聲明第1項，原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告抗辯：

㈠對於原告主張其向訴外人晨達公司取得供送鑑定與系爭專利權實質相同之物品，確係被告公司所生產製作出售予訴外人晨達公司（94年9 月20日），惟本件被告公司既早於原告申請系爭專利權前已在國內使用或完成必須之準備，自有專利法第57條適用。

㈡即被告公司身為全球最大LED 導線架廠，擁有諸多國內外LED 產業重要客戶，其研發能力早為客戶所肯定。自92年底即與韓國客戶（Micro Shine Co.,Ltd ，下稱韓國公司）開始討論、設計、生產，具體完成設計圖MXHS2141為93年2 月，其後經韓國公司同意認可後於93年3 月進入開模階段；93年5 月寄出樣品；93年7 月即獲韓國公司樣品測試報告並接獲訂單，是以早於原告申請系爭專利權前，被告公司已完成自身SMD 產品的開發、設計、販賣等。至系爭「SMD335S 」產品，被告公司則係於93年5 月14日向日本公司CENTRALFINE TOOL CO,LTD（下稱日本公司）採購模具，並以信用狀付款，雖93年8 月23日模具始報關，惟訂購模具之時間及模具製作、完成、包裝之時間，應可認早於93年8 月13日，是被告公司販售「SMD335S」亦有專利法第57條適用。

㈢併為答辯聲明：原告之訴駁回；如受不利判願供擔保，請免為假執行。

三、兩造不爭執之事項：

㈠原告於93年8 月13日向經濟部智慧財產局提出系爭新型專利申請案，嗣經取得新型第M262842 號新型專利，專利權期間94年4 月21日至103 年8 月12日。原告嗣於94年5 月6 日申請技術報告，並於94年8 月2 日取得新型專利技術報告（請求項1 至5 之比對結果代碼均為6）等 情，並有專利證書及技術報告各一份在卷可佐。

㈡系爭「SMD335S 」產品為被告公司所生產，於94年9 月20日販售予晨達公司。「SMD335S 」產品與系爭專利之申請專利範圍構成實質相同，為系爭專利之申請專利範圍所涵括等情，並有統一發票（原證2）一 紙及鑑定報告（原證4）一 份附卷可憑。

㈢被告所提出韓文版認證書（被證1）、 發票及出貨單等（被證2）、 中文版認證書（被證3）， 形式為真正（詳本院94年12月29日言詞辯論筆錄）。

㈣被告提出「SMD335S 」產品出貨明細表（被證17）為真正（詳本院95年3 月27日言詞辯論筆錄）。

㈤系爭「SMD335S 」產品之結構技術特徵，與被告提出認證書所載「MXHS214 產品圖」之構成要件與結技術特徵相符。惟前述「SMD335S 」產品並非依前述「MXHS214 產品圖」之尺寸規格所製作。另前述「MXHS214 產品圖」其構成要件與結構技術特徵，與系爭專利構成實質相同等情，業經本院依被告聲請囑託財團法人中華工商研究院鑑定，有鑑定報告書二份在卷可查；兩造對於鑑定結果，亦未有爭執（詳本院95年8月24日言詞辯論筆錄）。

四、按原告以私權侵害為理由，對於行政官署提起除去侵害或損害賠償之訴者，既為私法上之法律關係，縱被告以基於行政處分，不負民事上之責任為抗辯，亦不得謂其事件非民事事件，此際法院應就被告主張之行政處分是否存在，有無效力而為審究，如其處分確係有效存在，雖內容有不當或違法，而在上級官署未依訴願程序撤銷以前，司法機關固亦不能否認其效力，反之，若該處分為權限外之行為，應認為無效時，則其因此所生之損害自不能不負賠償責任。（最高法院52年台上字第694 號判例意旨參照）。準此，除無效之行政處分外，普通法院就未經撤銷不當或違法之行政處分無並不得否認其效力。查本件主管機關就系爭專利權之核發，既無何行政程序法第110 條各款所列事由，縱系爭專利確有被告所指不具進步性或新穎性之可專利要件，於經系爭專利權經撤銷前，本院並不得為相反之認定。

五、原告主張：被告公司未取得原告同意或授權，擅自剽竊原告所有系爭專利技術運用於其生產「SMD335S 」產品，並出售訴外人晨達公司，侵害原告專利權。被告甲○○為被告公司負責人，對於被告公司業務之執行違反專利法規定而侵害原告專利權，致原告受有損害，依公司法第23條規定自應與被告公司負連賠償之責，爰依專利法第108 條準用第84條第1項及民法184 條第1 項前段、公司法第23條規定，請求被告連帶賠償5,000 萬元及法定遲延利息等情。被告抗辯：其生產「SMD335S 」產品出售予晨達公司，該當專利法第57條第1 項第2 款前段規定，屬合法使用，自無侵權行為賠償義務等語。經查：

㈠按修正前專利法第88條第1 項（即現行法第84條第1 項）前段規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害」，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。原審為相反之認定，認侵害專利權之損害賠償，不以行為人有故意或過失為成立要件，就上訴人侵害被上訴人之專利權究竟有無故意或過失未予調查審認，遽為上訴人不利之判決，自有未合（最高法院93年度台上字第2292號判決意旨參照）。準此，主張被告違反專利法第84條第1 項（同法第108 條準用）、第184 條第1 項前段、公司法第23條規定應連帶負賠償責任之原告，自應就被告侵害原告專利權有何故意或過失，負舉證之責，先此敘明。

㈡查被告公司除自認：曾於94年5 月20日販售「SMD335S 」產品予訴外人晨達公司（金額計2 萬2,118 元；詳被證17）外，否認有再為其他銷售。原告亦未提出任何證據證明被告公司除前筆銷售外，尚有他筆銷售，是以被告抗辯：其於94年5 月20日以後未再對外販售「SMD335S 」產品，應屬有據。次查，依前所述，本件原告乃於94年8 月2 日始取得新型專利技術報告，依卷附資料，原告於提起本件訴訟前（94年10月24日起訴）並未依專利法第104 條規定提示新型專利技術報告對被告公司進行警告（專利法第104 條規定，固非起訴之要件，其目的僅在防止權利之濫用；然於專利權人依專利法第104 條規定進行警告前，可否逕認定第三人具有侵害專利權之故意或過失，則有可議。）。準此，依原告所提出資料，實難謂被告公司於94年10月24日起訴前已然知悉原告取得系爭專利權，再跳躍推論被告公司於94年5 月20日販售「SM D335S」產品之行為具有故意或過失之侵權行為構成要件。即原告既未再提出其他證據證明被告公司確於94年5 月20日為販售行為時已知悉原告取得系爭專利權，仍擅自剽竊製造、銷售。經本院調查之結果認，原告主張：被告公司94年5 月20日之販售行為已構成專利法第84條（同法第108 條準用）、民法第184 條第1 項前段構成要件；被告甲○○為公司負責人，依公司法第23條規定，應與被告公司負連帶賠償之責等情，為無理由，應予駁回。

六、原告主張：依專利法第106 條第1 項規定，原告亦得請求被告停止侵害行為等情；被告抗辯：本件已符合專利法第57條第1 項第2 款前段規定，被告自有權合法繼續實施等語。是以，此部分自應由被告就抗辯先使用權存在之積極、利己事實負舉證之責。經查：

㈠按發明專利權之效力，不及於下列各款情事：⑵申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。前項第2 款及第5 款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用，專利法第57條第1項第2 款、第2 項前段分別定有明文，同法第108 條新型專利準用之。揆其立法意旨無非以在採行先申請原則之專利制度下，取得專利權之人不一定是首先實施發明之人，他人在申請前已投入之人力、物力實施或準備實施。在此情形下。若嗣後有人申請專利獲得專利權，就禁止先使用者繼續實施，顯然不公平，而且會造成社會資源之浪費。因此，有必要賦予先使用人在原有事業範圍內有先使用權，得以繼續利用該發明。所謂原有事業內繼續利用，則係指不得逾越原有的範圍及規模。換言之，以根據先使用權人現存之必要準備的規模，預測所得允許繼續生產、利用之規模及範圍，先此敘明。

㈡被告抗辯：其自92年底即與韓國公司開始討論、設計、生產，具體完成設計圖MXHS2141為93年2 月，其後經韓國公司同意認可後於93年3 月進入開模階段；93年5 月寄出樣品；93年7 月即獲韓國公司樣品測試報告並接獲訂單，是以早於原告申請系爭專利權前，被告公司已完成自身SMD 產品的開發、設計、販賣等情，業據提出認證書、統一發票、交貨單、出口報單、提單、產品開發日程表、模具零件委外單、送貨單、驗收單為證。原告雖主張：認證書認證日期為94年11月10 日 ，顯為被告臨訟製作；認證書中所附合約並無簽訂日期，難認被告確與韓國公司於93年2 月3 日簽約；而產品設計圖圖面編號分為「MXHS214 」「MXHS214-1 」「MXHS214-2 」，惟無法證明其完成日期乃於系爭專利申請日前，又前開書面雖經「金泰鎮」於93年2 月17日簽名確認，惟金鎮泰是否為韓國公司員工，簽名是否確為金鎮泰所為，並無法由認證書為真正之推斷；且其中由韓國公司所製之圖面，除編號與被告之編號不同外，圖樣亦不相同，且日期均在系爭專利權申請日之後；而產品規格書中產品型號為「MWHS214 」與圖面及合約上「MXHS214 」亦不相符，且規格書上亦無標示任何日期足佐其完成在系爭專利權申請日前；且韓國公司於93年12月9 日始確認產品圖，故被告於93年7 月所交付貨品，應非與確認書上產品相同等語。惟查被告所提出認證書，乃經韓國公司於公證人面前確認其所述事實為真正，並蓋用公司章（核與我國公證法第101 條之認證方式相同），衡情應足認韓國公司對認證內容（包含事實確認內容、圖面、契約書、產品規格書、訂單等附件）已為正確無訛之確認。即依韓國公司確認之事實既稱：被告與韓國公司乃於93年2月3 日簽下如附件所示契約，並於93年2 月17日確認圖面做許可，而同意開發產品等情；且核與被告所提出「MXHS214」產品交貨單（93年7 月16日起）、統一發票（93年7 月16日起）、出口報單（93年7 月16日起）（詳被證2 ；時間均早於系爭專利權申請日（93年8 月13日））書證內容相符，自不得單執認證書為嗣後製作（認證書之申請，乃原告否認被告所提出外國書證，被告為盡舉證之責所提出合理方法，於起訴後製作，方符常情）；製作圖面未逐一簽認日期；無法確認金鎮泰是否為韓國公司員工（韓國公司既簽名確認認證文書之真正，此部分亦屬確認範圍。），逕認定前述文書為虛偽。即經本院調查之結果，認被告提出認證書內容，應可信為真實。即被告抗辯：其早於系爭專利申請日前已在國內使用，且已完成必要之準備，在其原有事業內，得繼續利用，取得先使用權等語，為有理由。又依附件所載契約內容，既採閉合式（詳契約第7 條），則所謂「原有事業」範圍，自以被告公司與韓國公司所簽訂合約範圍為限，被告逾附件合約內容部分，既非屬已為準備預期使用範圍，自為先使權範圍所不及，應不得繼續使用。

㈢被告抗辯：系爭「SMD335S 」產品，被告公司則係於93年5月14日向日本公司採購模具，並以信用狀付款，雖93年8 月23日模具始報關，惟訂購模具之時間及模具製作、完成、包裝之時間，應可認早於93年8 月13日，是被告公司販售「SMD335S 」亦有專利法第57條適用等語，並提出進口報單（被證19）及訂單、驗收單、請購單、內部簽呈、銀行撥款申請書、收據（詳被證20）為證。惟為原告所否認，主張：進口報單等文件上之型號或為SMD335-2或為SMD335-0.8，與系爭「SMD335S 」不同，無法以之為進口「SMD335S 」模具之佐等情。此部分自應由被告就所辯：進口報單上所載「模具」確係供生產「SMD335S 」等情，為進一步之舉證，然被告並未再提出其他證據以供本院審酌，經本院調查之結果，難認被告已盡立證之責。基上，被告抗辯：系爭「SMD335S 」產品之生產（非屬附件所示合約範圍）亦早於系爭專利權之申請，即完成模具之採購，亦有專利法第57條適用云云，為無理由，並無可採。

㈣從而，原告主張依專利法第106 條第1 項規定（新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。），除附件所示合約範圍外，被告仍不得就原告所有系爭專利物品為任何製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為，為有理由；逾此部分之請求，則屬無據。

七、綜上，原告依專利法第106 條第1 項規定請求被告就逾附件所示合約範圍外，不得就原告所有系爭專利物品為任何製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，則屬無據，應予駁回。

八、原告陳明就聲明第1 項部分願供擔保，聲請宣告假執行部分，既經本院為敗訴之判決，其假執行之聲請已失所附麗，應併駁回。

結論：原告之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第79條、第85條第2項，判決如主文。