臺灣高等法院95年度智上字第60號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　95年度智上字第60號

上訴人

金利精密工業股份有公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

宋嬅玲律師

上訴人

一詮精密工業有限公司

兼法定代理人

甲○○

共同訴訟代理人

謝宗穎律師

上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國95年10月19日臺灣板橋地方法院94年度重智㈠字第22號第一審判決各自提起上訴，本院於96年6月26日言詞辯論終結 ，判決如下：

主文

事實及理由

一、上訴人金利精密工業股份有限公司（下稱金利公司）主張：

㈠伊於民國（ 下同）93年8月13日向經濟部智慧財產局提出名為「發光二極體支架」之新型專利申請案，嗣經取得新型第M262842號新型專利（下稱系爭專利），專利權期間自94年4月21日至103年8月12日。詎對造上訴人一詮精密工業有限公司（下稱一詮公司）未取得伊同意或授權，擅自剽竊系爭專利技術運用於其生產型號「SMD335S」發光二極體支架（ 下稱「SMD335S」） ，並出售訴外人晨達科技股份有限公司（下稱晨達公司），侵害伊專利權。對造上訴人甲○○（下稱甲○○）為一詮公司負責人，對於一詮公司業務之執行違反專利法規定而侵害伊專利權，致伊受有損害，依公司法第23條規定自應與一詮公司負連賠償之責， 爰依專利法第106條第1項、 第108條準用第84條第1項及民法184條第1項前段、公司法第23條規定，請求一詮公司與其法定代理人甲○○負連帶賠償之責，並停止侵害之行為。

㈡伊否認一詮公司已符合專利法第57條規定先使用人保護要件，應由一詮公司就「申請前已在國內使用或完成必要準備」之事實，負舉證之責。況先使用人之保護僅及於申請日前所製造之產品，一詮公司售予晨達公司之產品乃於伊專利申請日後所製，並無先使用權。且所謂「在國內使用」，係指在國內開始製造相同物品或使用相同方法，並不包括販賣。而「原有事業」，則係指申請前之事業規模。一詮公司與韓國公司之合約既採閉合式約定， 僅能生產MXHS214產品，亦僅能銷售韓國公司。則一詮公司銷售予晨達公司，顯非原事業範圍。

㈢並為聲明：⒈ 一詮公司、甲○○應連帶給付上訴人5,000萬元，及自起訴狀繕本送達翌日（94年10月30日）起至清償日止，按年息5%計算之利息。⒉一詮公司、甲○○不得就金利公司所有之新型第M2 62842號「發光二極體支架」專利物，為任何製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為。⒊ 聲明第1項，願供擔保，請准宣告假執行。

二、上訴人一詮公司、甲○○則以：

㈠對於金利公司主張其向訴外人晨達公司取得供送鑑定與系爭專利權實質相同之物品，確係一詮公司所生產製作出售予訴外人晨達公司 （94年9月20日），惟本件一詮公司既早於上訴人申請系爭專利權前已在國內使用或完成必須之準備，自有專利法第57條適用。

㈡一詮公司身為全球最大LED導線架廠，擁有諸多國內外LED產業重要客戶，其研發能力早為客戶所肯定。自92年底即與韓國客戶（ Micro Shine Co.,Ltd，下稱韓國公司）開始討論、設計、生產，具體完成設計圖MXHS2141為93年2月， 其後經韓國公司同意認可後於93年3月進入開模階段；93年5月寄出樣品； 93年7月即獲韓國公司樣品測試報告並接獲訂單，是以早於上訴人申請系爭專利權前，一詮公司已完成自身SMD產品的開發、設計、販賣等。至系爭「SMD335S」產品，一詮公司則係於93年5月14日向日本公司CENTRAL FINE TOOLCO,LTD （ 下稱日本公司）採購模具，並以信用狀付款，雖93年8月23日模具始報關， 惟訂購模具之時間及模具製作、完成、包裝之時間， 應可認早於93年8月13日，是一詮公司販售「SMD335S」亦有專利法第57條適用等語，資為抗辯。

三、原審對於金利公司之請求，判決一詮公司、甲○○就逾原判決附件所示合約範圍外，不得對金利公司所有新型第M2b2842號發光二級體支架專利物品為任何製造為販賣之要約、販賣或使用，或為上述目的而進口該物品之行為，而駁回金利公司其餘之請求。金利公司就其敗訴部分提起上訴，上訴聲明：㈠原判決不利於金利公司部分廢棄。㈡前項廢棄部分，一詮公司、 甲○○應連帶給付金利公司5,000萬元，及自起訴狀繕本送達翌日（94年10月30日）起至清償日止，按年息5%計算之利息。 ㈢第1項廢棄部分，一詮公司、甲○○不得就金利公司所有之新型第M262842號「發光二極體支架」專利物，為任何製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為。 ㈣上訴聲明第2項，金利公司願供擔保，請准宣告假執行。就一詮公司、甲○○之上訴，請求駁回對造之上訴。一詮公司、甲○○亦就其敗訴部分提起上訴，上訴聲明：㈠原判決不利於一詮公司、甲○○部分廢棄。㈡上開廢棄部分，駁回對造在第一審之訴。就金利公司之上訴，請求駁回其上訴。

四、兩造不爭執之事項：

㈠金利公司於93年8月13日向經濟部智慧財產局提出系爭新型專利申請案，嗣經取得新型第M262842號新型專利，專利權期間自94年4月21日至103年8月12日（見原審卷㈠第7頁）。金利公司嗣於94年5月6日申請技術報告，並於94年8月2日取得新型專利技術報告（ 請求項1至5之比對結果代碼均為6 ）等情，有專利證書及技術報告各一份在卷可佐（見原審卷㈠第7、44-45頁）。

㈡系爭「SMD335S」產品為一詮公司所生產，於94年9月20日販售予晨達公司。 「SMD335S」產品與系爭專利之申請專利範圍構成實質相同，為系爭專利之申請專利範圍所涵括等情，有統一發票（見原審卷㈠第8-10頁）一紙及鑑定報告（見原審卷㈠第11-36頁）一份附卷可憑。

㈢一詮公司所提出韓文版認證書（ 見原審卷㈠第66-97頁）、發票及出貨單等（ 見原審卷㈠第61-65頁）、中文版認證書（見原審卷㈡第5-68頁），形式為真正（見原審卷㈡第76頁）。

㈣一詮公司提出「SMD335S」產品出貨明細表（ 見原審卷㈡第159頁）為真正（見原審卷㈡第161頁）。

㈤系爭「SMD335S」產品之結構技術特徵， 與一詮公司提出認證書所載「MXHS214產品圖」之構成要件與結構技術特徵相符。 惟前述「SMD335S」產品並非依前述「MXHS214產品圖」之尺寸規格所製作。 另前述「MXHS214產品圖」其構成要件與結構技術特徵，與系爭專利構成實質相同等情，業經原審依一詮公司聲請囑託財團法人中華工商研究院鑑定，有鑑定報告書二份在卷可查；兩造對於鑑定結果，亦未有爭執（見原審卷㈡第196頁）。

五、按原告以私權侵害為理由，對於行政官署提起除去侵害或損害賠償之訴者，既為私法上之法律關係，縱被告以基於行政處分，不負民事上之責任為抗辯，亦不得謂其事件非民事事件，此際法院應就被告主張之行政處分是否存在，有無效力而為審究，如其處分確係有效存在，雖內容有不當或違法，而在上級官署未依訴願程序撤銷以前，司法機關固亦不能否認其效力，反之，若該處分為權限外之行為，應認為無效時，則其因此所生之損害自不能不負賠償責任（最高法院52年台上字第694號判例參照）。 準此，除無效之行政處分外，普通法院就未經撤銷不當或違法之行政處分並不得否認其效力。查本件主管機關就系爭專利權之核發，既無何行政程序法第110條各款所列事由， 縱系爭專利確有一詮公司所指不具進步性或新穎性之可專利要件，於系爭專利權經撤銷前，法院自不得為相反之認定。

六、金利公司主張：一詮公司未取得金利公司同意或授權，擅自剽竊金利公司所有系爭專利技術運用於其生產「SMD335S」產品，並售予晨達公司，侵害金利公司專利權，又甲○○為一詮公司負責人，對於一詮公司業務之執行違反專利法規定而侵害金利公司專利權，致金利公司受有損害，依公司法第23條規定自應與一詮公司負連賠償之責，爰依專利法第108條準用第84條第1項及民法184條第1項前段、公司法第23條規定， 請求一詮公司、甲○○連帶賠償5,000萬元及法定遲延利息等情。 一詮公司、甲○○抗辯：伊生產「SMD335S」產品出售予晨達公司，該當專利法第57條第1項第2款前段規定，屬合法使用，自無侵權行為賠償義務等語。經查：

㈠按修正前專利法第88條第1項（即現行法第84條第1項）前段規定： 「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害」，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。原審為相反之認定，認侵害專利權之損害賠償，不以行為人有故意或過失為成立要件，就上訴人侵害被上訴人之專利權究竟有無故意或過失未予調查審認，遽為上訴人不利之判決，自有未合（最高法院93年度台上字第2292號判決參照）。 準此，主張一詮公司、甲○○違反專利法第84條第1項（ 同法第108條準用）、第184條第1項前段、公司法第23條規定應連帶負賠償責任之金利公司，自應就一詮公司、甲○○侵害金利公司專利權有何故意或過失，負舉證之責，先此敘明。

㈡查一詮公司除自認：曾於94年5月20日販售「SMD335S」產品予訴外人晨達公司（ 金額計2萬2,118元；見原審卷㈡第442頁）外，否認有再為其他銷售。金利公司亦未提出任何證據證明一詮公司公司除前筆銷售外，尚有他筆銷售，是以一詮公司抗辯： 其於94年5月20日以後未再對外販售「SMD335S」產品，應屬有據。次查，依前所述，本件金利公司乃於94年8月2日始取得新型專利技術報告，依卷附資料，金利公司於提起本件訴訟前（ 94年10月24日起訴）並未依專利法第104條規定提示新型專利技術報告對一詮公司進行警告（專利法第104條規定， 固非起訴之要件，其目的僅在防止權利之濫用，然因新型專利未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對於技術之利用及開發，故命新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告）。是以，在金利公司為上開警告之前，實難謂一詮公司於94年10月24日起訴前已知悉金利公司取得系爭專利權，再跳躍推論一詮公司於94年5月20日販售「SMD335S」產品之行為具有故意或過失之侵權行為構成要件。本件金利公司既未再提出其他證據證明一詮公司確於94年5月20日為販售行為時已知悉金利公司取得系爭專利權，仍擅自剽竊製造、銷售。則金利公司主張：其新型專利已於94年4月21日刊登專利公告，已生公示之效果，一詮公司不能諉為不知系爭專利，及一詮公司於94年5月20日之販售行為已構成專利法第84條（同法第108條準用 ）、民法第184條第1項前段構成要件（甲○○為一詮公司負責人，依公司法第23條規定，應與一詮公司負連帶賠償之責）云云，自無可採。

七、金利公司復主張：依專利法第106條第1項規定，金利公司亦得請求一詮公司停止侵害行為等情；一詮公司抗辯：本件已符合專利法第57條第1項第2款前段規定，一詮公司自有權合法繼續實施等語。是以，此部分自應由一詮公司就抗辯先使用權存在之積極、利己事實負舉證之責。經查：

㈠按發明專利權之效力，不及於下列各款情事：⑵申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。前項第2款及第5款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用， 專利法第57條第1項第2款、第2項前段分別定有明文， 同法第108條新型專利準用之。揆其立法意旨無非以在採行先申請原則之專利制度下，取得專利權之人不一定是首先實施發明之人，他人在申請前已投入之人力、物力實施或準備實施。在此情形下。若嗣後有人申請專利獲得專利權，就禁止先使用者繼續實施，顯然不公平，而且會造成社會資源之浪費。因此，有必要賦予先使用人在原有事業範圍內有先使用權，得以繼續利用該發明。所謂原有事業內繼續利用，則係指不得逾越原有的範圍及規模。換言之，以根據先使用權人現存之必要準備的規模，預測所得允許繼續生產、利用之規模及範圍，先此敘明。

㈡一詮公司抗辯：其自92年底即與韓國公司開始討論、設計、生產，具體完成設計圖MXHS2141為93年2月， 其後經韓國公司同意認可後於93年3月進入開模階段；93年5月寄出樣品；93年7月即獲韓國公司樣品測試報告並接獲訂單， 是以早於金利公司申請系爭專利權前， 一詮公司已完成自身SMD產品的開發、設計、販賣等情，業據提出認證書、統一發票、交貨單、出口報單、提單、產品開發日程表、模具零件委外單、送貨單、驗收單為證（ 見原審卷㈠第61-97業、原審卷㈡第5-68、159、209-222頁）。金利公司雖主張：認證書認證日期為94年11月10日，顯為一詮公司臨訟製作；認證書中所附合約並無簽訂日期， 難認一詮公司確與韓國公司於93年2月3日簽約；而產品設計圖圖面編號分為「MXHS214」「MXHS214-1」「MXHS214-2」，惟無法證明其完成日期係於系爭專利申請日前， 又前開書面雖經「金泰鎮」於93年2月17日簽名確認，惟金鎮泰是否為韓國公司員工，簽名是否確為金鎮泰所為，並無法由認證書為真正之推斷；且其中由韓國公司所製之圖面，除編號與一詮公司之編號不同外，圖樣亦不相同，且日期均在系爭專利權申請日之後；而產品規格書中產品型號為「MWHS214」與圖面及合約上「MXHS214」亦不相符，且規格書上亦無標示任何日期足佐其完成在系爭專利權申請日前； 且韓國公司於93年12月9日始確認產品圖，故一詮公司於93年7月所交付貨品， 應非與確認書上產品相同等語。惟查：一詮公司所提出認證書，乃經韓國公司於公證人面前確認其所述事實為真正，並蓋用公司章（核與我國公證法第101條之認證方式相同）， 衡情應足認韓國公司對認證內容（包含事實確認內容、圖面、契約書、產品規格書、訂單等附件）已為正確無訛之確認。金利公司空言否認上開認證書內容為真正，亦不足採。本件依韓國公司確認之事實既稱：一詮公司與韓國公司於93年2月3日簽下如附件所示契約，並於93年2月17日確認圖面做許可， 而同意開發產品等情；且核與一詮公司所提出「MXHS214」產品交貨單（93年7月16日起）、統一發票（93年7月16日起）、出口報單（93年7月16日起）（ 見原審卷㈡第316-372頁），（時間均早於系爭專利權申請日93年8月13日 ）書證內容相符，自不得單執認證書為嗣後製作（認證書之申請，乃金利公司否認一詮公司所提出外國書證，一詮公司為盡舉證之責所提出合理方法，於起訴後製作，始符常情）；製作圖面未逐一簽認日期；無法確認金鎮泰是否為韓國公司員工（韓國公司既簽名確認認證文書之真正，此部分亦屬確認範圍。），逕認定前述文書為虛偽。是經本院調查之結果，應認一詮公司所提認證書內容，可信為真實。從而，一詮公司抗辯：其早於系爭專利申請日前已在國內使用，且已完成必要之準備，在其原有事業內，得繼續利用，取得先使用權等語，為有理由。金利公司主張： 一詮公司無法證明有專利法第57條第12項第2款之事實存在云云，為不足採。又依原判決附件所載契約內容，既採閉合式（ 詳契約第7條），則所謂「原有事業」範圍，自以一詮公司與韓國公司所簽訂合約範圍為限，一詮公司逾原判決附件合約內容部分，既非屬已為準備預期使用範圍，自非先使用權範圍效力所及，應不得繼續使用。一詮公司主張：「MxHS214產品圖」技術及依據此等技術事實之「SMD3358」產品， 依專利法第57條第1項為系爭專利權效力所不及，且原有事業規模之認定上，亦不受其與韓國公司所訂合約之限制。縱認受合約限制，然該韓國公司MicroShine合約亦僅限制上訴人為其所開發「特定」模具不得轉移予他人使用，至上訴人本於已創造之無形技術思想或另行開發相同技術之其他模具產品， 諸如SMD335S產品即不受該合約限制云云，顯不足採。

㈢一詮公司抗辯： 系爭「SMD335S」產品，一詮公司公係於93年5月14日向日本公司採購模具，並以信用狀付款，雖93年8月23日模具始報關，惟訂購模具之時間及模具製作、完成、包裝之時間， 應可認早於93年8月13日，是一詮公司販售「SM D335S」亦有專利法第57條適用等語，並提出進口報單（見原審卷㈡第458頁 ）及訂單、驗收單、請購單、內部簽呈、銀行撥款申請書、收據（ 見原審卷㈡第459-462頁）為證。惟為金利公司所否認，主張：進口報單等文件上之型號或為SMD335-2或為SMD335-0.8， 與系爭「SMD335S」不同，無法以之為進口「SMD335S」模具之佐證等情。 此部分自應由一詮公司就所辯：進口報單上所載「模具」確係供生產「SMD335S」等情，為進一步之舉證， 然一詮公司並未再提出其他證據以供本院審酌，經本院調查之結果，難認一詮公司已盡立證之責。是一詮公司抗辯： 系爭「SMD335S」產品之生產（非屬原判決附件所示合約範圍）亦早於系爭專利權之申請，即完成模具之採購，亦有專利法第57條適用云云，為無理由，並無可採。

㈣從而，金利公司主張依專利法第106條第1項規定（新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。），除原判決附件所示合約範圍外，一詮公司、甲○○仍不得就金利公司所有系爭專利物品為任何製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為，為有理由；逾此部分之請求，則屬無據。

八、綜上，金利公司依專利法第106條第1項規定請求一詮公司、甲○○就逾原判決附件所示合約範圍外，不得就金利公司所有系爭專利物品為任何製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，則屬無據，應予駁回。原審就上開應准許部分為一詮公司、甲○○之敗訴之判決，核無不合。一詮公司、甲○○上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。至上開不應准許部分，原審為金利公司敗訴之判決，經核並無不合。金利公司上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，亦應駁回。

九、一詮公司、甲○○於本院提出：系爭產品為系爭專利之先前技術、 韓國申請第00-0000-0000000號專利為系爭專利之先前技術而為專利權效力所不及；與SMD335S產品是否係在實施韓國申請第00-0000-0000000號專利或MxHS214產品技術等爭點暨請求將系爭SMD335號產品是否在實施韓國申請第00-0000-0000000號專利一項併送交鑑定機關鑑定， 此屬新攻擊防禦方法， 又上證6、7、8均屬準備程序未主張之事項，均已生失權效果，不予審酌。至金利公司聲請將系爭SMD335號產品與系爭專利範圍第2項至第5項再送鑑定部分，因原審業經兩造同意列入且實質上已進行鑑定在案，有中華工商研究院智專鑑定法鴻字第9504002號及第0000000號鑑定結果可稽，已如前述，是一詮公司、甲○○聲請鑑定之項目，已無再行鑑定之必要。

十、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核與判決結果已不生任何影響，不再贅述，併此敘明。

十一、據上論結， 兩造上訴均為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第85條第1項、第78條，判決如主文。

民事第八庭

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。