臺灣新竹地方法院94年度重智字第4號

臺灣新竹地方法院民事判決　　　　　　　 94年度重智字第4號

原告

圓剛科技股份有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

張立業律師

複代理人

林輝豪律師

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

甲○○

被告

捷揚光電股份有限公司

法定代理人

丙○○

訴訟代理人

蔡清福律師

　　　　　　戊○○

上列當事人間損害賠償事件，本判決如下：

主文

事實及理由

甲、程序方面：被告法定代理人於起訴時為溫木榮，繼於本院審理期間變更為丙○○，業經聲請承受訴訟在卷（本院卷四第29-34頁），經核無不合，應予准許。

乙、實體方面：

壹、原告起訴主張：

一、起訴之事實及理由

（一）原告就「可標定投影位置之實物投影裝置」合法享有專利權保護：查原告就「可標定投影位置之實物投影裝置」，業經中華民國經濟部智慧財產局核准第149208號（公開號：第472169號）發明專利在案，迄今仍屬有效，依法自得就其專利技術專有排除他人未經同意擅自實施之權。

（二）被告故意不法侵害原告之專利權：被告未經原告之同意或授權，竟圖不法之利益，而利用原告所有之上開發明專利技術，非法設計、製造、使用及販賣「LUMENS DC150數位資料提示機/實物投影機」等系列產品，經司法院及行政院所共同指定之專利侵害鑑定機構「國立台灣大學暨嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心」就系爭發明專利進行侵害鑑定比對，確認該等「LUMENS DC150數位資料提示機/實物投影機」產品，已落入原告之149208號（公開號：第472169號）專利之申請範圍。雖經原告一再促請其停止設計、製造、販賣上列產品以免侵害原告之合法權益，被告均置之不理，繼續進行其相關侵權行為，造成原告之鉅額損害。

（三）而被告除大量外銷系爭侵權產品外，亦在國內經由設址於台北市○○區○○路1段70之1號7樓之1之訴外人柯捷光電股份有限公司對外大量販賣，故被告侵權行為事實極為明確。

（四）原告就被告侵權行為之損害賠償請求權基礎：依專利法第84條第1項規定，發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。同法第85條第2項復規定，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額；又同條第3項則規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。查被告前述設計、製造、使用及販賣侵權產品之不法行為，非僅侵害原告之專利權，更斲害原告長久致力產品開發與品質提昇而於相關市場上所創造及享有之優良信譽，導致原告之鉅額損失。揆諸前開規定，被告等自應對原告之財產上及營業上信譽之損害負賠償責任；又被告乃故意侵害原告上揭專利，原告更得請求至多三倍之懲罰性賠償。

（五）被告應負之損害賠償範圍：１依專利法第85條第1項第1款規定，專利權人得依民法第216條之規定，即因侵權行為所失利益，作為損害賠償額之計算標準；如不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。同條項第2款並規定，專利權人得請求侵害人因侵害行為所得利益；於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。原告依法得自前述損害賠償計算方法中擇一作為確定其損害賠償額範圍之依據。２查依起訴狀書證2所示，系爭侵權產品每台之販賣價格為新台幣（下同）25,600元，而被告至少賣出3,125台，銷售所得至少為80,000.000元，加上被告係故意侵害原告上揭專利，原告更得請求至多三倍之懲罰性賠償。故本件原告對被告暫請求金錢損害賠償240,000,000元。

二、就本案爭點之辯論

（一）第一爭點：系爭專利是否有效？１原告主張被告侵權，係指涉嫌侵權產品落入原告新修正專利範圍第一項及第三項之申請專利範圍 (Claim)。被告雖抗辯原告新修正之專利範圍第一項及第三項係「無效」：

⑴被告稱：由系爭專利美國對應之申請案於2008年1月10日答辯期限屆滿後，由美國專利及商標局註記為放棄狀態可知，惟原告反駁如下：

①原告公司係基於成本 (美國專利代理人之代理申請費及OA答辯費非常昂貴)等考量，才未於2008年1月10日美國專利局所要求之OA答辯期限屆滿後再提出答辯，自不能以此導出「故原告公司自認系爭專利不具有專利性」之結論。

②且世界文明國家專利制度之大原則係「專利屬地主義」，故不能以原告公司系爭專利在美國對應之申請案之審查過程及結果，即論斷原告系爭專利在我國即「不具專利性」。

③而原告公司系爭專利亦獲有法國、西班牙及中國大陸等國家之專利權，則依被告同一邏輯，是否--因「原告公司系爭專利經法國、西班牙及中國大陸等國家之專利主管機關審查後，認具有可專利性而授與專利權(前提)」。

⑵被告稱：「因原告此次申請修正申請專利範圍係將前次修正之第4、5及6項分別併入第1項，故等同放棄或自認原第1項係不可准予專利者」云云。就此駁斥如下：

①原告公司之相關更正內容，係依據專利法第64條及現行專利審查基準之「更正不得實質變更申請專利範圍」之規定為之。茲被告竟將原告合法之更正，解讀為：「自認原第1項係不可准予專利」云云，嚴重誤解法律解釋、適用。

②又原告公司之相關更正內容，因係合於法令規定，故專利主管機關經濟部智慧財產局才會依法核准更正。茲被告如將原告合法之更正，解讀為：「等同放棄專利」云云，則「言下之意」，是否指專利主管機關經濟部智慧財產局「違法核准原告之更正」。

⑶被告又稱：「美國審查員係引用證據四十六之證據4（等同證據5，亦分別相同於舉發NO1之證據3及3-1）及證據6（即美國專利第5,194,729號之Okisu）而一路核駁美國對應案到底（原文請參證據四十六之附件5本文）」云云；。就此駁斥如下：

①美國專利局審查員審查及核駁 (即所謂之OA)原告公司在美國申請之專利時所使用之引證案1(US6,373,599)，已於N01及N02舉發案件中被被告提出，其對應被告所述之證據3。然而，我國智慧局在N01審查案時，於95年5月19日作出審定書--舉發不成立，係以上開引證案「未揭露本案請求項1用以標定實物投影裝置之實物影像擷取範圍的投影定位裝置等構成特徵及作用」，來表示被告引證不足以證明本案不具進步性。

②又美國專利局審查員審查及核駁 (即所謂之OA)原告公司在美國申請之專利時所使用之引證2(US5,194,729)，FIG.17，與本案之差別在於引證2係使用影像鏡片810與LED燈配合，而使LED燈透過鏡片810投影，且LED燈之位置亦並非設定在擷取鏡筒外部周圍，就圖示及內文更未揭露LED燈有設置在擷取鏡筒的外部周圍，當然，上開引證2更未揭露任何關於支撐柱為機械手臂或表面有皺折可據以彈性調整支撐臂外型及同時調整鏡筒位置及擷取範圍，故就結構設置及技術特徵而言，實不相同。２且：

⑴按原告公司已於98年10月16日提呈鈞院之「民事陳報暨聲請狀」中陳明，同意鈞院所委託之技術審查官就「是否侵權」之部分為協助。故被告涉嫌侵權產品究有無落入原告新修正之專利範圍第一項及第三項之申請專利範圍，自當煩請鈞院所委託之技術審查官提出卓見。

⑵惟原告公司在此提請鈞院及技術審查官卓參者如下：

①請求項1之技術特徵「標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」並未為證據1所揭露：關於此點，被告於專利舉發補充理由書 (2)中敘及：「唯查，該證據1之『該光點於一定時間後即關閉』內容非但未為舉發人所引用，亦與舉發人用以證明系爭案第1項之不具專利性並無關連！被舉發人另闢此一戰場，似乎意圖模糊焦點！且退一步言，自申請專利範圍之撰寫或解讀原理觀之，該第1項亦並未載明四個燈泡發射的燈光係為連續不斷者，故系爭專利範圍第1項的此部份特徵實已涵蓋到該證據1，而致下位概念可預期或打破上位概念之適用…」 (第2頁最後1行至第3頁第7行)。被告以上論述看似成理，但實際上漏洞百出，根本不符合被告所謂的申請專利範圍之撰寫或解讀原理。首先，原告在專利舉發補充答辯書第4頁第9行－第6頁第3行的論述根本不是在爭論燈泡所發射的燈光是否連續，而是在於燈泡所發射的燈光是否能夠標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍。被告在專利舉發補充理由書(2)中已自承：「且證據1係在最初的7秒內每隔0.5秒各亮滅一次（詳該證據1第0041段第9至13行），該7秒鐘的時間已足夠讓使用者完成待掃描文件之定位，當該文件完成定位後，自無繼續標示範圍之必要。」 (第3頁第13行至第3頁第17行)，由以上論述觀之，被告亦清楚地知道證據1頂多只能指示文件定位的位置，而無法標定實物影像擷取範圍。不過令人費解的是，既然被告自知證據1無繼續標示範圍之必要，何以被告堅持認為請求項1之技術特徵「燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」已涵蓋到證據1？由此顯見，被告已自知證據1與請求項1之相關技術特徵差異甚大，無從狡辯，只能顧左右而言他，企圖混淆視聽。否則被告為何不正面對請求項1已載明的技術特徵「標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」發表意見，偏偏要對請求項1未載的技術特徵（亦即，燈泡發射的燈光是否連續）大放厥詞。綜合以上，被告目前所提的證據實不足以推翻請求項1之可專利性，尚望鈞庭鑒察。

②請被告明確告知何謂「鏡頭的取像範圍之誤差」：關於此點，被告於專利舉發補充理由書 (2)中敘及：「更詳言之，茲就掃描取像之實務而言，系爭案實尚未發明完成。此因，系爭案如欲達成所揭目的，必然需類如證據2之設有裝置以處理投影距離與感測焦距相對關係之元件。否則，必將如系爭案遭致以下之技術難題：即，如系爭案之鏡頭乃定焦距為例，系爭案將因鏡頭與桌面的距離越大而使得鏡頭的取像範圍之誤差越大；反之，如將鏡頭易為變焦距時，系爭案亦會因鏡頭的放大倍率越高而使得鏡頭的取像範圍之誤差越大」 (第4頁第11行至第4頁第20行)。被告以上論述含糊不清，不知所以。從技術面來看，當鏡頭為定焦距時，改變鏡頭與桌面的距離將會改變的是取像範圍，而不是取像範圍之誤差。事實上，一般實務上使用者會調整鏡頭與桌面之間的距離，來改變取像範圍的大小，以配合不同大小的實物，例如：A3的紙張或A4的紙張，根本沒有所謂的取像範圍之誤差。另外，大部份的使用者一定希望所觀看到的影像是置放於中間，因此倘若是要觀看A4右上部的某個範圍 (1/4的A4)時，當然僅需要將鏡頭調整接近桌面以縮成比A4要小的取像範圍(1/4的A4)，以使光線標定在A4右上部即可，根本也不需要標示A4整個範圍，何來誤差之有。因此，「如系爭案之鏡頭乃定焦距為例，系爭案將因鏡頭與桌面的距離越大而使得鏡頭的取像範圍之誤差越大」，這段話的前後句根本毫不相干。又，如將鏡頭易為變焦距時，則標定範圍固定，改變鏡頭的焦距將會改變的是觀看範圍的大小，而標定範圍的中心與變焦後觀看範圍的中心是沒有改變的，如此也達到提示使用者觀看範圍的目的，而不是所謂的取像範圍之誤差。事實上，鏡頭放大倍率的改變不會影響觀看範圍的中心，鏡頭焦距的改變只會改變觀看範圍的大小罷了，何來取像範圍之誤差。因此，吾人實不能理解被告所謂的「鏡頭的取像範圍之誤差」，被告理應明確告知。又，被告既然認為這是所謂的「科技事實或真理」，何不大大方方地提供確實的證據，證明鏡頭與桌面的距離及/或鏡頭的放大倍率與所謂的取像範圍之誤差有關。還是說，這根本不是所謂的「科技事實或真理」，而是被告心存僥倖，企圖以似是而非的理論矇混過關。綜合以上，被告目前所提的證據實不足以推翻請求項1之可專利性，尚望鈞庭鑒察。

③被告應完整解讀證據6的技術內容，而非斷章取義：關於此點，被告於專利舉發補充理由書 (2)中敘及：「至於證據6雖然有用到紅外光筆，其係用於在文件(詳第4圖之EFGH的標示)上劃定一個需要讀取的區域(詳col.5,lines1-3)，舉發人並未曾主張該紅外光筆可用於否定該第1請求項之專利性。」(第5頁第14行至第5頁第17行)被告既已自承證據6應用到紅外光筆，與請求項1的技術方案不同，但竟又補充「舉發人並未曾主張該紅外光筆可用於否定該第1請求項之專利性」。吾人實難以理解被告的論述邏輯，是否舉發人未曾主張的內容，就不屬於證據6的技術內容。若是如此，今後舉發人是否只需任意拼湊文字，置技術實質內容於不顧，即可恣意質疑專利的有效性？此一說法委實不能令人苟同。事實上，由證據6第1、2、4、5圖及其相關文字敘述可知，證據6係利用一個感測器12感應穿過反射鏡11（cold mirror；冷鏡）的紅外線光來判斷需要讀取的位置。因此，使用時使用者需利用一紅外光筆4在欲讀取的文件上進行位置標示，使得感測器12與CPU24得以偵測所需讀取的位置。此點可由證據6全文獲得充分地證實。舉例來說，證據6第5欄第4至第9行：「…First, the light pen 4 which emitsinfraredlight is used to emit light at a selected pointon the document surface. In FIG. 2, the infrared lightis projected to the sensor 12 throughthe magic mirror14, imaging lens 13 and coldmirror 11.…」。由此顯見，證據6所採取的技術手段與系爭案完全不同，系爭案請求項1僅利用燈泡發射光線即可立即標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍，而證據6至少還需要使用者費心以紅外光筆標定所需讀取的位置。也就是說，證據6明顯未揭露本案請求項1所定義的技術特徵：「該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍。」綜合以上，被告目前所提的證據實不足以推翻請求項1之可專利性，尚望鈞庭鑒察。

④系爭案之法國、西班牙及大陸對應案均通過審查關於此點，被告於專利舉發補充理由書 (2)中敘及：「查法國及西班牙因採特殊之專利制度而無實體審查，欲在該二國家取得發明之專利並非難事。」 (第11頁第7-8行)。吾人實不知被告究竟從何判斷在法國及西班牙取得發明專利是難事還是易事。舉西班牙為例，系爭案之西班牙對應案不但已通過西班牙專利局對該案的先前技術檢索，而且還通過了初步審查(Preliminary Exami-nation)。應瞭解到，在西班牙，所謂的初步審查是基於該案先前技術檢索報告(Search Report on theState of the Art)而做出的，並非只是形式審查而已。由此可知，西班牙專利局實已認定系爭案具有可專利性，而非被告所謂的「取得發明之專利並非難事」。另，系爭案之法國對應案亦已通過審查，法國專利局也對該案進行過先前技術檢索。被告刻意忽略這些事實，妄言在此二國家取得發明之專利並非難事，意圖矇混之心昭然若揭。另，被告於專利舉發補充理由書(2)中還敘及：「而大陸之申請案（詳附件8），在審查時雖然有接獲二次審查意見通知書(詳附件9、10)，然大陸當局引用的證據卻為CN 0000000Y以及CN 0000000Y（詳附件11、12），其與系爭案N02之證據1～6均不相同，故被舉發案相對應之法國、西班牙及大陸之核准發明專利，事實上均不足以證明其可專利性，尚請 貴審查員詳察。」(第11頁第8-14行)。被告以上論述實與專利審查現況不符。現今各國專利局在核發專利上極其嚴謹，因此在檢索時他國的審查歷程也是重要的參考之一。更何況美國乃是一專利大國，審查制度完善，大陸審查員在考慮系爭案大陸對應案之可專利性時，不可能沒有考慮到美國的審查歷程。因此，吾人可知大陸審查員必然是在參考美國的審查意見後，認為其與該案不相關，故不採用之。另外，被告既已深知各國審查制度皆不相同，又怎可因我方考量成本等因素而於美國放棄答辯，就推論我方發明在各國均不具可專利性。被告做此推論未免前後矛盾。

⑤證據3不足以證明本案不具進步性被告一再地主張證據3揭露請求項2-3之機械手臂。但是事實上，證據3乃是一件新式樣專利，依專利法之規定，「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作。」新式樣並不包括任何功能性的揭露。因此，證據3的圖式充其量揭露了一個佈滿條紋的桿狀物，並沒有任何文字支持這個桿狀物是一個機械手臂，更遑論揭露機械手臂與其他元件之間的連接關係。綜合以上，被告目前所提的證據實不足以推翻請求項2-3之可專利性，尚望鈞庭鑒察。

（二）第二爭點：如系爭申請專利範圍第1及3項有效，被告產品有無侵權？原告主張：有侵權：１按鈞院曾於95年間，經兩造合意，委請「國立台灣大學嚴慶齡工業研究中心」就涉嫌侵權產品有無落入原告之專利範圍（修正前）鑑定。後「國立台灣大學嚴慶齡工業研究中心」於95年12月15日向鈞院提出「95-y-02-07號之鑑定技術報告」在卷，結論為：「待鑑定物之相關特徵與比對案申請專利範圍之第1、2、4、6、7、10等6個項目所述內容之特徵『相同』」。２而上開鑑定結果，鈞院曾於開庭時命被告訴訟代理人表示意見，被告訴訟代理人均表示「無意見」，即承認如果原告系爭專利（修正前）仍維持有效性，則伊承認被告之產品成立專利侵權，只是對原告所主張之賠償金額有意見而已。３查本件原告公司系爭專利雖已修正，惟其修正內容為「N01(指修正前之系爭專利)請求項總共10項，第1項為獨立項。N02(指修正後之系爭專利)請求項總共3項，且第1,2,3項皆為獨立項；又N02為N01之原來請求項第4項併入請求項第1項、原請求項第5項及第6項係為依附第1項之附屬項，現分別改寫成獨立項，其餘請求項2,3,7-10均予刪除。」。故如將原N01中的請求項第4項、第5項及第6項分別併入第1項而得到N02的3個獨立項，則此3個獨立項再分別與特徵分析歸納表中去比較，發現因為特徵分析歸納表中待鑑定物之特徵就已分別與N01的請求項第1項、第4項及第6項相同，而與N01的請求項第5項不相同；故待鑑定物之相關特徵與N02的申請專利範圍相互比較，則可得知待鑑定物與N02的第1、3項所述內容之特徵相同。４又如上所述，被告訴訟代理人於鈞院開庭時已承認如果原告系爭專利 (修正前)仍維持有效性，則伊承認被告之產品成立專利侵權；則依同一邏輯，原告修正後系爭專利權若經判定有效性得已維持，則「因為特徵分析歸納表中待鑑定物之特徵就已分別與N01的請求項第1項、第4項及第6項相同」，而「N02為N01之原來請求項第4項併入請求項第1項」、「N01之原來請求項第6項改寫成獨立項第3項」，故自可有效導出「涉嫌侵權產品與N02的第1、3項所述內容之特徵相同，成立專利侵權」之結論。

（三）第三爭點：被告如有侵權，侵權之範圍如何？１依被告提出的補充理由十狀，裡面記載系爭產品出貨量是1161台，且1161台沒有記錄國內銷售數量，而且原告扣押的半成品很多會構成侵權品，故侵權產品為1161台以上。２被告稱「被證43、44有我們的另外相類產品DC150 plus的銷售單價與系爭產品相較有無加上涉嫌侵權的零件而有20美元的差價，被告主張應該以涉嫌侵權零件的價格來計算損害賠償的範圍，故被告主張應該以20美元的差價乘以當時的匯率32再乘以1161台再乘以20%的利潤，得出之金額始為損害賠償」云云。惟計算損害賠償額當然要以整台涉嫌侵權品的銷售價額為計算基準，被告主張涉嫌侵權零件價值計算並無依據，20%利潤不知如何而來，而且也與剛剛被證39-42的計算方式為30%的利潤顯然不符。故被告此部分之抗辯，顯不可採。

三、為此聲明：（一）被告應停止自行或委請他人設計、製造、為販賣之要約、販賣、進口、使用、陳列、促銷「可標定投影位置之實物投影裝置」或其他侵害我國發明第149208號發明專利之行為。被告亦不得以刊登廣告、散布產品型錄、舉辦產品展示會、說明會或其他任何方式推廣促銷。其已製造之前述產品，應予扣押銷毀。（二）被告應給付原告240,000,000元整暨自起訴狀繕本送達翌日起迄清償日止，按年息百分之5計算之利息。（三）訴訟費用由被告負擔。（四）原告願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告則以：

一、第一爭點：系爭專利是否有效？查，某專利有效與否繫於其申請專利範圍所記載是否具足專利要件。因原告將系爭專利最終修成三個獨立請求項，而其第二項因與侵權指控無涉，兩造無異議不予爭執，故僅須爭辯第1及3兩請求項如次：

（一）就系爭專利申請專利範圍第1項之不具專利性部分：１按90年施行之專利法第19條規定：「發明，指利用自然法則之創作」，當時專利法第20條第1項又規定：「凡供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已陳列於展覽會者」，當時專利法第20條第2項復規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」，以上條文係專利三要件，即新穎性、非顯而易見性及實用性之法源。２查專利乃在保護一種技術思想。故凡相同或類似之技術原理已被單一或多數習用技術相結合所預期或預見者，即不符新穎性或非顯而易見性。系爭專利更正申請專利範圍第1項為「一種可標定投影位置之實物投影裝置，其係以一實物影像擷取鏡筒內之一感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號；該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其特徵係為：上述實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」，此申請專利範圍第1項係以吉普森形式（Jepson Type）所撰寫者，亦即其為由二部份所構成之申請專利範圍撰寫形式（two-part claim），其中之第一部份係描述出發明之主題（subject matter）、發明所屬技術類別、以及界定出發明主題，惟此第一部份係為「習知技術」中已知之技術內容；而其第二部份始係所謂之「特徵部份」，方為舉發人所認定發明之最重要技術特徵。判斷專利是否符合專利要件，則以審究附加「特徵部分」於習知技術部分後，是否得使申請專利範圍具足專利三要件為基準。每一專利案之申請專利範圍第1項或其獨立項為其所請求保護之主要技術特徵或其技術核心所在，且容吾人先行仔細瞭解系爭專利申請專利範圍第1項的構件組成以及各構件間之連接關係（可參閱證據三十七第二投影片或系爭專利說明書第一圖A與第一圖B）如下：一種可標定投影位置之實物投影裝置，包括：

⑴一實物影像擷取鏡筒10，其內包括一感測元件，感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號；

⑵一支撐臂30，其一端連接該實物影像擷取鏡筒30，該支撐臂內含一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號；

⑶一底座40，連接於該支撐臂之另一端，用以承載上述元件（按，以上皆屬習用部分，即原告亦認為以上皆與過去或傳統技術並無不同）其中該實物投影裝置之特徵（以下始為被舉發人認定屬於系爭專利特殊之處）係為：上述實物影像擷取鏡筒10具有一投影定位裝置20，該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍。詳言之，被舉發案之申請專利範圍第1項中所述之技術特徵係為該實物影像擷取鏡筒10上具有投影定位裝置20，而該投影定位裝置20係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍50。請參閱證據三十七第二投片或舉發證據1之圖1、圖7及其說明書第4頁第【0023】段所述內容，其係揭露：「一資料提示裝置20係由支柱22、攝像機24（安裝於支柱22之一端部，以用來攝像資料），以及用來支持支柱22之腳構件26、28所構成。」另外，舉發證據1之第3頁第【0009】段係揭露：「本發明之資料提示裝置包含：攝像機，用以攝像給定範圍之圖像；可見光照射機構，其係朝向該攝像機之讀取範圍的給定位置照射可見光；以及圖像訊號輸出機構，其係用來輸出由前述攝像機所讀取之圖像的訊號」。換言之，舉發證據1實已揭露被舉發案申請專利範圍第1項之全部構件組成，即舉發證據1已揭露一種可標定投影位置之資料提示裝置20，其包括：

⑴一攝像機24，其內包括一CCD照相機23（如圖1與7中所示），以感應一外部實體物件（如圖1中的DC）並輸出該物件之影像訊號；

⑵一支柱22，其一端連接該攝像機24，該支柱內含一訊號傳輸元件與CCD照相機耦合用以傳輸該影像訊號（由於該攝像機24所感應的影像訊號必須由支柱22上的輸出端子32、33所輸出，因此支柱22內必含一訊號傳輸元件與CCD照相機耦合，以傳輸該影像訊號）；

⑶一腳構件26、28，連接於該支柱之另一端，用以承載上述元件，（事實上，以上毋須比對，因專利權人已自承屬習用部份）其中該資料提示裝置20有如下特徵係為：上述之攝像機24具有一可見光照射機構40（如證據三十七第四投片或舉發證據1圖7及11所示），用以標定該資料提示裝置之影像擷取範圍。由上述比較可清楚發現，系爭專利申請專利範圍第1項所述技術特徵中，除明確指向「該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡」之一細節外，在其申請日前早已被舉發證據1所完全揭露。事實上，被舉發案較諸舉發證據1乃屬落伍或退步之技術。我智慧局准予專利實係一種行政疏失。此因被舉發案僅具有標定投影位置之功能，然舉發證據一（JP00000000）除於第11圖已揭露其投影定位裝置具有標定影像擷取範圍之功能，而於其第6、7圖早已顯示其投影定位裝置之設置方式與系爭專利案相同（其均為在相機鏡頭旁邊設置投影定位裝置）外，請參酌其說明書第【0016】段所述：所照射之可見光在資料上成箭頭符號形狀或朝上之三角形形狀的話，可輕易判斷上下方向。又，為了圍繞射向領域，也可將光線的標誌投射到四隅角。亦可知其投影定位裝置（亦即對應證據一第【0031】段之攝像機部24內部裝有可見光照射部40）不僅具有標定影像擷取範圍之功能，更具有便於判斷上下方向之第二功能。因更正增加（即併入其原第四請求項）「該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡」之前述特徵於本技術領域實屬細微末節，故訴願機關乃為如下決定：

⑴舉發證據一之攝像機部（及對應系爭專利之實物影像擷取鏡筒）上具有一可見光照射部（亦即對應系爭專利之投影定位裝置），可用以照射可見光，標定影像擷取範圍。換言之，訴願機關認可舉發證據一透過其「攝像機部上具有一可見光照射部」（如圖1、圖6-7所示）之技術特徵，已明確揭露系爭專利請求項第1項所具有之技術特徵。

⑵關於系爭專利之請求項第4項（業已併入原第1請求項而成為目前之更正第1項），其雖限定投影定位裝置係為四個燈泡之技術特徵，惟訴願機關仍認為該技術方案應為舉發證據一（JP00000000）一個燈泡之特別實施樣態，其相較於舉發證據仍應不具進步性。３系爭專利更正申請專利範圍第1項不具專利性之其他證據退一步言，如必欲認上述申請專利範圍第1項不符專利要件之論述，就明確四個燈泡部分尚未充足，事實上，吾人亦可舉證其實已被其他舉發證據所揭示或教示。請參舉發證據2（US5,650,817，附件2-3），早已明白揭露一種透過「四顆燈泡」（110、120、130及140，詳參其第1圖及第2圖）標示相機鏡頭影像擷取範圍之技術。就此相關細節，因歷次狀紙及相關附件指述綦詳，於茲不復另贅。故結合舉發證據2之投影定位裝置之技術特徵於舉發證據1後，熟習於本技藝之人士將可輕易得出系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵，是其顯然無以通過專利法上非顯而易見性或進步性之核查。此外，舉發N02之證據6（US 5,194,729，即證46之證6）亦已明白教示四個燈泡（第17圖之4個LED燈820-850，以及在文件840上所形成一個矩形讀取區，見說明書第10欄第47-49行，即Col.10,Lines 47-49），由此益證本項技術之顯屬顯而易見而不具專利性。４另原告於2001年11月14日向美國專利局申請系爭案之發明專利（見證據四十六之附件4），並同時主張台灣案（即系爭專利）申請日2001年2月6日之優先權。嗣因實不存專利要件，經一再被再審核駁後，分別於2005年12月8日及2007年4月2日重提兩次「請求繼續審查」（Request forCon- tinued Examination, RCE）。終究因委實不具專利要件，而束手無策於美國審查員在2007年6月15日發出之審查意見函（見證據四十六之附件5），故該對應案最終仍於2008年1月10日答辯期限屆滿後，由美國專利及商標局註記為放棄狀態。美國審查員係引用證據四十六中之證據4（等同證據5，亦分別相同於舉發N01之證據3及3-1）及證據6（即美國專利第5,194,729號之Okisu案）而一路核駁美國對應案到底（原文請參證據四十六之附件5本文），針對美國審查員為何認為原告所請新修正三項申請專利範圍不可准予專利之詳情，煩參證據四十六舉發補充理由本文詳述（更多系爭專利無效之論證，請參被證附件1-3、附件2-1、補充理由狀（六）及證據四十六）。原告雖辯稱其放棄美國對應案之真正原因，係美國案之代理申請及答辯費用高昂之故。然以原告之資力，申請美國專利何有費用高昂之可言？原告願為240,000,000元之損害賠償額提出高額假扣押擔保金，足見其財力之絕非泛泛。５系爭專利更正申請專利範圍第1項不具專利性之論述：我審查基準第二篇第一章第3.3.2.2節如次之闡釋：「特徵部分應敘明申請專利之標的與該先前技術不同的必要技術特徵；於解釋申請專利範圍時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合（專施19.II）。若經檢索，發現先前技術已揭露前言部分之技術特徵與特徵部分中之部分技術特徵的結合，且其功效並無不同時，則應通知申請人修正申請專利範圍，將特徵部分中之該部分技術特徵載入前言部分。」是故原告類若爭執證據一之底座係開腳式，而非實體式，以辯稱系爭專利之有細微差異，實屬偏離專利意義上之抗辯而無意義。蓋，開腳式亦係底座之一種，詳言之，任何扮演底座功能之機構皆屬底座，彼此間並無專利意義上之區別。因原告更正申請專利範圍係將前次修正之第4、5及6項分別併入第1項，故等同放棄或自認原第1項係不可准予專利者，是吾人欲證明此次修正申請專利範圍之不可專利性，已無須論證或多所著眼更正前第1項部分，而僅須著重探討或論證此次更正中，原告所欲併入第1項之併入部分有無專利特徵或屬否習用技術，即可奏功。詳言之，修正第1項（即原修正第4項）特徵在於四個燈泡，而四個燈泡之特徵已清楚見於舉發N02證據2或6，故其顯無特徵，已無庸贅述。６系爭專利更正申請專利範圍第1項不具專利性之證據組合據前論述，欲證明更正請求項第1項不具進步性，吾人得因如次證據組合，而輕易推知：

⑴證據1結合證據6（US5,194,729）：依我審查基準第二篇第一章第3.3.2.2獨立項之記載要點乙節可知，二段式申請專利範圍，其真正特徵在於第二段特徵部分之敘述。故引證據1以顯示一般習用技術（前言部分中，實物投影裝置之一般元件或結構；或更正前申請專利範圍第1項之內容），而引證據6（第17圖之4個LED燈820-850，以及在文件840上所形成一個矩形讀取區，見說明書第10欄第47-49行，即Col. 10, Lines 47-49）以證明本請求項四個燈泡以標定實物影像擷取範圍之特徵已屬習知；

⑵證據4（US6,373,599）結合證據6：引證據4以顯示一般習用技術，而引證據6以證明本請求項四個燈泡之特徵已屬習知；

⑶證據4結合證據2（US5,650,817）：引證據4以顯示一般習用技術，而引證據2第二圖（說明書第二欄第42至62行，即Col 2, Lines 42-62）以證明本請求項四個燈泡之特徵已屬習知；

⑷證據1結合證據2：引證據1以顯示一般習用技術，而引證據2以證明本請求項四個燈泡之特徵已屬習知。

（二）就系爭專利申請專利範圍第3項之不具專利性部分：１系爭專利更正申請專利範圍第3項內容為「一種可標定投影位置之實物投影裝置，其係以一實物影像擷取鏡筒內之一感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號；該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其特徵係為：上述實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，且該支撐臂之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒位置及該實物影像擷取範圍」。２查，原告指稱證據3(US D374,020，附件2-4)為新式樣，故不宜作為發明舉發之證據。此實為對專利知識與實務之嚴重誤解，吾人除可自主管機關智慧財產局對系爭專利舉發N02之審定書所表明之意見，明確知悉原告所稱之無稽外，被告自本段起，謹提出審查基準相對規定以為釋明。

⑴按，該基準第二篇第三章98年版第2.5.2.1一般原則「該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據已公開發行之刊物中形式上明確記載或形式上未記載但實質上隱含的技術內容，判斷申請專利之發明構成先前技術的一部分時（判斷基準參照本章2.4「新穎性之判斷基準」），應認定申請專利之發明已見於刊物。」因證據3係為相同技術領域之器械，而鵝頸結構之主要目的在於隨意調整高低或位置，乃童稚能解，故證據3鵝頸結構之目的，乃前開文句中「形式上未記載但實質上隱含的技術內容」，實屬自明之理。

⑵此外，我專利審查基準第二篇第三章98年版第2.2.2引證文件「引證文件中包括圖式者，圖式僅屬示意圖，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術特徵始屬於引證文件有揭露之內容」可知，縱證據3未有文字說明，然於其圖式已明白顯示鵝頸結構，且系爭專利請求項3之文句旨在敘述鵝頸結構之功能下，本領域具通常知識之人俱可輕易得知兩者皆在揭露鵝頸結構矣。

⑶又，同一基準第五篇第一章第5.3.3.1證據能力與證據力之判斷「若證據僅揭露物品之外觀而不能得知其製造方法、構造或裝置等，且無其他關連證據例如產品說明書、實物等，足以佐證者，該證據不得作為證明系爭專利之方法或內部構造於申請前已公開之依據」，反面解釋此一闡釋，因任何人皆可輕易自證據3之產品外觀而知其為一鵝頸結構，故證據3本得作為證明於本領域使用鵝頸結構，乃屬習用技術之證據。３智慧財產局於舉發N02一案所作成系爭專利應予撤銷之舉發審定書中，在認定系爭專利修正第2及3項應被撤銷之際，認為：N02舉發證據1、3及5俱未揭載投影定位裝置，故須加引證據2（或證據6）等有揭載投影定位裝置之證據始足有效舉發該兩項。就此，被告謹說明如次：

⑴舉發N02證據1（即附件1-3-1）已揭載有定位裝置，詳如理由狀（八）所呈附件1-3第4頁，或理由狀（十一）所呈附件1-9第6至8頁，或證據一第1、7或11圖；

⑵自舉發N02證據4（US0000000）第3圖之手稿範圍3即可知其已具投影定位裝置；

⑶退萬步言之，縱不為前兩點之認定，則依智慧局之認定，被告僅須再追加證據2（US5,650,817）或4之引用或組合，被告原先之舉證即可完全成立矣。事實上，前第1及2點之主張，自原告於本具有定位裝置之原始請求項中，請求再追加限縮本次修正之特徵，即可知定位裝置並非系爭專利之特徵，而實屬習用技術也。４準據前述，被告謹提出以下證據組合，以舉證更正請求項第3項不具進步性：

⑴第一種證據組合---結合附件1-3-1（舉發證據一）及附件1-4-2（等同舉發N02證據三或舉發Ｎ01證據4或附件2-4）：本項前言部分中，實物投影裝置之一般元件或結構（包含未明確定義四個燈泡之投影定位裝置）俱可見於附件1-3-1，至於其可調整影像擷取範圍之鵝頸似支撐臂特徵部分，與證據三（附件1-4-2或附件2-4）第1或2圖完全雷同，故可見其無進步性；

⑵第二種證據組合---依美國審查員之意見，單引舉發N02證據4（等同舉發N02證據5），而認本項不存進步性，此係鵝頸式支撐臂乃一般機械手臂常用表現方式之故。

二、第二爭點：如系爭申請專利範圍第一及三項有效，被告產品有無侵權？就此，被告陳明如次：

（一）如系爭專利有效，本可探討系爭產品之侵權，然依智慧財產局網站所發佈專利侵權鑑定要點下篇專利侵害之鑑定原則、第三章鑑定方法、第二節比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象中，第七、先前技術阻卻、(一)「先前技術阻卻」之意義乙段載有『「先前技術」係涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人…』。被告以此前所提先前技術各證據，並主張「先前技術阻卻」而無侵權之可言，當屬的論。

（二）有關系爭申請專利範圍第1及3項之不具專利性，或系爭產品之得主張先前技術阻卻之一覽表如下。準據前述，吾人可知系爭專利申請專利範圍第1項之構成部分為前言（下稱甲部分）及特徵部分，而特徵部分包含如次兩子特徵，即：實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置（下稱乙部分），及該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡（下稱丙部分）。至於系爭專利更正申請專利範圍第3項內容之構成部分則為前言（與甲部分雷同）及特徵部分，而特徵部分包含如次兩子特徵，即：實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置（與乙部分雷同），及該支撐臂之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂外型（下稱丁部分）。據前分析，吾人製表如次：┌─┬───────┬───────────────────────┐│習│系爭專利申請 │證據 ││ │專利範圍第1項 │ ││用├───────┼───────────────────────┤│ │甲部分 │舉發證據一（附件1-3-1）或證據4（US6,373,599） ││技├───────┼───────────────────────┤│ │乙部分 │舉發證據一（附件1-3-1） ││術├───────┼───────────────────────┤│ │丙部分 │證據6（US5,194,729）第17圖之4個LED燈820-850， ││阻│ │以及在文件840上所形成一個矩形讀取區，見說明書 ││ │ │第10欄第47-49行，即Col. 10, Lines 47-49；或證 ││卻│ │據2第二圖（說明書第二欄第42至62行，即Col 2, ││ │ │Lines 42-62） ││之├───────┼───────────────────────┤│ │系爭專利申請 │證據 ││舉│專利範圍第3項 │ ││ ├───────┼───────────────────────┤│證│甲部分 │舉發證據一（附件1-3-1）或證據4（US6,373,599） ││ ├───────┼───────────────────────┤│ │乙部分 │舉發證據一（附件1-3-1） ││ ├───────┼───────────────────────┤│ │丁部分 │證據三（附件1-4-2或附件2-4）第1或2圖；或證據4 ││ │ │（US6,373,599） │└─┴───────┴───────────────────────┘

三、第三爭點為如有侵權，侵權之範圍如何？

（一）系爭產品之數量：原告雖聲稱被告侵權產品無數，然未曾舉證以實其說。此外，自證據三十八，原告訴訟代理人簽署確認之假扣押查封清單可知，僅有編號1及2兩項總計為69台DC150侵權產品，其餘皆與侵權產品無涉。被告銷售之系爭產品總計1386台，業已提出相關銷售資料為憑。

（二）產製系爭產品利潤之論證原告指陳召回之227台產品業經銷售獲有利益而不宜扣除計算，然該227台產品既已召回，並退還交易所得，豈有利益可言，故於損害賠償計算予以扣除，何有不當？故總計1386減225台等於1161台。本諸被告所提各項書證，可知：被告總計販售系爭產品1161台、系爭產品每台未稅售價平均為9,690元（11,250,253/1,161=9,69 0，證據三十九）、系爭產品每台製造總成本為6,369元（證據四十）、被告九十三年度管銷費用為28,759仟元（證據四十一）、被告每仟元之管銷費用分攤為76.5元，故每台之管銷成本分攤為741元（證據四十二）。是每台利潤為2,580元，而總數1,161台之表象總利潤為2,995,380元。為謀精確對比，俾期以科學方法尋求被告因販售系爭產品所可能獲得之利益，茲提出系爭產品類似產品DC150PLUS（因無雷射定位裝置，故無侵權之可言）以為對照。因其每台製造總成本為6,286元（證據四十三），故依被告DC150PLUS成本與售價說明證據四十四，可知系爭產品之製造總成本為6,369元，而其姊妹產品DC150PLUS因無雷射，故製造總成本為6,286元，兩者相差83元。此外，依被告補充理由狀（十）所提呈所有報單及DC150（系爭產品）及DC150PLUS（其姊妹產品）價格差異表證據四十五可知，兩產品之販售常無價差，系爭產品充其量貴上20美元。是依我專利法第85條第1項第2款「依侵害人因侵害行為所得之利益」之所定，侵權人所需負擔之損害賠償係「因侵害行為所得之利益」，然自證據四十四及四十五可知，被告於不知可能涉有侵權情事之際，產製系爭產品，非但成本較高（83元），而售價常無差異（少數例外下，至多則為每台20美元，且並有較為便宜之例，為免原告無謂爭執，於此不列），被告於系爭產品之製造，並無獲得利益之可言，如必欲認為被告製造系爭產品獲有利益，充其量僅能誤會為每台20美元。

（三）侵權數額之計算按，我民事損害制度之設計以填補損害為原則，故有民法第216條之規定。我國專利法第85條第1項第2款乃規定損害賠償之計算乃「依侵害人因侵害行為所得之利益」，必「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時」，方「以銷售該項物品全部收入為所得利益」。查，被告所生產之實物提示機種類繁多（請參證據十四），其中只有Lumens DC150之機型附有雷射定位功能，而涉有侵害原告專利之虞。以銷售量而言，自被告製造販售實物提示機以迄當年度4年中，總計37,485台，此型產品僅佔3％，以系列產品型號而言，亦不足6％，故知系爭產品並非重點或主力產品。一般而言，為滿足或取悅市場，實物提示機功能繁多。總計至少10項功能，請參證據十五。而其中所涉雷射定位功能甚屬細微末節，猶如賣場之贈品可有可無，故有無雷射功能之兩類近產品報價相同（請參證據十六Lumens DC150報關單及證據十七Lumens DC150 Plus報關單），故被告實無由因生產系爭Lumens DC150產品而獲得任何利益。退萬步言，如鈞院仍認應有損害賠償之適用，被告以為本件之訴訟標的價額充其量為20（美元）*32（轉換為新台幣）*1160（台）*20％（利潤）＝新台幣148,480。

四、為此答辯聲明：（一）原告之訴駁回。（二）訴訟費用原告負擔。（三）如受不利判決，願供擔保免為假執行。

叁、兩造不爭執之事實：

一、原告擁有我國公告第472169號專利（申請號：00000000號「可標定投影位置之實物投影裝置」，申請日為90年2月6日，公告日為91年1月11日。專利權期間自91年1月11日起至110年2月5日止），此有原告提出之專利證書、專利說明書、公告資料可稽（本院卷一第6、22-36頁、本院卷四第35-1頁）。

二、原告於93年間在市面上購得被告所設計、製造、使用及販賣「LUMENS DC150數位資料提示機/實物投影機」產品，經國立台灣大學暨嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心，就系爭專利與被控侵權物進行侵害鑑定比對，認為被控侵權產品已經落入原告系爭專利之申請專利範圍，則有型錄、發票、送貨單（本院卷一第38-42頁）、國立台灣大學暨嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心鑑定技術報告為證（證物外放）。

三、系爭專利在本件民事訴訟過程中，專利權人於95年2月16日修正補充申請專利範圍，由原申請之12項請求項修正為10項請求項（本院卷一第196-197頁），嗣再於96年4月12日由10項請求項修正為3項請求項，經濟部智慧財產局亦已發出准予更正的處分，有智慧財產局99年3月10日（99）智專三（三）05018字第09920148950號函檢送之申請專利範圍更正本在卷可參（本院卷三第268-270頁）。兩造並於98年9月22日之言詞辯論庭中同意，雙方將以系爭專利更正後之申請專利範圍，作專利有效性分析以及有無侵權的判斷（本院卷三第27頁反面）。

肆、本件兩造之主要爭點：

一、原告之中華民國149208號「可標定投影位置之實物投影裝置」發明專利（下稱系爭專利），於96年4月12日修正後之申請專利範圍第一、三項是否不具進步性，而有應撤銷之原因？

二、如系爭專利修正後之申請專利範圍第一、三項有效，被告製造販賣之「LUMENS DC150數位資料提示機/實物投影機」有無落入原告系爭專利申請範圍，而侵害原告之專利權？

三、如被告侵害原告之專利權，其損害賠償額如何計算？

伍、本院之判斷：

一、原告系爭專利權不具進步性之專利要件，有應撤銷之原因：

（一）按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文；次按關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於辯論是否成立侵害後行之，但法院認為就損害之內容，有先行或同時辯論之必要者，不在此限，智慧財產案件審理細則第35條亦設有規定。依上開規定意旨，於專利侵權損害賠償訴訟程序中，倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時，則應先就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因為調查，若該專利具有應撤銷、廢止之原因，縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形，該專利權人亦不得對他造主張權利，亦即不得請求損害賠償。是以，在當事人就專利有效性為主張或抗辯之情形，法院自應先就專利之有效性先為判斷，唯有專利有效性經確認後，始須再就侵權事實之有無再為判斷。查本件被告抗辯系爭專利不具進步性，本院就此抗辯應自為判斷，合先敘明。

（二）系爭專利有效性之行政爭訟部分：１系爭專利於94年6月6日由被告向經濟部智慧財產局提起舉發（舉發案號為00000000 N01，下稱N01）。智慧財產局於95年5月19日以（95）智專三（三）05018字第09520388260號審定書做出舉發不成立之審定（本院卷一第187-189頁）。被告（舉發人）續向經濟部訴願會提起訴願，經濟部訴願會於96年2月5日以經訴字第09606061980號決定書做出原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分（本院卷一第313-319頁）。原告（被舉發人）續提起行政訴訟，並由台北高等行政法院於97年4月24日以96年度訴字第1184號判決經濟部訴願會係採納財團法人工業技術研究院之審查意見書作為對原告不利之基礎；該審查意見書顯屬經濟部訴願會調查證據所得資料之一部，經濟部訴願會自應依訴願法第67條第3項之規定提示當事人，予以表示意見之機會，始得據為不利原告訴願決定之基礎，然經濟部訴願會並未將該審查（鑑定）意見提示予原告，使其有申辯之機會，即據以做成訴願決定，於法自有未合，撤銷原訴願決定（本院卷一第354-368頁）。參加人（本件被告）續提起上訴，最高行政法院於99年2月4日以99年度判字第89號認為原審判決徒以：參加人之譯文與被上訴人不同，訴願決定對當事人業已提出重要攻擊防禦方法漏未審酌，屬理由不備，即違反訴願法第89條第1項第3款規定，並以有程序瑕疵為由，撤銷訴願決定等情，自有判決適用法規不當之違法。並將本件發交智慧財產法院審理中（本院卷三第248-255頁）。２被告另於96年1月2日對系爭專利提起另一舉發案（舉發案號：00000000 N02，下稱N02）。原告隨之於96年4月12日對系爭專利申請專利範圍提出更正，經智慧財產局98年9月1日通知該系爭專利申請專利範圍更正本認為屬專利法第64條所稱之可更正事項。系爭專利更正後之申請專利範圍共計3項。智慧財產局並於98年12月25日做出00000000N02舉發案為舉發成立，應撤銷專利權之審定（本院卷三第225-230頁）。目前由被舉發人（原告）提起訴願中。

（三）查系爭專利係於90年2月6日申請，經審定准予專利後，於91年1月11日公告（本院卷四第35-1頁），是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之90年10月24日修正公布之專利法為斷。按90年10月24日修正施行之專利法第19條規定：「發明，指利用自然法則之創作」，當時專利法第20條第2項復規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」，同法第71條第1款亦規定：有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：一、違反第19條至第21條或第27條規定者。系爭專利有無違反前開規定而應撤銷其發明專利權，依法應由主張系爭專利無效之人（即被告）附具證據證明之。

（四）系爭專利之技術內容：系爭專利申請專利範圍更正後共計3項，均為獨立項。原告主張被控侵權物仍侵害更正後之申請專利範圍第1項及第3項（本院卷三第139頁以下之民事準備狀）。以下僅就系爭專利申請專利範圍第1項及第3項之技術內容做說明（本院卷三第268-270頁）：１申請專利範圍第1項：「一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中係以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其中特徵係為：上述實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」。２申請專利範圍第3項：「一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中係以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其中特徵係為：該實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍，且該支撐臂之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒位置及該實物影像擷取範圍」。

（五）被告於本件民事訴訟中提出如下引證案，主張系爭專利不具進步性（被告於民事補充理由狀中之內容為對更正後之申請專利範圍之證據陳述，故本件訴訟專利無效之證據主張將限於被告民事補充理由狀所提及之證據組合）：１申請專利範圍第1項部分：

⑴附件1-3-1結合附件2-3：其中附件1-3-1為西元1997年7月11日公開之日本特開平0-000000號「資料提示裝置」（本院卷二第63-73頁之日本公開特許公報）；附件2-3為西元1997年7月22日公告之美國專利第0000000號「IMAGE AREA INDICATINGCIRCUIT OF A CAMERA」（見本院卷二第206-212頁之美國專利公報）。

⑵附件1-3-1結合證據46之證6其中附件1-3-1為西元1997年7月11日公開之日本特開平0-000000號「資料提示裝置」（本院卷二第63-73頁之日本公開特許公報）；證據46之證6為西元1993年3月16日美國公告之第0000000號「DOCUMENT READING APPARA-TUS WITH AREA RECOGNIZING SENSOR AND OBSTACLESE-TECTION」（見本院卷三第75-96頁之美國專利公報）。

⑶附件1-3-3結合證據46之證6其中附件1-3-3為西元2002年4月16日公告之美國第0000000 B1號「IMAGE SCANNING APPARATUS AND METHOD」專利案（本院卷二第84-99頁之美國專利公報）；證據46之證6則為西元1993年3月16日美國公告之第0000000號「DOCUMENT READING APPARATUS WITH AREARECOGNIZINGSENSOR AND OBSTACLESETECTION」（見本院卷三第75-96頁之美國專利公報）。

⑷附件1-3-2結合附件2-3其中附件1-3-2為西元1991年6月25日公開之美國專利第0000000號「APPARATUS AND METHOD FOR CONVERTINGPICTURES OR IMAGES INTO VIDEO SIGNALS」（本院卷二第74-83頁之美國專利公報）；附件2-3為西元1997年7月22日公告之美國專利第0000000號「IMAGE AREA INDICATING CIRCUIT OF A CAMERA」（見本院卷二第206-212頁之美國專利公報）。

⑸附件1-3-2結合證據46之證6其中附件1-3-2為西元1991年6月25日公開之美國專利第0000000號「APPARATUS AND METHOD FOR CONVERTINGPICTURES OR IMAGES INTO VIDEO SIGNALS」（本院卷二第74-83頁之美國專利公報）；證據46之證6為西元1993年3月16日美國公告之第0000000號「DOCUMENT READING APPARATUS WITH AREA RECOGNIZING SENSOR ANDOBSTACLESETECTION」（見本院卷三第75-96頁之美國專利公報）。２申請專利範圍第3項部分：

⑴附件1-3-1結合附件1-4-2其中附件1-3-1為西元1997年7月11日公開之日本特開平0-000000號「資料提示裝置」（本院卷二第63-73頁之日本公開特許公報）；附件1-4-2為西元1996年9月24日公開之美國第DES.374020號「VIDEO MICROSCOPE」新式樣專利案（本院卷二第128-129頁之美國專利公報）。

⑵附件1-3-3附件1-3-3為西元2002年4月16日公告之美國第0000000B1號「IMAGE SCANNING APPARATUS AND METHOD」專利案（本院卷二第84-99頁之美國專利公報）。

（六）系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，理由析述如下：１附件1-3-1（N02證據1）結合附件2-3（N02證據2）之技術內容可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性

⑴系爭專利申請專利範圍第1項係「一種可標定投影位置之實物投影裝置，其中係以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其中特徵係為：上述實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」，另系爭專利申請專利範圍係以兩段式撰寫之申請專利範圍，「其特徵為」之前的前言部分屬系爭專利與先前技術共有之必要技術特徵。「其特徵為」之後的特徵部分為有別於先前技術之必要技術特徵，合先敘明。

⑵附件1-3-1係為西元1997年7月11日公開之日本特開平0-000000號「資料提示裝置」（同為N01之證據一及N02之證據一），該裝置係將電視攝像機所讀取之圖像訊號，藉圖像訊號輸出機構來輸出連接外部的CRT、投影機等監視設備向視聽者提示；又該裝置之可見光照射機構，係朝向電視攝像機之圖像讀取範圍之給定位置，照射可見光；在此，作為可見光照射機構用者，宜以高亮度LED作為光源使用；為了使照射光收束，而宜利用透鏡等之光學元件；當然也可以利用雷射等特種性質之光源，或使用其他發光手段，作為使照射面積縮小之光源；例如，所照射之可見光在資料上成箭頭符號形狀或朝上之三角形狀的話，可輕易判別上下方向；又，也可將光線的標誌投射到圍繞攝像領域的四隅角；在資料提示裝置20，藉由操作按鈕27而至少旋轉180度，以支持安裝於攝影機部24之CCD鏡頭感光元件；前面實施例所述之資料提示裝置20係由支撐臂22、攝影機部24（安裝於支撐臂22之一端部，以用來攝像資料），以及用來支持支撐臂22之兩組腳構件26、28所構成；攝影機部24，備有圖像放大調整部和白色平衡調整部等，並藉後述之電路來控制此等各部，將其攝像結果轉成NTSC格式之圖像訊號，而從輸出端子輸出；此等影像訊號之輸入、輸出端子係設在支撐臂22一方之側面；其攝影機部24中內部裝有可見光照射部40，其係將高輝度LED燈泡40A作為光源。

⑶附件2-3為1997年7月22日公告之美國專利第0000000號「IMAGE AREA INDICATING CIRCUIT OF A CAMERA」（為N01之證據二）。其說明書摘要及其附圖第1圖，揭露一種照相機10（或其他攝像機構）用以攝影或紀錄一物體到一紀錄媒體中，其中該照相機10包含一攝像區○○○○路（image area indicating circuit）30，該「攝像區域指示裝置30」包含一雷射光束產生器，用以產生複數個雷射光束（laser beams）；一映射機構用以映射出該等雷射光束以定義出一攝像區域（Photographing area），以涵蓋該被攝像物體，以及包含一控制機構，用以根據該照相機的攝像縮放比例（zoom）控制該等雷射光束的映射角度。

⑷比對系爭專利申請專利範圍第1項與附件1-3-1及附件2-3之組合：附件1-3-1【0009】揭示「資料提示裝置，係由圖像訊號輸出機構來輸出由電視攝相機CM所讀取之圖像訊號，藉由連接外部的CRT、投影機等設備向視聽者提示」。另附件1-3-1之圖1、圖2均揭示「一電視攝相裝置CM連接一支持臂AR之結構」，上述特徵已揭露系爭專利申請專利範圍第1項所載「以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號」之技術特徵。惟系爭專利申請專利範圍第1項之「支撐臂另一端連結一底座，用以承載上述元件」之特徵與附件1-3-1係以支撐臂連接兩腳部材28及26做為支撐有所不同。然支撐臂另端所連接之底座或兩腳部材，二者之功用係作為支撐之用，且由附件1-3-1圖11之習知技術亦可看出支撐臂之另端亦連接一底座，故系爭專利申請專利範圍第1項中「其特徵為之前」之技術特徵，實屬一般習用技術。

⑸兩造主要爭執系爭專利申請專利範圍第1項中「其特徵為」之後的特徵部分即「上述實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」是否已見諸於附件1-3-1中。被告提出附件1-3-1【0016】所列文字，被告之譯文為「所照射的可見光在資料上形成箭頭符號形狀或朝上之三角形狀的話，可輕易判別上下方向。又，為了圍繞攝像領域，也可將光線的標誌投射到四隅角」。原告則認為翻譯上應將「為了」修改成「像是」整段應翻譯為「照射出的可視光於資料上顯示箭頭形狀，或向上的三角形即可容易判斷上下方向。另外，亦可於包圍攝影領域的四角落投射光記號」，且原告認為附件1-3-1的LED照射光點於一定時間後及關閉，當關閉時如何標示範圍等云云。

⑹查附件1-3-1之【0009】段之翻譯譯文，無論係採原告或被告的翻譯方式，其所表達的意涵主要係指，「所照射的可見光在資料上形成箭頭符號形狀或朝上之三角形狀的話，可輕易判別上下方向。又，其也相當適合用於像是把攝影的範圍框起來那樣地，在（攝影的範圍）的四個角落投射光的記號」。故附件1-3-1【0009】-【0031】之內容對所屬技術領域中具有通常知識者而言，已經揭示在攝影機部24內設置有CCD鏡頭感光元件，在CCD鏡頭感光元件旁設置有可見光照射部40，其以高輝度LED燈泡40A及聚光鏡40B組成。當調整照射光軸與攝像光軸一致時，攝像機與資料的相隔距離就不受影響，可以照射到攝像範圍的中心位置。另可見光照射部，除了採單一LED燈泡投射到攝像區的中心點，並作為辨認上下之標記的方式外，亦可藉由燈泡投射光信號到投射到四個角落，也就是包圍攝影領域的四角落投射光記號，故四個角落所圍範圍即攝像領域。

⑺因此，系爭專利申請專利範圍第1項所述：「上述實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，該投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍」已由附件1-3-1圖7所揭示。另系爭專利申請專利範圍第1項之「發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」之特徵，則可見於附件1-3-1之【0016】其所揭示在攝影領域之四個角落投射燈光之技術內容。雖附件1-3-1對於是否使用4個燈泡為在鏡筒外部周圍四角落並未明確揭示，然對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，攝影機鏡頭旁具有之單一燈泡可投射於攝像中心作為標記，攝像區域四角落要有光標記，使用攝影機旁之4個燈泡分別位於四個角落的作法，為利用系爭專利申請前的通常知識即能予以置換者。另系爭專利申請專利範圍第1項之底座與附件1-3-1以支撐腳的支撐功效相當，又系爭專利申請專利範圍第1項利用安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍與附件1-3-1利用燈泡投射出圍繞4個角落之影像擷取範圍之功效相當，故系爭專利申請專利範圍第1項為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，故附件1-3-1足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

⑻另原告主張附件1-3-1僅有1個定位點且於定位幾秒後自動關閉無法達到定位效果，系爭專利則有4個點，且系爭專利為可伸縮之支撐臂與附件1-3-1有別等云云。惟查系爭專利申請專利範圍第1項並未界定支撐臂之伸縮，自非應比對的範圍。另附件1-3-1所揭示的燈光具有定時自動關閉以節省能源之功能，亦非屬與系爭專利申請專利範圍第1項之比對之範疇，併予指明。

⑼對於系爭專利申請專利範圍第1項以4個角落有4個燈泡作為擷取影像定位之結構，被告另提出附件2-3結合附件1-3-1，主張系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性等。

⑽查附件2-3之定位方式為該照相機10包含一攝像區域指示裝置（image area indicating circuit）30，該「攝像區域指示裝置30」包含一雷射光束產生器，用以產生複數個雷射光束（laser beams）；一映射機構200用以映射出該等雷射光束以定義出一abcd四個角落所圍攝像區域（Photographing area），以涵蓋該被攝像物體，以及包含一控制機構，用以根據該照相機的攝像縮放比例（zoom）控制該等雷射光束的映射角度。附件2-3之攝像區域指示裝置（30）具有4個半導體雷射可透過控制機構及與照相機的視窗做變化縮放比例之變化。

⑽查系爭專利申請專利範圍第1項之投影定位裝置係安裝於該實物影像擷取鏡筒外部之四個燈泡，用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍，與附件2-3攝像區域指示裝置（image area indicating circuit）30其設在在鏡筒周圍，並利用4個半導體雷射發射燈光並標定實物影像擷取範圍結構相當，又系爭專利申請專利範圍第1項是利用鏡頭周圍4個角落所分佈的4個燈泡，投射出範圍大於或約略等於鏡頭影像擷取範圍據以達成所稱之定位效果，與附件2-3藉由控制裝置控制鏡面並由4個半導體雷射產生abcd四個角落之投影範圍，該範圍大於影像擷取範圍之功效相當。因此就系爭專利申請專利範圍第1項「利用安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍」與附件2-3以4個雷射半導體位於攝錄相機旁並應用於影像擷取範圍上的功效而言，系爭專利申請專利範圍第1項為所屬技術領域中具有通常知識者，運用申請前之附件1-3-1與附件2-3之結合，可輕易完成且並未產生無法預期的功效，系爭專利申請專利範圍第1項，難謂具進步性。２附件1-3-1（N02證據1）結合證據46之證6（N02證據6）之技術內容可否證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性？

⑴附件1-3-1之內容詳見前段⑵。

⑵證據46之6係1993年3月16日美國公告之第0000000號「DOCUMENT READING APPARATUS WITH AREA RECOGNIZINGSENSOR AND OBSTACLE SETECTION」係揭示文件讀取裝置，其包含一文件置放桌、文件讀取裝置及顯示裝置。該文件讀取裝置包含一感測器，其可在光線選擇的讀取區域中偵測不同的亮度變化。顯示裝置可將選擇的文件讀取範圍顯示出來。另在說明書第10欄第47~49行及第17圖揭示光線偵測裝置係四個燈泡（4個LED燈820-850），及一個成像透鏡810在一份文件上形成一個矩形讀取區，且可達到標定實物影像擷取範圍之功效。

⑶前開理由已經說明附件1-3-1足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。對於系爭專利申請專利範圍第1項以4個燈泡作為擷取影像範圍之結構特徵，被告另提出證據46-證6結合附件1-3-1，主張系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

⑷查證據46之證6揭示以4個LED作為光源且透過一成像透鏡以形成矩形讀取區域之技術特徵，另藉由兩鏡面將影像分別傳送至影像感測器10及區域辨認感測器12之技術特徵。

⑸系爭專利申請專利範圍第1項係利用實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，該投影定位裝置係安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍與證據46之證6定位光源與影像光源同一，以4個LED作為矩形讀取區域之定位，其設置位置並非在影像感測器10之外部周圍，其空間型態與附件1-3-1及系爭專利技術特徵不同。然附件1-3-1足資證明系爭專利不具進步性，無需再另行結合證據46之證6。３附件1-4-1（N02證據5）結合證據46之證6（N02證據6）之技術內容不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性《被告原主張以附件1-3-3（N02證據4）結合證據46之證6（N02證據6）》：

⑴附件1-3-3為2002年4月16日公告之美國第0000000 B1號「IMAGE SCANNING APPARATUS AND METHOD」專利案。因其公開日期晚於系爭專利之申請日，被告改以與附件1-3-3具優先權關係之附件1-4-1作為證據。附件1-4-1為1999年4月9日公開之日本特開平00-00000號(即特願平0-000000號)專利案其係揭示一掃描裝置，包含用以置放實物之平台（manuscript table 2）；一掃描頭（scanner head 5）架設在沿著該平台上垂直延伸的一支撐臂（support arm 4）上；該掃描頭上具一掃描部（support block 7），並藉由支撐塊6連接於該支撐臂4上；該掃描部7具有反射鏡11、控制反射鏡的驅動機構25及透鏡14等光學構件；該掃描部7包含影像感測器（image sensor 15），其中該影像感測器可以是各式感測元件16，包含CCD或其他類似的裝置；該支撐臂4係由一臂樞紐支撐機構而固定於該基座上，該支撐臂可以在水平方向旋轉；該反射鏡驅動機構25可用來掃描來自一雷射發射源的光束，以在感光體表面畫出主要的掃描線。

⑵查系爭專利申請專利範圍第1項之支撐臂及底座雖與附件1-4-1之支撐臂及底座相當。但系爭專利申請專利範圍第1項投影定位裝置係為安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍之特徵則與附件1-4-1應用領域為掃描器，其反射鏡驅動機構25係用來掃描來自一雷射發射源的光束，以在感光體表面畫出主要的掃描線之技術特徵有所不同。又證據46之證6之4個LED設置位置並非在影像感測器10之外部周圍，其鏡筒與形成影像擷取的光源非在同一方位，故系爭專利申請專利範圍第1項之投影定位裝置係安裝於該實物影像擷取鏡筒外部周圍之四個角落之四個燈泡用以發射燈光並標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍，該特徵非所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之附件1-4-1及證據46之6之技術所能輕易完成者。故以附件1-4-1及證據46之6尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。４附件1-3-2（N01證據2）結合附件2-3（N02證據2）之技術內容亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

⑴附件1-3-2為1991年6月25日公開之美國專利第0000000號「APPARATUS AND METHOD FOR CONVERTING PICTURESOR IMAGES INTO VIDEO SIGNALS」其係一種用以紀錄呈現在投射表面10之影像的裝置，包含：一光源16，一影像照相機14，用以紀錄置放在於投射表面上之物體所形成之影像；其中，透過光源16所發射的光線透過反射鏡系統21、22投射到該表面上;光源16的燈泡77固定於燈泡夾78上。藉由在選擇投射表面上，分別由光源16之光軸及影像照相機14之光軸所形成的交叉區域，兩條光束路徑可以在投射表面上形成一最佳化的重疊區域，以使光源16的照明區域與照相機之擷取區域的面積完全吻合。

⑵查系爭專利申請專利範圍第1項之底座、支撐臂、影像感測元件等要件與附件1-3-2之底座、支撐臂、影像感測元件相當。惟系爭專利申請專利範圍第1項實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合之技術特徵與附件1-3-2係將照相機及光源放置於底座，透過鏡面反射的方式傳送影像之技術特徵並不相同。而附件2-3雖揭示利用4個半導體雷射作為影像擷取的範圍，然並未揭示專利申請專利範圍第1項實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合之技術特徵。又系爭專利申請專利範圍第1項利用實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合之技術，可在支撐臂移動時達到鏡筒與燈泡同時移動且定位範圍的功效，其為附件1-3-2結合附件2-3之技術內容所無法達成者，故以附件1-3-2結合附件2-3尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步姓。５附件1-3-2（N01證據2）結合證據46之證6（N02證據6）之技術內容不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

⑴附件1-3-2為1991年6月25日公開之美國專利第0000000號「APPARATUS AND METHOD FOR CONVERTING PICTURESOR IMAGES INTO VIDEO SIGNALS」其係一種用以紀錄呈現在投射表面10之影像的裝置，包含：一光源16，一影像照相機14，用以紀錄置放在於投射表面上之物體所形成之影像；其中，透過光源16所發射的光線透過反射鏡系統21、22投射到該表面上；光源16的燈泡77固定於燈泡夾78上。藉由在選擇投射表面上，分別由光源16之光軸及影像照相機14之光軸所形成的交叉區域，兩條光束路徑可以在投射表面上形成一最佳化的重疊區域，以使光源16的照明區域與照相機之擷取區域的面積完全吻合。

⑵查附件1-3-2雖揭示系爭專利申請專利範圍第1項之底座、支撐臂、影像感測元件等要件，惟系爭專利申請專利範圍第1項實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合之技術特徵與附件1-3-2係將照相機及光源放置於底座，透過鏡面反射的方式傳送影像，兩者技術特徵並不相同，另證據46之證6之4個LED設置位置並非在影像感測器10之外部周圍，其鏡筒與形成影像擷取的光源非在同一方位，故證據46之證6及附件1-3-2之技術特徵，尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

（七）系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性，理由析述如下：１結合附件1-3-1及附件1-4-2之技術內容足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：

⑴查系爭專利申請專利範圍第3項係「一種可標定投影位置之實物投影裝豐，其中係以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，並於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件，其中特徵係為：該實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍，且該支撐臂之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂外型，並同時調整該實物影像擷取鏡筒位置及該實物影像擷取範圍」。

⑵附件1-4-2係為西元1996年9月24日公告之美國新式樣專利Des. 374,020「VIDEO MICROSCOPE」，其係揭示一種具有可彎曲支撐臂之視頻顯微鏡結構外型。

⑶比對系爭專利申請專利範圍第3項與附件1-3-1及附件1-4-2：查系爭專利申請專利範圍第3項所載「以一實物影像擷取鏡筒內之一影像感測元件感應一外部實體物件並輸出該物件之影像訊號，該實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號」之技術特徵與附件1-3-1附件1-3-1【0009】「資料提示裝置，係由圖像訊號輸出機構來輸出由電視攝相機CM所讀取之圖像訊號，藉由連接外部的CRT、投影機等設備向視聽者提示」。以及附件1-3-1之圖1、圖2揭示「一電視攝相裝置CM連接一支持臂AR之結構」之技術特徵相同。惟系爭專利申請專利範圍第3項之支撐臂於該支撐臂之另一端連結一底座，用以承載上述元件之特徵，與附件1-3-1以支撐臂另端連接兩腳部材28及26做為支撐，有所不同。然支撐臂之另端連接底座或是兩腳部材，其功用係做為支撐之用，且由附件1-3-1圖11之習知技術亦可看出其支撐臂之另端亦連接一底座，故系爭專利申請專利範圍第3項之「其特徵為」之前之技術特徵，實屬一般習用技術。

⑷系爭專利申請專利範圍第3項與附件1-3-1僅在支撐臂另端連結一底座（附件1-3-1之支撐臂另端連接二支撐架）及支撐臂另界定支撐臂之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂外型上有所差別。然關於底座之改變係為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，又支撐臂之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂外型亦可見於附件1-4-2之結構外型，故附件1-3-1與附件1-4-2之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。２附件1-4-1（N02證據5）不足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性？《被告原主張附件1-3-3（N02證據4）》

⑴附件1-3-3為2002年4月16日公告之美國第0000000 B1號「IMAGE SCANNING APPARATUS AND METHOD」專利案。因其公開日期晚於系爭專利之申請日，被告改以與附件1-3-3具優先權關係之附件1-4-1作為證據。

⑵附件1-4-1為1999年4月9日公開之日本特開平00-00000號(即特願平0-000000號)專利案其係揭示掃描裝置包含用以置放實物之平台（manuscript table 2）；一掃描頭（scanner head 5）架設在沿著該平台上垂直延伸的一支撐臂（support arm 4）上；該掃描頭上具一掃描部（support block 7），並藉由支撐塊6連接於該支撐臂4上；該掃描部7具有反射鏡11、控制反射鏡的驅動機構25及透鏡14等光學構件；該掃描部7包含影像感測器（image sensor 15），其中該影像感測器可以是各式感測元件16，包含CCD或其他類似的裝置；該支撐臂4係由一臂樞紐支撐機構而固定於該基座上，該支撐臂可以在水平方向旋轉；該反射鏡驅動機構25可用來掃描來自一雷射發射源的光束，以在感光體表面畫出主要的掃描線。

⑶查系爭專利申請專利範圍第3項之「可標定投影位置之實物投影裝置，實物影像擷取鏡筒之一端連結一支撐臂，該支撐臂內含有一訊號傳輸元件與該影像感測元件耦合，用以傳輸該影像訊號，以及該實物影像擷取鏡筒具有一投影定位裝置，用以標定該實物投影裝置之實物影像擷取範圍，且該支撐臂之表面更包含皺折可據以彈性調整該支撐臂外型之特徵」，與附件1-4-1（附件1-3-3）一種支撐臂可上下調整之影像掃瞄裝置在外型及結構特徵並不相同。附件1-4-1尚難達成專利可左右做角度調整改變以及實物投影的效果，故以附件1-4-1尚難證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。

（八）綜上所述，本件原告主張被告之侵權物品係侵害系爭專利申請專利範圍第1項及第3項，被告則抗辯系爭專利不具進步性而有應撤銷之原因。承前析述，經比對被告於舉發案所提出之證據，其中附件1-3-1或附件1-3-1（N02證據1）結合附件2-3（N02證據2）之技術內容可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。另附件1-3-1（N02證據1）結合附件1-4-2（N01證據4）之技術內容可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。被告以系爭專利申請專利範圍第1、3項有違修正前專利法第20條第2項規定，主張系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。

二、按法院認有撤銷、廢止智慧財產權之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條第2項定有明文。故於專利侵權損害賠償訴訟程序中，若該專利具有應撤銷、廢止之原因，縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形，該專利權人亦不得對他造主張權利，亦即不得請求損害賠償。經查，系爭專利申請專利範圍第1、3項均不具進步性，而違反90年10月24日修正公布之專利法第20條第2項之規定，應依據同法第71條第1款規定撤銷其專利權。系爭專利既有上開撤銷之原因，依據智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟中不得對於被告主張系爭專利之權利。從而，原告依據專利法第84條、第85條之規定請求：㈠被告應停止自行或委請他人設計、製造、為販賣之要約、販賣、進口、使用、陳列、促銷「可標定投影位置之實物投影裝置」或其他侵害我國發明第149208號發明專利之行為。被告亦不得以刊登廣告、散布產品型錄、舉辦產品展示會、說明會或其他任何方式推廣促銷。其已製造之前述產品，應予扣押銷毀。㈡被告應給付原告新台幣240,000,000元整暨自起訴狀繕本送達翌日起迄清償日止，按年息百分之5計算之利息，為無理由，應予駁回。而其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。

三、兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

陸、據上論斷：原告之訴為無理由，並依民事訴訟法第78條，判決如主文。