臺灣新竹地方法院96年度智字第4號

臺灣新竹地方法院民事判決　　　　　　　　 96年度智字第4號

原告

甲○○

訴訟代理人

郭杞堂律師

被告

張昇隆即張記麻辣火鍋專賣店

上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國97年11月4日辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、原告主張：

㈠、原告係新式樣專利第D115648號「鼎鍋（一）」，及第D115649號「鼎鍋（二）」之專利權人，領有我國新式樣專利證書在案，上開新式樣專利之專利期間均自民國96年3月1日起至107年3月2日止。

㈡、原告於96年3月間，在網路上查知被告有擅自以營利之目的而使用上開侵害原告新式樣專利鼎鍋之情形，經蒐證而取得被告以每個新臺幣（下同）22,000元出售之鼎鍋1個，於送交專利鑑定機構中國機械工程學會鑑定後，其鑑定意見亦認被告所使用及販售之鼎鍋，依視覺設計整體比對結果，無論主要或次要部位，都明顯近似於上開專利對應之部位，且查無其他例外者可形成視覺差異而藉以區別，故以一般消費者之直覺觀察上，將極不易分辨二者，而致易於造成誤認及混淆，因此，鑑定結果認被告之鼎鍋，落入新式樣專利第D115648號、第D115649號之專利權範圍內，即構成侵害，有上述鑑定機構出具之「專利侵害鑑定分析報告」可稽。

㈢、按發明專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，又發明專利權人或專屬被授權人依前2項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置，專利法第84條第1、3項定有明文。上開規定，於新式樣專利準用之，同法第129條亦有規定。

㈣、復依專利法第129條準用同法第85條規定，原告得就第85條第1項第1、2款擇一計算損害。被告店內使用之鼎鍋，以桌數20桌計約須有40個，每個22,000元，其所得利益即有880,000元，而原告曾委律師發函請被告停止侵權行為並洽談商譽損害賠償事宜，然被告置之不理，故其侵害行為應屬故意，依專利法第129條準用同法第85條第3項規定，得由法院酌定損害額以上之賠償，惟原告只請求600,000元之損害賠償。

㈤、對被告抗辯之陳述：

⑴、專利法規定舉發案提出只是得中止，應注意提出舉發案之時機，本件被告於本件起訴後才提出舉發案，時間上有所延遲，本案應繼續審理。

⑵、原告否認被告提出之出貨單及合約書之真正，而被告與「大名行」的交易並未開立統一發票，可能是事後偽造，如被告於94年間確有購入系爭鍋子，為何於舉發程序中並未提出？

㈥、原告為此聲明：

⑴、被告應給付原告600,000元，及自本件起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。

⑵、被告於原告所有之新式樣第D115648號「鼎鍋（一）」、第D115649號「鼎鍋（二）」專利權存續期間內，不得製造、販賣、使用或為上述目的而進口侵害原告上開專利權之物品。

⑶、被告應將其所使用之侵害上開新式樣專利權之物品銷燬。

⑷、訴訟費用由被告負擔。

⑸、本件原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告抗辯如下：

㈠、原告領有專利證書之上開專利在提出申請前已公開使用並為公眾所知悉，顯不符合專利法第110條第1項第1款、第2款之申請要件，應由專利專責機關依專利法第128條撤銷其新式樣專利權。

㈡、被告提起舉發乃考量專利制度係授予申請人專有排他的專利權，以鼓勵公開發明，使公眾能利用該發明之制度，對於申請專利前已公開而能為公眾得知之發明，並無授予專利之必要，被告已掌握確實的證據證明上開專利不符合申請要件新穎性的規定而應屬無效，非為干擾訴訟之進行影響原告權益，具有完全的正當性。

㈢、本案專利侵權訴訟係以專利權之有效存在為前提，必專利權之存在，始有比對是否侵害專利之實益，被告已依法提出舉發及訴願之申請，請法院依據專利法第129條第1項準用第90條第1項之規定，待舉發案審定而確定專利權後，方繼續審判。

㈣、被告店內及賣給原告的鍋子，均係被告於94年9月8日向訴外人「大名行」購買，當時總共買50個鍋子，其後店面使用27個，倉庫存放20個，1個賣給原告，1個暫放在被告雇請的設計師處，另1個則放在為被告量作桌子的商家處，惟該等鍋子與原告的鍋子實不相同，並未侵權。

㈤、被告為此聲明：原告之訴駁回。

三、程序部分：被告固主張原告之專利權因不符合新穎性之規定而屬無效，其已依法提出舉發，請求於舉發案審定確定前停止本件訴訟程序。惟按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16條第1項定有明文，是縱被告主張原告之專利權有應撤銷或廢止之原因，依上開規定，應由本院依其主張自為判斷，洵無停止訴訟程序之必要，是被告請求停止訴訟程序，於法有違，不予准許。

四、得心證之理由：

㈠、原告前於95年3月3日提出鼎形鍋子之圖面，並於創作說明載明：【物品用途】─本創作係為一種盛裝食物用的鼎形鍋子；【創作特點】─本創作係提供一種新穎造型之鍋體，特別是指一種造型美觀精巧具有古典風格品味之火鍋造型。其古典優雅之提耳，及鼎形鍋邊周圍圍繞著有如凸點圖形一圈圈的立體造型，其下半部配以古色古香之3支鼎柱座體，整體之造型散發濃郁之古典視覺效果，獨特的造型且流露出典雅藝術美感之新穎創作，亦使其整體呈現融合古典之莊嚴與現代新潮之傲人美感者等意旨，向經濟部智慧財產局申請新式樣專利，經濟部智慧財產局據此於96年3月1日核發新式樣名稱：「鼎鍋（一）」，新式樣第Ｄ115648號，專利權期間：自2007年3月1日至2018年3月2日止（即96年3月1日至107年3月2日）；「鼎鍋（二）」，新式樣第Ｄ115649號，專利權期間：自2007年3月1日至2018年3月2日止（即96年3月1日至107年3月2日）等新型專利權。另被告開設之火鍋專賣店，以鼎形鍋子為盛裝食物之工具，原告於96年4月1日向被告購買被告店內使用之鼎形鍋子1個等情，為兩造所不爭執，並有中華民國專利證書二份、新式樣專利圖說、被告火鍋店之網站資料及統一發票各一份為證，堪信為真實。

㈡、按新式樣專利權之效力不及於申請前已存在國內之物品，專利法第125條第1項第3款定有明文。查被告所有之系爭鼎形鍋子，均係其於94年9月8日向「大名行」購買一節，業據被告供明在卷，並提出合約書、出貨單、大名行餐具批發中心名片各1份為證，參酌原告提起本件訴訟後，被告以原告之專利於申請前已經公開而為公眾所知悉為理由，先後提出舉發及訴願，並附具自94年10月以後相關媒體報導被告店內使用鼎形鍋子之相關資料等事實，有經濟部智慧財產局專利舉發審定書及被告專利訴願書各2份可佐，足見被告店內之鼎形鍋子，確於94年間已開始使用，被告主張該等鼎形鍋子均係於94年9月8日向「大名行」購買，應是事實，堪以採信。原告空言否認上開合約書、出貨單之真正，則無足採。

㈢、本件被告於94年9月8日購得系爭鼎形鍋子，原告則於其後之95年3月3日申請系爭新式樣專利，均如上述，則原告於申請新式樣專利前，被告店內之鼎形鍋子業已存在，依上開規定，原告之上開專利權效力應不及於被告所有之鼎形鍋子，是縱被告之鍋子落入新式樣專利第D115648號、第D115649號之專利權範圍內，原告亦無從據以主張其專利權遭被告侵害，是其請求被告賠償其損害等，即無理由，應予駁回。

㈣、本件原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所舉未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不一一論述，附此敘明。

六、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。

以上正本係照原本做成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。