臺灣臺中地方法院93年度智字第27號

臺灣臺中地方法院民事判決　93年度智字第27號

原告

裕祥精機工業股份有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

周進文 律師

被告

彰化振榮油機股份有限公司

兼法定代理人

乙○○

訴訟代理人

陳廷献 律師

上列當事人間請求損害賠償事件等，於民國95年4 月19日言詞辯論終結，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、本件原告起訴主張：原告為專利權人，取得中華民國之新型專利，名稱：改良之注油機吐油結構㈡，專利期間自民國（下同）84年10月1日起至95年8月10日止，證書字號：新型第105824號（下稱系爭新型專利）。詎被告彰化振榮油機股份有限公司（下稱被告公司）自86 年間起，竟未經原告同意，以其公司產品編號CEN02/04-2L、CEN02/04-2.5L、CEN02/04-4L 之三款集中潤滑給油裝置（下稱系爭產品）仿冒原告所有之系爭新型專利物品而為製造、販賣。被告公司前向經濟部智慧財產局提出舉發系爭新型專利，業經該局駁回，被告公司對之不服並提起行政訴訟，亦由台北高等行政法院91年度訴字第3931號、最高行政法院94年度判字第1572號以判決駁回其上訴，並確定在案。又被告公司曾以其生產之系爭產品向經濟部智慧財產局申請專利，並以000000000P03號受理公告，嗣原告即依法向經濟部智慧財產局提出舉發，經該局認定被告所申請之系爭產品專利與系爭新型專利物品之構造實質相同、功效相同而不具進步性與新穎性，旋於90年1 月31日審定原告舉發成立。上開經濟部智慧財產局之舉發審定書既已認定被告之系爭產品與原告之系爭新型專利物品構造實質相同、功能及範圍相同，且被告公司之舉發亦不成立、因不服提起之行政訴訟亦遭駁回，此益徵被告公司確係侵害原告系爭新型專利權之事實。依專利法第106條第1項規定原告自得請求被告停止製造、販賣仿冒之系爭產品。又被告乙○○既為被告公司之負責人，則依民法第28條之規定，自應與被告公司負連帶賠償責任。爰依專利法第84條、第85條第1、3項及第108條之規定，就被告2人侵害原告之系爭新型專利權行為，請求其2 人等連帶損害賠償。查被告公司生產之系爭產品，每部售價分別為新台幣（下同）3,000元、3,500元及4,000元，平均每月銷售量約600台，依此計算，被告每月營業額達870萬元〈（3000＋3500＋4000）×600＝8,700,000〉，如以87年1月1日起至95年1月1日止共計96 個月計算，則其總營業額即為83,520 萬元，原告乃先為一部請求300萬元，其餘請求部分保留。並聲明：⑴被告應連帶給付原告300 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。⑵被告應停止生產製造、銷售侵害原告新型第105824號「改良之注油機吐油結構㈡」專利之產品。⑶原告願供擔保，就⑴之聲明，宣告准予假執行。

二、被告2人則以，系爭新型專利乃沿襲被告公司77年10 月出版之CEA自動注油機型錄及訴外人永鈿機械工業有限公司81 年6月22日出版之YMGP 型注油機型錄（即被證十）暨日本正和油機株式會社SHOWA1990年8月印行之LCB4-011C 注油機總合型錄上之各該注油機而來，並不具新穎性及進步性，是系爭新型專利顯不符合新型專利之要件。從而，雖兩造所生產之注油器主要結構、主要功能相同，且與原告取得系爭新型專利權之功能範圍相同，然因原告取得之系爭新型專利未具新穎性及進步性，具有不能取得專利之情事，是被告生產之系爭產品即非屬仿冒，仍未侵害原告之系爭新型專利權。況被告公司業將系爭產品送請中國機械工程學會鑑定（即被證九），其結果證明「被告產品編號CEN02型2L、2.5L、4 L三款，與新型專利公告第259214號（即專利證書第105824號）新型專利範圍不同」，足證被告公司之系爭產品並不在原告之系爭新型專利範圍內，是原告主張被告仿冒其產品而侵害系爭新型專利權，顯不足採信。退萬步言，縱認被告有侵害原告系爭新型專利權之情事，損害賠償之計算亦應以實際販賣數量、單價為標準，而原告陳報所謂侵害系爭新型專利權之系爭產品售價，自起訴至今一再變更，尚無確實之證據，是原告所陳報價格之真實性，亦非無疑等語，資以抗辯。答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。如受不利之判決，並願供擔保，請准免為假執行之宣告。

三、按新型專利權人，除本法（註：專利法）另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，專利法第106條第1項，定有明文。按以，我國專利權（含發明、新型、新式樣專利）之取得，係取「實體審查」制（93年7月1日之前，本件系爭新型專利權之核發在此時間之前），亦即就保護之實體要件（即新穎性、產業上利用性、進步性），於賦予權利之前，由主管機關（註：即經濟部智慧財產局）詳細遂一加以審查，審查通過之後才授予權利。如對於主管機關之審定有不合者，得向主管機關為異議或舉發，以撤銷之。換言之，對於專利申請查審及不服決定之救濟程序，係透過訴願、行政訴訟之方式為之。故而，於經主管機關實體審查後所賦予權利後，未撤銷前，私法機關不應就主管機關所為實體審查之當否，自行認定，而應尊重主管機關之職權。本件被告公司所製造、販賣之系爭產品與原告之系爭新型專利物品主要結構相同，且與原告取得專利權之功能及範圍相同，乙情，業據被告所不爭執（見本院93年8月2日審理筆錄）。又被告公司以所生產之系爭產品向經濟部智慧財產局申請專利，經濟部智慧財產局對於原告之舉發，認定被告公司所申請之該專利即系爭產品與原告系爭新型專利兩者，主要構造實質相同、功效相同，並不具進步性，而不予被告公司專利，此有原告提出之經濟部智慧財產局專利異議審定書（90年1 月31日（90）智專三（三）05039字第09089000156號）可稽（本卷第2宗第81 頁）。是被告製造、販賣系爭產品之行為，已侵害原告之系爭新型專利權已明。被告2 人所執原告之生產系爭新型專利產品，不具新穎性、進步性，而不具有可專利性情事，既經被告公司舉發、訴願、行政訴訟，而遭駁回確定，亦有台北高等行政法院91年度訴字第3931號、最高行政法院94年度判字第1572號判決書各乙份，附卷可稽（本卷第1宗第38頁、第2宗第121頁），則被告2人仍執前詞，請求本件就系爭新型專利，是否具有新穎性、進步性，再為調查，依上說明，已無必要。查被告公司現仍製造、販賣侵害原告系爭新型專利之產品乙情，已據被告陳明（本院93年8月2日審理筆錄）。是原告請求被告應停止製造、販賣仿冒原告系爭新型第105824號「改良之注油機吐油結構㈡」專利物品之行為，洵屬適法，自有理由，應予准許，爰為判決如主文第2項所示。

四、次按，發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，為計算其損害之方式，專利法第84條第1項前段、第85條第1項第2 款，分別定有明文。依同法第108 條規定，此於新型專利準用之。又按，商業帳簿之文書，當事人有提出之義務。當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。亦為民事訴訟法第344條第1項第4 款、第345條第1項所明定。參以，本件原告法定代理人甲○○前於86 年間即以被告乙○○（註：其2人為兄弟）仿冒系爭新型專利產品而販賣，向台灣台中地方法院檢察署提起告訴，嗣經該署檢察官以被告乙○○侵害系爭新型專利權提起公訴在案（86年度偵字第17402號）（註：嗣因專利法於92 年3月31日廢止刑罰，經本院87年度易字第3394 號判決免訴），此業經本院調閱上開刑事卷。是原告主張自87年起計算損害賠償，尚屬可採。而被告公司究生產、販賣多少數量、型號之仿冒系爭新型專利之「改良之注油機吐油結構㈡」專利物品，單價為何等情，此被告2 人應有陳報，進而提出帳簿之能力及義務。然經本院裁定被告陳報（本院93年9月8日、11月10日審理筆錄），迄本案詞辯論終結止，均未見被告陳報。是本院衡以上開民事訴訟法第344條第1項第4款、第345條及第222條第2項規定，及原告所提卷附之統一發票影本（本卷第1宗第36、37、154頁）等情，堪認原告上開計算損害賠償之主張為真實。是以，姑且不論，本件是否為損害賠償之一部請求，然本件原告依專利法第85條第1項第2款規定主張300 萬元之損害賠償可採。次查，被告乙○○係被告公司之負責人乙情，亦據原告提出被告公司之公司登記事項卡及董事、股東名單附於卷內可稽，並為被告所不爭執，是依民法第28條、公司法第23條第2 項規定，被告乙○○自應與被告公司就侵害原告系爭新型專利權之行為，連帶負損害賠償之責。是原告請求被告2人連帶賠償300萬元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日（即93年6月3日）起至清償日止，按年息5% 計算之利息，為有理由，應予准許，爰為判決如主文第1項所示。

五、兩造均陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行。經核均無不合，爰就本判決第1 項部分，分別酌定相當之擔保金額准許之。

六、本件被告公司既仍繼續製造、販賣侵害原告系爭新型專利之產品，已如前述，則被告另辯稱本件原告主張之侵權行為損害賠償請求權，已逾2年之時效，即顯無足採，末予敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第85條第2項、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。