最高行政法院(含改制前行政法院)100年度判字第722號

最　高　行　政　法　院　判　決

100年度判字第722號

上訴人

美商黛西康美克（DC Comics）

代表人

艾米‧E‧簡金斯（Amy E. Genkins）

訴訟代理人

陳長文 律師

訴訟代理人

蔡瑞森 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

參加人

北基加油站股份有限公司

代表人

林朝和

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國99年8月12日智慧財產法院99年度行商訴字第61號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、參加人北基加油站股份有限公司前於96年6月22日以「北基加油站標章」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第39類之加油站服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人核准列為註冊第1306607號商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）。嗣上訴人於97年6月30日以系爭商標有違商標法第23條第1項第12款之規定，對之提起異議，經被上訴人審查，於98年6月23日以中台異字第970686號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，並經該院依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟，經原審判決駁回其訴後，仍不服而提起上訴。

二、上訴人起訴主張：上訴人據以異議商標（下稱據爭商標，如附圖2所示）乃用為表彰上訴人所製拍「超人(Superman)」影片中主角戲劇人物「超人」角色其正義精神歷久彌堅之象徵，該表徵圖樣中之「S」乃取中文「超人」其英文詞彙「Superman」中之第一英文字母，而以鑽石型之盾牌圖框影射歷久彌堅之涵義，其中「S」及鑽石型盾牌圖框均設色為紅色並取黃色為圖框之背景顏色，且該「鑽石圖框內飾以『S』字母(S in Shield)」彩色圖樣表徵係配置於戲劇人物「超人」之胸前，而「超人」所穿著之長靴亦為紅色。而據爭商標應亦同時伴隨著「超人」故事令人有深刻之印象，亦經被上訴人以商標圖樣之「鑽石圖框內飾以『S』字母」，整體外觀意匠具相當獨創性，予消費者之印象深刻之審認在案，是據爭商標應具識別性。又系爭商標擬人化之五角星造型胸前明顯位置，有一與上訴人據爭商標「鑽石圖框內飾以『S』字母(S in Shield)」極其混同，可謂以上訴人據爭商標作為系爭商標圖樣之一部分且設色相同；其整體圖樣造型難謂無引人與上訴人製拍「超人(Superman)」影片中「超人」戲劇人物及其胸前「鑽石圖框內飾以『S』字母(S in Shield)」商標之聯想。再審酌上訴人使用據爭商標為多角化經營、系爭商標使用於「加油站」服務仍有使相關消費者混淆誤認之虞。是系爭商標符合商標法第23條第1項第12款前段「混淆誤認之虞」之規定。再者，兩造商標使用商品或服務領域之消費對象如「電影、電視及其週邊服飾、玩具等商品或服務」之消費群與「汽機車加油」之消費群相互間有重疊之消費對象；被上訴人將上訴人之據爭商標「鑽石圖框內飾以『Ｓ』字母」視為不具識別力且為系爭商標圖樣之附屬圖飾，就商標淡化而言，系爭商標顯然已非僅有構成減損上訴人據爭著名商標識別性之「虞」之情事，而為已然存在減損淡化上訴人據爭著名商標識別性之「事實」；據爭商標之具識別性，前於註冊第1130315號商標異議案中台異字第940222商標異議審定書中，即已經被上訴人以商標圖樣之「鑽石圖框內飾以『Ｓ』字母」，整體外觀意匠具相當獨創性，予消費者之印象深刻之審認在案。是上訴人據爭商標應屬具強勢識別性之商標，系爭商標應有商標法第23條第1項第12款前段及後段規定之適用等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被上訴人則以：依整體觀察，系爭商標與據爭商標構圖意匠有別，予消費者之外觀印象各異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，尚不致誤認，故二商標近似程度不高。又系爭商標指定使用於「加油站」服務，而據爭商標係知名使用於電影、電視影集及其週邊服飾、玩具等商品或服務，二者相較，系爭商標係提供汽油、柴油等油品之銷售服務，其營業服務據點為加油站，以提供一般民眾汽機車之加油服務，而據爭商標所使用之商品及服務則屬影音娛樂及其週邊產品等相關商品或服務，多透過百貨公司、專賣店等行銷販售，二者商品或服務之性質、功能、用途不同，產製者或服務之提供者亦有差異，復分別透過不同之商業管道投放市場，市場區隔至為明顯而不具利益競爭關係，消費者應可區辨其分屬不同主體，客觀上，尚無使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞。再者，就近似程度而言，商標淡化之虞對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高，亦即商標法第23條第1項第12款前段與後段規定雖均提及商標近似之要件，而各別為其判斷的參酌因素，然二者近似程度的要求並不相同，後段規定所要求的近似程度應較同款前段規定為高。當系爭商標與據爭商標相同時，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞是最容易的，而當兩商標並非相同，且近似程度不高，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞，則較為困難（商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準3.3.2參照）等語，資為抗辯，並聲明求為判決駁回上訴人之訴。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠商標法第23條第1項第12款本文前段部分：系爭商標其整體圖樣為一五角星圖，內置兩墨黑圓內有大小白點瞳孔作為眼睛造型，上彎圓弧線段為嘴之部分，於圓弧線下置一「S」圖飾，下兩角區塊則塗以紅色，呈現一面帶微笑身著紅鞋之擬人化卡通圖形，其中「S」圖飾與據以異議之「S in Shield」商標圖樣係於鑽石型盾牌圖框內飾以外文字母「S」所構成者近似，系爭商標與據爭商標，固屬構成近似之商標。又依上訴人另案於中台異字第940222號商標異議案所檢送之相關證據資料觀之，「SUPERMAN」及「鑽石圖框內飾以S字母」為上訴人使用於其所製播之「SUPERMAN」電影及電視影集等之標誌，且迄至98年仍有於卡通頻道(Cartoon Network)播映有關「SUPERMAN」系列影集之事實。另上訴人亦早於民國69年起在我國陸續獲准取得註冊第127070、836507、838825、842014、843620號等多件「S in Shield」商標權，該等據爭商標復經上訴人商業化，使用於電影片、衣服、杯子、手錶、玩具等商品上及透過美商Warner Bros.娛樂公司所投資開設之Warner Bros. Studio store專賣店銷售，據此，固亦堪認據爭商標，於系爭商標96年6月22日申請註冊時業經上訴人長期廣告行銷，為我國相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標。惟據爭商標主要係使用並知名於電影片、衣服、杯子、手錶、玩具等核屬影音娛樂及其週邊之服飾、玩具產品等相關商品或服務，一般係透過百貨公司、專賣店等行銷販售，與系爭商標指定使用於「加油站」服務，係提供一般民眾車輛之加油服務，其營業服務據點為加油站，二者所使用服務與商品之性質、內容、功能、用途、行銷管道或場所、服務對象範圍及服務提供者等均屬有別，營業利益尚無明顯衝突，巿場仍可區隔，本件衡酌系爭商標雖有與據爭商標圖樣雷同之「五角鑽石圖框結合『S』字母」之圖形，惟系爭商標圖樣中另有以兩墨黑圓潤內有大小白點瞳孔之眼睛造型，搭配兩角紅色區塊呈現一面帶微笑身著紅鞋之五角星卡通圖形可資區辨，兩造商標近似程度不高，並考量兩造商標所分別（指定）使用之商品或服務性質不同，市場仍有區隔，且營業利益衝突並不明顯，相關公眾應足可區辨兩造商標之異同而無混淆誤認之虞，故系爭商標之註冊應無商標法第23條第1項第12款前段規定之適用。㈡商標法第23條第1項第12款本文後段部分：上訴人據爭商標僅係知名於影音娛樂及其週邊之服飾、玩具產品等商品或服務，由現有證據資料，固足堪認定據爭商標已為該等商品或服務領域之相關消費者所知悉，然仍乏足夠證據資料以證明據爭商標所表彰之識別性或信譽已為國內大部分地區絕大多數之一般公眾所普遍認知，而達商標法第23條第1項第12款本文後段所要求應具有較高之著名程度。是以，綜合衡酌兩造商標近似程度不高及據爭商標之著名程度復未達使國內一般公眾普遍知悉之著名程度等情，參加人以系爭商標申請註冊，尚難認有以不公平方式或不正利用著名據爭商標之識別性，而有減損其商標識別性或信譽之虞，是本件亦無商標法第23條第1項第12款本文後段規定之適用。並說明上訴人主張審定第741665、153302號及註冊第1130315號商標經其異議撤銷在案云云，因核該等商標與本件系爭商標圖樣及指定使用之商品或服務均不同，案情有別，依商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引執為系爭商標應撤銷註冊之有利論據。因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

五、本院按：

㈠商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊，為商標法第23條第1項第12款所明定。而所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。又所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」係指消費者對二造商標雖無混淆誤認之虞，惟該商標係以不公平方式或不正當利用著名商標之識別性，而有減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形者而言。

㈡經查，原判決關於據爭商標雖為著名商標，惟兩造商標近似程度不高，並考量兩造商標所指定使用之商品或服務性質不同，市場仍有區隔，且營業利益衝突並不明顯，相關公眾應足可區辨兩造商標之異同而無混淆誤認之虞，故系爭商標之註冊應無商標法第23條第1項第12款前段規定之適用，另衡酌兩造商標近似程度不高及據爭商標之著名程度復未達使國內一般公眾普遍知悉之著名程度等情，參加人以系爭商標申請註冊，尚難認有以不公平方式或不正利用著名據爭商標之識別性，而有減損其商標識別性或信譽之虞，本件亦無商標法第23條第1項第12款本文後段規定之適用之事實，以及上訴人所主張審定第741665、153302號及註冊第1130315號商標經其異議撤銷在案云云，如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨略以：原審認兩造商標近似程度不高，及據爭商標僅係知名於影音娛樂及其週邊之服飾、玩具產品而為該等商品或服務領域之有關消費者所知悉，並未達使國內一般公眾普遍知悉之著名商標程度，有違商標法第23條第1項第12款規定立法意旨及相關經驗及論理法則云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。

㈢另依據經濟部96年11月9日經授智字第09620031170號公告「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」（下稱著名商標審查基準），列有各項相關參考因素。其中商標近似及著名性二項要素，依前揭法條規定為必須具備之要件，而主張依同條後段保護之商標，其著名性及近似性更高於前段保護之要件。此外，著名商標審查基準，更列有各項相關參考因素，固為判斷著名商標保護之輔助因素之一，惟若判斷著名商標保護之主要判斷因素之近似程度與著名性，再加上相關的輔助判斷因素，已足以確認所主張之著名商標應予保護與否者，其他輔助因素如是否善意使用等等即無庸再予一一記載贅述。是以上訴意旨雖以：系爭商標之「五角鑽石圖框結合Ｓ字母」部分乃襲用上訴人據爭著名商標作為其商標圖樣之主要識別部分、兩造商標使用商品或服務之消費群眾及對象相互間有重疊之消費族群、據爭著名商標為消費者所熟悉之商標，應給予較大之保護等，原審未於判決中論證究明，其判決有理由不備之違法云云。惟查原判決業已依據系爭與據爭商標二者近似程度及據以異議商標之著名性主要因素，參酌兩造商標所分別指定使用之商品或服務性質不同，市場仍有區隔，且營業利益衝突並不明顯，據爭商標之著名程度復未達使國內一般公眾普遍知悉等輔助因素，認據以異議商標尚不得依商標法第23條第1項第12款前、後段主張保護，經核並無違背論理法則或經驗法則，則系爭商標是否惡意使用，已不影響混淆誤認之虞之判斷，原審未於判決中加以論斷，自與所謂判決不備理由之違法情形不相當。

㈣再按商標乃整體不可分之識別標識，則具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，對商標寓目印象係整體文字圖樣，而非商標各別割裂部分，是以判斷商標近似，應以整（通）體觀察為原則（本院61年判字第292號判例參照）。惟因商標構成之文字、圖形、記號等標識之中，有較易引起消費者注意特別顯目部分，亦有不易引起注意部分，該較易引起消費者注意部分，即為主要部分，較易影響商標給予消費者之整體印象，此即本院判例所揭示之商標是否近似，應就構成各商標之主要部分觀察之意旨所在（本院55年判字第262、265號，56年判字第277號等判例參照），所以主要部分觀察方法，是整體觀察原則在判斷商標近似與否相輔相成具體觀察方法之一。惟商標圖樣中必須有一定部分特別引人注意，且此部分商標之識別功能特別顯著者，始可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似；雖係組合商標，基於商標構成之一體性，由該商標全體所構成「外觀」、「觀念」、「讀音」觀察，已足以作為交易上識別標識，若一部分離抽出，依據交易經驗或消費者觀察反係生硬不自然者，殊不容許藉主要部分觀察原則為詞，割裂商標整體性錯誤地判斷商標近似。蓋若誤解主要部分觀察原則，只要是組合文字或圖樣，即特意硬將商標割裂分別比較，自與商標識別性係以商標整體為消費者寓目印象之本質有違，至於商標法第23條第1項第12款後段關於商標淡化之適用，其近似性高於同條前段及同條第13款之規定，對於近似性之比對，更應適用上開整體觀察原則，殊無先將著名商標主要部分割裂，再強調該著名部分作近似性比對之理。經查，本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，適用前揭規定，衡酌系爭商標雖有與據爭商標圖樣雷同之「五角鑽石圖框結合『S』字母」之圖形，惟系爭商標圖樣中另有以兩墨黑圓潤內有大小白點瞳孔之眼睛造型，搭配兩角紅色區塊呈現一面帶微笑身著紅鞋之五角星卡通圖形可資區辨，從而認定兩造商標近似程度不高等情，詳予論斷，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴人以：商標是否近似及近似程度之判斷，應以系爭商標圖樣中屬於襲用據爭商標圖樣之主要部分，與據爭商標圖樣相互比較，始能真實達到商標法第23條第1項第12款後段保護著名商標之立法目的，而本件系爭商標之「五角鑽石框結合Ｓ字母」已為被上訴人及原審審認與據爭商標近似混同，兩者屬近似度高之商摽，且「電影、電視及其週邊服飾、玩具等商品或服務」與「汽機車加油」間有重疊之消費群，惟原審竟認據爭商標之著名程度，不足以使非屬該領域之其他消費者亦普遍認知，有違經驗法則與論理法則云云再予爭執，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事。

㈤從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第六庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異