最高行政法院(含改制前行政法院)104年度判字第533號

最　高　行　政　法　院　判　決

104年度判字第533號

上訴人

羅門哈斯電子材料CMP控股公司

代表人

布雷克 T. 畢德曼

訴訟代理人

郭雨嵐 律師

訴訟代理人

呂紹凡 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

參加人

美商卡博特微電子公司（Cabot MicroelectronicsCorporation)

代表人

史提芬 魏斯曼

訴訟代理人

陳翠華 專利師

　陳群顯　律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國103年9月24日智慧財產法院102年度行專訴字第115號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、緣上訴人之前手即訴外人羅戴爾股份有限公司（下稱羅戴爾公司）前於民國85年8月27日以「拋光墊」向前中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局，即被上訴人）申請發明專利，復申請將原發明名稱修正為「可用於積體電路晶圓之拋光墊」，經被上訴人編為第85110408號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I097574號專利證書（下稱系爭專利）。嗣羅戴爾公司於89年8月9日申請將系爭專利權移轉予上訴人（更名前為羅戴爾控股股份有限公司），並經被上訴人核准在案。其後，參加人於98年9月30日以系爭專利有違核准時專利法第20條第1項前段、第2款、第2項及第71條第3款規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。上訴人乃於99年2月4日提出申請專利範圍更正本，經被上訴人審查，認與87年9月11日公告本相較，為申請專利範圍之減縮，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，未變更實質內容，准予更正（其申請專利範圍共5項，其中第1、3至5項為獨立項，第2項為附屬項）。本件舉發案應依該更正本審查，並認系爭專利違反核准時專利法第20條第1項第2款及第2項之規定，以101年12月28日（101）智專三（三）05053字第10121532060號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟。嗣經原審判決駁回後，上訴人不服，提起上訴。

二、上訴人起訴主張：㈠系爭專利係於85年8月27日申請，而證據3係於86年7月25日申請，87年9月1日公告，則證據3形式上不符合核准時專利法第20條第1項第2款規定之「申請在先並經核准專利者」之要件，故證據3不具證據能力，不得作為系爭專利之先前技術。㈡證據3及證據6均未明確揭露系爭專利第1、3、4項之「不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力」共同技術特徵，自不足證系爭專利第1、3、4項擬制喪失新穎性。翻遍證據6整份說明書，無一處記載「第3C圖之聚氨酯不具添加物」，足證原處分及訴願決定此部分所稱係自行演繹證據6所無之內容，屬違背法令；證據6之對應美國專利，通篇使用「plug（中譯：插塞）」，而無使用「sheet（中譯：片材）」，依原處分之邏輯，更應肯定證據6所揭示者與系爭專利不同，則二者既非相同發明，自不可適用擬制喪失新穎性之規定。㈢縱以證據2所揭材質來取代證據4之玻璃材質，得到的僅是一種墊片上設有開口，配合設於拋光平台中之固體均勻聚合物插塞而進行光學偵測，非系爭專利所請由「兩部分」所組成之拋光墊，證據2及證據5所揭示之結構均為「整片墊片」，完全未揭示如系爭專利具有「視窗結構」之研磨墊；則熟悉該項技術者自無動機組合證據2、4及證據2、5，足證參加人及被上訴人之組合屬後見之明。又系爭專利第1至5項相較於證據2與證據4之組合確實具備進步性，被上訴人所為之處分顯無所據，應予撤銷等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被上訴人則以：㈠擬制喪失新穎性之規定既為貫徹先申請主義之精神，則於認定是否為「申請在先」之發明或新型專利申請案時，若擬比對之申請案有主張優先權，當然應將擬比對之申請案的「優先權日」納入考量，是證據3之優先權日為85年8月16日，早於系爭專利之申請日（85年8月27日），當可擬制作為與系爭專利比對之先前技術，檢視系爭專利之新穎性。㈡系爭專利並未針對所請拋光墊之製法或視窗與墊片之間的相對位置做任何界定，而證據3已教示其拋光墊具有「由聚合體片材所組成」，且為「不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力」之視窗，是證據3足證系爭專利第1、3、4項擬制喪失新穎性。證據6已揭示可利用從遠紅外線至紫外線區間的波長，等同已揭示系爭專利第1項所請求之「波長在190至3500nm範圍間之光」，且舉發附件7亦顯示常見雷射光之波長範圍係在190至3500nm之間波長範圍，故系爭專利第1項為證據6所揭露，擬制喪失新穎性；證據6實質上已揭示系爭專利第3項、第4項之技術特徵，故系爭專利第3項、第4項已為證據6所揭露，擬制喪失新穎性。㈢CMP技術領域中熟悉該像記者可清意思及以證據2所揭露如聚氨基甲酸乙酯等習知透光性固體均勻聚合體片材，取代證據4透光視窗之（易碎）玻璃，輕易完成系爭專利第1項之拋光墊，故系爭專利第1項不具進步性；證據2與證據4之組合既足證系爭專利第1項不具進步性，而系爭專利第2項之附屬特徵復為證據2所揭露，則證據2與證據4之組合亦足證系爭專利第2項不具進步性；系爭專利第3項所揭示「一個由微孔聚胺基甲酸乙酯結構所組成之第二部分」之技術特徵為證據2所揭露，第4項、第5項亦為習知技術，是系爭專利第3至5項之技術內容僅屬證據2及證據4習知技術之簡易轉用，不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

四、參加人則以：㈠參酌歐洲、美國立法例，證據3當以優先權日代替核准時專利法第20條第1項第2款之申請日，又他案訴願決定書已認定在判斷專利案申請之先後次序時，原則上應以申請日之先後判斷，但在有主張優先權之案件，應以優先權日判斷之，且專利審查基準93年版第2-3-17頁第(4)點、102年版第2-3-12頁第(4)點亦均已載明「認定申請先、後的時點應為該先申請案之優先權日」，是證據3當可作為認定系爭專利擬制喪失新穎性之證據。㈡系爭專利第1、3及4項業經證據3或證據6所單獨揭露或可基於證據3或證據6之單獨揭露而直接置換完成，違反核准時專利法第20條第1項第2款之規定，且CMP領域具通常知識者可基於證據4及證據2之教導而輕易完成系爭專利第1至5項、可基於證據5及證據2之教導而輕易完成系爭專利第2項，是系爭專利第1至5項違反核准時專利法第20條第2項之規定，應予撤銷等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠由專利法及專利審查基準之沿革，可看出在比對先後申請案有否擬制喪失新穎性時，其判斷申請在先的時點，若依法有主張優先權則為主張的優先權日，而非在我國取得的申請日；系爭專利之申請日為85年8月27日，而證據3之優先權日則為85年8月16日，早於系爭專利之申請日，證據3自得為系爭專利相關之先前技術，是上訴人主張證據3不該當核准時專利法第20條第1項第2款之先前技術等語，洵無可採。㈡比對系爭專利第1項與證據3，系爭專利第1項所載「一種用於積體電路晶圓之拋光墊（可對應於證據3之墊片18、第3D圖），該墊具有一個部分係由不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力之固體均勻聚合體片材所組成（證據3為兩段式插件600），該聚合體片材可為波長在190至3500nm範圍間之光所通過（對應於證據3之紅光雷射）」技術特徵已為證據3所揭露，故證據3足證系爭專利第1項擬制喪失新穎性。參酌系爭專利說明書第7頁第15至22行所載，可知系爭專利第3項所進一步界定之由微孔聚氨基甲酸乙酯結構所組成之第二部分，應係指Rodel Inc之Politex，而非Rodel Inc之IC系列，是證據3第5頁第15至16行及參加人答辯狀附件8所揭示之IC1000非為第3項所記載之微孔聚氨基甲酸乙酯結構，準此，由於證據3並未揭示第3項所有的技術特徵，故證據3不足證系爭專利第3項擬制喪失新穎性。證據3既足以證明系爭專利第1項擬制喪失新穎性，而第4項更進一步增加之技術特徵亦已揭露於證據3，故證據3亦足證系爭專利第4項擬制喪失新穎性。㈢比對系爭專利第1項與證據6，系爭專利第1項所載「為一種用於積體電路晶圓之拋光墊（對應於證據6之墊片18），該墊具有一個部分係由不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力之固體均勻聚合體片材所組成（證據6為堅硬的聚氨酯插塞42），該聚合體片材可為波長在190至3500nm範圍間之光所通過（對應於證據6之紅光雷射）」技術特徵雖為證據6所揭示，然證據6並未明確揭示堅硬的聚氨酯插塞42係由不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力之固體均勻聚合體片材所組成，亦非熟習該項技術者參酌證據6申請當時之既有技術可導出之事項，故證據6尚難謂足證系爭專利第1項擬制喪失新穎性。系爭專利第3、4項亦具有如第1項所載「一個由不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力之固體均勻聚合體片材所組成」之技術特徵，又該技術特徵未能明確揭示於證據6，亦非熟習該項技術者參酌證據6申請當時之既有技術即可導出之事項，故證據6亦不足證系爭專利第3、4項擬制喪失新穎性。㈣比對系爭專利第1項與證據2、4之組合，證據2已揭示整體為無充填物、基本上均勻的固體聚氨酯拋光墊，又參酌系爭專利說明書，可知證據2所揭示之拋光墊可為190至3500nm之波長範圍之光所通過，熟習該項技術者依據證據2揭示內容即能輕易完系爭專利第1項，故證據2足證系爭專利第1項不具進步性，從而證據2、4之組合亦足證系爭專利第2項不具進步性；另證據2既單獨足以證明系爭專利第2項不具進步性，則其與證據4是否有組合之動機，即不再論究。系爭專利第2項已揭示於證據2第7欄第64行至第8欄第9行實施例4，亦即拋光墊在使用前先在表面加工形成有大及小型流體槽之表面紋理及圖樣，則證據2足證系爭專利第2項不具進步性，從而，證據2、4之組合亦足證系爭專利第2項不具進步性。證據2、4之組合並未揭示系爭專利第3至5項所記由兩不相同的第一部分及第二部分所組成拋光墊的技術手段，且證據間未有教示或建議，將證據2與證據4所揭示的個別內容加以組合，故證據2、4之組合不足證系爭專利第3至5項不具進步性。㈤系爭專利第2項所進一步界定之技術特徵已揭示於證據2第7欄第64行至第8欄第4行實施例4中，且證據2足證系爭專利第1項不具進步性，故證據2亦足證系爭專利第2項不具進步性，從而證據2、5之組合亦足證系爭專利第2項不具進步性；又證據2既單獨足證系爭專利第2項不具進步性，則其與證據5是否有組合之動機，即不再審究。㈥系爭專利第1、2、4項確有擬制喪失新穎性或不具進步性之得撤銷原因，而第3、5項則仍具備專利要件而不得撤銷，又被上訴人已於舉發階段將舉發書副本送達上訴人提出答辯，並由上訴人申請更正後逐項審查，方認全部請求項不具進步性，足見被上訴人已踐行其職權通知程序，賦予上訴人更正系爭專利請求項之機會，依當時專利法下「專利整體性原則」及「全案准駁原則」，應認系爭專利違反核准時專利法第20條第1項第2款及第2項之規定，應就系爭專利舉發為全案舉發成立之審定，而無適用現行專利法分項各自作成舉發成立或不成立之處分之規定。從而，被上訴人以系爭專利有違核准時專利法第20條第1項第2款及第2項之規定，而為舉發成立應撤銷專利權之處分，理由固有不同，惟其結論並無二致等語，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

六、本院按：

㈠系爭專利之申請日為85年8月27日，經被上訴人審查後准予專利，87年9月11日公告，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之83年1月21日修正公布之專利法（即核准時專利法）規定為斷。次按利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依法申請取得發明專利，然若有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者，不得取得發明專利；又發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前開所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利，核准時專利法第19條、第20條第1項第2款、第2項分別定有明文。而對於獲准專利權之發明，有違反第19條、第20條第1項第2款、第2項之規定者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，復為同法第71條第1款所規定。

㈡再按「申請發明專利，其申請專利範圍固得包括一項以上之請求項，惟各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利之整體。經核准專利後遭提起舉發，專利專責機關依93年7月1日修正施行專利法第69條規定，將舉發書副本送達專利權人提出答辯後，逐項審查結果，認部分請求項不具進步性時，得據同法第71條第1項第3款、第64條第1項及第2項規定，依申請或依職權通知專利權人限期更正。如專利權人未為申請或未依通知更正，在法無分項審定明文時，基於前述專利整體性，專利專責機關為全案舉發成立之審定，尚無違法。至於審定後於102年1月1日修正施行專利法第82條第1項分項審定之規定，依同法第149條第2項規定，於此並不適用，原全案舉發成立審定之合法性不受影響。」本院102年度8月份第1次庭長法官聯席會議（一）參照。

㈢原判決關於證據3足以證明系爭專利申請專利範圍第1、4項擬制喪失新穎性，惟無法證明系爭專利申請專利範圍第3項擬制喪失新穎性，而證據6則均不足以證明系爭專利申請專利範圍第1、3、4項擬制喪失新穎性；又證據2與證據4之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性，但不足以證明系爭專利申請專利範圍第3至5項不具進步性；另證據2與證據5之組合則足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨以：上訴人於原審已舉證證明「透光性」與「吸收或傳輸淤漿粒子能力」並無必然關聯性，並提出原證1至5號證據說明由「透光」之性質，也有可能「具有或不具有」吸收或傳輸淤漿粒子能力，熟悉此技藝者既然無法從既有知識中無歧異推導，則何以證據3之教示可直接推得系爭專利「不具吸收或傳輸淤漿粒子能力」之要件，此為上訴人重要攻擊防禦方法，惟原判決未置一詞即率認不具新穎性，顯有判決不備理由及與卷內證據不合之違法云云，惟查，原判決關於證據3足以證明業已說明：「證據3雖未明確揭示純聚胺脂之兩段式插件600係由不具吸收或傳輸淤漿粒子的固有能力之固體均勻聚合體片材所組，惟其係一「純」聚氨酯，可知其本身係不含有研磨粒等非聚氨酯的材料，又由頂面並未有溝槽或凹窪且仍需配合研磨墊整體被調合劑調合括傷（即形成微孔洞），可知其本身在使用前即不存在孔隙，故熟習該項技術者基於上述內容可以直接導出兩段式插件600為本身不具吸收或傳輸淤漿粒子能力之固體均勻聚合體。」經核原判決業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴人上開上訴意旨，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，自非可採。

㈣再查，系爭專利申請專利範圍第1、2、4項確有擬制喪失新穎性或不具進步性之得撤銷原因，而第3、5項則仍具備專利要件而不得撤銷。惟依前引本院決議所謂「專利整體性原則」及「全案准駁原則」，是被上訴人智慧財產局係於101年12月28日以（101）智專三（三）05053字第10121532060號專利舉發審定書，為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，因原審定係在現行法102年1月1日施行前，應適用施行前專利法，而無適用現行專利法分項各自作成舉發成立或不成立之處分之規定，被上訴人以系爭專利有違83年專利法第20條第1項第2款及第2項之規定，而為舉發成立應撤銷專利權之處分，原判決予以維持，並無不合。上訴意旨雖又以：被上訴人於舉發程序中，未先依職權通知上訴人申復或更正，亦未具體通知特定請求項有撤銷原因之事由，以賦予專利權人更正之機會，此不僅剝奪上訴人藉由更正（保留第3、5項）而得以全案核准之機會，本件上訴人有更正利益，被上訴人應踐行「先依職權通知專利權人申復或更正」，此與「全案准駁原則」無關，惟原判決混淆此二觀念，被上訴人與原審對系爭專利「部分」請求項有無可專利性之認定「不一致」，系爭專利確實存在更正之利益，應撤銷訴願決定及原處分，使本件回歸至舉發階段，以賦予上訴人是否更正之機會，始符合正當法律程序，惟原判決以無適用現行專利法分項審定之規定，進而認系爭專利無發回更正之必要，有錯誤適用行政訴訟法第200條規定云云。

㈤惟依前引本院決議意旨，於智慧局依法將舉發書副本送交專利權人提出答辯，並曾給予專利權人更正之機會，如專利權人已經提出更正，或未申請或未依通知更正，則基於「專利整體性」原則，專利專責機關得為全案舉發成立之審定。而本件係為101年12月28日作成審定，自應參照上開會議決議，依據102年1月1日修正前專利法「全案准駁原則」予以審理。經查，原判決業已認定：被上訴人於審查本件舉發N02案時，已給予上訴人更正機會，上訴人並於99年2月4日提出系爭專利申請專利範圍更正本，故本件舉發案被上訴人智慧財產局係依更正本審查，此為判決認定之事實，兩造亦無爭執，堪認為實。是以，被上訴人智慧財產局已於舉發階段將舉發書副本送達上訴人提出答辯，並由上訴人申請更正後，由被上訴人智慧財產局逐項審查，依102年1月1日修正前專利法所謂「專利整體性原則」及「全案准駁原則」全部請求項不具專利性，足見被上訴人智慧財產局已踐行其職權通知程序，賦予上訴人更正系爭專利請求項之機會，被上訴人智慧財產局就系爭專利舉發為全案舉發成立之審定，經核符合本院上開決議意旨，自無不合。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

七、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第五庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異