最高行政法院(含改制前行政法院)105年度判字第163號

最　高　行　政　法　院　判　決

105年度判字第163號

上訴人

寬三科技股份有限公司

代表人

鍾惠玲

訴訟代理人

邱珍元專利代理人

上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

被上訴人

李月照

訴訟代理人

李文賢專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國104年2月5日智慧財產法院103年度行專更㈠字第2號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、上訴人寬三科技股份有限公司（下稱寬三公司）於原審訴訟程序為參加訴訟之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，其利害關係與原審被告即經濟部智慧財產局（下稱智慧局）一致，依本院民國97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議意旨，本件應併列智慧局為上訴人，合先敘明。

二、緣上訴人寬三公司前手祥記資訊股份有限公司（下稱祥記公司）前於89年12月4日以「電子條碼服務系統及方法」向上訴人智慧局申請發明專利，經其於91年9月4日審定准予專利，並發給發明第164051號專利證書（下稱系爭專利）。嗣被上訴人於96年10月16日以系爭專利有違核准時專利法（90年10月24日修正公布，下稱90年專利法）第20條第2項等規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經上訴人智慧局97年10月17日智專三㈡04119字第09720557600號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，被上訴人不服提起訴願，上訴人智慧局旋以98年2月6日智專三㈡04119字第09820064010號函自行撤銷前揭處分，經濟部乃以98年2月25日經訴字第09806125730號訴願決定書為「訴願不受理」之決定。嗣祥記公司於98年7月22日申請更正，經上訴人智慧局准予更正並依該更正本審查，以99年3月10日智專三㈡04119字第09920149030號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。被上訴人提起訴願後，祥記公司於99年5月25日申准將系爭專利權讓與上訴人寬三公司，經濟部以99年9月13日經訴字第09906062110號訴願決定將原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分。上訴人寬三公司復於100年6月10日申請更正，經上訴人智慧局准予更正，本件舉發案依更正後之申請專利範圍審查後，以101年10月26日(101)智專三㈡04119字第10121160540號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。被上訴人不服，循序提起行政訴訟，原審法院裁定命上訴人寬三公司獨立參加上訴人智慧局之訴訟後，以102年度行專訴字第30號行政判決駁回被上訴人之訴。被上訴人仍不服，提起上訴，經本院103年度判字第417號判決廢棄，發回原審更為審理。嗣經原審以103年度行專更㈠字第2號行政判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人智慧局就編號第000000000N02號系爭專利舉發事件，應為撤銷專利權之審定。上訴人寬三公司不服，遂提起本件上訴。

三、被上訴人起訴主張：

(一)舉發證據2（85年4月30日公告美國第5,513,264號「VISUALLY INTERACTIVE ENCODING AND DECODING OFDATAFORMS」專利案）已揭露將二維條碼顯示於顯示單元、顯示裝置及顯示條碼資料、條碼資料所代表資訊之技術特徵；證據3（99年4月公開之新力公司「CyberCode:Designing Augmented Reality Environments withVisual Tags」學術論文）已揭露將CyberCode條碼資料顯示於電腦顯示螢幕或電視機顯示螢幕、顯示條碼資料及條碼資料所代表資訊之技術特徵；證據4（99年7月4日公告美國第6,082,620號「LIQUID CRYSTAL DYNAMIC BARCODEDISPLAY」專利案）已揭露顯示裝置、條碼資料及條碼資料所代表資訊之技術特徵。原處分不但將系爭專利申請專利範圍未記載之技術特徵引入，逕認舉發證據未揭露該等技術，且未逐項審查其申請專利範圍之進步性，亦未說明何以證據2至證據5（87年8月4日公告美國第5,789,732號「PORTABLE DATA MODULE AND SYSTEM FOR CONSUMERTRANSACTIONS」專利案）均未揭露電子條碼擷取及電子條碼發送之技術特徵，並無視被上訴人前開舉發證據所揭技術特徵之主張，顯有違專利審查基準有關進步性審查，及行政程序法中應斟酌全部陳述與調查事實、證據之結果，依論理、經驗法則判斷事實真偽，並將結果、理由通知當事人，且就一切有利或不利當事人之情形一律注意之規定。

(二)系爭專利申請專利範圍中「擷取」與「接收」，都是用來取得一電子條碼資料，且觀其等字義，前者意指採取，後者則表收取或承辦之意，均無主、被動區別意涵，而皆應解釋為「取得」之意。證據6（89年10月12日公開之世界智慧財產權組織第00/60436號「PORTABLE INFORMATIONCOMMUNICATION TERMINAL, ENTERTAINMENT SYSTEM, ANDSTORAGE MEDIUM」專利案）已揭露系爭專利電子條碼接收模組、電子條碼顯示模組、該顯示裝置係行動電話之顯示器與電子條碼接收程序、電子條碼顯示程序之技術特徵，亦經原審99年度行專訴字第163號行政判決肯認；復觀同屬電子條碼系統相關領域之證據2、證據3、證據4、證據5，均已揭露系爭專利電子條碼擷取模組、電子條碼發送模組及電子條碼擷取程序、電子條碼發送程序等技術特徵。因系爭專利申請專利範圍所載該等模組或程序為集合而非組合，各該模組或程序均為獨立存在並無任何關聯，且既均已被揭露，故該技術領域具有通常知識者無論組合證據6及證據2、組合證據6及證據3、組合證據6及證據4、組合證據6及證據5，均可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項、第2項之技術特徵，足證該等申請專利範圍不具進步性等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人智慧局就系爭專利舉發案（第000000000NO2）應為撤銷專利權之處分。

四、上訴人智慧局則以：

(一)依系爭專利說明書所載，可知電子條碼資料係由電子條碼傳送模組主動傳送至電子條碼接收模組，再由電子條碼擷取模組以主動方式獲取電子條碼資料，進而再透過電子條碼發送模組將電子條碼資料發出，故系爭專利申請專利範圍之「擷取」應解釋為「以自動啟動方式獲取」；「接收」應解釋為「以被動方式獲取」。

(二)證據2主要技術特徵為條碼資料視覺化及交談式溝通之應用，惟並未揭示在一顯示裝置上顯示條碼資料及顯示該條碼資料經解讀後「條碼資料所代表的資訊」的技術特徵；證據3、證據4並未揭示系爭專利申請專利範圍第1項、第2項所界定將電子條碼資料以二維條碼形式顯示於行動電話之顯示裝置上，及顯示「條碼資料」及「條碼資料所代表的資訊」等技術特徵內容；此外，由於系爭專利毋需使用者手動輸入及加值型銷售系統之配合，亦不受須將資訊通訊終端機裝置置於某傳輸系統感應區域附近始能傳輸資料之限制，故證據5縱與系爭專利均將接收之電子條碼資料以二維條碼形式顯示於終端機裝置之顯示裝置，卻仍存有系爭專利所無的技術限制條件；至證據6雖可見系爭專利申請專利範圍第1項、第2項「電子條碼接收模組」及「電子條碼顯示模組」之技術特徵，惟並未見系爭專利「電子條碼擷取」及「電子條碼發送」之技術特徵，顯見系爭專利該等未經揭露之技術特徵，並非熟習該項技術者運用組合證據2及證據6、組合證據3及證據6、組合證據4及證據6、組合證據5及證據6等先前技術所能輕易完成者，故組合證據2及證據6、組合證據3及證據6、組合證據4及證據6不足證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具進步性；組合證據5及證據6則不足證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。

五、上訴人寬三公司則以：

(一)系爭專利說明書未對「擷取」賦予定義，以所屬技術領域具通常知識者認知或瞭解的通常習慣意義解釋，當含有主動的意涵；至系爭專利申請專利範圍除「擷取」外另包含「接收」，自是明確表明「擷取」與「接收」之不同，故「擷取」應解釋為「以主動方式獲得」，「接收」應解釋為「以被動方式獲取」。

(二)證據2之編碼系統及證據5之消費者資料裝置，均僅能被動接收電子條碼資料後再加以傳送。證據3以電子條碼形式顯示電子條碼資料的電腦螢幕或電視顯示器中，均僅有被動從電視廣播系統接收電子條碼資料的接收元件；證據4係透過類比輸入裝置或數位輸入裝置以輸入電子條碼資料，並在透過條碼資料顯示元件將電子條碼資料以電子條碼形式顯示於條碼顯示裝置上，兩者不但無法主動擷取電子條碼資料，亦無法將電子條碼資料傳送至其他裝備。至證據6之可攜式資訊通訊終端機僅能被動接收電子條碼資料，並未揭露系爭專利申請專利範圍「電子條碼發送模組」之技術特徵，是以系爭專利申請專利範圍所載以主動擷取並發送電子條碼資料的功效，均未見於證據2與證據6、證據3與證據6、證據4與證據6、證據5與證據6等組合，足以證明其等具有進步性等語，求為判決駁回被上訴人之訴。

六、原判決略以：

(一)系爭專利申請專利範圍所界定之「電子條碼資料」應為圖形檔案，即原始資料經編碼後產生圖形的數位形式。至系爭專利申請專利範圍中「擷取」及「接收」之解釋，綜觀內部證據與外部證據，可知「擷取」一詞含有主動之意，而不同於被動的「接收」，故以所屬技術領域中具通常知識者之角度，「擷取」於申請時之客觀意義應解讀為「主動取得」，即主動向外部抓取所需資料，異於被動的「（等待）接收」。又系爭專利並未明確界定何謂「主動擷取」及「被動接收」，故只要是由擷取模組所在裝置發起的獲取程式即屬「擷取」，無論是使用者操作行動裝置上的照相機或經由網路發送請求訊息，均在其範圍內，僅排除使用者直接操作另一台裝置傳送資料或其他裝置發送請求等態樣；只要能在模組未主動發出請求的情況下收到外部傳來的電子條碼，即屬於「接收」，至於接收前是否曾由其他模組發送請求訊息，則非所問。

(二)證據6為一種可攜式資訊通訊終端機裝置，經由天線及無線電通訊區塊「接收」從便利商店總部經由網路、傳送站及天線以無線電訊號週期所傳送的商品資訊；其接收資料的種類，包含屬一光學可讀取之碼之商品折扣碼，以條碼型式或其他類型方式顯示在可攜式資訊通訊終端機之顯示單元之螢幕上，可代替便利商店銷售商品之折價卷；且可攜式資訊通訊終端機除可連接至娛樂裝置外，亦可應用於個人電腦、筆記型電腦、手機、PHS終端機、呼叫器等；使用者攜帶該可攜式資訊通訊終端機進入便利商店，並在其螢幕上顯示所接收之條碼，位於便利商店中之條碼讀取機讀取該條碼後，使用者即能以折扣價購買商品。將此等技術與僅限制顯示裝置位於行動電話上，而未限制接收、擷取、發送等模組所在位置，亦未界定各模組間連結關係之系爭專利申請專利範圍第1項比較，彼此差異僅為證據6未顯示其所傳遞的商品折扣碼為圖形檔案，而係以條碼圖形的方式顯示，故文字資訊必然需轉換為圖形檔案；惟傳遞文字資訊再由接收端轉換為圖檔以節省網路流量，或發送端將文字轉換為圖檔再傳送以節省接收端處理資源，均為通訊領域之習知作法，並無任何無法預期之功效產生，相關領域具通常知識者依證據6之先前技術，即可輕易將商品折扣碼轉換為圖形檔案後傳遞完成。是以系爭專利申請專利範圍第1項大部分技術特徵已為證據6所揭露，所餘差異實為通訊領域具通常知識者依證據6之先前技術可輕易完成，且系爭專利並未產生不可預期功效，證據6自可證明系爭專利該申請專利範圍不具進步性，證據6組合證據2、證據3、證據4、證據5其中任一引證，當亦可證明該申請專利範圍不具進步性。

(三)系爭專利申請專利範圍第2項係將申請專利範圍第1項之標的從「系統」變更為「方法」，並將「模組」變更為「程序」。由於方法申請專利範圍並未直接限制各步驟需由單一裝置執行，而應該要敘明各步驟之主詞以及各步驟間的連結關係，系爭專利申請專利範圍第2項既未明確界定各程序的主詞與連結關係，故未限制各程序必須由同一裝置執行，因此如系爭專利申請專利範圍第1項之比對，熟習通訊技術領域者藉由證據6可輕易完成系爭專利申請專利範圍第2項所有技術特徵，則證據6組合證據2、證據3、證據4、證據5其中一引證，自當可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。故系爭專利申請專利範圍第1項、第2項既均不具進步性，而有違90年專利法第20條第2項規定，且無事證未臻明確尚待上訴人智慧局審查之情事，自應命上訴人智慧局就本件舉發案為撤銷系爭專利權之處分。從而被上訴人請求撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人智慧局為撤銷系爭專利權之審定為有理由，應予准許。

七、上訴人寬三公司上訴意旨略以：被上訴人並未主張證據6已揭露系爭專利申請專利範圍第1項「電子條碼擷取模組」與「電子條碼發送模組」等技術特徵，原審不察而逕為判斷，顯有違行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第388條所定「法院不得就未聲明事項作成判決」之規定。又原審法院99年度行專訴字第163號行政確定判決，既已認定證據6之對應案即90年11月1日公告之我國發明第462152號「攜帶型資訊通訊終端機，娛樂系統，和儲存媒體」專利案，並未揭露系爭專利當時之申請專利範圍第2項，即「電子條碼擷取模組」與「電子條碼發送模組」等技術特徵，依上開確定判決所生「爭點效」，本案自應受其拘束，不宜作成相反判斷，以維持見解一致性。原審於準備程序中，僅表示「證據6似已揭露系爭專利申請專利範圍第1項之電子條碼發送模組」，並未釋明其得心證之理由，顯然牴觸行政訴訟法第213條判決確定力之規定，亦有造成突襲性裁判之違法。

八、本院經核原審判決並無違誤，茲就上訴理由再補充論斷如下：

(一)系爭發明專利係為解決如何將條碼顯示於顯示器及個人通訊產品上，並進行有效運用之課題；其申請專利範圍第1項為「一種電子條碼服務系統，係包含：一電子條碼接收模組，係用以接收一電子條碼資料；一電子條碼顯示模組，係用以將上述電子條碼資料以電子條碼形式顯示於一顯示裝置上，以作為判別、解讀之用，其中該電子條碼係任一形式之二維條碼，該顯示裝置係行動電話之顯示器；其中該電子條碼服務系統係更包含有一用以擷取一電子條碼資料之電子條碼擷取模組、及一用以發送一電子條碼資料之電子條碼發送模組。」而申請專利範圍第2項為一方法標的之請求項，係將系爭專利申請專利範圍第1項之系統標的請求項以程序步驟方式界定其技術特徵，即將上開第1項之文字「系統」變更為「方法」；並將「模組」變更為「程序」，其餘用語則相同。舉發證據2至證據6之內容，分別如原判決事實及理由六、（三）所述，被上訴人主張證據6與證據2、證據6與證據3、證據6與證據4、證據6與證據5可以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具進步性。原判決解釋系爭專利申請專利範圍中「擷取」及「接收」之意義，認擷取應解讀為「主動取得」，即主動向外部抓取所需資料，接收則係被動的「（等待）接收」，並一一敘明證據6與證據2、證據6與證據3、證據6與證據4、證據6與證據5之各別組合，均可證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具進步性，復將其得心證之理由詳細載明於判決書（原判決事實及理由六、㈣、㈤參照），核其認事用法並無違背論理法則及經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當等之違法。

(二)按行政訴訟法第213條規定：「訴訟標的於確定之終局判決中經裁判者，有確定力。」故經法院實體審理後所為之確定判決，對於訴訟當事人就同一訴訟標的具有實質上確定力（既判力）；至法院於判決理由中所判斷之其他爭點，則非既判力之效力所及。法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於辯論結果所為之判斷，除有顯然違背法令，或當事人另提新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於相同當事人間就與該重要爭點相關之其他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷，以符訴訟法上之誠信原則，此即學理上所謂之「爭點效」。上訴意旨主張原審法院99年度行專訴字第163號確定判決，曾認定本案之證據6（即該案之證據5）未揭露系爭專利之「電子條碼擷取模組」及「電子條碼發送模組」，應具有爭點效，對於本件相關之認定發生拘束力云云。惟查：①上開確定判決係訴外人呂碧霞所提起之第000000000N01號發明專利舉發案，其訴訟當事人包含：寬三公司、智慧局、呂碧霞（分別為該案之原告、被告及參加人），與本件當事人並不相同。②上開確定判決之證據5與本案之證據6並非相同，該證據5即我國TW462152號發明專利，上訴人寬三公司主張其為本案證據6之我國對應案，而證據6則為世界智慧財產權組織公告第00/60436號「PORTABLE INFORMATION COMMUNICATION TERMINAL,ENTERTAINMENT SYSTEM, AND STORAGE MEDIUM」專利案，已如前述。二專利既分屬不同登記主體，法制不同，其所適用之專利法規內容亦不盡相同；再者，上開確定判決係以系爭專利98年7月22日更正本為舉發之標的，而本案則係以系爭專利為100年6月10日之更正本為舉發之標的，則兩案之舉發證據及被舉發之專利難謂相同。③依原審法院99年度行專訴字第163號行政判決所載，並無「該案證據5未揭露系爭專利之電子條碼擷取模組及電子條碼發送模組」之記載或相關論述。是以上開確定判決與本案之當事人、訴訟標的均有不同，且亦無上訴意旨所指該爭點業經上開確定判決認定在案之情形。從而，依據前開說明，本件關於證據6已揭露系爭專利之電子條碼擷取模組及電子條碼發送模組部分，並無該案既判力或爭點效效力所及之問題，上訴人此部分主張，核不足採。

(三)次按所謂突襲性裁判，乃指法院之裁判，在審判長或受命

未受適當程序保障下所得之訴訟資料或法律見解為基礎，所作成者而言。經查，本件之爭點為證據6與證據2、證據6與證據3、證據6與證據4、證據6與證據5之各別組合，是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具進步性？此乃原審斟酌兩造之主張後所整理之爭點，則證據6已否揭露系爭專利申請專利範圍第1項、第2項之各個技術特徵，乃上開爭點認定過程中必須調查之事項，各當事人本應就此部分主張、答辯或表示意見，並互為辯論。況且，原審業以其已知之特殊專業知識，依被上訴人於舉發階段所提之證據6說明書所載，形成「證據6已揭露系爭專利電子條碼發送模組之技術特徵」之見解；並依智慧財產案件審理法第8條之規定，於103年12月22日準備程序中適度開示心證，令當事人有辯論之機會。事實上，除上開準備程序期日各當事人已就證據6是否揭露系爭專利電子條碼發送模組之技術特徵，各自表示意見外；於該案言詞辯論期日，渠等亦各自就各證據是否揭露系爭專利電子條碼發送模組、電子條碼擷取模組之技術特徵等進行辯論，則原判決據以認定「證據6已揭露系爭專利電子條碼發送模組、電子條碼擷取模組之技術特徵」，自無造成突襲性裁判可言。上訴意旨執以主張原判決違法，顯不足採。

(四)綜上，原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，將訴願決定及原處分均予撤銷，命上訴人智慧局就編號第000000000N02號系爭專利舉發事件，應為撤銷專利權之審定，核無違誤。上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

九、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條，民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

最高行政法院第三庭

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異