最高行政法院(含改制前行政法院)95年度判字第01575號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95年度判字第01575號

上訴人

京展光學股份有限公司

代表人

丁○○

訴訟代理人

龍躍天 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生

參加人

德商‧雨果伯斯公司

代表人

丙○○○○○

訴訟代理人

甲○○ 律師

　　　　　　乙○○ 律師

上列當事人間因商標評定事件，上訴人對於中華民國93年11月24日臺北高等行政法院92年度訴字第4839號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、上訴人之前手京甸企業有限公司（下稱京甸公司）前於民國（下同）73年3月21日以「波士BOSS及圖（墨色）」商標，指定使用於當時商標法施行細則第27條所定商品及服務分類表第84類之各種眼鏡、鏡片、鏡框及一切其他應屬本類之組件等商品，向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，准列為註冊第262549號商標（下稱系爭商標）。84年10月1日核准延展註冊（商標專用權83年11月1日至93年10月31日），並於90年2月23日移轉登記為上訴人。嗣參加人以系爭商標有違其延展註冊時商標法第37條第1項第7款之規定，對之申請評定，並提出「BOSS」、「HUGO BOSS」、「HUGO HUGO BOSS」等系列商標（下稱據以評定商標）為證據。案經被上訴人審查，以92年5月27日中台評字第900421號商標評定書為系爭商標之延展註冊應為無效，其聯合註冊第728178號商標應一併撤銷之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。

二、上訴人於原審起訴主張：系爭商標早於73年3月21日即向前經濟部中央標準局提出申請，早於參加人第1件於眼鏡類申請之商標（註冊第411162號商標）申請日（77年2月26日），被上訴人竟認為「先使用」之系爭商標襲用「後使用」之據以評定商標，邏輯推理顯有重大違誤。次查，本案應適用82年12月22日修正公布之商標法第37條第1項第7款，按原審法院89年度訴字第2278號、第3419號、第1196號判決及90年度訴字第1051號判決意旨，於判斷「致公眾混淆誤認之虞」時，應考量「遭襲用商標之知名度高低」與「二個相同或近似標章所指定之商品或服務種類間之關連性」；申言之，商標法第37條第1項第7款須以所襲用之商標係「知名」或「著名」為要件，始當足之。經查，參加人曾於78年間以商標法第31條第1項第2款舉發系爭商標已達2年未使用，經被上訴人作成申請不成立之處分，由此可知，據以評定商標於舉發系爭商標之時，未達「著名」商標之要件，故本案參加人再次舉發系爭商標違反商標法，自應無以成立。至參加人所檢附之國內、外註冊證，僅係權利取得之靜態資料，尚不得用以證明據以評定商標為著名或知名商標。另參加人所檢附之廣告及型錄資料，除其「日期」及「雜誌名稱」部分均以手寫標示，其真實性可疑外，其於我國均未曾發行，亦不足證明已為國內相關事業或消費者知悉。另被上訴人中台異字第G00000000、G00000000號商標異議審定書、本院89年度判字第744號、88年度判字第3804號判決，與本件之情形有異，亦不得以之作為據以評定商標為著名之有力證據。退步言，縱據以評定商標為著名商標，惟按原審法院89年度訴字第1196號判決意旨所示，其所著名及可拘束之商品領域，亦非無限延伸。按參加人所檢附之證據，據以評定商標至多僅知名於衣服商品，並未擴及眼鏡類商品。又嗣參加人擴張其商業領域至眼鏡類商品時，系爭商標已在眼鏡商品領域立下根基，故此時著名商標（據以評定商標）之排他性權利，自應退讓，不得據以排除系爭商標用於眼鏡類商品之權利。再者，系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣雖均有相同之外文BOSS，惟BOSS乃老闆之意，為一常見之英文單字，國內廠商以之作為商標圖樣申准註冊於各類商品者，多達420件，故顯見首創以「BOSS」為商標圖樣之全部或一部者自非參加人，據以評定商標是否有襲用他人商標之嫌，尚有待釐清。末查，系爭商標自73年3月21日向被上訴人申請註冊，經准列為註冊第262549號商標，專用期間自73年11月1日至83年10月31日，並經延展至93年10月31日，上訴人於專用期間戮力使用該商標至今已約19年，於相關業界間亦頗具知名度，全省經銷商多達320家，每年之進口金額亦達千萬元，並於雜誌中刊登廣告，故系爭商標亦早已成為知名商標等語，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人作成評定不成立之處分。

三、被上訴人則以：本件商標延展註冊時商標法第37條第1項第7款之「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用應指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，此為同法施行細則第31條所明定。經查，系爭商標圖樣與參加人據以評定之「BOSS」、「HUGO BOSS」等系列商標圖樣相較，二者均有相同引人注意之外文「BOSS」，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。次查，外文「BOSS」乃參加人公司名稱之特取部分，其首創以「BOSS」、「HUGO BOSS」等系列商標使用於眼鏡、衣服、靴鞋等商品，除自西元1976年起即陸續於其本國及世界各國獲准註冊外，並取得世界智慧財產權組織之國際註冊證，亦於我國取得多件商標專用權，其商品於全省北、中、南各大百貨公司均設有行銷據點，並於國內各報章雜誌刊登廣告，據此，堪認該據以評定商標所表彰之信譽已為相關事業及消費者所熟知，為一著名之商標。從而上訴人以相同之外文「BOSS」作為系爭商標圖樣主要部分之一申請註冊，衡酌客觀事實，應有以不公平競爭之目的，並有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體與參加人產生聯想而致混淆誤信誤購之虞。末查，外文「BOSS」雖非獨創之文字，我國廠商亦有以之作為標章圖樣於各類商品或服務申准註冊，惟其既經參加人使用於眼鏡、衣服、靴鞋等商品而具有相當之商譽，並為一般消費者所熟知，則系爭商標以相同於據以評定商標之外文「BOSS」作為商標圖樣之主要部分之一，復使用於性質相關聯之眼鏡、鏡片、鏡框商品申請註冊，極易使消費者於接觸時聯想到其為參加人所有或與之相關聯，從而本件系爭商標之延展註冊，客觀上仍有使消費者對其所表彰之商品來源與據以評定商標商品產生聯想，而致混淆誤認之虞，資為答辯。

四、原審參加人參加意旨略謂：商標法第37條第1項第7款之「有致公眾誤信之虞者」，依本院71年度判字第1115號及69年度判字第701號判決意旨，係指商標圖樣，有使一般購買者，對其商品之出產地或製造者，發生混淆誤認而購買之虞者而言，並不以被襲用之商標，已在我國註冊為要件。經查，系爭商標與參加人據以評定商標相較，無論在外觀、讀音及觀念上均極為近似，是系爭商標與據以評定商標應屬近似之商標，當屬無疑。次查，「BOSS」商標為參加人公司名稱之特取部分，且為參加人首創之「BOSS」「HUGO BOSS」、「BOSS HU GO BOSS LABEL」等系列商標中之主要文字，並指定使用於皮帶、衣服、靴鞋、眼鏡等諸多商品，自西元1963年起陸續於多國獲准註冊，並取得世界智慧財產權組織（OMPI）之國際註冊證。且該「BOSS」、「HUGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS LABEL」等商標亦早在西元1985年於我國陸續取得多件商標專用權並先後獲准延展註冊，持續使用迄今，故據以評定商標已達著名商標之列，殆無疑義。再者，京甸公司曾於西元1992年與參加人簽訂商標移轉契約，同意將系爭商標移轉予參加人，雖京甸公司嗣後違約，將已移轉予參加人之系爭商標，再次移轉於上訴人；惟按商標之移轉，辦理移轉登記僅是「對抗要件」，而非「生效要件」，故京甸公司與參加人縱然未完成辦理移轉登記，惟契約仍屬生效，系爭商標專用權自應為參加人所有無訛。而上訴人係使用參加人據以評定商標之全部作為自己商標之一部申請註冊，顯易使一般消費者對其商品之品質、來源或產製主體產生混淆誤認；且上訴人之前手與參加人簽署商標移轉契約後，竟又偷偷將系爭商標移轉予上訴人，此等行為不僅已違反商業誠信，更破壞公序良俗，故系爭商標亦有商標法第37條第1項第5款及第6款之適用而不得申請註冊，資為答辯。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭商標固經上訴人於73年3月21日申准註冊，惟因其商標專用權期限業於83年10月31日屆滿，並已於83年10月15日申准延展註冊，是據以評定商標是否具知名度自以延展註冊時點為準。次查，系爭商標圖樣與參加人據以評定之「BOSS」、「HUGO BOSS」等系列商標圖樣相較，二者均有相同引人注意之外文「BOSS」，於實際交易隔離觀察或唱呼，自易使一般消費者誤認為系列產品，應屬近似之商標，又據以評定商標除自西元1976年起即陸續於其本國及世界各國獲准註冊外，並取得世界智慧財產權組織之國際註冊證，亦於我國取得註冊第279546、427201、579348、412320號等多件商標專用權，其商品於全省北、中、南各大百貨公司均設有行銷據點，並於國內各報章雜誌刊登廣告，堪認據以評定商標已為相關事業及消費者所熟知之具知名度商標。是參加人之據以評定商標所表彰商品之信譽應為國內消費者所知悉，具相當之知名度，則系爭商標以相同據以評定商標之外文「BOSS」作為系爭商標圖樣主要部分之一，復指定使用於性質相關聯之眼鏡、鏡片、鏡框等商品申請延展註冊，應有使一般消費者產生混淆誤認之虞，自有商標法第37條第1項第7款規定之適用。而本件系爭商標之聯合註冊第728178號「BOSS」商標因正商標被評定無效而失所附麗，自應一併撤銷，因而駁回上訴人之訴。

六、上訴人除執與原審相同主張外，略謂：按本院29年判字第20號、50年判字第35號及57年判字第95號判例意旨，行政訴訟法新增之課予義務訴訟與一般給付訴訟之判決，原則上應以事實審行政法院言詞辯論終結時之法律及事實狀態為基準，而本件訴訟於言詞辯論終結時（93年11月10日），所應適用法律商標法既有變更，即應適用修正後商標法第23條第1項第12款之新規定，原審判決對此有適用法規不當之違法。次查，有關據以評定商標是否著名，認定時間點應為系爭商標申請註冊時（73年3月21日），而非原審判決認定之延展註冊時（83年10月31日），蓋現行商標法第23條第2項已明文規定，以「申請時」為準，此乃因商標受理申請後即產生期待權，申請後他人新取得之權利，自不能排除商標申請所取得之期待權，此亦係採取註冊主義及先申請原則之國家所當然採行之原則。又若採原審法院之論點，則上訴人延展註冊前所取得之權利與所為之商業投資、廣告等，勢將因此抹滅，如此，將有違背法律之安定性及安全性；另被上訴人於83年7月印行之商標手冊、被上訴人中台評字第H00000000號商標評定書、經濟部94年5月18日經訴字第09406128050號訴願決定、及著名商標或標章認定要點第10㈡點，均贊同斯理。準此，原審法院對於判斷違法時點明顯有誤，其所作之判決自有違背法令。再者，上訴人曾於原審主張，參加人檢附之國內、外註冊證、廣告型錄資料、異議審定書及行政法院判決，均無法證明據以評定商標已為一著名商標；又縱為著名商標，依原審法院89年度訴字第1196號判決意旨，仍不及於眼鏡類商品；惟原審法院未察，仍將系爭商標認定為著名商標，洵有違誤。末查，商標法第37條第1項第7款須以「系爭商標襲用據以評定商標」為要件，然據以評定商標「晚」於系爭商標申請日，先使用之系爭商標，自不可能襲用較晚使用之據以評定商標，原審未審酌「襲用」之要件，顯有判決不備理由之違誤，請廢棄原判決，撤銷訴願決定及原處分。並行言詞辯論程序等語。

七、參加人參加意旨略謂：按評定時之商標法第52條第3項及第25條第2項第1款之規定，對於註冊已滿10年之商標，且專用期間亦經延展註冊者，僅得評定其「延展註冊」為無效。又商標專用權屆滿後之延展註冊，惟質上乃係「更新註冊」，所應適用之法律，乃「延展註冊時」之法律，此亦經行政院台67經字第10244號函釋及本院89年度判字第3066號、原審法院89年度訴字第2915號、第4020號及91年度訴字第1121號判決肯認在案。故原審判決判斷系爭商標是否具知名度之時點，係以系爭商標延展註冊之時點為依據，並無違誤。次按，既得權之保護，係以權利之取得具有合法基礎為前提，然本件上訴人既係在違背商業道德、誠信原則之情況下，向上訴人前手京甸公司取得系爭商標，復具備原審所認定之違法事由，則系爭商標自有礙社會交易安全，為保護消費者不受欺罔之公共利益，上訴人自無值得保護之既得權可言。再者，上訴人所舉之中台評字第900126號商標評定書，核與本案情形有間；況商標審查係採「個案拘束原則」，自不得執他案來拘束本案。末查，上訴人對於據以評定商標著名性之質疑，及提出多項新證據用以證明系爭商標係一著名商標乙節，均屬「事實」問題而非「判決是否違法」之法律問題，且該等主張亦曾於原審主張之，故此與行政訴訟法第242條規定須以違背法令為上訴理由之情形不符，所提上訴顯不合法，資為答辯。

八、本院按「商標異議、評定及撤銷案件之處理，適用本法新舊規定之原則如下：一、．．．二、商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定之程序適用評決時之規定。三、．．．。」「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」分別為83年7月15日修正發布（自發布日起施行）商標法施行細則第40條及現行商標法（94年5月28日修正公布，並自公布日起6個月後施行）第91條第1項所明定。查本件乃92年11月28日現行商標法修正施行前即90年11月5日已由參加人申請評定，並經被上訴人於92年5月27日以中台評字第900421號評決之評定案件，且系爭商標業於84年10月1日獲准延展註冊，其商標之評定核應適用82年12月22日修正公布之商標法（下稱延展註冊時商標法）。次按「（第1項）商標專用期間為10年，自註冊之日起算。（第2項）前項專用期間，得依本法之規定，申請延展，每次延展以10年為限。」「（第1項）申請商標專用期間延展註冊者，應於期滿前1年內申請。（第2項）前項申請之核准，以該商標註冊指定商品內實際使用之商品為限。其有下列情形之一者，不予核准：一、有第37條第1項第1款至第8款情形之一者。」「商標圖樣有下列情形之一者，『不得申請』註冊：．．．七、襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。」為系爭商標延展註冊時商標法第24條、第25條第1項及第2項第1款、第37條第1項第7款所規定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依延展註冊時商標法施行細則第31條規定，指「以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。」經查，本件原判決以前揭理由維持被上訴人原處分及訴願決定，雖非無見。惟原判決引用延展註冊時商標法施行細則第31條規定，以延展註冊時商標法第37條第1項第7款之適用，須以不公平競爭之目的為前提，然並未對之予以調查審認；又依被上訴人改制前經濟部中央標準局85年7月編印商標手冊內載「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」審查要點（二）規定：「商標圖樣有無本款規定之適用，應依其申請註冊當時之事實認定之，惟兩商標若已併存使用多年，且各具知名度，．．．，原則上不適用本款之規定」，原審就系爭商標與據以評定之商標有無併存使用多年，且各具知名度之事實，未予調查認定，亦嫌有不適用法規之違法。末查，依參加人所檢具之廣告及型錄資料並無在我國發行，原審認參加人之商品並於國內各報章雜誌刊登廣告乙節，也與卷內證據不符。上訴論旨，執此指摘原判決違誤，求予廢棄，非無理由，應將原判決廢棄，由原審查明事實後，另為適法之判決。又本件原判決有如上違誤既明，無行言詞辯論之必要，附此敘明。

據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

第二庭審判長法 官　廖　政　雄

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異