臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第一○三九號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第一○三九號

原告

國安製藥股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

史乃文律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

黃馨儀律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

明通化學製藥股份有限公司

代表人

乙○○董事長

訴訟代理人

楊沛生律師

右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十年十一月十四日經（九０

）訴字第０九００六三二七三七０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加

人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：緣參加人前於民國（下同）八十八年四月五日以「明通治痛單」商標（如附圖）作為其註冊第三七八七號「明通」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第五類之「中藥、西藥」商品，向被告申請註冊，經准列為註冊第八八四六三六號聯合商標。嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第六款、第八款及第十款之規定，對之申請評定，經被告審查，認系爭聯合商標並無使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，且非習慣上通用標章者，亦非表示所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明，而以九十年八月二十二日中台評字第八九○三九四號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告應作成將註冊第八八四六三六號「明通治痛單」聯合商標評定為無效之行政處分。

㈡被告及參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。

三、兩造之爭點：系爭聯合商標有無其註冊時商標法第三十七條第六款、第八款及第十款所規定不得申請註冊之情形？

甲、原告主張之理由：

一、按商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為現行商標法第五十二條第一項所明定。又依商標法施行細則第四十條第二款商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第八八四六三六號商標係八十九年三月十六日核准註冊，其商標之評定自應適用八十七年十一月一日施行之商標法，核先敘明。

二、次按「使公眾誤認信其商品之性質、品質或產地之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第六款規定甚明。而此之「有使公眾誤信之虞」，應依客觀之事實及以具有普通知識經驗之商品購買者，施以普通所用之注意為標準，且以商標圖樣有「使一般購買者對其商品之出產地或製造者發生混淆誤認而購買之虞」，始足當之。再者行為時商標法第三十七條第六款之「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞」與八十二年十二月二十二日修正公布之條文內容相同，而就八十二年十二月二十二日修正之內容係以「申請註冊之商標圖樣本身不具識別作用」為獨立規範，其立法意旨僅重在客觀之結果，不問商標申請人之主觀故意，只要其申請註冊之商標圖樣客觀上有導致混淆誤認之結果，即足當之。揆之本件參加人於八十八年四月十五日以「明通治痛單」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條商品及服務分類表第五類之藥品（中藥、西藥）之商品申請註冊，作為其申請案號第00000000號「明通」商標之聯合商標。因之被告於審查參加人之申請「明通治痛單」之註冊時，自應依據客觀之事實並以一般民眾之知識為之判斷，申請註冊之商標，有無對該商品產生混淆誤認之可能性。而本件系爭商標申請註冊之主要部分「治痛單」，在一般民眾之認知上已具有指為特定之商品，本身有其特定文義，即在指可治療疼痛之藥劑，倘得依商標法規定註冊使用於中藥及西藥等商品，則參加人所生產之「治痛單液」、「治痛單糖漿」，與其他公司生產之「治痛單散」、「中藥治痛單液」即有可能使一般民眾對該等商品之性質內容有發生混淆，故參加人自不得申請註冊。

三、次按「商標圖樣有相同或近似於同一商品習慣上通用標章者，不得申請註冊」，商標法第三十七條第八款復有明文規定。所謂習慣上所通用之標章者，係指該標章代表某一商品，其名稱或圖形，為世人所習見而言，最高行政法院七十三年度判字第一五七五號判決意旨可資參照。揆之本件被告以原告經行政院衛生署所核准之藥品許可證所登記之藥品名稱，並非單就「治痛單」三字核准登記，且無其他證據證明其他製造或經銷藥品業者反覆使用「治痛單」並為社會觀念所公認，而認系爭商標應無前揭法條規定之適用云云，固非無見。惟查系爭商標之「治痛單」，在我國一般觀念上，認為係治療疼痛之製劑，與「酸痛貼布」之觀念上同樣為具有治療疼痛之製劑，二者之治痛名稱均為國人為所習見，且「治痛單」一詞，除參加人所生產之「治痛單液」、「治痛單糖漿」外，尚有其他製藥廠商如長安化學工業股份有限公司經行政院衛生署核准製造之「中藥治痛單散」（許可證字號０三八０七八號）、「中藥治痛單液」（許可證字號０三八二九九號）及原告經行政院衛生署核准製造之「治痛單液」（許可證字號０二三八一六號）可憑，堪認治痛單代表治療疼痛之名稱已廣為業界所用且為一般民眾所公認，參加人明通公司自不得以治痛單申請為其「明通」之聯合商標。

四、再按「商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得作為商標申請註冊，行為時商標法第三十七條第十款前段亦有明文規定。又「商標文字之全部或一部，即屬商品本身習慣上所通用之名稱，或商標文字之全部或一部，足以表示商品之品質者，即有首開條款之適用」，最高行政法院五十二年度判字第一號判例、七十一年度判字第八七六號判決意旨可資參照。再者所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切之關連者，即有該款不得申請註冊之適用，並不以習慣上通用之必要，最高行政法院七十五年度判字第二一八九號判決意旨復可參照。另「商標是否相同或近似，應以其最惹人注意而特別顯著之主要部分隔離觀察，有無使人混同誤認之虞為斷」，最高行政法院六十八年度判字第七五二號判決復可參照。觀之本件參加人申請註冊之明通治痛單」聯合商標，以其最惹人注意而特別顯著之主要部分為「治痛」二字。而依一般社會通念，「治痛」二字之使用於藥品商品，自易使人直接聯想到其所指定使用商品亦即藥品之使用有治療疼痛之功能，即難謂非商品功能之說明文字，又前揭法條之適用，以該商標名稱係商品之說明文字為已足，與該商品之銷售量及是否為大眾所熟知愛用並無任何關連。此外治痛二字亦已成為治療疼痛之藥劑之習慣上通用之標章或其說明，此觀之目前行政院衛生署所核准之藥品名稱中含有「治痛」二字者，即高達六十三項，堪認「治痛」二字為參加人所指定使用於中、西藥商品本身習慣上所適用之名稱。此外依據司法院字第一００八號解釋，認「習慣上所通用，固以在事實上可認有此普通使用之習慣為必要，惟茲所指標章，以具有特別顯著者，始得作為商標申請註冊，而商標圖樣文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如有商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，既欠缺特別顯著性者，即有行為時該款不得作為商標申請註冊之適用，．．．．，良以商品本身之說明之文字、圖形、記號或其聯合式，乃一般人類、法人或其他團體均得使用之一定商品或服務之共同形象，自不得由其中一人或數人獨自取得專用權，否則即有失公平」，均足證明本件參加人所申請註冊之治痛單顯然違反商標法第三十七條第十款之規定，被告自不得准許參加人之註冊。

五、末按參加人於九十二年四月（未載日期）所提出之答辯意旨狀雖援引行為時商標法第五條第二項規定表示「『明通治痛單』商標已深受消費大眾所喜愛並遠近馳名，．．，」己符合該條所稱之「在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別」云云，惟查商標是否具識別性，依八十六年十一月二十二日發布之商標識別性審查基準一審查要點之第一條及第二條均有明文規定其審查原則，尚難僅憑參加人提出之廣告及取得行政院衛生署之藥品許可證，即認其商標有識別性，且觀乎參加人之申請註冊資料及被告評定不成立之處分書，均無任何一語提及參加人於註冊係主張依商標法第五條第二項規定申請註冊，因之參加人主張申請註冊之「明通治痛單」有商標法第五條第二項之適用且該治痛單非「通用名稱」而有商標法第三十七條第十款但書規定之適用，即屬無據。縱認參加人係依商標法第五條第二項規定申請註冊，惟依據商標識別性審查基準二商標不具識別性之例示，其中之第四條之敘述性或描述性用語不具識別性，因之治痛既為治療疼痛之敘述身體狀況之用語，顯不具識別性，然被告明知該商標中包含不具識別性之文字，既未經參加人聲明該部分不在專用之列，被告自不得核准參加人註冊。

六、綜上所述，特具狀懇請　鈞院鑒核，本件參加人之前揭註冊聯合商標，於註冊時，顯有違反註冊時商標法第三十七條第六、八、十款規定之情事，且無商標法第五條第二項及第三十七條第十款但書之適用，被告為「申請不成立」之評定處分，顯有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合，均應依法撤銷，並依原告所請，判決被告應作成將註冊第八八四六三號「明通治痛單」聯合商標註冊評定為無效之行政處分，以維法治。

乙、被告主張之理由：

一、商標圖樣「有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第六款所明定。惟其適用係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言。查本件原告所指參加人之商品與其他公司所生產之商品，有使一般消費者對該商品之性質內容有發生混淆之主張，姑無論是否有理由，核其內容非屬本款規範之範疇，其主張自無足採。

二、商標圖樣「相同或近似於同一商品習慣上通用標章者」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第八款所明定。所謂「習慣上通用之標章」，係指該標章，在事實上已為製造或經銷同一商品者反覆使用並為社會觀念所公認者。查本件原告所檢送之證據觀之，僅有其本身於七十年七月六日取得之行政院衛生署藥品許可證第二三八一六號影本，況其原載之藥品名稱為「國安感冒能糖漿」，嗣於八十八年二月二日，變更品名為「國安治痛單液糖漿」，再於八十八年三月二十六日變更藥品名稱為「國安治痛單液」，行政院衛生署之藥品許可證並未單就治痛單三字核准登記為藥品名稱，此徵著另所補呈之「中藥治痛單散」、「中藥治痛單液」，亦足確認，且除上述行政院衛生署藥品許可證外，別無其他製造或經銷藥品之業者反覆使用「治痛單」並為社會觀念所公認，係為代表特定藥品之通用標章之相關資料可供參酌，綜上所述，本件商標之申請註冊應無前揭法條規定之適用。

三、「凡商標圖樣上之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第十款所明定。所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要，又其表示之方法須直接明顯，若係隱含譬喻或自我標榜者，不屬之。所謂「習慣上所通用」係指一般製造、經銷該項商品者所共同使用，或同業間就類似之商品已有反覆使用之事實，在意識上已失去其特別顯著性而言。從而藥品之名稱係屬自創（BRAND NAME）而非習慣上所通用（GENERIC NAME），且足以一般消費者辨識其為區別商品之標記者，自可作為商標申請註冊。查本件系爭商標圖樣之中文為「明通治痛單」，縱如原告所稱顯著特取者為「治痛」二字，具有標榜其功能之作用，然查「治痛」與「單」字結合成為「治痛單」後，已非一般同業共同使用之藥品名稱或相關說明文字。且查所附行政院衛生署藥品許可證，並未單就治痛單三字核准登記為藥品名稱，又無其他製造或經銷藥品之業者反覆使用「治痛單」之相關資料，自難謂「治痛單」已成為習慣通用之藥品名稱，則本件商標之申請註冊亦應無前述法條規定之適用。

四、綜上論述，被告原處分，洵無違誤，請駁回原告之訴。

丙、參加人主張之理由：

一、按商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」、「相同或近似於同一商品習慣上通用標章者」及「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，分別為系爭第八八四六三六號「明通治痛單」聯合商標註冊時商標法第三十七條第六款、第八款及第十款所明定。而所謂商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，係指商標圖樣本身與已具知名度之他人商標圖樣相同或近似，有使一般消費者對其所表彰之商品性質、品質、出產地或製造者產生混淆誤認而購買之情形而言（行政法院七十三年判字八二四號判決參照）；所稱「習慣上通用之標章」，係指該標章代表某一商品，在事實上已為製造或經銷同一商品者反覆使用，並為社會觀念所公認者；又「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般觀念，為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者而言，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。又其表示之方法須直接明顯，若係隱念譬諭或自我標榜者，不屬之；另所謂「習慣上所通用」係指一般製造、經銷該項商品者所共同使用，或同業間就類似之商品已有反覆使用之事實，在意識上已失去識別性而言，從而藥品之名稱係屬自創而非習慣上所通用，且足以使一般消費者辨識其為區別商品之標記者，自可作為商標申請註冊，合先敘明。

二、查參加人八十八年四月五日所申請被告核准註冊之第八八四六三六號「明通治痛單」聯合商標，係指定使用於申請註冊時商標法施行細則第四十九條所列商品及服務分類表第五類之「中藥、西藥」等商品。而「明通」二字本為參加人於四十四年三月一日為被告前身機關「中央標準局」所審定公告後核准於同年十月一日註冊公告為第三七八七號之商標。「明通」二字本為參加人公司名稱，而非表彰產地。而「治痛單」三字之「治痛」則為擷取藥品療效之一部，另取「治痛真簡單」之「單」第與之結合而成「治痛單」，再與「明通」字結合為「明通治痛單」聯合商標，指定適用於中、西藥。再遍查被告機關所有資料，亦無其它著名商標為「明通治痛單」或「治痛單」者，故「明通治痛單」顯無「使他人誤信所表彰之商品性質、品質或產地之虞」情狀，原告據此指摘被告機關違反商標法第三十七條第六款規定，顯有違誤。

三、次查，國產感冒口服液中，多有使用三個字作為藥品名稱者，其中二字為形容藥品之功效或治療之病癥，另一字則為特取之部分，例如「傷風友」、「傷風克」、「風熱友」等。「治痛單」之情形亦同，前二字取其治痛之功效，後一字「單」則為本藥品特取之字，非藥品之通用名稱，取其「治痛真簡單」之義，而「明通治痛單，治痛真簡單」之廣告用語，已成順口溜般打動消費者。其中「治痛」二字固具有標榜其功能之作用，然與「單」字結合成為「治痛單」後，已非一般同業共同使用之藥品名稱或相關說明文字，故「治痛單」三字顯係「隱念譬諭或自我標榜」，自不屬商標法第三十七條十款範疇。

四、原告雖舉長安化學工業（股）公司之「中藥治痛單散」、「中藥治痛單液」及原告之「治痛單液」等名稱與參加人所生產之「治痛單糖漿」、「治痛單散」、「治痛單液」相同，而認「治痛單」為代表原告及參加人、長安公司所生產所有藥品之名稱，而為業界及一般名眾所公認，已為商標法第三十七條第八款「習慣上通用之標章」。惟查中文「明通治痛單」早在六十八年即取得行政院衛生署藥品許可證，其字號為衛生署製字第一八六八三號，首創使用於感冒諸症狀專用。由於品質優良、信譽卓越，在當時市場上已具有相當穩固之地位，全省各地皆擁有參加人之經銷商，因此參加人遂於七十五年開始在各電視台大量播放明顯標示「明通治痛單」商標之廣告，歷經多年以來「明通治痛單」之各類型廣告仍在持續中並於八十四、八十五年期間刊登巨大車體廣告遍佈於北部各縣市。進者，「明通治痛單」是一歷史悠久、眾所皆知之商標，其產品之品質及商標之知名度早已是倍受消費者所肯定之優良產品，而且自首創以來更長達三十幾年之久，足以認定為著名商標，除有評定卷第二十五頁至八十九頁等資料可資佐證，參加人再提出七十八年至九十年電視廣告選輯錄影帶、明通醫藥雜誌七十三、七十五、七十七年廣告內容及九十年雜誌廣告（雜誌最後一頁背面）供　鈞院參酌。故足以證明「明通治痛單」商標確已深受消費大眾所喜愛並馳名遠近，且並認知為代表參加人公司「治療感冒」之藥品名稱，而不及其他。再者，參加人之經銷網遍佈全省及一直不惜耗費鉅資於各廣告媒體刊登廣告，在同業及消費者間已具有相當信譽，殆無疑義。應認已符合商標法第五條第二項「在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別」。

五、而原告之「治痛單液」，原名於七十年間取得藥品許可證時為「國安感冒糖漿」，直迄八十八年二、三月間始更名，此有評定卷附原告所提藥品許可證可稽。至於長安公司所出產之「中藥治痛單液」及「中藥治痛單散」則為八十三年十一月二十八日及八十三年九月七日分別取得藥品許可證，此有網路查詢資料可稽。而長安公司所生產之前揭藥品，其原名並非「治痛單液」或「治痛單散」，據參加人查知係行政院衛生署藥政處於八十九年二月二十五日以八九００八五九六號函核准變更，併此敘明。

六、綜上可知，「治痛單」本為參加人公司所獨創之名詞，而不論原告、參加人及長安公司所出產之藥品，其適應症均為「舒解感冒之症狀」，原告及長安公司挾參加人將之廣告幾近二十、三十年，已享有盛名之名稱，剽竊為自己藥品名稱，其目的顯係藉「搭便車」之行為，促銷其自己之商品，渠等行為顯屬不正當商業行為，此亦有原告刊登於公車牌上，上載「國安治痛單」之廣告招牌照片可稽。

七、再「治痛單」三字既為參加人所獨創，而所使用者既僅原告及長安公司二家，雖均係治療感冒症狀之藥品，惟治療感冒之藥品名稱尚有「傷風友」、「傷風克」、「全多露」、「風熱友」、「風邪斯巴」、「寧止痛」等多達數百種（網路查詢資料計六０一種，僅列印一０五種），顯見「治痛單」三字非「治療感冒」之「同一商品習慣上通用標章」。況依行政法院四十七年判字三十九號判例所揭「『五印醋』商標為商標權人自己所獨創之商標，雖『醋』字為『慣用商品之名稱』，但與『五印』結合為「五印醋」自『非慣用商品名稱』。˙˙˙˙˙。」之意旨，應認本件「治痛」與「單」字結合成「治痛單」三字，已不符商標法第三十七條八款所稱「相同而近似於同一商品習慣上通用之標章」，故應得予以註冊商標。

八、同理，被告雖另舉「治痛」二字係表示「申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明」，符合商標法第三十七條第十款規定，而認參加人不准註冊，取得商標權；並舉網路所搜尋之六十三筆以「治痛」二字為名之藥品及行政法院五十二年判字第一號判例意旨為佐證。惟原告所舉之原證二資料之藥品，其適應症是否與參加人所註冊藥品適應症：「舒解感冒症狀」之功能相符已有疑問，且「治痛」二字泛指治療身體各種疼痛，並不能彰顯其專為「舒解感冒症狀」之功能；且亦非所有中、西藥之功能，而原告又未舉證其餘非治療感冒之藥品名稱為「治痛單」，故「治痛單」三字顯非參加人所註冊藥品及所有藥品之「通用名稱」。

九、而「治痛」二字雖為商品之「說明」或「功用」，但據參加人第四段之說明「治痛單」三字已有「識別性」，故應有商標法第三十七條十款但書之適用。再依前揭行政法院四十七年判字三十九號判例意旨，及原告所舉五十二年判字第一號判例所揭：「單以一『味』字所標榜之功用，無從認係醬油、醋類商品習慣上所通用之名稱或品質」之意旨；且被告機關亦多有以藥品之「功能」、「說明」文字准許做為商標申請註冊者，如「傷風克」、「傷風友」、「胃潰納」、「潰胃爽」，「酸痛十分寧」、「風熱友酸痛貼」，「痛風博朗」、「龍杏止暈車糖漿」、「氣喘威寧」、「制咳逸」、「青光療」、「大風治偏頭痛」，則依行政程序法第六條之「平等原則」，「治痛單」三字顯不符合商標法第三十七條十款之規定，參加人應得申請註冊。

十、綜上所陳，已可詳見系爭商標並無違反商標法第三十七條六、八、十款之規定，而原告又無檢附任何證明資料足堪認定，其所以提出本件訴訟係恐參加人將採取法律行動，故得知系爭商標已核准公告中，旋即提出評定等程序，企圖延長參加人之領證時間，以期能用金蟬脫殼方式逃避法律責任，則被告駁回原告之申請評定及經濟部駁回訴願之決定，顯無違誤。為此請判決駁回原告之訴。

理由

甲、程序部分：本件被告之代表人原為陳明邦，九十一年九月九日變更為蔡練生，茲由其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先為敍明。

乙、實體部分：

一、按商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」、「相同或近似於同一商品習慣上通用標章者」及「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，分別為系爭「明通治痛單」聯合商標註冊時商標法第三十七條第六款、第八款及第十款所明定。而所謂商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言；所稱「習慣上通用之標章」，係指該標章代表某一商品，在事實上已為製造或經銷同一商品者反覆使用，並為社會觀念所公認者；又所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般觀念，為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關聯者而言，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要，又其表示之方法須直接明顯，若係隱含譬喻者，不屬之。

二、次按「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。前項圖樣於審查有無與他人之商標圖樣相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準。」商標法施行細則第二十八條亦定有明文。參照被告之前身經濟部中央標準局制訂之「商標審定核駁理由先行通知要點」第二點：「商標審查員對於申請註冊之商標，經實體審查認為應予駁回時，於核駁審定前，應將核駁理由，以書面先行通知申請人或其商標代理人，申請人請於指定時間內提出意見書」、第三點：「申請人於前述指定期間內，得據實陳述意見或申請變更不合法之商標圖樣或減縮已與他人商標權益牴觸之指定商品，並得舉出有利於自己之事證」觀之，被告對於申請註冊之商標，經實體審查後發現該商標圖樣中僅有部分文字或圖形屬於說明性或不具特別顯著性，並非全部不具識別性，且若刪除該部分則失其商標圖樣完整性時，自應於核駁審定前，將此情形，以書面先行通知申請人或其商標代理人，使其有修正商標圖樣或聲明該不具識別性部分不在專用範圍之機會，如申請人不於指定期限內為修正或聲明該部分不在專用之列，始將其商標申請案予以核駁。蓋申請註冊之商標，雖有部分文字或圖形不具識別性，但整體觀察仍具識別性者，如僅因其中一部分不具識別性而將全部申請案予以核駁，固有違比例原則，惟商標註冊申請之准駁係以申請標的整體為對象，亦無法割裂為一部之准駁，折衷之道只有以書面先行通知申請人，請其於指定期限內為修正或聲明該不具識別性之部分不在專用之列，如其逾期不為修正或聲明該部分不在專用之列，始將其商標申請案予以核駁，方能兼顧公益與私益，而符合公平原則。若被告於審查時只注意到整體商標圖樣具有識別性，而忽略其中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形，致就當事人申請註冊之商標圖樣全部為核准之審定者，嗣後經利害關係人以該商標不具識別性，違反商標法第三十七條第十款規定，申請評定其註冊為無效時，基於前揭公益與私益平衡之原則，被告仍得以書面先行通知商標專用權人，請其於指定期限內聲明該不具識別性之部分不在專用之列。蓋僅因其註冊商標中一部分不具識別性而將其註冊商標全部予以評定無效，同樣有違比例原則，而商標註冊評定之准駁亦係以申請評定標的整體為對象，無法割裂為一部之准駁，折衷之道亦只有以書面先行通知商標專用權人，請其於指定期限內為聲明該不具識別性之部分不在專用之列，如其逾期不為聲明，始將其註冊商標全部予以評定無效，如已遵期為聲明，即應將申請評定予以駁回。且聲明註冊商標中某不具識別性之部分不在專用之列，其商標圖樣之整體性並不受影響，故未涉及商標圖樣之變更，乃一般註冊事項之變更，依商標法第十九條第一項之規定，商標專用權人於註冊後仍得向被告申請為之，則被告依職權通知其聲明註冊商標中某不具識別性之部分不在專用之列，核與商標法第十九條第一項之規定意旨亦無抵觸。合先敘明。

三、本件被告機關認系爭聯合商標圖樣「明通治痛單」指定使用於「中藥、西藥」商品並無使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，且非習慣上通用標章者，亦非表示所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明，乃對原告之申請評定案為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，主張系爭聯合商標「明通治痛單」之主要部分「治痛單」，具有指某一特定之商品，本身具有特定文義，如作為商標圖樣之主要部分，指定使用於中藥、西藥等商品，其有無使一般購買者對該等商品之性質內容發生混淆之虞者，即非無商榷之餘地；又稱「治痛單」代表治療疼痛之品稱，且廣為社會大眾所熟知及習見，參加人自不得以治痛單申請註冊為其聯合商標；以及「治痛」二字，依一般社會觀念，使用在藥品商品，自易使人聯想到其所指定使用商品，亦即藥品之使用具有治療身體上疼痛之功能或療效；另系爭聯合商標之「單」字自應與行政院衛生署發布之成藥及固有成方製劑管理辦法中所稱固有成方製劑之「丹」字用詞相通，因之「治痛」與「單」字相結合後，自難認係非一般同業所使用之藥品名稱或相關說明文字等語。經訴願機關持與被告相同之論見，決定予以駁回，原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由及其爭點均如事實欄所載。

四、本院查原告僅稱系爭聯合商標圖樣上之「治痛單」三字，在一般民眾之認知上具有指某一特定商品之特定文義，惟並未說明該系爭商標圖樣上之中文與其指定使用之中、西藥商品如何有名實不符情形，致使公眾對其商品之性質、品質或產地產生誤認誤信之虞，自無前揭法條第六款規定之適用。又依原告所檢送之行政院衛生署藥品許可證影本、網站資料，及參加人提出之藥品許可證影本觀之，除參加人於六十八年九月十一日向行政院衛生署請准「明通治痛單糖漿」藥品名稱，於八十年九月五日請准「明通治痛單液」藥品名稱，另又請准「明通治痛單散」藥品名稱，有以「治痛單」三字作為藥品名稱使用外，雖尚有原告本身於七十年七月六日取得行政院衛生署藥品許可證第二三八一六號，原載藥品名稱為「國安感冒能糖漿」，嗣於八十八年二月二日，變更品名為「國安治痛單液糖漿」，復於八十八年三月二十六日變更藥品名稱為「國安治痛單液」，及長安化學工業股份有限公司經行政院衛生署核准製造之「中藥治痛單散」（許可證字號０三八０七八號）、「中藥治痛單液」（許可證字號０三八二九九號），然行政院衛生署之藥品許可證並非單就「治痛單」三字核准登記為藥品名稱，且除此外，別無其他製造或經銷藥品之業者反覆以「治痛單」三字作為代表藥品之標章使用之證據，尚難謂「治痛單」已成為代表藥品之「習慣上通用標章」，自無前揭法條第八款規定之適用。

五、惟查，系爭商標圖樣上之中文為「明通治痛單」，其中「明通」二字橫書在上，字體較小，「治痛單」三字直書在下，字體較大，寓目鮮明，指定使用之商品為「中藥、西藥」，其中「明通」乃一般用語，既非暗示亦非說明，「單」則隱喻「丹藥」，整體觀察「明通治痛單」，固具有識別性，惟無論中藥或西藥，其功用均在治療病痛，此乃眾所皆知之事，故「治痛」一詞，使用在「中藥、西藥」，自易使人聯想到其所指定使用商品即為藥品，「治痛」即係直接表示其所指定使用商品功能之說明而不具識別性，且若刪除該「治痛」二字將失其商標圖樣完整性，則依首揭說明，本應由被告將此情形，以書面先行通知原告，請其於指定期限內聲明該不具識別性之部分不在專用之列，詎被告於原商標註冊審查時只注意到整體商標圖樣具有識別性，忽略其中包含不具特別顯著性之「治痛」二字，以致未依前揭商標法施行細則第二十八條之規範精神及核駁理由先行通知之程序處理，而就參加人申請註冊之商標圖樣「明通治痛單」全部為核准之審定，已有未洽。嗣後原告以利害關係人身分主張系爭商標之主要部分「治痛單」不具識別性，違反商標法第三十七條第十款規定，申請評定其註冊為無效時，被告既認「治痛」用於藥品具有標榜其功能之作用（即不否認「治痛」有表示其所使用商品功能之說明作用），卻又未以書面通知參加人，請其於指定期限內聲明該不具識別性之「治痛」二字部分不在專用之列，遽認「治痛」用於藥品固具有標榜其功能之作用，然與「單」字結合成為「治痛單」後，已非一般同業共同使用之藥品名稱或相關說明文字，逕將原告之申請評定予以駁回，未兼顧前述公益與私益之平衡，亦有違公平原則。

六、參加人雖主張系爭「明通治痛單」早在六十八年即取得行政院衛生署藥品許可證，其字號為衛生署製字第一八六八三號，首創使用於感冒諸症狀專用，參加人並於七十五年開始在各電視台大量播放明顯標示「明通治痛單」商標之廣告，歷經多年以來「明通治痛單」之各類型廣告仍在持續中，經銷網遍佈全省，故「明通治痛單」商標已馳名遠近，深受消費大眾所喜愛，並認知其為代表參加人公司「治療感冒」之藥品名稱，而不及其他，在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，符合商標法第五條二項規定云云，並先後提出廣告合約、廣告費通知單、統一發票、統計表、電視廣告選輯錄影帶及明通醫藥雜誌之廣告版頁為證，惟查參加人向行政院衛生署請准製造之「明通治痛單糖漿」及「明通治痛單液」藥品，均係用於「感冒諸症狀之緩解」，且依參加人於明通醫藥雜誌之廣告型錄可知，其所製造及廣告之「明通治痛單糖漿」、「明通治痛單液」亦係宣傳專用於治療感冒諸症狀，並以葫蘆形之玻璃瓶裝（葫蘆矸）為訴求重點，其他與「治痛單」相關之廣告則僅見「明通治痛丹散」或「明通治痛丹」用於治痛，係使用「丹」字而非「單」字，足見「治痛單」與「明通」結合，經參加人長期使用後，或可作為參加人所銷售「感冒糖漿」、「感冒液」藥品之識別標識，但尚難謂「治痛單」在交易上已成為參加人所製造之其他藥品或一切「中藥、西藥」之識別標識，參加人亦自認「明通治痛單」商標僅係代表參加人公司「治療感冒」之藥品名稱，而不及其他。蓋眾所皆知，無論中藥或西藥，其種類不止「感冒藥」，且當然包括「治痛藥」，參加人卻以「治痛單」作為系爭商標之主要部分指定使用於「中藥、西藥」商品，其「治痛」二字自具有「說明性」，而不應由參加人所專用，依首揭說明，參加人於註冊後仍宜向被告聲明該二字不在專用之列（仍可保留其商標圖樣之完整性）。

七、至於參加人援引改制前行政法院四十七年判字三十九號判例認定「五印醋」註冊商標使用於醋類商品之適法性之例，主張「雖『醋』字為『慣用商品之名稱』，但與『五印』結合為「五印醋」自『非慣用商品名稱』˙˙˙，應認本件「治痛」與「單」字結合成「治痛單」三字，已不符商標法第三十七條八款所稱『相同而近似於同一商品習慣上通用標章』，故應得予以註冊商標」云云，經查系爭「治痛單」三字，雖非「中藥、西藥」商品之「習慣上通用標章」或「通用名稱」，與「五印醋」之例類似，但因當時商標法及其附屬法規尚無類似現行商標法施行細則第二十八條之規定（按此規定係始於八十三年七月十五日修正公布之商標法施行細則），自無從要求被告踐行書面通知及責由商標申請人於指定期限內聲明其商標中不具識別性之部分不在專用範圍之程序。又原告所舉五十二年判字第一號判例所揭「味一番」商標使用於醬油醬醋類商品之例，與本件情形不同，尚難比附援引，執為有利參加人之論據，何況該判例引用舊商標法第二條第十款之規定，揭示「凡文字係表示商品本身習慣上所通用之名稱或品質者，依商標法第二條第十款之規定，固不得作為商標申請註冊，但必其商標文字之全部或一部，即屬商品本身習慣上所通用之名稱，或商標文字之全部或一部，足以表示商品之品質者，始有上開條款之適用」之旨，亦認商標圖樣中一部分文字或圖形不具特別顯著性者，不得逕予核准其商標註冊，而依八十三年七月十五日修正公布之商標法施行細則第二十八條之規範精神，責由被告踐行書面通知之程序及由商標申請人於指定期限內聲明其商標中不具識別性之部分不在專用之列，以換取整體商標圖樣獲准註冊，反而對商標申請人有利。

八、綜上所述，原處分及訴願決定意旨認系爭聯合商標之圖樣「明通治痛單」並無使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，且非習慣上通用標章，無違商標法第三十七條第六款、第八款之規定，固無不合，但本件原告於申請評定時已主張系爭商標之主要部分「治痛單」不具識別性，違反商標法第三十七條第十款規定，被告亦不否認「治痛」用於藥品具有表示其功能之說明作用，卻未以書面通知參加人，及俟其於指定期限內聲明該不具識別性之「治痛」二字部分不在專用之列，即將原告之申請評定予以駁回，容有未洽，訴願決定未加糾正，仍予維持，亦有可議，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。惟系爭商標之註冊是否應評定為無效，尚有待被告以書面先行通知原告，請其於指定期限內聲明該不具識別性之「「治痛」二字部分不在專用之列，俟其是否為聲明後，再為決定，則原告求為判決命被告應作成將系爭商標評定為無效之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成處分部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。至兩造（含參加人）其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。

臺北高等行政法院 第三庭