臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第四三一○號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第四三一○號

原告

昱嘉科技股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

徐宏昇律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同右

訴訟代理人

乙○○

訴訟代理人

丁○○

參加人

諾華公司

代表人

漢斯 魯道夫

代表人

寇尼拉 梅諾

訴訟代理人

林鎰珠律師

複代理人

桂齊恆律師（兼送達代收人）

複代理人

丙○○

右當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國九十一年八月二十日經訴

字第０九一０六一一九五二０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定允許參加人

獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：緣美商衛斯理─傑生公司（以下簡稱衛斯理傑生公司）前於民國（下同）七十八年九月十九日以「新穎彩色隱形眼鏡及製造方法」向被告機關之前身經濟部中央標準局申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給發明第四二五二五號專利證書。嗣原告以其有違系爭專利核准時專利法第二條第一、五款之規定，檢附西元一九八七年二月三日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證案）對之提起舉發。案經被告審查，於九十一年三月二十五日以（九一）智專三（一）○二○一七字第○九一八九○○○七五二號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。又衛斯理傑生公司於九十一年十二月十三日將系爭專利權讓與參加人，參加人具狀聲請參加訴訟，本院認有使參加人獨立參加被告訴訟之必要，以裁定允許參加人獨立參加被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈原處分及訴願決定均撤銷。

⒉命被告為舉發成立，撤銷系爭案專利權之處分。

㈡被告及參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。

三、本案之爭點：

㈠參加人之前手（即衛斯理傑生公司）於九十年十一月十九日（舉發審定前）提出系爭案申請專利範圍修正本，被告認其於第一項所增加「其中，若該彩色膜之媒液非為熱塑性的話，則該彩色液體被部份聚合或全部硬化處理」之敘述，未變更實質技術內容，且為申請專利範圍不明瞭之記載之更正，而准予修正，是否有違誤？

㈡引證案是否足以證明系爭案不具新穎性及進步性？

甲、原告主張之理由： 本案兩造爭執之焦點在於：

㈠被告准依「更正」之規定，加入原未記載之步驟於系爭案申請專利範圍中，是否合於前揭專利法之規定？

㈡上述加入之步驟本身，及加入該步驟後之申請專利範圍所述之發明，是否具備專利要件？

㈢更正後之申請專利範圍所述之發明，是否具備專利要件，應由何人證明？本件彩色隱形眼鏡所涉及的製造技術，主要在指所謂「Spin Cast」（旋模）製法。（專利說明書中另提及亦可適用在「Cast Mold」〈鑄模〉製法。）其基本步驟包括：⒈製備模具，模具具有下凹的形狀。⒉在模具內滴入隱形眼鏡材料單體，位在模具下凹處。⒊以高速旋轉模具，使眼鏡材料因離心力及表面張力作用，形成所需之曲率。⒋照射紫外線加熱，使鏡片形狀固定。⒌完成後再照射紫外線，進行退火。⒍使用時，在模具內滴入水分，鏡片吸水膨脹脫出。本件系爭案之申請專利範圍第１項記載其製法之主要步驟。該項申請專利範圍在系爭案在被告准其「更正」後，其中最主要的變更，是在於「更正」時加入：「其中，若該彩色膜之媒液非為熱塑性的話，則該彩色液體部份聚合或全部硬化處理」。本件原告據以提出舉發之引證案，美國專利第4,640,805號，在該引證案之申請專利範圍中確無上述「其中，若該彩色膜之媒液非為熱塑性的話，則該彩色液體部份聚合或全部硬化處理」之記載。因此，原處分審定書乃認為「引證案與系爭專利兩相比較之主要差異在於鏡片內彩色膜或彩色部是否先經局部聚合或全部硬化，而後加入製成鏡片本體之單體進一步聚合而成彩色鏡片。若未先使彩色部聚合，則因彩色部為可溶於鏡片材料單體，將使彩色部界面擴散；若先聚合彩色部，則無擴散現象或予減少擴散效應。系爭專利係先聚合彩色部，而引證案則未先予聚合，故系爭專利比引證案較無擴散現象或較少擴散效應，因而效果較佳。」不過，上述審定理由，無論與系爭案被告審查委員在法院之陳述，或與參加人對被舉發專利技術之說明，均相杆格。其中，被告審查委員在九十二年十一月十九日準備程序中表示：「彩色膜的媒液可為熱塑性或熱固性。如為熱塑性，不需預先聚合或熟化，就可形成彩色膜。如為熱固性，經過預先聚合或熟化，就可形成彩色膜。專利的claim既已說明是彩色膜，就表示已經固化。這個特徵在引證案中並沒有記載。」因此認為引證案與系爭案為不同之技術。此外，參加人在另案九十一年度訴字第四四五八號案中，對系爭案之美國相對應案（美國專利案5,116,112號之申請案號為222,709號，與系爭案專利說明書第２頁記載者相同）之說明，則認為：「引證二（系爭專利的美國申請案）第十欄，第十行至第十二行所揭示的為"…the colored film may then be subjected to partialpolymerization or full curing if the vehicle is not thermoplastic…"。其中文意思應為「假使載體不是熱塑性物質，則彩色膜可進行部份聚合或熟化」亦即可能需要（不是百分之百必須，為原文使用的是may，不是must）部分聚合或完全熟化的條件為所使用的載體不是熱塑性物質（亦即熱固性），並不是所有的情況都需進行部分聚合或完全熟化。訴願決定機關的指稱「惟其形成彩色膜後，業經部分聚合或全部熟化」只是斷意取義的說法，並不是全部事實。顏料溶液載體包含兩種物質，亦即熱塑性物質或熱固性物質。假使載體是熱塑性物質‧‧‧則施加彩色膜後不需部份聚合或完全熟化。」本件原處分之審定理由與被告審查委員在法院之說明矛盾，且復與原告對系爭技術之說明不符，證明審定理由有明顯錯誤，原處分應予撤銷。原處分准原專利權人以上述方式「更正」申請專利範圍第１項，加入原不存在申請專利範圍內之特徵：「其中，若該彩色膜之媒液非為熱塑性的話，則該彩色液體部份聚合或全部硬化處理。」在原處分審定書中記載，准予更正的法律依據為當時專利法第六十七條第一項第一款（申請專利範圍過廣）。但其核准之更正之理由則為「不明瞭之記載之更正」，已不相符。經原告起訴之後，被告在九十二年二月十二日之答辯書中則改稱：「被舉發人『限縮』乃為『不明瞭』事項之更正」。試圖將兩種互不相屬、互不相容之理由，以荒誕的說法，混為一談，掩人耳目。及至九十二年六月三十日，被告復在補充答辯書中改口謂「該項步驟增列縮減範圍之語句，以使更為明瞭」及「所加語句對『可硬化』作更明瞭之敘述，因而並且減縮其要求範圍。」被告以堂堂專利專責機關之尊，對其審定理由左閃右躲，不願承認明顯的違法，已不足取。且查系爭案被告審查委員於九十二年十一月十九日在法院答覆訊問：「根據何條審查基準准予變更？」時，或答以「還要回去查」，或答以「說明書中原來就有的（反應條件），我們審查的人員不能夠說不讓他加」，而完全無法指明審查之依據。更足證明本件舉發案審查當時根本未就「可否准予更正」作過任何實質審查，即予核准。事後則在答辯過程中再找核准之理由，以文過飾非。被告既未依法審查，即予審定，該審定即具有程序上之瑕疵，應由法院依法撤銷。退萬步言，即謂原審定准予更正之理由係「不明瞭事項」之更正，亦非適法。在系爭案審查過程中，申請專利時在申請專利範圍中並無該預先聚合步驟之記載。被告在審查過程中，也未發函原專利權人表示有「不明瞭」處，需其提出說明。也未發函建議其提出說明，使其「以使更易明瞭」（見被告九十二年六月三十日補充答辯書）。原告提出舉發時，也未主張本案申請專利範圍第１項有何「不明瞭」之處。惟查本案審定時專利法第六十七條第一項第二款固准許專利權人於有誤記之事項存在下，予以更正。惟所述之更正乃指將原專利說明書中「誤為記載」之事項，更正為「正確之記載」。其中，「漏未記載」固亦可認為「誤記」，惟漏未記載與「故意不載」（參照同上專利法第七十一條第三項參照）並不相同。被告所發布之「專利審查基準」第一篇第四章第三節即明文記載：「所謂誤記之事項，一般泛指熟悉該項技術者根據他們普遍共同具備的知識，就能客觀的從專利說明書的整體內容及上下文中立即識別出有明顯不正確的錯誤內容，同時亦不需多加思考就知道如何更正和回復該錯誤的原意，因此解讀時亦不致影響了解實質內容者之此等事項，即屬誤記事項。例如專利說明書或圖式中之字詞、語句或語法錯誤、文字錯誤和打字錯誤等，或使用之技術用語、量測單位、數據數量、科學名詞、翻譯名詞，前後記載不一致或者筆誤，或者說明記載之構件圖號與圖式標示該構件圖號彼此不能契合等。」可資參照。事實上，系爭案申請專利範圍中所述之彩色顏料媒液，範圍極為清楚，並無不明瞭之處，而包括：⒈使用熱固性媒液，未予預聚合或熟化；⒉使用熱固性媒液，預先聚合或熟化；⒊使用熱塑性媒液。被舉發人顯然是有意將使用熱固性媒液，而未予預聚合或熟化之情形包括入申請專利範圍，並無任何不明瞭之處。因此，被告機關認定該部份具有「不明瞭」之情形，與事實不合。原審定所依據之事實既與事實不合，即應予撤銷，令原處分機關依更正前不當擴大之申請專利範圍重審，並因該不當擴大部份已包括習知技術，而審定撤銷被舉發之專利。斯值一言者，為被告如擬改以「申請專利範圍過大」之理由准予更正，亦需事先通知原告，使原告有表達意見之機會，並應對該部份進行實質審查，以決定是否准予更正及是否應撤銷專利權。查系爭案自七十八年九月十九日提出申請以來，直至九十年十一月十九日參加人之前手申請「更正」申請專利範圍時止，歷經十二年二個月，參加人之前手及被告從未表示該申請專利範圍有任何「不明瞭」之處。如依系爭案被告審查委員及參加人在法院之陳述，熱固性媒液如未加以預聚合或熟化，似不可能形成「彩色膜」。則參加人在申請，獲得專利後十數年間對此形成「彩色膜」之重要步驟，故意不記載在申請專利範圍內，即已符合專利法所規定的撤銷專利要件。因此，如被告審查委員所述屬實，本件亦應審定舉發成立，撤銷專利權。就此而言，原處分亦有撤銷之理由。本件雙方爭執重點在於，被告受理「更正」申請時是否應另外進行實質審查，以及系爭案之實用性應由何人舉證。就實質審查部份，被告答辯：「已於專利審查時考慮，無須另再檢索」。但查被告在受理「更正」申請時，需收取「審查費」新台幣二千元正，何能謂無實質審查之責？又本案經原告向被告申請閱卷之結果，亦未發現卷內有任何前案（prior art）檢索報告。已可證明被告所述不實。且查系爭案，既聲稱在模具上先形成已經固定的「彩色膜」，再倒入隱形眼鏡液體，則在製作眼鏡過程中雖可確保彩色圖型不會易位，但在該期間及其後，彩色膜係牢牢粘附在模具上。待完成後，再予熟化、退火處理，其粘附力更為堅強。因此在眼鏡自模具上取下的脫膜過程中，勢必難免使得部份彩色膜殘留在模具上，形成彩色膜破損。此乃製作隱形眼鏡必然發生之兩難（dilema）。亦即，彩色膜必須具有足夠的附著力，以抗拒模具高速旋轉下的離心力及眼鏡單體的剪力；但同時該附著力又需不能導致脫模困難，使彩色膜容易與鏡片一同自模具中移除。惟查，被告對於原告上述質疑，既未說明「在審查過程中已依既有資料審查，認為並無脫模不全的問題」，或發交參加人答辯，以供審查，而是根本不予審查，而主張需由原告舉證。原告竊以：該實用性方面之困難，在系爭案之專利說明書中並未提及，亦未經被告審查。原告於舉發時對該現象之說明如已達合理懷疑之程度，被告即應令參加人之前手說明，並據以審查。否則亦應在審定時說明原告所主張之事實，尚不足以產生合理懷疑。乃被告不此之圖，竟僅以「原告未舉證」而不予審查，其審定自有違誤，而應予撤銷。末查原處分雖認為，系爭案先在模具上形成固化的彩色膜再加入鏡片單體的技術，與引證案不同。但該技術則早已揭示在引證案專利說明書第1欄第47-51行對「習知技術」之說明，其內容原文如下：「A third generation of coloredlenses provided a thin layer of colored opaque markings placed in aclear material. The opaque colored marking radiated from the center ofthe clear material in a geometric pattern.」中譯如下：「第三代的彩色鏡片提供一彩色不透明圖形薄膜，位於一透明材料內。該不透明彩色圖形由該透明材料中央輻射形成幾何圖形」。由上述對習知技術之說明可知，先提供一個彩色膜，再倒入透明材料製作鏡片，對引證案而言，係屬「習知技術」。至少，依該「第三代習知技術」之說明，直接利用到引證案之步驟，即與系爭案相同。被告機關對此明顯之證據，視而不見，認為「形成彩色膜」為系爭案之進步性所在，其審定實屬謬誤，不值維持。系爭案之技術早已揭示在該「第三代習知技術」或可由該「第三代習知技術」併引證案而輕易得知，不合新穎性、進步性要件，應予撤銷，極為明確。綜上所述，本件系爭案不合專利新穎性、進步性及實用性要件，極為明確，依法應予撤銷。而原處分則存在諸多不合法之違失，亦不應維持。訴願決定未依法糾正，更非適法。爰請依法撤銷原處分及訴願決定，並命被告撤銷系爭案之專利權，以合法治。

乙、被告主張之理由：原告主張「系爭專利與舉發引證案之構成相同，為雙方所不爭」云云，並非實情。被告已在原處分理由及訴願答辯中，一再敘明系爭專利所聚合而成者少有或全無擴散效應。兩案互不相同，原告主張自以為「雙方不爭」，其實只是原告無反證理由以為爭而已。原告主張主張系爭專利申請專利範圍之更正，「誤記」與「故意不載」不同；參加人所作「誤記」之更正不當云云。惟原告忽略參加人請求更正之事項除「誤記」外尚有「縮限」，其對第１項ａ之「縮限」乃為「不明瞭」事項之更正，且更正內容亦為原已記載於說明書者，故是項主張為無理由。原告主張訴願理由所認預先聚合為習知，無進步性；脫模困難，不合實用，而認訴願決定之理由中雖已對進步性討論，但未對「合用性」予以認定云云。事實上原告在訴願理由中並未質疑預先聚合在系爭專利中是否合於實用之性質，但訴願決定之論述實質上已對預先聚合之作用有所說明，其實質之審查亦已見於原處分，原告既未質疑，則訴願決定機關肯認原處分之審認在後，不能視為訴願決定機關「未置一詞」。原告主張先聚合或硬化之步驟在舉發程序中尚未存在於申請專利範圍內，原告無義務舉證證明未存在於申請專利範圍內之事項不合專利要件，因而認為訴願決定機關指原告未為舉證一事有違採證原則云云。然查是項事項原已見於說明書第頁第、行之記述，該說明書亦已為舉發申請書之附件，原告當早已知是項步驟之存在，更何況在舉發審定不成立理由中參加人已更正申請專利範圍，原告當時若有異見，當應即為舉證而未作為。因此，訴願決定機關應未違採證原則。原告主張系爭專利「更正」事項未再經實質審查云云，查係原告認知有誤。因案內所更正之事項，不論「誤記」或「不明瞭」部份均為原已存在於說明書內之事項，且說明書為經過實質審查在前，其後更在申請專利範圍內之更正，系爭案審查前即已就更正本與卷存資料先予審究並明載於原處分理由二，原告所質並無所據且與事實不符。原告另主張系爭專利更正部份未經審查過程而有所疏漏云云。惟查系爭專利更正部份隨同原說明書已審查在先如前所述，此項主張為無理由。綜上所述，系爭專利之「更正」符合專利法之規定，系爭專利實質技術內容與舉發引證案不同，具新穎性、進步性與產業利用性等專利要件。原告主張被告於九十二年二月十二日之行政訴訟答辯，及九十一年三月二十五日之原處分，對原專利權人（即衛斯理傑生公司）於申請專利範圍第1項所作更正之認定，先後為屬「不明瞭事項之更正」及「誤記事項之更正」，指稱本局前後不一，實屬謬誤云云。惟原查專利權人對該第１項所作之更正事項有二，一為該項步驟增列縮減範圍之語句，以使更易明瞭，另一為該項連同第項內誤記之更正。原告無視於所更正者為不同之二事項，刻意以為對同一事項之兩種不同更正予以曲解，無事實根據。原告主張參加人之前手聲請「更正」申請專利範圍時所增加語句中之「預聚合步驟」是否具備實用性之問題，被告未發交原告表示意見，未合九十二年修正專利法第七十一條第三項之規定一節。惟查系爭專利係於七十九年九月二十一日審定准予專利，而舉發案係於九十一年三月二十五日審定舉發不成立，皆應以審定時所應適用之專利法規定為斷，不涉九十二年修正之新法，原告所論有誤。再就更正所加語句而言，該句之敘述確已見於原說明書第頁第、行，前已陳明。茲再就說明書中該兩行敘述之背景內容補陳。於說明書第頁末第２段至第頁，其為以各附圖之說明陳述實施效果，其中第頁第至行說明圖1A點5之原料，第頁第２段更敘述部份或全部聚合化之細節；圖2A、2B又細述聚合反應與澆鑄之過程，圖4表示所得結果。各實施圖說可以佐證更正所加語句系於說明書內已有適當之充份支持，具有實用性，且已於專利審查時考慮，無須另再檢索審酌，更不需再徵原告意見，被告之原處分並無不妥。原告認原申請專利範圍不存在原專利權人更正所加之語句云云，然事實上，原第１項ａ步驟已存在「‧‧‧可硬化或熱塑性之彩色液體‧‧‧」，所加語句為對「可硬化」作更明瞭之敘述，因而並且縮減其原要求範圍。原告無視於原有「可硬化‧‧‧之彩色液體」之前提，所加語句為該前提之下位說明，原告所稱不存在顯非事實。原告稱其被「蒙在鼓裏」而被告亦未盡對更正內容另為檢索、比對之責，並質疑是否脫模不全而無實用性一節，查原告所述被「蒙在鼓裏」並非事實，舉發答辯理由中已有必要之說明，原告並非全不知情。其在訴願理由中亦未有另增之其他理由，於茲又另質疑脫模問題，已離原有爭執之範圍，且脫模之難易，另賴所採媒液與基質之匹配，非不可實施，無礙於系爭專利之實用性。至於是否應就更正所加語句再行檢索比對，已如前述。原告稱被告將「更正審查程序及結果是否正確之舉證責任」歸諸原告一節，惟更正本被告於舉發案審查時併案審酌依法准予更正並公告之，原告對該更正本之質疑（行政救濟時）被告亦已一一辯駁說明並無責任歸諸原告之情事。關於系爭專利申請專利範圍之更正是否符合專利審查基準之相關規定之補充說明，依專利審查基準第九章第三節之五所載（詳參專利審查基準第1-9-28,30,31頁），「申請專利範圍過廣，‧‧‧得在未超出原請求項所載之技術範疇前提下，將該請求項原來之某一或某些部分技術進一步引述其發明說明亦有記載之細節部分而形成細部限縮」，「按專利說明書、圖式或圖說之內容係為供正確解釋各該專利之申請專利範圍者，如公告之後，發現其內容確實明顯有誤記之事項時，在未變更實質前提下，自可更正，俾使該專利範圍之解釋明確」，「所謂不明瞭之記載，係就說明書或圖式所記載之技術內容，在無違本法第二十二條第三項相關記載規定之前提下，熟習該項技術者認其所記載者有所欠缺，以致需要略加補充修正、更正，且此補充修正、更正對於原申請專利範圍所記載之技術範疇不會造成超出原權利保護範圍之解釋者」。就系爭專利申請專利範圍更正本所加語句而言，主要係將原申請專利範圍第一項ａ步驟中增加「其中，若該彩色膜之媒液非為熱塑性的話，則該彩色液體被部份聚合或全部硬化處理」之敘述，此項更正內容於原說明書第十八頁第十四、十五行即記載有之，與七十九年九月二十一日公告本比較，確為申請專利範圍不明瞭之記載之更正無誤；另申請專利範圍第一項標的名稱之誤植及第二十四項附屬項所依附項目之更正均與說明書所載內容相符，故確為誤記事項之更正，未變更實質技術內容，符合前揭專利法第六十七條第一項第二款之規定。關於系爭專利申請專利範圍更正本，被告是否應依職權審查之補充說明，依專利審查基準第九章第二節之二所載（詳參專利審查基準第1-9-10頁），「關於依職權審查之事由，本法並無特別規定。原則上，若當事人已能依法提起舉發，當無必要再依職權審查。得依職權審查之事由，例如當事人提起舉發後又撤回、所提證據已逾越原提起理由範疇且又無從闡明時、所補提新證據已逾越前揭專利法第七十二條第四項規定之補正期間時、以檢舉或陳情方式提起等情事，認有必要者，均得依職權審查之。」本件原告已能依法提起舉發，更何況系爭專利各實施圖說可以佐證其申請專利範圍更正本所加語句於說明書內已有適當之充份支持，故當無再依職權審查之必要。

丙、參加人主張之理由：本件系爭專利係關於一種「新穎彩色隱形眼鏡及製造方法」，而原告主張之理由主要是針對系爭案於舉發階段所為之更正是否合於專利法規定，以及系爭案申請專利範圍所請之發明是否具備專利要件所提出者。系爭案於舉發階段所為申請專利範圍之更正確實符合專利法規定：按前揭專利法第六十七條規定「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。前項更正，專利專責機關於核准後，應將其事由刊載專利公報。申請專利範圍、說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」系爭案於九十年八月三日及十一月十九日提出更正申請專利範圍之申請，經被告公正及詳實審查後於九十一年三月二十五日於舉發審定書中一併作出「准予更正」之決定並予公告。前述經准予更正之內容包括：

㈠於原申請專利範圍第１項ａ步驟中增加「其中，若該彩色膜之媒液非為熱塑性的話，則該彩色液體被部分聚合或全部硬化處理」之敘述。該段增加之敘述於原說明書第頁第至行即有記載。此更正部分係引述系爭案說明書已有記載之部分進一步說明從彩色液體被製造而生成一彩色膜之步驟，其更正並未超出原審定公告時說明書、圖式所載之技術範疇，並縮限了原先所獲准之模製隱形眼鏡片之製造方法，使申請專利範圍更明確地表現系爭案之發明特徵，因此，此項縮限步驟ａ之更正並未變更發明實質，符合前揭專利法第六十七條不明瞭之記載之更正。

㈡在不變更實質下，根據原文說明書更正申請專利範圍第１項之標的名稱及b步驟之敘述以及申請專利範圍第24項所依附之項數等明顯誤記之事項。前述系爭案於舉發階段所為之更正確實合於前揭專利法第六十七條之規定。經更正之專利範圍仍包含於原專利範圍之內，不會對其可專利性造成影響。原告訴稱系爭案「加入原未記載之步驟於系爭案申請專利範圍中」之說法並非事實。引證案不能影響系爭案之可專利性：本件系爭案係關於「新穎彩色隱形眼鏡及製造方法」，其中該模製隱形眼鏡片之製造方法依九十年十一月十九日更正後之申請專利範圍第１項所界定，其彩虹部份之特徵在於「ａ在一模具中塗覆一可硬化或熱塑性之彩色液體以製造一隱形眼鏡，在其表面上，鏡片之彩虹部份，被製造而生成一彩色膜‧‧‧其中，若該彩色膜之媒液非為熱塑性的話，則該彩色液體被部分聚合或全部硬化處理，ｂ以用作形成鏡片本體之形成鏡片之液體加於模具中而同時維持彩色膜在彩虹區域且配製形成鏡片之液體於彩色膜周圍，而使該膜之表面與鏡片本體成為一整體且當模製得之鏡片被自模具移除時膜之表面變為鏡片外表面之一部份」。系爭案相較於引證案確實符合專利要件，理由如后。

㈠系爭案符合核准審定時所適用之專利法第二條第一款新穎性專利要件：

⒈引證案依其說明書中較佳具體實施例及申請專利範圍所有獨立項（1-3項）所界定，其所揭示之在澆鑄鏡片預定區域著色之方法（不論是否特定在旋模製法）具有一個共同點：即其將可溶於液態鏡片單體之染料、著色劑或有色顏料施加於模具表面所要著色之區域後，即加入液態鏡片單體，並在該液態鏡片單體被聚合形成鏡片之前，使著色物質被液態鏡片單體自模具表面溶出（相關敘述亦見於引證案之摘要及說明書第3欄第25-27行）。在聚合形成鏡片後，該著色物質即成為聚合物的一部份，且被固定在聚合物之結構中（說明書第3欄第27-29行）。另引證案之著色劑可與液態媒液混合，可使用鏡片單體，或如碳氫化合物或乙醇之溶劑（說明書第2欄第51-53行）。

⒉與引證案相較，系爭案係使用可硬化或熱塑性之彩色液體，使其在鏡片之彩虹區域生成一彩色膜，且若該彩色膜之媒液非為熱塑性的話，則該彩色液體被部分聚合或全部硬化處理，然後才加入形成鏡片之液體，再聚合形成鏡片。也就是說，當彩色液體使用可硬化之用於形成鏡片之液體（包括如引證案中之鏡片單體）為媒液時（相關敘述參考說明書第13頁倒數第8至8行及申請專利範圍第3項），在將形成鏡片之液體加至模具之前，必須先經過部分聚合或全部硬化處理。這點與引證案在模具塗覆彩色液體，加入液態鏡片單體，使液態鏡片單體自模具表面溶解彩色液體之後，才行聚合作用形成鏡片之作法完全不同。

⒊引證案並未教示或暗示對塗覆於模具上之著色物質（著色劑與作為媒液之液態鏡片單體混合物）先行部分聚合或全部硬化之處理。因此系爭案所請模製隱形眼鏡片之製造方法確具有新穎性。

㈡系爭案符合核准審定時所適用之專利法第二條第五款進步性專利要件：

⒈按照引證案之技術，一旦可硬化媒液與鏡片單體接觸，該溶解於可硬化媒液中之染料會被稀釋，使得經硬化鏡片之圖案不再與原始圖案相符。理由在於，媒液與鏡片單體這兩個相似或一樣的液體會互相溶於對方，當加入鏡片單體時，溶於媒液中之染料會因而溶於較大體積之鏡片單體中，造成原始圖案消失或被稀釋。

⒉系爭案之特徵在於其彩色膜圖案在與形成鏡片單體接觸之前先被併入一分開的基質中。當彩色膜之媒液為可硬化之媒液時（即非熱塑性），藉由部分聚合或全部硬化處理使其具有足夠的穩定性（黏稠度並不受限）而不會被加入的鏡片單體破壞，致較無或減少擴散現象的發生。系爭案相較於引證案為非顯而易知且具增進之功效，故具有進步性。

㈢原告訴稱經更正之系爭案加入「預先聚合或硬化」之步驟不具實用性及進步性的說法缺乏任何依據：

⒈原告訴稱系爭案步驟ａ中彩色膜「預先聚合或硬化」之步驟在嗣後模製過程中較無擴散現象是高分子化學領域中一項習知之知識，此步驟不具進步性；復又指稱，系爭案之彩色媒液已黏附在模具上，會使脫模不完全，故不合實用云云。惟原告對上述主張並未提出任何的具體證據予以支持。再者，原告並未將系爭案之發明視為一個整體，而其僅就「預先聚合或硬化」的一個單一步驟即遽然指稱系爭案不具進步性的說法是完全無法成立的。反之，系爭案於製造模製隱形眼鏡片時使彩色膜圖案維持一定的穩定性而不會被加入的鏡片單體破壞（包括利用預先聚合或硬化之步驟處理以非熱塑性媒液形成之彩色液體，達到較無擴散現象或減少擴散效應之效果），系爭案之發明實為非顯而易知且具增進功效，符合進步性專利要件。

⒉再者，系爭案更正後專利內容之實用性亦可由說明書內容，如各實施例圖式之說明得到充分支持（說明書第18頁末二段至第20頁）。因此，系爭案確實具有實用性及進步性。而原告對於在舉發階段即經更正範圍之系爭案所請發明，即使在行政救濟階段仍未能提出任何足以證明系爭案有違專利要件規定之具體證據。系爭案之對應申請案於美國獲准之專利USP5,116,112與系爭案之有效性無關：參加人所更正請准專利之申請專利範圍業已符合前揭專利法第六十七條之規定，並經被告公正及詳實審查後公告。依前揭專利法第六十七條規定，經更正公告之申請專利範圍溯自申請日生效。USP 5,116,114為系爭案於美國之對應申請案所獲准之專利。由於各國專利法制各有不同，同一發明在各個國家之對應案間之申請專利範圍有所差異是非常常見的。系爭案之有效性完全取決於其所請內容是否符合中華民國專利法之規定，而與其對應申請案在美國是否獲准專利及獲准專利之過程無關。系爭案於審定公告後所為申請專利範圍之更正確實符合前揭專利法第六十七條規定。又引證案並未揭示對塗覆於模具上之如以鏡片單體為媒液（非熱塑性媒液）之彩色液體先行部分聚合或全部硬化處理，故系爭案具有新穎性。又系爭案之方法使得彩色膜在製備過程中得以維持足夠的穩定性而不會被加入的鏡片單體破壞，其相較於引證案為非顯而易知且具增進之功效，故具有進步性。綜上所述，原告稱系爭案有違前揭專利法第二條第一、五款規定之證據及理由完全不能成立。

理由

一、按「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利」，為系爭專利核准時專利法第一條所明定。而發明專利，任何人認有違反前揭專利法第一條至第四條之規定，應撤銷其發明專利權者，得附具證據向專利專責機關提起舉發，從而有無應撤銷發明專利權之情事，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

二、本件系爭第00000000號「新穎彩色隱形眼鏡及製造方法」發明專利案，包含以彩虹部份包圍之透明中心可視區，該彩虹部份之特徵為：ａ在一模具中塗覆一可硬化或熱塑性之彩色液體以製造一隱形眼鏡，在其表面上，鏡片之彩虹部份，被製造而生成一彩色膜，其膜上包含曝露於模具內側之表面及與模具接觸之表面，其中，若該彩色膜之媒液非為熱塑性的話，則該彩色液體被部份聚合或全部硬化處理，ｂ以用作形成鏡片本體之形成鏡片之液體加於模具中而同時維持彩色膜在彩虹區域，且配置形成鏡片之液體於彩色膜周圍而使該膜之表面變得與鏡片本體成為一整體，且當模製得之鏡片被自模具移除時，膜之表面變為鏡片外表面之一部份者。本件被告係認參加人之前手（即衛斯理傑生公司）於九十年十一月十九日提出系爭案申請專利範圍修正本，為不明瞭之記載之更正或誤記事項之更正，未變更實質技術內容，乃准予修正；又引證案為一九八七年二月三日公開之美國第0000000號專利案，與系爭案之主要差異在於鏡片內彩色膜或彩色部是否先經局部聚合或全部硬化，而後加入製成鏡片本體之單體進一步聚合而成彩色鏡片，若未先使彩色部聚合，則因彩色部為可溶於鏡片材料單體，將使彩色部界面擴散；若先聚合彩色部，則無擴散現象或予減少擴散效應。系爭案係先聚合彩色部，而引證案則未先予聚合，故系爭案比引證案較無擴散現象或較少擴散效應，因而效果較佳，有其功效上之增進，引證案尚難證明系爭案不具新穎性及進步性，乃為舉發不成立之處分。原告不服，提起訴願，主張系爭案申請專利範圍第一項所包括之「熱塑性」彩色媒液部份，因未含「預先部份聚合或全部硬化」之步驟，應不合於專利要件。且系爭案所謂「更正」，只是增加一單獨處理步驟，該處理步驟於該「更正」之前，並不存在；該步驟既為獨立之步驟，故亦無補充說明其他步驟之功用，原處分並未說明在該更正前，該申請專利項究有何不明瞭之處，率准更正即屬不當。又如無該步驟，則系爭案製法將因彩色部界面擴散而無法完成該發明之實施，故系爭案在更正前之申請專利範圍中故意漏載實施其發明之必要步驟，顯違反誠信。另「使彩色部預先聚合或硬化處理後，不會發生界面擴散現象」，乃此行業之人士所慣用之手法，及當然之效果，應不具進步性云云，經訴願決定持與被告相同之論見，予以駁回。原告猶不服，提起行政訴訟，除重複其在訴願時之主張外，並主張系爭案之彩色膜會黏附在模具上，使得脫模不完全或脫模困難，不合實用，被告如擬准予更正系爭案之專利範圍，亦需事先通知原告，使原告有表達意見之機會，並應對該部份進行實質審查，以決定是否准予更正及是否應撤銷專利權，且被告應依職權對系爭案之實用性加以審查，不應要求原告負舉證責任。另系爭案先在模具上形成固化的彩色膜再加入鏡片單體的技術，已揭示在引證案專利說明書第一欄第47-51行對「習知技術」之說明云云。

三、本院查：

㈠系爭案於申請專利範圍第一項更正本步驟中所增加「其中，若該彩色膜之媒液非為熱塑性的話，則該彩色液體被部份聚合或全部硬化處理」之敘述，係於原說明書第十八頁第十四、十五行即記載有之（原處分卷第二三七頁），並非更正之前不存在者，且其原申請專利範圍第一項即已載明彩色液體為可硬化或熱塑性者，而其更正則係將非為熱塑性之彩色膜之媒液作處理步驟之說明，當屬不明瞭之更正（原處分卷第二二九頁）符合本件舉發審定時專利法第六十七條第一項第三款之規定。被告於本件舉發審定時，以其未變更實質技術內容，且為申請專利範圍不明瞭之記載之更正，而准予修正，自無違誤。另系爭案申請專利範圍第一項標的名稱之誤植及第二十四項附屬項所依附項目之更正，均與說明書所載內容相符，故此部分則為誤記事項之更正，亦未變更實質技術內容，符合同上專利法第六十七條第一項第二款之規定。被告在本件舉發審定書中記載其准予更正的法律依據為當時專利法第六十七條第一項第一款（申請專利範圍過廣），應係法條之誤引，不影響其准予修正之適法性，合先敘明。

㈡被告機關於最初受理系爭專利申請案時，依當時專利法第二十七條、第二十九條、第三十條規範意旨，就該申請案是否「可予專利」，固應依職權調查證據，於經審查認為可予專利時，應將審定書連同說明書圖示公告之並通知申請人，但對於公告中之發明專利案，任何人認有違反當時專利法第一條至第四條之規定者，依法得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向被告提起異議，而經審定公告之發明案於審查確定，發給專利權證書後，任何人認有違反核准當時專利法第一條至第四條之規定，應撤銷其專利權者，得附具證據向專利專責機關提起舉發，乃專利法為維持社會公平正義所賦與公眾之異議權和舉發權，於此異議或舉發程序中已生兩造對立之情勢，無論依核准當時專利法第三十二條、第六十一條或本件舉發時專利法七十二條之規範意旨，主管機關即被告基於公平及中立原則，自不能超出異議人或舉發人所據以異議或舉發之引證資料（爭點），而依職權調查獨立之新事實或新證據。原告起訴主張被告於本件舉發案應依職權對系爭案之實用性加以審查，不應要求原告負舉證責任云云，容有誤會。又專利舉發程序係採爭點主義，一個獨立之引證案（包括數個關連資料組成之一個引證案）構成一個爭點，基於被舉發人之程序利益，舉發人不能略過舉發階段，而於行政爭訟程序中逕行提出獨立之新理由及新證據。查原告於舉發與提起訴願時均未主張系爭案之實施有脫模不完全或脫模困難，不合實用之問題，亦未曾主張系爭案先在模具上形成固化的彩色膜再加入鏡片單體的技術，已揭示在引證案專利說明書第一欄第47-51行對「習知技術」之說明云云，迨提起本件行政訴訟，始主張此兩項新爭點，其踐行之程序顯有未合，自非本院所應審究。何況原告對所謂脫模不完全之主張，並未提出任何的具體證據資料以實其說，亦難採信。

㈢原告主張被告於准許參加人之前手申請更正系爭案專利範圍前，未發交原告表示意見，未合九十二年修正專利法第七十一條第三項之規定一節。惟查系爭專利係於七十九年九月二十一日審定准予專利，而本件舉發案係於九十一年三月二十五日審定舉發不成立，無論實體或程序方面應適用之法律均不涉九十二年修正之新專利法，何況此修正之新法之施行日期，將由行政院另定之，迄今尚未施行。原告主張，亦有誤會。再就更正所加語句而言，該句之敘述本已見於原專利說明書第十八頁第十四、十五行，已如前述。茲再就原專利說明書中該兩行敘述之背景內容論之，於原說明書第十八頁末第二段至第二十頁，其係以各附圖之說明陳述實施效果，其中第十八頁第十九至二十二行說明圖1A點5之原料，第十九頁第二段更敘述部份或全部聚合化之細節；圖2A、2B又細述聚合反應與澆鑄之過程，圖4表示所得結果。各實施圖說可以佐證更正所加語句於說明書內已有適當之充份支持，具有實用性，被告自無需就系爭案更正申請專利範圍所增加語句中之「預聚合步驟」是否具備實用性之問題，徵詢原告之意見。

㈣原告主張系爭案原申請專利範圍不存在更正所加之語句云云，然事實上，原申請專利範圍第一項ａ步驟已存在「‧‧‧可硬化或熱塑性之彩色液體‧‧‧」，所加語句為對「可硬化」作更明瞭之敘述。原告無視於原有「可硬化‧‧‧之彩色液體」之前提，所加語句為該前提之下位說明之事實，其主張自不足採信。

㈤引證案之申請專利範圍中確無類似系爭案更正申請專利範圍時所加語句「其中，若該彩色膜之媒液非為熱塑性的話，則該彩色液體部份聚合或全部硬化處理」之記載，為原告於起訴狀所自認，並有引證案之說明書及圖示附原處分卷可稽，則被告認定「引證案與系爭專利之主要差異在於鏡片內彩色膜或彩色部是否先經局部聚合或全部硬化，而後加入製成鏡片本體之單體進一步聚合而成彩色鏡片。若未先使彩色部聚合，則因彩色部為可溶於鏡片材料單體，將使彩色部界面擴散；若先聚合彩色部，則無擴散現象或予減少擴散效應。系爭專利係先聚合彩色部，而引證案則未先予聚合，故系爭專利比引證案較無擴散現象或較少擴散效應，因而效果較佳」，即無不合。

㈥引證案依申請專利範圍獨立項（第一項）及其說明書中較佳具體實施例所揭示之在澆鑄鏡片預定區域著色之方法（不論是否特定在旋模製法），具有一個共同點：即其將可溶於液態鏡片單體之染料、著色劑或有色顏料施加於模具表面所要著色之區域後，即加入液態鏡片單體，並在該液態鏡片單體被聚合形成鏡片之前，使著色物質被液態鏡片單體自模具表面溶出（參見引證案之摘要及說明書第三欄第25-27行）。在聚合形成鏡片後，該著色物質即成為聚合物的一部份，且被固定在聚合物之結構中（其說明書第三欄第27-29行）。另引證案之著色劑可與液態媒液混合，可使用鏡片單體，或如碳氫化合物或乙醇之溶劑（其說明書第二欄第51-53行）。系爭案則係使用可硬化或熱塑性之彩色液體，使其在鏡片之彩虹區域生成一彩色膜，且若該彩色膜之媒液非為熱塑性的話，則該彩色液體被部分聚合或全部硬化處理，然後才加入形成鏡片之液體，再聚合形成鏡片。也就是說，當彩色液體使用可硬化之相同於形成鏡片之液體為媒液時（參見其說明書第十三頁倒數第四至六行及申請專利範圍第三項），在將形成鏡片之液體加至模具之前，必須先經過部分聚合或全部硬化處理。這點與引證案在模具塗覆彩色液體，加入液態鏡片單體，使液態鏡片單體自模具表面溶解彩色液體之後，才行聚合作用形成鏡片之作法完全不同。足見引證案並未教示或暗示對塗覆於模具上之著色物質（著色劑與作為媒液之液態鏡片單體混合物）先行部分聚合或全部硬化之處理。因此，系爭案所請模製隱形眼鏡片之製造方法確具有新穎性。原告主張「使彩色部預先聚合或硬化處理後，不會發生界面擴散現象」，乃此行業之人士所慣用之手法云云，並未提出任何具體證據資料以實其說，不足採信。

㈦按照引證案之技術，一旦可硬化媒液與鏡片單體接觸，該溶解於可硬化媒液中之染料會被稀釋，使得經硬化鏡片之圖案不再與原始圖案相符。理由在於，媒液與鏡片單體這兩個相似或一樣的液體會互相溶於對方，當加入鏡片單體時，溶於媒液中之染料會因而溶於較大體積之鏡片單體中，造成原始圖案消失或被稀釋。反觀系爭案之特徵在於其彩色膜圖案在與形成鏡片單體接觸之前先被併入一分開的基質中；當彩色膜之媒液為可硬化之媒液時（即非熱塑性），藉由部分聚合或全部硬化處理使其具有足夠的穩定性（黏稠度並不受限）而不會被加入的鏡片單體破壞，致較無或減少擴散現象的發生。足見系爭案相較於引證案為非顯而易知且具增進之功效，符合系爭專利核准時專利法第二條第五款規定之進步性要件。

四、綜上所述，引證案無法證明系爭案有違其核准時專利法第二條第一、五款之規定，從而被告所為舉發不成立之處分，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。至兩造（含參加人）其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院 第二庭