臺北高等行政法院判決

原告

甲○○

訴訟代理人

龍躍天律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

乙○○

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國93年10月11日經訴字第09306227710號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（下同）92年8月11日以「LOUISPOLO KENNY及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之衣服、靴鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、冠帽、襪子、服飾用禦寒用手套及腰帶商品，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭商標之外文、圖形部分，分別與註冊第875799號及第882577號商標（下稱據以核駁商標1及2，如附圖2所示）近似，且指定使用於同一或類似商品，有商標法第23條第1項第13款致相關消費者產生混淆誤認之虞，應不准註冊，以93年5月14日（93）智商0305字第09380225790號（商標核駁第278098號）審定書（下稱原處分）為核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉請求判命被告應就原告92年8月11日申請案作成核准之行政處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明求為判決：

⒈請求駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標與據以核駁商標1、2是否構成近似有致相關消費者混淆誤認之虞？

㈠原告主張之理由：

⒈系爭商標與據以核駁商標1、2並非近似：

⑴按商標圖樣相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，為商標法第23條第1項第13款前段之規定，而該法條之適用應以兩商標圖樣相同或近似為前提，又判斷商標近似與否，應就兩商標圖樣整體隔離觀察，茍其外觀、觀念、意匠分別顯然，不致使人產生混同誤認之虞者，縱兩商標圖樣中有部分相同或近似，尚難遽指為相同或近似之商標，此有最高行政法院（89年7月1日改制前為行政法院）76年度判字第516號判決可稽。商標之主要部分，應指圖樣中在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之部分，此有鈞院89年度訴字第2342號判決可稽。

⑵系爭商標與據以核駁商標2不近似：

①外觀不近似：A.系爭商標係由「LOUIS POLO KENNY」之外文，及騎士騎馬跳躍圈型障礙物之圖形，該騎士身體採往下俯低姿態，騎士之衣服因速度快速而揚起，馬匹前腳提高、後腳蹬出，正穿越該圓形障礙物一剎那間之圖形，予人寓目印象為一整體不可分割之圖形，予人印象深刻，屬特殊設計。B.據以核駁商標2雖亦為騎士騎馬圖，然其馬匹採線條勾勒清晰之身體曲線、韁繩、馬蹄等，該騎士顯為身軀嬌小之青少年，緊貼於馬頭部之後，與系爭商標之騎士起身躍起控制馬匹穿越障礙物之印象設計意匠有別。文字部分，據以核駁商標2為「DERBYHORSE」及斗大之中文「賽馬」，系爭商標則為「LOUIS POLO KENNY」，二者區辨顯然，亦不致使消費者產生混同誤認之虞，二者外觀並非近似。C.次按判斷商標近似時應就商標圖樣之「整體」觀察，不得割離、抽取其中一部份與他商標圖樣相比較，為最高行政法院76年度判字第516號判決之意旨。判斷兩商標是否近似，自當以兩商標之整體圖樣加以比較。按以自然界動物為商標圖樣者，需參酌其外觀、意匠、設計、構圖等要件判斷其是否為近似商標，難僅以同為某一動物圖形，而逕認其為近似商標，為鈞院90年度訴字第6106判決要旨。查馬乃一般人生活經驗上常見之自然界動物，以其外觀為本之設計圖案亦常見於日常生活中，則以之為造形之圖樣，只要構圖姿態不同，於作為表彰商品之商標使用時，一般消費者即可輕易區別其構圖意匠有別，然被告以兩商標均有「馬」圖，未斟酌兩商標與消費者整體印象是否有其他可資區別之處、設計意匠是否相同，逕認兩商標構成近似，實對主管機關一貫之見解有所誤解。此有以下類似案情案例可稽：a.鈞院89年度訴字第3317號判決：「鱷魚乃一般人生活經驗上常見之自然界動物，以其外觀為本之設計圖案亦常見於日常生活中，則以之為造形之圖樣，只要構圖姿態不同，於作為表彰商品之商標使用時，一般消費者即可輕易區別其構圖意匠有別。」b.鈞院89年度訴字第2216號判決：「老虎為習知習見之動物，要難以商標圖樣均有老虎圖，即謂為近似。」c.被告中台異字第G00000000號商標異議審定書：「雞為習見之動物，二者外觀構圖意匠及設計態樣，予消費者感官截然不同，況二者復有文字足資區辨。」d.其他尚有以下案件，亦遵循前述意旨判斷：鈞院90年度訴字第4616判決、最高行政法院89年度判字第2591號判決、87年度判字第2515號判決、88年度判字第9O號判決、77年度判字第1168號判決、76年度判字第1155號判決、被告中台評字第G00000000號評定書、被告中台異字第G00000000號異議審定書。D.判斷以自然界動物為設計主體之商標圖樣是否近似，需參酌其外觀、意匠、設計、構圖等要件，並非僅以同為某一動物圖形，即逕認其為近似商標，為鈞院及主管機關確立之判斷標準，被告歷年來核准多件「馬」圖商標，亦依循前述意旨，例如：註冊第0000000、0000000、0000000、0000000、0000000、0000000、0000000號等數十件商標（請參證3打勾處）。前述案例與系爭案類似，均係騎士騎馬之側面圖，然設計意匠均不相同，經被告核准併存於與系爭案相同之衣服等商品，依案情相同應給予相同處分之平等原則，系爭案亦應核准。

②讀音不近似：系爭商標之讀音為與據以核駁商標2之讀音，差別顯然。

③觀念不近似：系爭商標「LOUIS POLO KENNY」之「LOUIS」為男子名路易士、「POLO」，為「馬球、水球」之意，「KENNY」為無義字；而據以核駁商標2「DERBY HORSE賽馬」之「DERBY」為德貝（英國中部的都市）、大競爭、大賽馬之義，「HORSE」為馬之意，二者觀念迥異，亦無使消費者產生混淆誤認之虞。

⑶系爭商標與據以核駁商標1不近似：

①外觀不近似：而據以核駁之註冊第875799號商標「POLO Archer Kenny」則為單純之外文文字商標圖樣，申請人有意將商標區分為「POLO」及「ArcherKenny」二部分，前者以字母全部大寫、後者採僅首字大寫其餘小寫之方式區隔，予人寓目印象即為二部分不同之外文字串，且二者尚有男子名路易士之外文「LOUIS」及弓箭手、射箭運動員、射手座之外文「Archer」之不同。二者相較，系爭商標亦尚有佔整體商標圖樣面積較大之騎士騎馬圖形可資區辨，不致使消費者產生混同誤認之虞。又「POLO」為馬球之意，以其為商標之一部或全部取得商標權者所在多有，被告資料庫共有八百餘件，已為弱勢商標，自不得以兩商標均有「POLO」即認定為近似。

②讀音不近似：系爭商標之讀音為與據以核駁商標1之讀音，有差別顯然。

③觀念不近似：系爭商標「LOUIS POLO KENNY」之「LOUIS」為男子名路易士、「POLO」，為「馬球、水球」之意，「KENNY」為無義字；而據以核駁商標1「POLO Archer Kenny」之「Archer」為弓箭手、射箭運動員、射手座之意，「POLO」及「Kenny」之意，已如前述，二者觀念迥異，亦無使消費者產生混淆誤認之虞。

④按行政程序法第6條規定：「行政行為，非有正當埋由，不得為差別待遇。」，行政法之「禁止差別待遇原則」，意指行政權之行使，不論於實體上或程序上，對相同事件即應為相同處理，非有合理之正當理由，不得為差別待遇。

⑤查「POLO」為馬球之意，為普通常見之名詞，作為商標圖樣，其保護性本較薄弱，其識別性本屬不高，系爭商標與據以核駁商標1是否近似，應就「POLO」結合其他部分文字、設計意匠整體觀察，尚不能單獨以系爭商標與據以核駁商標1圖樣中均有「POLO」，即謂屬近似商標，鈞院90年度訴字第5156、6O55、65O9號判決之見解可參照。且歷年來多件以外文POLO為圖樣之一部分之商標，於與系爭案相同之衣服等商品之商標，被告並未認定前述商標違反當時商標法37條第12款之規定核駁，而核准註冊，與前述鈞院判斷標準相同。

⑷申言之，二者商標不論於外觀、讀音、觀念上均不近似，並無違反商標法第23條第1項第13款規定之情形。

⒉綜上所陳，前述多件商標在市場上併存多年，似未見有消費者因其中有「POLO」或馬圖，而發生誤認混淆情事案例，系爭案萬不得僅因系爭商標圖樣中含有外文POLO或馬圖，而認已足使一般消費者產生混同誤認之虞。

㈡被告主張之理由：

⒈按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1項13款本文所明定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。系爭商標圖樣係由外文「LOUIS POLO KENNY」及騎士騎馬奔馳圖形所組成，其外文部分與據以核駁商標1圖樣相較，二者寓目予人印象均係由相同之外文「POLO」、「KENNY」分別結合「LOUIS」（路易士）或「Archer」（弓箭手、射手座），在外觀上應屬構成近似之商標。另系爭商標圖樣與據以核駁商標2圖樣相較，其圖形部分皆係騎士騎馬跳躍奔馳之姿，整體構圖意匠極相彷彿，亦屬構成近似之商標。又二者復均指定使用於冠帽、禦寒用手套、襪子等相同或類似之商品，衡酌二者商標圖樣之近似程度及指定使用商品之高度類似，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或不相同但有關聯之來源，而致產生混淆誤認之虞，自有前揭法條規定之適用。

⒉至原告所訴被告歷年來核准多件以外文「POLO」或「馬圖形」為圖樣一部分之商標，於第25類商品併存使用一節。經查，系爭商標與據以核駁商標1，二者非但同以外文「POLO」為圖樣之一部分，亦且包含相同之另一外文「KENNY」，應屬高度近似之商標，而原告所舉圖樣中包含「馬圖形」之商標，其外觀設計、構圖意匠有所差異，或屬另案妥適與否之問題，基於商標審查個案拘束原則，究不得比附援引，執為本件應准註冊之論據。

理由

一、原告起訴主張：系爭商標與據以核駁商標1、2均非近似，亦不致相關消費者產生混淆誤認之虞，原處分就原告註冊申請予以核駁，顯有違誤，為此訴請如聲明所示等語。

二、被告則以：系爭商標圖樣係由外文「LOLOUIS POLO KENNY」及騎士騎馬奔馳圖形所組成，其外文部分與據以核駁商標1圖樣相較，在外觀上應屬構成近似之商標；另系爭商標圖樣與據以核駁商標2圖樣相較，其圖形部分皆係騎士騎馬跳躍奔馳之姿，整體構圖意匠極相彷彿，亦屬構成近似之商標。又二者復均指定使用於冠帽、禦寒用手套、襪子等相同或類似之商品，衡酌二者商標圖樣之近似程度及指定使用商品之高度類似，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或不相同但有關聯之來源，而致產生混淆誤認之虞，自有商標法第23條第1項第13款之適用云云。

三、本件兩造對於事實概要欄所載之事實均不爭，對於系爭商標與據爭商標指定使用於同一或類似商品等情亦不爭，並有商標註冊申請書、商標註冊簿及原處分附於原處分卷可稽，堪認為真實。

四、按商標法第23條第1項第13款前段規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：一三、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」是本件之爭執，在於系爭商標與據以核駁商標1、2是否構成近似有致相關消費者混淆誤認之虞？

五、經查：

㈠按經濟部於93年4月28日發布、同年5月1日施行之「混淆誤認之虞」審查基準4.規定：「判斷二商標間有無混淆誤認之虞，應參考之相關因素，經綜合參酌國內外案例所提及之相關因素，整理出下列8項因素：（１）商標識別性之強弱（２）商標是否近似暨其近似之程度（３）商品/服務是否類似暨其類似之程度（４）先權利人多角化經營之情形（５）實際混淆誤認之情事（６）相關消費者對各商標熟悉之程度（７）系爭商標之申請人是否善意（８）其他混淆誤認之因素。……」5.規定：「5.1商標識別性之強弱商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品/服務之相關消費者所呈現識別商品/服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別。.... 聯合式或組合性商標之一部分，在類似商品/服務中已為多數不同人使用為商標之一部分而註冊在案者，得認為該部分為弱勢部分，例如在科技相關商品，tech或tek經常被作為商標文字之一部，又如在電腦網路服務上，net、cyber等亦同，均屬較為弱勢。識別性越強的商標，商品/服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。」「5.2.1 商標近似之意義：係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。」「5.2.2判斷商標是否近似，首先應確立的是應以誰的角度來觀察。由於商標最主要的功能在提供商品/服務之消費者藉以區辨商品/服務來源，因此，是否近似，即應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準。……」「5.2.3判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品/服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂『主要部分』觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品/服務之消費者的整體印象。是以，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸。」「5.2.4判斷近似另一重要原則為異時異地，隔離觀察原則。要注意的是這一個原則乃是在提醒審查人員，應注意去設想一般實際購買行為態樣，而非要求審查人員須以異時異地，隔離觀察之審查方式來審查商標近似問題，因為那是不可能也沒有必要的。所謂一般實際購買行為態樣，係指一般消費者都是憑著對商標未必清晰完整的印象，在不同的時間或地點，來作重覆選購的行為，而不是拿著商標以併列比對的方式來選購，所以細微部分的差異，在消費者的印象中難以發揮區辨的功能，判斷商標是否近似時，得無庸納入考量。……」「2.6.5拼音性之外文例如英法德日語，其起首字母在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量。」「5.2.7圖形、顏色或立體商標則著重於外觀的比對，是以圖形、顏色或立體商標雖在觀念上相同仍應以外觀比對為原則，例如在觀念上雖均為貓，然由於外觀設計的不同，『凱蒂貓』與『咖菲貓』均可註冊在案。又外觀之比對主要在比對其構圖意匠，是若構圖意匠近似，縱使設色稍有不同或方向相反亦不影響其近似。」核上開規定與商標法第23條第1項第13款之規定及同法「保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」之立法目的（第1條參照）均無違背，而被告身為商標專責機關，於審查註冊之商標是否相同或近似於他人之註冊商標有致相關消費者混淆誤認之虞時，自亦應受其拘束而資為依據與基準，均合先敘明。

㈡查原處分以系爭商標圖樣上之外文部分LOUIS POLO KENNY與據以核駁商標1圖樣相較，寓目予人印象皆係由3個外文單字所組成，且其中有2個外文單字「POLO」及「KENNY」相同，僅排列及大小寫有別，應屬近似之商標圖樣，復均指定使用於同一或類似之「衣服」等商品。衡酌二者商標近似之程度及指定商品間類似之程度，應足以有致相關消費者混淆誤認之虞；又以系爭商標之圖形部分與據以核駁商標2圖樣上之圖形部分相較，皆係騎士騎於馬上，且馬匹同呈向左跳躍奔馳之姿，二者整體構圖意匠相仿，應屬近似之商標圖樣，復均指定使用於同一或類似之「冠帽」等商品，衡酌二者商標近似之程度及指定商品間類似之程度，應足以有致相關消費者混淆誤認之虞，應予核駁云云，固非無見，惟揆諸前開說明，其關於系爭商標與據以核駁商標1、2是否近似而有混淆誤認之虞之認定，則有未依前揭法令及審查準則之違法，茲析述於下：

⒈判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現，至所謂「主要部分觀察」，仍不得背於整體觀察之原則，易言之，主要部分最終仍是影響商標給予消費者的整體印象，是以，判斷商標近似，必須以整體觀察為依歸。查據以核駁商標僅含外文「POLO Archer Kenny」，不含任何圖形，而系爭商標則為上方大半為騎士騎馬跳躍圈型障礙物圖，及下方全部為大寫之外文「LOUIS POLOKENNY」所聯合組成，二者雖均含相同之外文「POLO」及「KENNY」，然系爭商標之外文首字「LOUIS」與據以核駁商標1外文部分之首字「POLO」截然不同，予人寓目印象已顯有差異，且查系爭商標中之3外文單字同屬大寫，於觀念上較為整體，而據以核駁商標1，其中「POLO」為全部大寫，而「Archer Kenny」則僅各於首一字母大寫，於觀念上予人寓目印象即為二部分之結合，更何況「POLO」在類似商品已為多數不同人使用為商標之一部分而註冊在案，此為被告所不爭，則該部分之識別性亦屬弱勢，是原處分此部分之審查顯有違反商標法所要求之通體隔離觀察之審查原則，此外其亦違反前揭審查基準關於商標識別性強弱暨對於拼音性之外文，其起首字母於判斷近似時應賦予比重較重之考量之規定。

⒉又查，系爭商標係由騎士騎馬跳躍圈型障礙物之圖形及「LOUIS POLO KENNY」之外文組合而成，已如前述，而據以核駁商標2則係由一以線條勾勒方式繪成之騎士騎馬圖、外文「DERBY HORSE」及比例甚大之中文「賽馬」3部分組合而成，前者予人寓目印象為該比例甚大之圖形，而後者予人寓目印象則偏重在該中文「賽馬」2字，是通體隔離觀察之，兩者外觀差異甚大，此外關於圖形部分相較，固皆係騎士騎於馬上，且馬匹同呈向左跳躍奔馳之姿，然而系爭商標之圖樣繪有一大小超過馬匹之圈型，二者整體構圖意匠難謂相仿，是原處分此部分之審查顯亦有違反商標法所要求之通體隔離觀察之審查原則，此外其亦違反前揭審查基準關於圖形商標著重於構圖意匠之比對之規定。

六、綜上所述，原處分以系爭商標有商標法第23條第1項第13款前段不得註冊之事由，而逕為核駁之審定即屬無可維持，訴願決定未予糾正，亦有未合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許；惟系爭商標有無商標法所定其他不得註冊事由，既未經被告審酌，則本件事證尚未臻明確，爰判命被告遵照本判決之上開法律見解，就系爭註冊申請案另為適法之審定，關於原告訴請被告應作成核准之處分部分，尚屬無據，應予駁回。

七、兩造其餘之陳述，於判決結果不生影響者，不予一一論述，附予敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

第三庭審判長法 官　王　立　杰