臺北高等行政法院判決

原告

一品巧企業有限公司

代表人

甲○○○（董事）

訴訟代理人

黃秀蘭律師

訴訟代理人

楊祺雄律師

上一人複代理人

黃世瑋律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丁○○

參加人

日商‧大德飲料股份有限公司

代表人

乙○○（董事長）

訴訟代理人

林志剛律師

　　　　　　楊憲祖律師

　　　　　　黃闡億律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國92年11月6日經訴字第09206223680號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：

㈠原告於民國（下同，除西元外）91年4月10日以「Dy Do及圖」商標（下稱系爭商標），指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第30類之咖啡、茶葉製成之飲料商品，向被告申請註冊，經被告准列為審定第00000000號商標。

㈡參加人於91年11月18日，以系爭商標與參加人於西元1984年在日本註冊之「DyDo及圖」商標（下稱據爭商標）近似，有違異議審定時商標法（下簡稱商標法）第37條第7款及第14款之規定，對之提起異議。經被告審查，以92年6月26日中台異字第911877號商標異議審定書（下稱原處分），依商標法第37條第14款之規定（同條第7款則不再予論究），為「第00000000號『Dy Do及圖』商標之審定應予撤銷。其聯合第00000000號商標之審定應一併撤銷。」之處分，原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：據爭商標是否較系爭商標先使用於同一商品或類似商品？原告是否因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據爭商標存在？系爭商標之申請註冊是否已得參加人之同意？

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定、原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告及參加人聲明求為判決：如主文所示。

三、兩造之爭點：

㈠原告主張之理由：

⒈系爭商標並無商標法第37條第7、14款規定之違法事由：

⑴系爭商標申請註冊係符合商業習慣與誠信原則之行為，絕無違反商標法之規定，原告於異議答辯與訴願程序已闡述甚詳：

①原告與參加人間不僅並無直接的業務往來或其他關係，且原告乃在透過第三人徵得參加人同意後始提出系爭商標之註冊申請：A.原告與參加人間未曾有直接往來：原告進口販賣參加人商品之流程說明：「日本商社マサ」（即MASAINTERNATIONAL公司）（下稱MASA公司）代理經銷參加人之商品出口予我國商工有限公司（下稱商工公司），再由商工公司銷售給原告，原告再轉售給其通路商統一超商「7-ELEVEN」（下稱統一超商）（註：全家便利並無經銷日商之商品）。可見原告並未直接與參加人有業務往來關係，因此任何商務聯繫均需透過商工公司轉達MASA公司最後再轉知參加人。B.原告申請系爭商標註冊係具有法律權源之行為：原告選擇國內連鎖超商龍頭統一超商進行銷售，由於統一超商要求凡是在其通路上架販賣之商品皆需符合相關法令，而商標之申請註冊堪為必要的前置作業，為免產生商標侵權情事造成通路商之困擾，故只要有新品上市，原告便會申請商標註冊，相同地，系爭商標亦遵循此一原則提出申請，並且在申請前取得參加人之默示同意，在申請前依循前述間接聯絡的方式，由商工公司透過MASA公司轉知參加人，詢問商標申請事宜，參加人回覆時卻表示台灣飲料市場太小，不打算花費商標申請費用，且未有任何反對原告申請商標之表示，於是原告基於參加人此種默許之意思表示，遂在91年4月10日提出系爭商標之申請，因此，原告申請系爭商標註冊之行為乃無悖於誠信，並足認有法律權源。

⑵參加人惡意搶奪原告在台努力之成果：

①承前所述，原告在取得參加人同意後遂申請系爭商標註冊，其後並續行進口事宜，不料合作情事生變，參加人一改原先對台灣市場之消極態度，竟企圖搶奪原告在台灣辛勤耕耘的市○○路及品牌形象，並對先前默許申請之系爭商標申請異議，實有違商業道德與誠信，茲將相關事實詳述如次：統一超商委託關係企業捷盟行銷股份有限公司（下稱捷盟公司）於91年4月11日下2份訂單，分別是綠茶飲料3,100箱，交貨時間是91年4月19日（即91年4月18日第1批進口之飲料）；咖啡飲料3,100箱，交貨時間91年4月19日（參加人表示短期無法供貨，因日本飲料市場正值旺季，統一超商亦告知待收集足夠數量再行通知）。因綠茶飲料上市反應熱烈，統一超商加訂2千箱，但日本飲料市場正值旺季，供不應求，只能提供1,600箱（即91年6月10日進口第2批綠茶飲料1,600箱）。

②至5月中旬，MASA公司轉達咖啡飲料可供貨之消息，原告隨即通知統一超商，不料參加人態度轉變，表示「因報價不符需求，目前不考慮」（註：以業界慣例，統一超商下訂單而原告亦同意出貨，要約與承諾均具備契約即已成立），原告發現事有蹊蹺，再輾轉通知參加人，卻遭其以若原告不進口此批咖啡飲料，則無法取得所有商品代理權要脅。原告只好於91年7月11日進口後來未上市的咖啡飲料3,600箱，並多次聯絡統一超商進行上架動作，統一超商不但不加理會，並且不准原告將該商品轉賣至其他通路商。

③詎91年7月26日參加人竟直接拜訪統一超商，於是MASA公司於91年7月29日詢問參加人此次訪問統一超商之目的（參加人對台灣市場、銷售對象及銷售方法有違以往之承諾），並提出3點疑問：A.91年7月26日拜訪統一超商、全家便利超商之目的及洽談內容，為何台灣有三菱商事介入？B.參加人對台灣銷售方針為何？C.此參加人之拜訪造成統一超商誤會今後其所有商品將由台灣三菱商事代理提供，如此一來原告之地位為何？

④91年7月29日參加人直接回覆上述3點疑問表示：A.此次台灣的拜訪單純市場視察。B.對台灣銷售方針無決定事項。C.維持與原告之目前關係。

⑤由上列2文件內容看來，可知參加人早就與統一超商接觸，才會安排91年7月26日之會面，亦可合理推論參加人故意使原告於91年7月11日進口後來未上市的咖啡飲料3,600箱，但私下與統一超商已達成協議，加上統一超商又要求原告不准販賣至其他通路，致使雙方即參加人與統一超商得利，獨獨原告損失之結果，故回覆使原告安心，企圖掩飾其後惡意之行為。

⑶據爭商標尚不足稱著名商標。

⑷原告基於代理商之立場，本於誠實信用原則曾透過管道積極建議原廠即參加人在我國取得商標保護，惟參加人並不重視台灣市場，本身不欲申請商標放棄在先，又反悔在後，對系爭商標申請異議，如准許原廠蠻橫奪取代理商在台灣辛苦耕耘之成果，豈有公平正義可言？

⑸依商標法第37條第14款規定提出商標異議之參加人應具體舉證據爭商標與系爭商標相同或近似，參加人在系爭商標申請註冊前即已具體使用據爭商標於同一或類似商品或服務，且原告因與其之間具有契約、地緣、業務往來關係，知悉據爭商標存在，合先敘明。

⑹經查，本件參加人於異議階段所提出之證據，包括參加人公司簡介、參加人「DyDo」CI計劃影本、參加人「DyDo」商標註冊資料影本、參加人商品型錄影本、參加人「DyDo」商標商品廣告資料影本、西元2001及2002 年飲料市場調查影本、參加人與（株）マサインターナシヨナル間往來文件影本、參加人「DyDo」商標商品透過原告在台販售之商品照片影本。惟查：

①縱系爭商標近似於據爭商標，且指定於同一或類似商品，惟就參加人所提出之證據，仍無法證明原告與參加人間具有契約關係；且參加人為一日商公司，其商品販售地點據其所提出之證據也集中在日本，與隔海之遙的台灣更不可能存有地緣關係；至於原告與參加人間則更無所謂業務往來關係，職是，原告要無可能因契約、地緣或業務往來關係知道參加人商標之存在。至於原告前曾敘明，原告雖是透過商工公司向MASA公司進口參加人之商品，惟此並非即表示原告應知悉據爭商標之存在，蓋「DyDo及圖」不過為參加人運用其企業名稱之英文譯音所繪製完成，打印在其商品上之標示，至於是否已取得商標專用權或確有使用該商標乙節，要非原告所能夠輕易知悉。

②再就前揭法條有關「其他關係」之規定而言，所謂「其他關係」為一不確定法律概念，既為不確定法律概念且屬商標不得申請註冊之不利益處分的要件規定，自應嚴格適用，稽之最高行政法院93年度判字第1366號判決：「商標法第37條第14款所謂『其他關係』係指得以具體明確其關係者，舉凡親屬關係，投資關係（股東、代表人等），不包括範圍廣泛且難以具體認定之同業關係˙˙˙」，亦同此旨。查就參加人所提出之證據無法證明原告與參加人之間具有契約、地緣、業務往來等關係，並進而知悉據爭商標存在已見前述，復參酌前揭最高行政法院之見解，原告與參加人之間亦無得以具體明確之關係（舉凡親屬關係，投資關係等）存在，若一般性的認為原告與參加人之間為飲料同業，即遽認原告應知悉據爭商標之存在，則顯然速斷，亦與前揭最高行政法院見解不符。蓋暫且不論「DyDo及圖」是否已由參加人取得商標專用權，即就其顯著性觀之，其在台灣市場的知名度，市場上的可見程度均遠不及其在日本市場的知名度、可見程度，職是，要不能以原告與參加人間為飲料同業，即遽認原告已因「其他關係」知悉參加人商標之存在。

③此外，參加人於異議階段所提出之證據也僅能證明「據爭商標為日本註冊之商標，以及參加人有從事行銷、刊登廣告的行為，惟仍無法證明參加人確有使用據爭商標。且參酌商標屬地原則、82年修正前商標法第6條第1項：「本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場……」、以及實務上最高行政法院（89年7月1日改制前為行政法院，下同）29年度判字第21號判例以及學者一般見解，均認為所謂商標之使用，應以在我國境內實際使用為要件，茍在我國境域外之外國或地域使用，即非商標法第6條第1項之「使用」，同法第31條第1項第2款有關商標廢止要件之「無正當事由迄未使用已滿3年」、「繼續停止使用已滿3年」之「使用」亦同斯旨，從而解釋商標法第37條第14款規定之「使用」即不應逸脫「在中華民國境內實際使用」之範圍，否則將發生同一法律體系自相扞格之不合理現象。查縱認據爭商標已在日本註冊得商標專用權，並有在日本實際使用之事實（假設語氣，非自認），惟在原處分作成之時，參加人根本未曾在我國境內實際使用據爭商標，參加人依審定時商標法第37條第14款提出異議顯與該款規定有關「先使用」之要處分機關未察，仍率爾作成撤銷系爭商標之處分，原處分顯不適法，自不待言。

④退萬步言，縱認系爭商標確已構成商標法第37條第14款前段規定之不得申請註冊之要件，惟參加人已默示同意原告將「DyDo及圖」在台灣申請商標註冊，於今卻反提出異議，顯有違禁反言原則：A.按商標法第37條第14款但書規定：「但得該他人同意申請註冊者，不在此限」，即取得商標權人同意者者，仍允許商標之申請註冊。而上開規定之所謂同意自應包括「明示的同意」及「默示的同意」。B.查原告在將系爭商標申請註冊之前，即已透過管道向參加人徵詢是否要在台灣申請商標註冊，參加人當時便表示台灣市場太小，無須支出申請註冊之費用，並對原告申請「DyDo及圖」商標註冊乙事未表示反對意見。且迄至91年7月間，原告就參加人直接拜訪台灣統一超商乙事向參加人提出3點質疑時，參加人亦回以「將維持與原告一品巧公司目前之關係」，足見參加人早已默示同意原告，於今卻反提出異議，除參加人有違禁反言原則外，原處分未予以詳察本件商標異議是否有商標法第37條第14款但書之適用，即遽行撤銷系爭商標，原處分顯不適法。

⒉綜上所述，原告申請系爭商標之行為亦是基於國內通路商統一超商之要求，絕非參加人所言「極為明顯的抄襲意圖」，試問如果原告存有剽竊他人商標之惡意，何須詢問參加人有關商標註冊之事宜，甚至還敦請參加人考慮自行申請註冊？只需逕行搶先申請註冊即可。反而是參加人罔顧商業道德的行徑，已令原告損失新台幣（下同）百萬元以上，嚴重悖離商標法第1條「為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，以促進工商企業正常發展，特制定本法」之規範意旨，另就我國商標法所採之「申請主義」、「屬地主義」亦有可議，商標法第2條規定「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊」，而商標在申請國申請註冊始有權利，母國之商標註冊，其商標權不可擴及尚未申請的國家，由此可知，參加人未於我國申請或使用據爭商標，基於申請主義及屬地主義應不得對系爭商標主張權利，而原告申請註冊系爭商標乃出於誠信與善意之行為，對此參加人清楚知悉，系爭商標申請註冊符合商標法第37條第14款但書之規定，而無同法同條款本文規定之違法，可資確認。

㈡被告主張之理由：

⒈商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，固為商標法第37條第14款前段所明定。而商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買者，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為同法施行細則第15條第1項所明定。又申請人與該他人間有無契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他人商標存在者，應就具體事實判斷之，合先敘明。

⒉查本件參加人係飲料製造商，據爭商標係以其公司名稱特取部分「DyDo」加以設計為其企業表徵，並使用於其所產製之飲料商品，早於西元1984年即於其本國日本提出註冊申請，並於西元1988年取得茶、咖啡等飲料之商標專用權，除在日本廣告、銷售外，據爭商標商品並有進口我國銷售之事實。是早於系爭商標91年4月10日申請註冊日之前，參加人先使用據爭商標之事實應堪認定。

⒊另據參加人之主張，據爭商標商品係透過日本商社出口，而由台灣代理經銷商即原告及商工公司經銷到統一超商販賣。原告雖否認與參加人間有直接之業務往來關係，惟對於販賣參加人商品之事實並未否認。再徵諸原告於據爭商標商品上之中文標貼，明白標示原告為進口代理商，製造商為DyDo飲料株式會社，原告對參加人公司產製之商品及據爭商標應已知悉，亦為原告所承認，此有參加人檢送日本商標註冊資料、商品型錄、參加人與日本商社間往來文件、商品實物照片及原告答辯書等證據資料影本附卷可稽。

⒋從而原告未得參加人之同意，逕以相同之外文「DyDo」及相同之直角三角形之構圖設計作為系爭「DyDo及圖」商標圖樣申請註冊，其指定使用之咖啡、茶葉製成之飲料，與據爭商標商品復屬性質相同或類似之商品，揆諸前揭說明，系爭商標之申請註冊自有首揭法條規定之適用。本件商標既依商標法第37條第14款規定撤銷其審定，其是否另有違同法條第7款規定，自毋庸再予論究。又系爭商標之審定第0000000號「DyDo及三角形圖」聯合商標因其正商標被撤銷審定而失所附麗，應一併予以撤銷。

⒌至原告主張在申請商標註冊前曾依循間接聯絡方式，由商工公司透過MASA公司轉知參加人，向其表示是否由參加人或原告提出商標之申請，才能在國內統一超商上架販賣。參加人回覆時卻表示台灣飲料市場太小，不打算花費商標申請費用，未有任何反對原告申請商標之表示，於是原告基於參加人此種默許之意思表示，遂在91年4月10日提出系爭商標之申請等節。審酌原告提出與國內商工有限公司間往來之文件影本，參加人既未明確同意由原告以據爭商標在台灣申請商標註冊，原告徒以參加人就商標註冊之申請未作回應，即推論參加人默許原告提出商標申請，尚乏具體證據以實其說，原告之主張核無足採。另參加人是否有違反商業道德與誠信，致原告損失百萬元以上，則屬當事人間之私權紛爭，當另循司法途徑解決，非本件所得審究，併予敘明。

㈢參加人主張之理由：

⒈系爭商標與據爭商標圖樣完全相同：系爭商標與據爭商標，均有相同之外文「DyDo」及相同之直角三角形之構圖設計，乃相同之商標。

⒉參加人先使用系爭商標圖樣：

⑴由參加人於異議階段提出之異議理由書附件3：異議人「DyDo logo」商標註冊資料，可證明參加人確有將系爭商標圖樣（即據爭商標圖樣）作為商標使用之意圖，該異議理由書附件4：商品型錄、附件5：廣告資料及附件6：商品照片等均有圖片顯示參加人產製之飲料商品上確實有標示系爭商標圖樣，足供證明參加人確有使用系爭商標圖樣於商品上。

⑵參加人係飲料製造商，據爭商標係參加人以公司名稱特取部分「DyDo」加以設計為企業表徵，並使用於自身產製之飲料商品，早於西元1984年即於日本提出註冊申請，並於西元1988年取得茶、咖啡等飲料之商標專用權，除在日本廣告、銷售外，據爭商標商品並透過日本MASA公司進口至我國，並由原告供貨予統一超商，凡此有參加人於異議階段提出商標註冊資料、商品型錄、商品廣告資料、西元2001、2002飲料巿場調查報告、參加人與MASA公司間之訂單（注文書）、受領書、付款明細等往來文件、原告在台販售參加人之飲料商品照片，及原告於異議階段提出之捷盟行銷股份有限公司訂單、MASA公司進口參加人公司飲料商品予原告之進口報單等影本在卷可稽。是早於系爭商標91年4月10日申請註冊之前，參加人先使用據爭商標之事實，應堪認定。

⑶如前所述，本件商標異議事件應適用91年5月29日修正公布之商標法，並不適用82年12月22日修正前商標法之規定。因此，原告不得以82年12月22日修正前商標法第6條第1項之規定，作為前述主張之依據。

⑷最高行政法院29年度判字第21號判例內容並不涉及異議審定時商標法第37條第14款所規定之「使用」是否限於在中華民國境內實際使用。

⑸按商標專用權人於商標註冊後，有實際使用與繼續使用之義務，於一定期間內未使用或停止使用，即構成商標權消滅或撤銷之理由，現行商標法第57條第1項第2款即規定，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，而此處所謂之「實際使用」，曾陳明汝教授於其「商標法原理」一書第177頁中認為應以在中華民國境內實際使用為要件。此項見解，僅指前述現行商標法第57條第1項第2款（相當於異議審定時商標法第31條第1項第2款）所規定之「使用」，並不涉及異議審定時商標法第37條第14款所規定之「使用」之解釋，此觀該書第2章第2節「商標使用之義務」、第3節「商標使用之意義及方法」之前後文即明。

⑹商標法第31條第1項第2款規定之立法目的在課予商標專用權人於註冊後，有於我國使用商標之義務，同法第37條第14款規範目的則在保護他人創用之商標，二者之規範意旨並不相同，該二條文中所規定之「使用」之解釋，並無強使其一致之必要。按「實務上，常發生國內進口商襲用國外出口廠的商標而在國內申請商標註冊，或透過特殊管道得知國外商標而搶先在國內註冊。本條（即商標法第37條第14款）規定即在賦予原商標權人得以制止此種商標申請人取得商標註冊」，有學者見解可供參照。為避免申請人剽竊他人創用之商標而搶先註冊，商標法第37條第14款所規定之「使用」，應不限於在國內使用，如此始符合該款之立法意旨，並順應現今國際貿易頻繁之現狀。

⑺況且參加人曾透過MASA公司將參加人產製之綠茶飲料商品輸入台灣，並由原告供貨予7-eleven便利商店銷售，該等飲料商品上之系爭商標圖樣乃參加人所印製，原告並於該等飲料商品上貼上中文標貼，表明「製造商：日本DyDo飲料株式會社」、「進口商：一品巧企業有限公司」。因此，該等綠茶飲料商品上系爭商標圖樣之使用人乃參加人，而非原告。參加人有透過MASA公司及原告在台灣使用系爭商標圖樣（即據爭商標圖樣）於飲料商品上之事實，足堪認定。

⑻商標法上之屬地原則，係指在某國申請商標註冊而取得商標專用權者，僅得在該註冊國請求保護其專用權，此項原則與一國為保護他人在外國創用之商標，避免不公平競爭，而禁止申請人搶先註冊該商標，並不相牴觸。

⒊據爭商標所使用之商品與系爭商標所指定使用之商品屬於同一商品：據爭商標使用於咖啡、茶葉製成之飲料，有參加人於異議階段提出商品型錄、商品廣告資料、參加人與MASA公司間之訂單（注文書）等往來文件、原告在台販售參加人之飲料商品照片等影本在卷可稽，而系爭商標亦指定使用於相同之咖啡、茶葉製成之飲料，二者屬於同一商品，要無疑義。

⒋原告因與參加人間具有業務往來或其他關係，知悉據以異議商標存在：原告辯稱其與參加人間並無業務往來或其他關係，並主張：原告雖是透過台灣「商工有限公司」向「日本商社マサ」進口參加人之商品，惟此並非即表示原告應知悉參加人「DyDo及圖」商標之存在，且依最高行政法院93年度判字第1366號判決見解，所謂「其他關係」係指得以具體明確其關係者云云，惟查：

①如前所述，原告曾透過MASA公司進口參加人產製之飲料商品至我國，並於統一超商銷售，有參加人於異議階段提出之參加人與MASA公司間之訂單（注文書）、受領書、付款明細等往來文件、原告在台販售參加人之飲料商品照片，及原告於異議階段提出之捷盟公司訂單、MASA公司進口參加人公司飲料商品予原告之進口報單等影本在卷可稽。原告亦不否認此事實，是參加人與原告間應有商標法第37條第14款所規定之「業務往來關係」。雖參加人係先將商品售予MASA公司，再由MASA公司進口予原告，惟所謂「業務往來關係」，並不限於「直接的買賣關係」，原告主張兩造間因未直接接觸而無該款所規定之各種關係云云，並不可採。

②退萬步言之，縱使前述進口買賣關係不屬該款所規定之「業務往來關係」，且該款所謂之「其他關係」限於得以具體明確其關係者，惟前述兩造間進口買賣關係仍相當具體明確，參加人與原告間並非僅具單純之同業關係，是參加人與原告間仍有同款所規定之「其他關係」。

⒌原告透過MASA公司進口參加人產製之綠茶飲料商品上清楚標示系爭商標圖樣（即據爭商標圖樣），此有參加人於異議階段提出之原告在台販售參加人之飲料商品照片影本可證，且原告既透過日本MASA公司進口參加人產製之飲料商品來台，豈有未事先知悉該飲料商品之商標之理，原告以完全相同之商標申請註冊，難道純屬巧合？原告並自承其於申請註冊前曾透過MASA公司詢問參加人是否同意原告在台灣申請註冊系爭商標，原告辯稱其於申請註冊時並不知悉參加人據爭商標之存在云云，顯不實在。

⒍參加人並未默示同意原告申請註冊系爭商標：

⑴原告並未提出曾透過MASA公司或其他公司向參加人詢問是否同意原告在台灣申請註冊系爭商標之證據，僅提出商工公司向MASA公司表達此事項之英文信函影本，縱使該信函為真，亦無從證明MASA公司或其他公司確曾向參加人詢問是否同意原告在台灣申請註冊系爭商標。

⑵按「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。」民法第153條第1項定有明文，又「默示之承諾，必依要約受領人之舉動，或其他情事足以間接推知其有承諾之意思者，始得認之，若單純之沉默，則除依交易上之慣例或特定人間之特別情事，足認為承諾者外，不得認為承諾。」最高法院21年度上字第159 8號及29年度上字第762號均著有判例足供參照。默示之意思表示者，例如：在自助餐廳取麵包而食之，或將汽車停於收費之停車場等，必有取食麵包或停車之事實，始得推知其已具買賣或利用停車場之意思。沈默則為單純之不作為，當事人既未明示其意思，亦不能藉他項事實，推知其意思，而始終無所表示，原則上並不具意思表示之價值。經查：縱使原告確曾透過MASA公司或其他公司向參加人詢問是否同意原告在台灣申請註冊系爭商標，而參加人並未表示任何意見，則依前述見解，參加人未表示任何意見，僅屬單純之沈默，並無任何其他事實足以推知參加人有同意原告在台灣申請註冊系爭商標之意思。至於參加人於平成14年（即西元2002年）7月29日函覆MASA公司之傳真信函中僅表示「現狀では今までどおりの取り引きの繼續をお願いすることとなります」（中譯：請繼續維持如以往般的交易），並未就是否同意原告在台灣申請註冊系爭商標，表示任何意見。原告之主張，實不可採。

⑶參加人未曾就是否同意原告在台灣申請註冊系爭商標乙事，為任何相反之主張，並無違反所謂禁反言原則。

⒎原告另主張：原告申請系爭商標之行為是基於統一超商之要求，參加人罔顧商業道德，令原告損失百萬元以上。而且參加人未於我國申請註冊據以異議商標，基於申請主義應不得對系爭商標主張權利云云，惟查：

⑴縱使統一超商確曾要求原告申請註冊系爭商標，惟原告為具有獨立判斷能力之法人，不得以統一超商之要求而阻卻其違法。況且商標法第37條第14款之規定不以申請人具有主觀上之惡意為要件。

⑵縱使原告確曾進口咖啡飲料3,600箱，因未上巿而損失百萬元以上，惟由原告所述事實，該等咖啡飲料之所以未上巿，乃因統一超商拒絕將商品上架所致，與參加人無關。

⑶商標法第37條第14款所規定之「他人先使用之商標」並不限於已註冊之商標，參加人雖未於台灣註冊據爭商標，仍得據以對系爭商標提出異議，原告之主張，並不可採。

⒏綜上論結，系爭商標確有違反商標法第37條第14款之規定，原處分及訴願決定並無違法或不當。

理由

一、原告起訴主張：原告與參加人間未曾有直接往來，原告進口販賣參加人之商品，係透過MASA公司代理經銷參加人之商品出口予我國商工公司，再銷售給原告，原告轉售給其通路商統一超商，原告係應統一超商之要求申請註冊，並在申請前取得參加人之默示同意，參加人嗣為惡意搶奪原告在台努力之成果乃提出本件異議，顯有違禁反言原則，原處分認原告有商標法第37條第14款之情事，顯有違誤，為此訴請如聲明所示云云。

二、被告則以：參加人係飲料製造商，據爭商標係以其公司名稱特取部分「DyDo」加以設計為其企業表徵，並使用於其所產製之飲料商品，除在日本廣告、銷售外，據爭商標商品並有進口我國銷售之事實，原告未得參加人之同意，逕以相同之外文「DyDo」及相同之直角三角形之構圖設計作為系爭商標圖樣申請註冊，其指定使用之咖啡、茶葉製成之飲料，與據爭商標商品屬性質相同或類似之商品，自有商標法第37條第14款不得註冊之情事，原處分並無違誤等語置辯。

三、本件兩造及參加人對於事實概要欄所記載之事實均不爭，並對於系爭商標與據爭商標相同，並使用於同一商品或類似商品之事實均不爭，並有商標註冊申請書、商標核准審定書、異議申請書、商標註冊簿附於原處分卷可稽，堪認為真實。

四、按商標法第37條第14款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：十四、相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。」第46條規定：「對審定商標認有違反本法規定之情事者，得於公告期間內，向商標主管機關提出異議。」是本件之爭執，厥在於據爭商標是否較系爭商標先使用於同一商品或類似商品？原告是否因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據爭商標存在？系爭商標之申請註冊是否已得參加人之同意？

五、經查：

㈠按商標法第37條第1項第14款（92年4月29日修正為第37條第14款），係86年4月15日修正增訂者，其立法理由係以申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。因之本款所稱「先使用」之商標，自不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。至於知悉他人商標存在的原因為何並未特別重要，只要能證明有知悉他人商標進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品或類似商品之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨，此即為該款有「其他關係」之概括規定的緣由。從而「其他關係」應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護。

㈡查參加人係日本之飲料製造商，據爭商標係參加人以公司名稱特取部分「DyDo」加以設計為企業表徵，並使用於自身產製之飲料商品，早於西元1984年即於日本提出註冊申請，並於1988年取得茶、咖啡等飲料之商標專用權，除在日本廣告、銷售外，據爭商標商品並透過日本MASA公司進口至我國，並由原告供貨予統一超商，凡此有參加人於異議階段提出商標註冊資料、商品型錄、商品廣告資料、西元2001、2002飲料巿場調查報告、參加人與MASA公司間之訂單（注文書）、受領書、付款明細等往來文件、原告在台販售參加人之飲料商品照片，及原告於異議階段提出之捷盟公司訂單、MASA公司進口參加人飲料商品予原告之進口報單等附於原處分卷可稽。是早於系爭商標91年4月10日申請註冊之前，參加人先使用據爭商標之事實，堪以認定。

㈢又查參加人先將商品售予MASA公司，再由MASA公司進口予商工公司或直接進口予原告，此為兩造及參加人所不爭，是原告與參加人間雖非直接發生買賣契約關係，亦仍有商標法第37條第14款所稱之業務往來關係，而原告既透過日本MASA公司進口參加人產製之飲料商品來台（此有原告在台販售參加人之飲料商品照片影本附於原處分卷可按），豈有未事先知悉該飲料商品之商標之可能？如未知悉，原告又何以於申請註冊前透過MASA公司詢問參加人是否同意原告在我國申請註冊系爭商標，原告之主張顯不足採。至原告聲請訊問證人神谷及佐藤与利夫證明其與參加人間未簽訂契約或有任何業務往來一節，核即無必要，應予駁回。

㈣按「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。」民法第153條第1項定有明文，又「默示之承諾，必依要約受領人之舉動，或其他情事足以間接推知其有承諾之意思者，始得認之，若單純之沉默，則除依交易上之慣例或特定人間之特別情事，足認為承諾者外，不得認為承諾。」最高法院21年度上字第1598號及29年度上字第762 號均著有判例。查原告就已取得參加人同意一節，未據提出任何書證以實其說，本件依其聲請訊問證人即商工公司負責人丙○○到庭結證陳稱：「商標確認是必要措施，在4月份到貨之前，正好我因公務關係由日本MASA公司約好時間，於3月……與MASA負責人去DYDO公司拜訪，談兩個要件，一個要件是有關臺灣地區產品代理的確認問題，DYDO公司從未賣過產品給臺灣，對臺灣市場非常陌生，我們有興趣代理，他們也採取高度配合，就說臺灣的生意交給你們去做。第1個問題是經銷權確認的問題，他們說沒有問題會全力配合，第2個問題是商標問題，由於他們公司沒有專門處理商標事務的部分，跟我接觸的部分也是產品開發的部門，不是國際部或出口部，所以我要求事先解決商標的問題，他們沒有馬上答覆我。他們說會馬上轉送法律顧問討論。……（問：你第1次與DYDO公司談的時候，DYDO公司的人員也有講到商標的事情，他有當場同意讓一品巧公司在臺灣申請DYDO公司的商標？）沒有，他們沒有這個授權，高橋部長本身負責商品開發部，沒有辦法授權，他也跟我講，他會跟他們法務部門研究。（問：事後有無答覆？）事後沒有任何答覆。」等語以觀，尚不足證明原告之主張為真實。又查參加人於西元2002年平成14年）7月29日函覆MASA公司之傳真信函中亦僅表示請繼續維持如以往般的交易），未就是否同意原告在台灣申請註冊系爭商標，表示任何意見，原告之主張，委不可採。

㈤至原告主張參加人所銷售至我國之商品，係廢棄商品，並提出稟議書2紙為證一節，核該2紙稟議書固分別係在約定販賣已過期商品及將過期商品，惟查此與本件是否有商標法第37條第14款之爭議無關，本院無庸予以論述，附此敘明。

六、綜上所述，原告之主張，尚無可採，被告以系爭商標有商標法第37條第14款「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」之情事，作成異議成立之行政處分，認事用法並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　王　立　杰

上列正本係照原本做成。

法院書記官 鄭 聚 恩