臺北高等行政法院判決

原告

甲○○

原告

乙○○

原告

丙○○

共同訴訟代理人

庚○○（專利代理人）住台北市○○○路○段365

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

辛○○

參加人

協崑股份有限公司

代表人

丁○○

訴訟代理人

戊○○

　　　　　　己○○

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國92年11月26日經訴字第09206223380號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：

㈠原告前於民國（下同）90年12月28日以「晶圓加工設備的機台基座結構（2）」，申請專利範圍：「一種晶圓加工設備的機台基座結構（2），其包括內部骨架，係由複數支相同粗度之縱向鋼筋、橫向鋼筋及垂直鋼筋相交焊固結合成一體者；外圍鋼框，為配合前述內部骨架容納焊固之鋼框，其與前述內部骨架縱橫鋼筋端部接觸部均予焊固連接成一體；以及水泥，灌注於前述內部骨架已焊固於前述外圍鋼框中，用以使前述內部骨架完全凝固在水泥中，並與前述外圍鋼框凝固成一體者。」向被告申請新型專利，經被告編為第000000000號審查，准予專利，並於91年7月11日公告，且於公告期滿後，發給新型第191849號專利證書（下稱系爭案）。

㈡嗣參加人協崑股份有限公司於92年1月6日，引證89年12月8日申請、91年10月11日審定公告之第000000000號「掃描機基座」新型專利案（申請人係參加人，下稱引證案），以系爭案有違核准時專利法（以下簡稱專利法）第97條、第98條之1及第105條準用第27條第1項之規定，不符新型專利要件，提起舉發之申請。案經被告審查，於92年7月14日以 (92)智專3（3）06001字第09220707720號專利舉發審定書（下稱原處分）為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決（原告於言詞辯論期日未到場，據其提出之書狀記載）：訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告及參加人聲明求為判決：如主文所示。

三、兩造之爭點：系爭案與申請在先而在其申請後始公告之引證案所附說明書或圖式載明之內容是否相同？

㈠原告主張之理由：

⒈查原處分及訴願決定將專利法第98條第1項各款規定新型新穎性與同法第98條之1規定新型擬制新穎性混為一談，顯非依法行政：

⑴按「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已陳列於展覽會者。」為專利法第98條第1項本文所明文規定。其中所謂：「已見於刊物」、「已公開使用」、及「已陳列於展覽會者」，不特定人皆可目視詳細觀察其結構，完全暸解其技術內容，熟習該項技術者進而可直接據依推導出同一結構，故被告制頒之專利審查基準規定：「判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性：相同即不具新穎性」。從而可知，上開規定所稱之新型新穎性，於審查時，允許熟習該項技術者據依引證文獻可直接推導出結構，亦不具新穎性。

⑵按「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」為專利法第98條之1本文所規定，該法條之立法意旨係在貫徹先申請主義之精神，因在後申請案申請當日之前，先申請案尚未公告於專利公報，不特定人無從知悉其技術內容，依理先申請案無使後申請案不具新穎性法定能力，法律乃將此等先申請案說明書或圖式「載明」之內容以本法條擬制為既有技術，使後申請案喪失新穎性。惟因先申請案在公告之前，後申請案無從據其直接推導出後申請案，故該法文特別限制為「說明書或圖式『載明』之內容相同者」，方不具擬制新穎性，以與專利法第98條第1項各款規定新穎性含熟習該項技術者直接推導有所區別。

⑶綜上所述，當知專利法第98條之1規定之擬制新穎性，僅限於先申請案說明書或圖式「載明」之內容相同者纔使後申請案不具擬制新穎性。因後申請案申請日前先申請案尚未公告，後申請者無從據依直接推導出後申請案，故不允許以熟習該項技術者據依先申請案直接推導出技術內容否定後申請案擬制新穎性。原處分與訴願決定竟將先申請後公告之引證案內容，據依直接推導以否定系爭案之擬制新穎性，顯非依法行政。

⒉按系爭案申請日係90年12月28日，於91年7月11日獲准專利，而引證案申請日89年12月8日，於91年10月11日才獲准專利公告，故系爭案申請日之前引證案尚未獲准專利公告，在公告前不特定人無從知悉其技術內容，熟習該項技術者亦無從據依直接推導，其說明書或圖式「載明」之內容，僅是專利法第98條之1擬制為既有技術，參加人舉該引證案舉發系爭案，亦僅限於其說明或圖式「載明」之內容纔具有證據能力。再按系爭案申請專利範圍所列述之「內部骨架，係有複數支相同粗度之縱向鋼筋、橫向鋼筋、及垂直鋼筋相交焊固結合成一體者」，整體相對於引證案說明書所明載僅是「座體內植設有鋼筋」，並未見引證案說明書或圖式「載明」有：「內部骨架」、「複數支」、「相同粗度」、「縱向鋼筋」、「橫向鋼筋」、「垂直鋼筋」、「相交焊固」、及「結合成一體」之系爭案限制條件，應無專利法第98條之1之適用。原處分竟以「推導」之方式稱：「引證案所謂鋼筋之植設實質上本即包括鐵絲綑綁、焊接等，此亦為一般鋼筋混凝土結構中固定鋼筋之基本第5頁常識」，顯有違專利法第98條之1規定之「明載」（按應係載明之誤）限制，實非依法行政。

⒊查訴願決定理由第1點謂：「由引證案專利說明書與圖式，加上熟習鋼筋技術人士對引證案『鋼筋之植設』之解讀，自可推導出系爭案申請專利範圍之技術內涵，即引證案已明示或暗示系爭案之技術內涵。」一節，顯然仍以「推導」方式論證，有違專利法第98條之1規定「載明」之限制。

⒋查訴願決定理由第2點謂：「又關於『鋼筋之植設』，熟習鋼筋技術人士可推導出包括鐵絲綑綁、焊接等，因而可謂系爭案屬引證案已載明之內容。」一節，仍以「推導」方式論證，「推導」內容何能可謂「載明」？實有官官相護之嫌！

⒌查訴願決定理由第3點謂：「而引證案除『座體內植設有鋼筋』之記載外，配合其圖式所揭露之技術內容，已明顯揭露座體內部骨架有複數支縱、橫向鋼筋結合成一體，且熟習鋼筋技術人士亦可直接推導出該等鋼筋係可選自相同粗度之鋼筋相交焊固成一體者，故引證案應可證明系爭案有與引證案『所附說明書或圖式載明之內容相同』之事實。」一節，有下列違誤：

⑴引證案第1、2圖所示，僅有複數支縱、橫向鋼筋結合成一體，較之系爭案「縱向鋼筋、橫向鋼筋、及垂直鋼筋相交焊固結合成一體」，引證缺少「垂直鋼筋」及「相交焊固」，顯然與系爭案結構不同。

⑵系爭案申請時，引證案尚未核准公告，則系爭案依據何者推導出系爭案？自非引證案，足證訴願決定理由所謂，洵非的論。

⒍查訴願決定理由第4點謂：「引證案固於座體下方另設有鋼骨螺接於地板固定，惟座體內之鋼框與鋼筋水泥構造實質上已揭露系爭案之構造技術內容。」一節，原告認為有下列違誤：

⑴由前載訴願決定理由可證實，引證案座體係懸空由鋼骨螺接地板固定，亦即座體以下無鋼筋與水泥（如其第3圖所示），較之系爭案整體皆係骨架與水泥及外圍鋼框所構成（如系爭案第1圖所示），顯然空間型態完全不同。

⑵由兩案之名稱可知，引證案係「掃描機基座」，而系爭案係「晶圓加工設備的機台基座結構」，顯然兩案之用途完全不同，原處分理由亦認定有「些微區別」。

⑶又原處分理由亦認定「就整體之申請專利範圍而言，難稱二者為完全同一者」。

⑷再就「國際專利分類表」中國際分類而言，引證案係屬HO4N1/04、F16F15/06類物品；而系爭案係屬E04C3/34、E04B1/98類物品，兩者完全不同。

⑸再就構造而言，引證案整體說明書與圖式均無「載明」有系爭案之「垂直鋼筋、縱向鋼筋、橫向鋼筋、及垂直鋼筋相交焊固結合成一體」、「內部骨架縱橫鋼筋端部」與外圍鋼框「接觸部均予焊固成一體」、及外圍鋼框中焊固之內部骨架全部由水泥與外圍鋼框凝固成一體之記載。綜上所述，在在均證明引證案與系爭案不同，據該引證案實難否定系爭案之擬制新穎性，足證被告原處分與訴願決定有悖依法行政。

㈡被告主張之理由：

⒈關於原告主張引證案並不足以證明系爭案不具擬制新穎性，而無專利法第98條之1之適用云云，其理由大致與其訴願理由相同，被告先前之訴願答辯理由及訴願決定書對此均有詳細辯駁理由及決定駁回理由，仍請准予援用，茲不贅述。且可補充說明者為引證案之第3圖亦有揭露如同系爭案之垂直鋼筋設計。原告一再執前詞起訴，自不足採。

⒉至於原告復主張擬制新穎性，不能以引證案來推導出系爭案之內容乙節，經查專利審查基準第2-2-5頁所述已規範判斷新型有無新穎性之基本原則，應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準，而「擬制新穎性」之規定既屬「新穎性規定」之一，顯然仍適用該等判斷原則無疑，自應包含論及能由熟習該項技術者直接推導之內容，並非如原告所稱不容許直接推導者。事實上，專利法第98條之1應就全文整體解讀引證案之說明書或圖式（而非限於申請專利範圍）是否已有記載系爭專利之內容而言，並非如原告所稱自行抽離「載明」一詞強加排除直接推導之內容者。總之，原告對「擬制新穎性」之偏頗看法，實不足採。

⒊關於專利法第98條之1所適用之審查基準，是現行法修正前的審查基準，關於新穎性的說明，修正後之審查基準，將此一部分寫得更為詳盡。雖然兩案文字記載並不相同，惟引證案技術內容可以看出系爭專利之技術內容，系爭案為熟知技術，可以引證案直接推導。

⒋綜上所述，引證案已足以證明系爭專利不具擬制新穎性，有違專利法第98條之1之規定，原告之訴實無理由。

㈢參加人主張之理由：同被告。

理由

一、本件原告經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰併準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、原告起訴主張：系爭案申請日係90年12月28日，於91年7月11日獲准專利，而引證案申請日89年12月8日，於91年10月11日才獲准專利公告，故系爭案申請前引證案尚未獲准專利公告，在公告前不特定人無從知悉其技術內容，熟習該項技術者亦無從據依直接推導，且系爭案之申請專利範圍又非係經載明於引證案之說明書或圖式之內容，是原處分以系爭案違反專利法第98條之1之規定，而為舉發成立之審定，於法有違，為此訴請如聲明所示云云。

三、被告則以：系爭案與引證案之主要構造、技術、功效均可謂相同，引證案已可證明系爭案有專利法第98條之1之情事，原處分並無違誤等語置辯。

四、按系爭案審定核准時專利法第97條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」第98條規定：「（第1項）凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。二、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。（第2項）新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」第98條之1規定：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」又按第105條準用第72條第1項後段規定：新型專利有違反第97條至第99條或第27條之情事，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。依以上規定可知，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由舉發申請人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，被告自應為舉發成立，撤銷專利權之處分。是本件之爭執，厥在於系爭案與申請在先而在其申請後始公告之引證案所附說明書或圖式載明之內容是否相同？

五、經查：

㈠查前引專利法第98條之1之規定，係於90年10月24日所修正增訂公布者，該次修正並同時將同法第98條第1項第2款「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」之規定予以刪除，是關於此部分之修正乃係為因應早期公開制度之實施，合先敘明。

㈡按被告83年11月25日公告之專利審查基準1-2-5頁至第1-2-6頁規定：「2.新穎性判斷之基本原則：⑴作為新穎性判斷對象之新型，為申請專利範圍之『請求項所載新型』。……⑶判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。」第1-2-14頁至第1-2-15頁規定：「在新型新穎性判斷之領域中，所謂『相同之新型』，係指兩新型之技術內容相同而言。……所謂『申請在先並經核准專利』，係指先申請案之新型雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報，或先申請案之新型在後申請案申請當日雖尚未核准專利但其後經核准專利者而言。至於在後申請案申請前已公告於專利公報，則屬於『申請前已見於刊物』之情事由於『申請在先並經核准專利』之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬制 (legal fiction )為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（系爭案核准審定時專利法第1條參照）相符，被告用以審查專利案是否具有新穎性時資為依據與基準，依法自值尊重。

㈢又按前揭專利法第98條之1擬制喪失新穎性之審查，固為上開83年11月25日公告之專利審查基準所不及規範，然查修正前後之差異，僅在於修正後之規定就申請在先之新型專利不以「並經核准專利」為要件，是被告於審查系爭案是否擬制喪失新穎性時資為依據與基準，仍同值尊重，均合先敘明。

㈣再按系爭案申請專利範圍所載與擬制的先前技術即申請在先而在其申請後始公開或公告之新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容為比對時，仍非以完全相同即兩者在形式上及實質上均無任何差異為必要，倘其差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵或上下位概念或可直接置換時，仍應認為該當專利法第98條之1所稱之「相同」，即仍將擬制喪失新穎性。

㈤查原處分以引證案所揭露之基座，座體係由鋼骨固接成框形狀，座體內部植設有鋼筋，並灌注水泥而成者，其與系爭案均同屬於鋼骨框架中置設鋼筋，並灌注混凝土之構造，且引證案所謂鋼筋之植設實質上本即包括鐵絲綑綁、焊接等，此亦為一般鋼筋混凝土結構中固定鋼筋之基本常識。總之，2案均係將鋼框、鋼筋及混凝土凝固成一體，藉以提高整體基座剛性強度之構造設計，2案之主要構造、技術、功效均可謂相同，引證案已可證明系爭案有專利法第98條之1之情事，是原處分關於新穎性之認定，核係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。

㈥至原告主張並無可採，茲說明如下：

⒈原告主張就構造而言，引證案整體說明書與圖式均無「載明」有系爭案之「垂直鋼筋、縱向鋼筋、橫向鋼筋、及垂直鋼筋相交焊固結合成一體」、「內部骨架縱橫鋼筋端部」與外圍鋼框「接觸部均予焊固成一體」、及外圍鋼框中焊固之內部骨架全部由水泥與外圍鋼框凝固成一體之記載云云，然查引證案之申請專利範圍即已揭露「在座體設有鋼骨固接而成近框狀，座體內植設有鋼筋」「並由水泥灌注而形成如一體成型」，其第3圖復已揭露如同系爭案之垂直鋼筋設計，是2者固非毫無差異，然此係該新型所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接而無歧異得知其實質上所隱含之技術特徵，是被告認系爭案擬制喪失新穎性，洵屬有據。

⒉又原告主張因後申請案即系爭案申請日前先申請案即引證案尚未公告，後申請者無從據依直接推導出後申請案，故不允許以熟習該項技術者據依先申請案直接推導出技術內容否定後申請案擬制新穎性云云。惟查專利制度乃係使公眾能利用該發明或新型之制度；對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明或新型者，係申請人公開給公眾自由利用的發明，並無授予專利之必要。因此，申請在後之專利申請案之申請專利範圍中所載之發明或新型其技術內容固非據申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告之專利申請案而為推導，然其申請專利範圍既與先申請案所附說明書或圖式中揭露之內容相同，專利制度仍不認有授予專利之必要，此乃專利法第98條之1規範之目的。

六、綜上所述，原告之主張，尚非可採，原處分認系爭案有審定核准時專利法第98條之1不予新型專利之事由，就參加人之舉發申請為成立之審定，並撤銷原告之專利權，認事用法，並無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段、第104條、第218條、民事訴訟法第85條第1項前段、第385條第1項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　王　立　杰

上列正本係照原本做成。

法院書記官 鄭 聚 恩