臺北高等行政法院判決

原告

甲○○

送達代收人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丁○○

參加人

丙○○

訴訟代理人

李耀馨律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國92年12月17日經訴字第09206225640號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：

㈠原告前於民國（下同，除西元外）87年2月16日以「電線保護套之結構改良」，申請專利範圍：「1.一種電線保護套之結構改良，其係由1長條板狀體自其兩側邊緣相互對應捲摺成1中空之管體，於該長條板狀體的兩側邊緣形成數多對應設立的凸片，並於兩側對應凸片間橫設有1長形槽口，又該長條板狀體在捲摺成型後，其兩側邊緣的凸片係呈對應疊設者；據此，即可配合1導入元件的導引，使保護套可以快速的將電線包覆。2.如申請專利範圍第1項所述電線保護套之結構改良，其中：該導入元件係由2夾合體及1彈性體組立而成；該2夾合體上各具有1樞合部、1按壓部、1定位槽、1弧形管部及1錐狀部；當將兩夾合體對應靠合後，其樞合部即形成1樞連結構，而該按壓部係為供使用者施力按壓，同時其上並具有1穿孔，以供彈性體穿設，又彈性體的兩端各形成1固定部，此固定部恰可容設在夾合體的定位槽中，以將該彈性體穩固定位，繼兩夾合體對應結合後，其弧形管部即形成1可供容設電線的管槽，而其錐狀部則呈一錐狀的導入段。」向經濟部中央標準局 (88年1月26日改制為經濟部智慧財產局)申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，於89年1月6日審定准予專利，並於公告期滿後，發給新型第156969號專利證書（下稱系爭案）。

㈡嗣參加人丙○○於90年4月26日，引證Richco公司於1997年所發行第24版之「Specialists in manufacturing qualityplastic and metal products」產品型錄（下稱引證1）及84年6月21日審定公告之第00000000號「剖開型電器浪管之電線導入工具」專利案（下稱引證2），以系爭案違反核准審定時專利法第98條第1項第1款、第2款及第2項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於92年7月15日以 (92)智專3（2）04087字第09220713110號專利舉發審定書（下稱原處分）為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭經濟部駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決（原告於言詞辯論期日未到場，據其提出之書狀記載）：訴願決定及原處分均撤銷（並判舉發不成立之處分。）

㈡被告及參加人聲明求為判決：如主文所示。

三、兩造之爭點：系爭案申請專利範圍第1項及第2項之技術特徵是否分別為引證1及引證2所揭露，而不具新穎性？系爭案有無審究其進步性之必要？

㈠原告主張之理由：

⒈系爭案之結構特徵為：

⑴一種電線保護套之結構改良，其係由一長條板狀體11自其兩側邊緣相互對應捲摺成一中空之管體，於該長條板狀體11的兩側邊緣形成數多對應設立的凸片111，並於兩側對應凸片111間橫設有一長形槽口112，又該長條板狀體11在捲摺成型後，其兩側邊緣的凸片111係呈對應疊設者；據此，即可配合一導入元件2的導引，使保護套1可以快速的將電線3包覆。

⑵如申請專利範圍第1項所述電線保護套之結構改良，其中：該導入元件2係由二夾合體21及一彈性體22組立而成；該二夾合體21上各具有一樞合部211、一按壓部212、一定位槽213、一弧形管部214及一錐狀部215；當將兩夾合體21對應靠合後，其樞合部211即形成一樞連結構，而該按壓部215係為供使用者施力按壓，同時其上並具有一穿孔2121，以供彈性體22穿設，又彈性體22的兩端各形成一固定部221，此固定部221恰可容設在夾合體21的定位槽213中，以將該彈性體22穩固定位，繼兩夾合體對應結合後，其弧形管部214即形成一可供容設電線3的管槽23，而其錐狀部215則呈一錐狀的導入段24。

⒉引證1與系爭案分析比較：

⑴訴願決定謂「……其揭示之捲式保護套之展開尺寸及剖視尺寸圖亦與系爭案專利圖式第3、第4圖完全相同，……」係有不實之處，蓋引證1所揭示之捲式保護套剖視尺寸與系爭案之第3、4圖不完全相同；就尺寸而言：系爭案保護套1之兩交錯重疊凸片111的重疊範圍很明顯地多於引證1；相對的，系爭案之包覆效果亦較引證1佳。

⑵再針對原處分所提及之：「……又審查進步性之有無，係以無不具新穎性之情事為前提，系爭案即有不具新穎性之情事，自無再審究進步性之必要，併予指明……」，如最高行政法院（89年7月1日改制前為行政法院，下同）78年度判字第50號判決要旨：「新型專利應用之手段，縱令在原理上並非前所未有之創新，而係習用技術，若其空間型態係屬創新，並能產生某一新作用，或增進該物品某種功效時，即符合新型專利要件」。故並不可以「不具新穎性」之簡易理由而漠視1專利案之進步性。

⒊引證2與系爭案分析比較：

⑴事實上，系爭案之申請專利範圍第2項結構，係依附於第1項主項結構，既然系爭案之專利範圍第1項（主項）為1具進步性之設計，其附屬項亦同時具有進步性，且系爭案之結構並無完全相同於引證2之結構。

⑵如最高行政法院78年度判字第516號判決文中：「比較兩新型案是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀之，若有一不同，即非為同一。」及同院74年度判字第405號判決文中：「……新型專利與發明專利有異，新型之設想及作用，不必為前人未知，其構造之變化有新穎之處，且其型式合於實用者，即與新型之要件相符……。」等闡示可知，1件新型專利申請案，即使其目的與所存在之同業技術相同，只要其構造有別習知者，該申請案仍應具有新穎性、創作性之要件，故被告核准系爭案，實乃完全合法合理，自不容否認。

⒌經由上述之理由，引證1、2之證據力不足，並無法證明系爭案有違專利法第98條第1項第1款及第2項之情事，原處分難言合情合理。

㈡被告主張之理由：

⒈原告主張系爭案專利電線保護套1之兩交錯重疊的凸片111的重疊範圍明顯地多於引證1，相對的其包覆效果較引證1佳。惟查引證1揭示之一種管理電線電纜之捲式保護套，具有可將金屬線、橡皮軟管或電纜保護在一個捲式的封圍中，附有特別的塑膠工具，容易安裝，可重覆使用，及為便於安裝及保養酌留裂縫等特徵，與系爭案之電線保護套之結構相同，且引證1所揭示之捲式保護套的展開尺寸及剖視尺寸圖亦與系爭案之第3、4圖幾乎完全相同，從圖式上雖看似有原告所稱保護套凸片重疊範圍大小之些微差異，惟查有關保護套凸片重疊範圍之多寡於系爭案說明書並未見有任何說明，於其申請專利範圍亦未見有任何界定，故此實無涉系爭案之結構，引證1與系爭案之結構完全相同，引證1已可證明系爭案有違新穎性之規定；復以審究進步性之有無，係以無不具新穎性為前提，系爭案既已不具新穎性，自無再審究進步性之必要。

⒉原告主張系爭案之導入元件結構並無完全相同於引證2之結構。惟查系爭案之導入元件2係由2夾合體21及1彈性體22組立而成，與引證2之電線導入工具其導管10及導柱11係由左、右兩半邊組合而成，並具有1彈簧圈16之結構特徵相同；系爭案之2夾合體上具有樞合部211、按壓部212、定位槽213、弧形管部214及錐狀部215等構成，亦與引證2之電線導入工具形成有嵌合座13、壓板14、凹槽

15、導管10等結構特徵相同，因此系爭案之導入元件結構特徵已為引證2揭露，引證2自足以證明系爭案之導入元件之結構不具新穎性規定。

㈢參加人主張之理由：

⒈新型專利係對物品之形狀、構造之創作或改良，尺寸一節僅係實施上問題，原告既認系爭案與引證1之差異僅係尺寸（重疊範圍）較大，於構造上並無不同，則引證1即足證明系爭案專利申請範圍第1項之獨立項不具新穎性。縱系爭案與引證1之保護套凸片重疊範圍看似有些微差異，然該部分在專利說明書未見有任何說明，於申請專利範圍亦未見界定，故凸片重疊範圍實與系爭專利之結構無涉，甚且可能僅是繪圖之誤差，並非重疊範圍有異。況實際比對系爭案之第3、4、7圖與引證1之產品型錄第186頁所載展開、剖視及進行包覆電線圖片，二者之結構、形狀全然相同，是引證1已足作為系爭案專利申請範圍第1項之獨立項不具新穎性之依據。

⒉次查，依專利法98條第2項後段規定：「……雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利」之反面解釋暨新型專利審查基準中闡述進步性概念：「新穎性與進步性係不同的基本要件 (Criteria)。申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性，有無進步性之問題，僅於有新穎性之情形下，始會產生。」與判斷進步性之基本原則：「判斷進步性之前，須先判斷該新型是否具備新穎性要件，經判斷該發明具有新穎性後，始能判斷有無進步性。」訴願決定認為系爭案不具新穎性，無再審究進步性必要性之見解，與法相符，原告以被告認定系爭案不具新穎性，即漠視其進步性之決定為審查上瑕疵之主張，與法有違。

⒊復查，如前所述，引證1既已足證明系爭案專利申請範圍第1項之獨立項不具新穎性，系爭案即不符合新型專利要件，無須再論究系爭案專利申請範圍第1項之進步性與否，更無原告所稱「系爭案之申請專利範圍第2項結構依附於第1項主項結構，既然系爭案之第1項主項結構為具進步性之設計，則專利範圍第2項（附屬項）結構當具進步性」之探究專利範圍第2項進步性之問題；且查系爭案範圍第2項導入元件其內容所述之技術、結構均為引證2所完全揭露，如系爭案之導入元件係由兩夾合體及1彈性體組立而成，與引證2之電線導入工具其導管及導柱係由左、右兩半邊組合成，並具有1彈簧圈之結構特徵相同，以及系爭案之2夾合體上具有樞合部、按壓部、定位槽、弧形管部與錐狀部等構成，亦與引證2之電線導入工具形成有嵌合座、壓板、凹槽、導管導柱等結構特徵相同，足堪認定系爭案範圍第2項不具新穎性，故原告之主張殊無足採。

⒋末按，被告於原處分書中提及「舉發主張法條為第98條第1項第2款，應為第98條第1項第1款之誤，併予指明」乙節，參加人以為，按系爭案之申請日期為87年2月16日，而審定核准於89年1月6日，因此系爭案是否有違規定，須依83年1月21日修正公布之專利法規為斷。而依83年1月21日修正公布之第98條第1項第1款為「申請前已見於刊物或已公開使用者。」第2款為「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」兩款均為認定新穎性之依據，而在本件舉發案中，系爭案之申請專利範圍第1項內容，應有前述第1款條文之適用，而其申請專利範圍第2項內容，則有第2款條文之適用，因此，舉發主張法條應無錯誤，併予述明。

理由

甲、程序方面：

一、按非律師而以具有該訴訟事件之專業知識或與當事人有親屬關係，受任為訴訟代理人者，行政法院認為不適當時，得以裁定禁止之，行政訴訟法第49條第3項定有明文。查依原告委任狀之記載，其所委任之訴訟代理人乙○○，並非律師，，亦無提出其他證據證明其確如委任狀所載係「依法令取得與訴訟事件有關之代理人」，是本院認為原告委任乙○○為訴訟代理人不適當，應予禁止，先予敘明。

二、本件原告經受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰併準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

乙、實體方面：

一、原告起訴主張：系爭案申請專利範圍第1項之電線保護套1之兩交錯重疊的凸片111的重疊範圍明顯地多於引證1，相對的其包覆效果較證據1佳，具新穎性及進步性；又系爭案之申請專利範圍第2項係附屬項，既然獨立項有進步性，此附屬項自同時具有進步性，且該附屬項之導入元件結構並無完全相同於引證2之結構，自亦具新穎性及進步性，原處分顯有違誤，為此訴請如聲明所示云云。

二、被告則以：引證1足證明系爭案專利申請範圍第1項獨立項不具新穎性，引證2足證明系爭案專利申請範圍第2項附屬項亦不具新穎性，系爭案即不符合新型專利要件，無須再論究其進步性，原處分並無違誤等語置辯。

三、本件兩造對於事實概要欄所述之事實均不爭，此有新型專利說明書及其圖示、中華民國專利公報、引證1、2、原處分及系爭案專利審定書附於本院卷暨專利舉發申請書附於原處分卷可稽，堪認為真實。

四、按系爭案核准審定時專利法第97條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」第98條規定：「（第1項）凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。（第2項）新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」又按第105條準用第72條第1項後段規定：新型專利有違反第97條至第99條之情事，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。依以上規定可知，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由舉發申請人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，被告自應為舉發成立，撤銷專利權之處分。是本件之爭執，厥在於系爭案申請專利範圍第1項及第2項之技術特徵是否分別為引證1及引證2所揭露，而不具新穎性？系爭案有無審究其進步性之必要？

五、經查：

㈠按被告83年11月25日公告之專利審查基準第2-2-5頁規定：「（二）新穎性判斷之基本原則：1.作為新穎性判斷對象之新型，為申請專利範圍之『請求項所載新型』。2.申請專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性，但可不需對每一請求項目各自逐項作成審定。3.判斷新型有無新穎性時應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。」第2-2-6頁至2-2-7頁：「謂『刊物』者，指廣義的刊物而言，即以向不特定公眾公開發行為目的，而可經由抄錄、影印或複製之文書、圖面及其他類似情報傳達之媒體等。例如：微縮影片、打字印刷文件、錄音帶、錄影帶、電腦資料庫、電子媒體等。文件之內容，可為專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學位論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播、電視播放等。」第2-2-11頁：「所謂『申請在先並經核准專利』，係指先申請案之發明雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報，或先申請案之發明在後申請案申請當日雖尚未核准專利，但其後經核准專利者而言。至於在後申請案申請前已公告於專利公報，則屬於『申請前已見於刊物』之情事。」第2-2-17頁：「新穎性與進步性係不同的基本要件 (Criteria)。申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性，『有無進步性』之問題，僅於有新穎性之情形下，始會產生。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（行為時專利法第1條參照）相符，被告於審查系爭案是否具有新穎性時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。

㈡查原處分關於新穎性部分，就系爭案申請專利範圍第1項，以引證1第168頁記載，係有關一種管理電線電纜之捲式保護套，揭露由1長條板狀體自其兩側邊緣相互對應捲摺成1中空之管體，於該長條板狀體的兩側邊緣形成數多對應設立的凸片，並於兩側對應凸月間橫設一長形槽口，又該長條板狀體在捲摺成型後，其兩側邊緣的凸片係呈對應疊設者，可配合1導入元件的導引，使保護套可以快速的將電線包覆；其揭示之捲式保護套之展開尺寸及剖視尺寸圖亦與系爭案圖式第3、4圖完全相同，其所揭示之進行包覆電線圖片亦與系爭案圖式第7圖之進行包覆電線示意圖㈢完全相同，兩者均使用相同之電線保護套及導入元件，故引證1可證明系爭案申請專利範圍第1項之獨立項不具新穎性；就系爭案申請專利範圍第2項，以引證2係於1中空導管的側邊斜向外延伸形成1前端為圓錐狀封閉的導柱者，且兩者所夾的角度為1最佳之導入工具角度；其特徵在於：其中導管及導柱係由左、右的兩半邊組合而成，導管兩半邊後端的相對應位置處分別形成有1一凹入的嵌合座，且每半邊導管位於嵌合座的上方形成有朝斜上方凸伸的壓板，壓板底部與導管相連接之處的內側形成有凹槽，凹槽內設有若干凸點，兩半邊的導管組合時，凸點係位於對面半導邊管之凹槽內，進一步以1彈簧圈穿過兩壓板，並令其兩端位於導管的嵌合座上者，與系爭案申請專利範圍第2項所述之導入元件係由2夾合體及1彈性體組立而成，該2夾合體上各具有1樞合部、1按壓部、1定位槽、1 弧形管部以及1錐狀部；當將兩夾合體對應靠合後，其樞合部即形成1樞連結構，而該按壓部係為供使用者施力按壓，同時其上並具有1穿孔，以供彈性體穿設，又彈性體的兩端各形成1固定部，此固定恰可容設在夾合體的定位槽中，以將該彈性體穩固定位，繼兩夾合體對應結合後，其弧形管部即形成1可供容設電線的管槽，而其錐狀部則呈1錐狀的導入段，兩者之構成與作用相同，故系爭案申請專利範圍第2項之附屬項亦不具新穎性；關於進步性部分，以審查進步性之有無，係以無不具新穎性之情事為前提，系爭案既有不具新穎性之情事，自無再審究進步性之必要。是原處分關於新穎性及進步性之認定，核係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。又查關於申請在先、核准並公告亦在先之引證2，固亦似合於上開專利法第98條第1項第2款「申請在先並經核准專利者」之文義，惟查如引證文件於申請前已經公告於專利公報者，其已有同條項第1款「申請前已見於刊物」規定可資適用，是該第2款規定旨在以申請日前尚未公告於專利公報之專利案，使新型申請案擬制喪失新穎性，故原處分認關於系爭案申請專利範圍第2項亦係因有上開專利法第98條第1項第1款之情事，而不予專利，於法有據，參加人之指摘尚屬誤會。

㈢至原告主張並無可採，茲說明如下：

⒈關於新穎性部分：

⑴按系爭案核准審定時專利法第97條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」至於尺寸之大小，僅係實施上問題，原告既不爭系爭案與引證1之差異僅在重疊範圍，於構造上並無不同，則引證1即足證明系爭案專利申請範圍第1項之獨立項不具新穎性。

⑵原告主張新型專利申請案，即使其目的與所存在之同業技術相同，只要其構造有別習知者，該申請案仍應具有新穎性、創作性之要件，惟查系爭案之導入元件2係由2夾合體21及1彈性體22組立而成，與引證2之電線導入工具其導管10及導柱11係由左、右兩半邊組合而成，並具有1彈簧圈16之結構特徵相同；系爭案之2夾合體上具有樞合部211、按壓部212、定位槽213、弧形管部214及錐狀部215等構成，亦與引證2之電線導入工具形成有嵌合座13、壓板14、凹槽15、導管10等結構特徵相同，是原告主張有系爭案構造有別於引證2者，即亦無足採。

⒉關於進步性部分：

⑴依前引專利法第98條之規定，其第1項在規範新穎性要件，其第2項則在規範進步性之要件，兩者均為專利之要件，且係不同的基本要件，申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性，乃再進而判斷，是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效；反之申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識，若經比對認定屬相同者，即不具新穎性時，則其一定為熟習該項技術者所能輕易完成，無進步性之可言，是被告依上開專利法及其專利審查基準之規定，於逐項認定系爭案申請專利範圍喪失新穎性後，不復審查其進步性，而認系爭案不應予專利，於法有據。

⑵再者，原告關於申請專利範圍獨立項具有進步性者，其附屬項當然具有進步性之說法，固屬正確，惟本件依前述系爭案既因不具新穎性，而不論究其進步性（事實上亦不具進步性），則原告猶據此主張其申請專利範圍第2 項應予專利，其於涵攝上顯有錯誤。

六、綜上所述，原告之主張，尚非可採，原處分認系爭案有核准審定時專利法第98條第1項第1款不予新型專利之事由，就參加人之舉發申請為成立之審定，並撤銷原告之專利權，認事用法，並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段、第218條、民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　王　立　杰

上列正本係照原本做成。

法院書記官 鄭 聚 恩