臺北高等行政法院判決

原告

遠見科技股份有限公司

代表人

馮竹健

訴訟代理人

郭士功律師

複代理人

周志安律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

北軟股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

乙○○

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國94年09月15日經訴字第09406135580號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（以下同）90年11月01日以「哈語族」商標作為其註冊第130754號「哈電族」服務標章之聯合服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之「...電器用品零售、電腦軟體零售、電子字典及計算機產品之零售」等服務，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第175937號聯合服務標章。嗣參加人於92年05月15日以該註冊服務商標有違註冊時商標法第37條第7、12及14款之規定，對之申請評定；審查期間，現行商標法於同年11月28日修正公布施行，已註冊之服務標章，自本法修正施行當日起，視為商標，其程序並依修正後之規定辦理。嗣原告申請將其註冊第175937號商標分割為3件商標，其中本件系爭第0000000號「哈語族」商標指定使用於電腦軟體零售服務。案經被告審查，以94年05月31日中台評字第920163號商標評定書為系爭第0000000號「哈語族」商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明:

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠原告申請註冊第175937號「哈語族」聯合商標之背景如下:1.原告所有之「哈電族」商標為著名商標：「哈電族」為原告所生產之電子產品，於85年05月15日申請並取得正商標第748941號註冊，並自85年至93年投入「哈電族」商標廣告，費用合計新台幣（以下同）377,227,510元；原告87年更以「哈電族」商標廣為商標申請，註冊於各類別。原告哈電族電子字典等產品推出後廣受消費者喜愛，「哈電族」名稱已為著名商標；且經原告廣為宣傳，「哈」、「族」二字漸形成社會語言，分別有「喜歡入迷」及「族群」之意，坊間衍生有「哈日族」、「哈麵族」之稱呼，均屬原告努力廣告所為，被告實無從否認「哈電族」一詞為原告最先使用。因此原告所有之「哈電族」商標，依其所投入之廣告費用及消費者認知程度，應足認其為「著名商標」。

2.據以評定商標圖樣與原告「哈電族」正商標，構成近似:⑴原告另於88年09月07日就「哈電族及圖」亦於「各種電子、電器之零售服務」類別提出正商標申請，並獲得第35類註冊，註冊號數為第130754號，惟原告於90年始發現參加人以「哈語族」軟體語言學習機產品販售，其銷售產品包裝放大「哈語族」字義，且故意以「語言學習機」同為電子、電器產品，已與原告「哈電族」正商標構成近似。

⑵原告為維護原有已註冊「哈電族」正商標權益，乃委請訴外人詹聰哲律師，發函制止，惟參加人強勢回函，原告迫於無奈始提出告訴，參加人公司之負責人「吳木成」並遭臺灣板橋地方法院檢察署提起公訴，嗣經台灣高等法院以「參加人產品為一『電腦軟體程式』與原告『哈電族』指定使用之第9類商品不同，且修正前商標法第63條規定『須有意圖欺騙他人』為有罪之構成要件」、「『哈○族』一語為社會大眾所通用之流行用語，並非特殊創意名稱...」認定吳木成無「欺騙大眾之意圖」，而為無罪判決。

㈡原告申請註冊系爭「哈語族」第35類聯合商標，係依商標法賦予「聯合商標」申請之權利正當行使，並無修正前商標法第37條第14款規定之適用:

1.按「同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標。」為修正前商標法第22條第1項之規定。今參加人以「哈語族」近似於「哈電族」商標，故意將「哈語族」放大使用，尤其外包裝故意以「語言學習機」為名稱（實則為軟體程式產品），且參加人所生產之電子產品均與「語言」學習之電子硬體產品相關，故「哈語族」實與已取得正商標「哈電族」相近似，原告為避免不法人士混淆，並周延保護，乃依前開規定以「聯合商標」申請註冊，並無不法；且原告正商標「哈電族」於85年05月15日即已申請，遠早於參加人之88年使用日期。

2.原告申請註冊系爭「哈語族」第35類聯合商標，並無修正前商標法第37條第14款規定之適用:

⑴按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊」；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊」，分別為修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款之規定。修正前商標法第37條第14款之立法意旨，係在防止第三人主觀意圖不法且客觀上具有例示規定如「契約、地緣、業務往來」及概括規定「其他關係」，而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之列舉規定，始得符合立法真意。因此上開規定係因申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等合法及正常交易關係之情事，而申請人亦因此交易過程或地緣等合法關係而知悉他人商標，並搶先註冊，始得援引該條予以撤銷制止，以保護優先使用該「商標」之商標使用人，並非如被告援引經濟部經訴字第09106110350願決定意旨所稱「...只要能證明有知悉他人商標...即應認有該款之適用」。

⑵原告於申請系爭「哈語族」聯合商標時，對參加人於88年間之數篇廣告毫無所悉，此可由原告委請詹聰哲律師第一次寄發律師函（90年10月24日），而原告申請註冊系爭「哈語族」商標之申請日（90年11月01日），遠早於參加人第一次回函日（90年11月12日），尤其參加人回函內容雖表示「多年前」使用，惟未提出任何書面證據附函，可供原告參酌。故原處分依修正前商標法第37條第14款規定「...申請人因與該他人間有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊」認為評定成立，係無視前揭修正前商標法第37條第14款之之立法意旨，上開規定與原告系爭聯合商標「哈語族」「申請之背景」，及原告依修正前商標法第22條聯合商標申請之規定而為申請純為權利正當行使不同，原處分應予撤銷。

⑶原告係基於商標法修正前聯合商標之規定，因搜證及為主張哈電族正商標受侵害之情事下，為保護合法權益而知悉「參加人意圖剽竊原告正商標『哈電族』之情事」，進而委託律師於90年12月24日發函參加人；並同時依聯合商標之規定申請註冊，為周延保護「哈電族」商標於第9類商品，勿再遭受類此參加人惡意以「語言學習機」為廣告但夾雜「軟體字意」規避商標法之適用，而遭第三人搭便車剽竊，故解釋商標法修正前第37條第14款規定「除應遵守立法意旨係為懲處據不法意圖之搶先註冊者外，尚應遵守列舉規定之意旨」處分始能符合法之真意。原告系爭「哈語族」聯合商標之註冊應予合法保障，不應據此而阻礙原告於申請時權利保護及依法已申請註冊取得「哈語族」商標之合法權利。

㈢綜上所陳，懇請　鈞院鑒核，惠賜判決如訴之聲明，以維權益，俾符法制。

乙、被告主張：

㈠原告以「哈語族」指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供、電器用品零售、電腦軟體零售、電子字典及計算機產品之零售、與電視及電腦連用之電子遊戲機之零售、掌上型電子遊戲機之零售、網路購物、郵購、提供資訊業加盟連鎖經營之企業經營管理諮詢分析顧問」等服務，申請註冊，為被告核准列為註冊第175937號商標（原服務標章），嗣將前揭商標分割為註冊第0000000、0000000、0000000號等3件商標，經分割後，本件系爭註冊第0000000號商標係註冊於電腦軟體零售服務，合先敘明。

㈡按「商標之註冊違反第23條第1項或第59條第4項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。」「對本法修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」分別為商標法第50條第1項及同法第91條第2項之規定。系爭註冊第0000000號商標係於92年01月16日核准註冊，其商標之評定核應適用91年05月29日修正公佈之商標法；又系爭商標所涉註冊時商標法第37條第7、12及14款規定部分，業經修正為商標法第23條第1項第13、12及14款規定，於修正施行前後法條規定均為違法事由，再予敘明。

㈢按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊」；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊」，分別為修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款之規定。其主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之標章者，即應認有該款之適用；至於其知悉原因為何，實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由（參照經濟部經訴字第09106110350號訴願決定意旨）。

㈣系爭商標應有修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款規定之適用:

1.查參加人為經營軟體事業之公司，早於88年起即以中文「哈語族」三字表彰使用於其所研發量產之軟體語言學習機商品上，除有印製公司文宣、型錄廣為推廣、使用外，亦有透過傳播媒體刊登廣告廣泛宣傳、行銷於國內市場情事，堪認於系爭商標90年11月01日申請註冊前，參加人已有先使用前揭據以評定「哈語族」商標之事實。

2.又查原告與參加人均為電子科技相關同業業者；且原告亦曾於90年10月24日委託詹聰哲律師，寄發要求參加人即刻停止使用據以評定之「哈語族」標章字樣於商標法施行細則第49條第9類商品之律師信函，足證原告對參加人產製之軟體語言學習機商品及據以評定「哈語族」商標實難諉為不知，此有參加人檢送之壓製光碟片、報章雜誌廣告、銷售發票、產品包裝及律師信函等證據資料可稽。

3.今原告遲於90年11月01日始以相同之中文「哈語族」三字作為系爭註冊第0000000號「哈語族」商標圖樣，依一般經驗法則，足認其顯係知悉據以評定商標之存在，未徵得參加人同意，進而以相同之商標圖樣搶先申請註冊，指定使用於電腦軟體零售服務，復與據以評定商標指定使用之軟體語言學習機商品，依一般社會通念，二者之行銷管道相同，常為同一廠商所兼營且消費者亦重疊，性質核屬類似，揆諸前述說明，自有首揭法條規定之適用。至原告辯稱，據以評定商標圖樣係為襲用其早於85年間首先使用之「哈電族」標章圖樣而來云云，核屬另案有無侵害其商標權之法院職權認定問題，尚難執為解免原告以參加人先行使用之商標申請註冊之事實。

㈤綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

丙、參加人之主張同被告之主張。

理由

一、「本法中華民國92年4 月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為現行商標法第91條第1 項所明定。查本案乃屬本法修正施行前已申請評定，而尚未評決之評定案件，依前項規定，如本法修正施行前及本法修正施行後之規定均將評定事由規定為違法者，即撤銷系爭商標之註冊，至評定程序則依修正後之規定辦理。又按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款本文所明定。本款之適用旨在避免剽竊他人創作之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會。

二、本件係原告前於90年11月01日以「哈語族」商標作為其註冊第130754號「哈電族」服務標章之聯合服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之「... 電器用品零售、電腦軟體零售、電子字典及計算機產品之零售」等服務，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第175937號聯合服務標章。嗣參加人於92年05月15日以該註冊服務商標有違註冊時商標法第37條第7 、12及14款之規定，對之申請評定；審查期間，現行商標法於同年11月28日修正公布施行，已註冊之服務標章，自本法修正施行當日起，視為商標，其程序並依修正後之規定辦理。嗣原告申請將其註冊第175937號商標分割為3 件商標，其中本件系爭第0000000 號「哈語族」商標指定使用於電腦軟體零售服務。案經被告審查，以94年05月31日中台評字第920163號商標評定書為系爭第0000000 號「哈語族」商標之註冊應予撤銷之處分等情，此有系爭商標註冊資料、評定申請書及審查書等件為證，並為兩造所不爭，堪認為實。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭商標有無違反註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定。

三、本院判斷如下：

㈠本件系爭商標「哈語族」與據以異議商標「哈語族」商標完全相同，二者應屬相同商標；又據以異議商標，參加人於88年間起即以中文「哈語族」三字表彰使用於其所研發量產之軟體語言學習機商品上，並於國內之報章雜誌刊登廣告，有參加人所呈之報章雜誌影本在原處分卷可稽；足認於系爭註冊第0000000 號「哈語族」商標於90年11月1 日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定「哈語族」商標於軟體語言學習機商品之事實；況系爭註冊第0000000 號「哈語族」商標指定使用於「電器用品零售、電腦軟體零售、電子字典及計算機產品之零售」等商品，與據以異議商標使用於軟體語言學習機商品上，二者自屬使用於同一或類似商品，自堪以認定原告係抄襲他人商標並搶先註冊。茲所應審究者，乃原告是否因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以異議商標之存在？

㈡依原告之商標註冊簿與參加人之公司基本資料查詢，二者均為電子科技相關同業；然查原告曾於90年10月24日委託訴外人詹聰哲律師，寄發通知參加人使用之「哈語族」商標已侵害原告「哈電族」商標，要求參加人於文到後三日內與詹律師聯繫，商議參加人公司侵害「哈語族」商標專用權之相關事宜等語，有詹聰哲律師以歐聯國際法律事務所所寄律師函一紙在卷足憑，足證原告對參加人產製之軟體語言學習機商品及據以評定之「哈語族」商標乙事，應屬知悉。

㈢本件原告係於90年11月01日始以相同之中文「哈語族」三字作為系爭商標圖樣申請註冊，而其於申請註冊時即已知悉據以評定商標之存在，已如上述；然原告未徵得參加人同意，即以相同之商標圖樣搶先申請註冊，指定使用於電腦程式等商品，復與據以評定商標使用之軟體語言學習機商品，依一般社會通念，二者行銷管道相同，常為同一廠商所兼營且消費者亦重疊，性質應屬類似；被告認系爭商標違反註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定，爰將系爭商標之註冊予以撤銷，依法自無不合。

四、綜上所述，被告認系爭商標違反註冊時商標法第37條第第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定，而將系爭商標之註冊予以撤銷，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤；原告起訴意旨，仍執前詞及其主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第七庭審判長法 官　黃　本　仁