臺北高等行政法院判決

原告

瑞士商．丹尼爾羅斯暨吉拉德干塔高級鐘錶股份有

限公司（Daniel Roth et Gerald Genta Haute Horlogerie代　表　人　甲○○ ○○(RO訴訟代理人　林志剛　律師　（兼送達代收人）丙○○複代理人　　廖文慈　律師被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花（局長）住同上訴訟代理人　丁○○

　　　　　　乙○○

上列當事人間因新式樣專利申請事件，原告不服經濟部中華民國96年9 月5 日經訴字第09606073400 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：緣原告前於民國94年9 月30日以「手錶」向被告申請新式樣專利，並聲明其已於西元2005年5 月23日向瑞士提出申請案，申請號數為131763，主張優先權，經該局編為第00000000號審查（下稱系爭案）。嗣原告於95年1 月5 日補送本案相關文件時，同時檢送主張新穎性優惠期之證明文件（2005年巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會證明文件）。案經被告審查，以系爭案依原告94年9 月30日所提出之申請書所載，無法認定其有主張新穎性優惠期之意，乃以95年7 月28日（95）智專一（二）15158 字第09541441080 號函為「本案視為未主張新穎性優惠期」之處分。原告不服，訴經經濟部以95年12月28日經訴字第09506185600 號訴願決定書為「原處分撤銷，由被告另為適法之處分」之決定。經被告重行審酌，認原告未於提出專利申請時聲明主張新式樣新穎性優惠期，迄於95年1 月5 日始檢送新穎性優惠期證明文件，敘明主張新穎性優惠期，與專利法第110 條第3 項規定不符，乃以96年3 月19日（96）智專一（二）15114 字第09620153800 號函為本件新穎性優惠期主張應不受理之處分。原告仍不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定、原處分均撤銷。

⒉請求判命被告就原告94年9 月30日申請第000000000 號手錶新式樣專利，作成准予新穎性優惠期之處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明求為判決：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否有違反專利法第110 條第3 項之規定，不符新穎性優惠期申請之要件？

㈠原告主張之理由：

⒈專利法第110 條第3 項中所謂之「申請時」，係指「提出優惠期的申請之時」而言，非指「申請專利同時」

①按專利法第110 條第3 項係規定：「申請人主張前項第一款之情事者，應於『申請時』敘明事實及其年、月、日，並於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。」。上述條文前段所謂「主張前項第一款之情事」之規定，係指主張有「陳列於政府主辦或認可之展覽會」的情事者而言，至於「申請時敘明事實及其年、月、日」乙段，則並未明文規定係指「提出申請專利之同時」抑或是「提出主張新穎性優惠期申請之時」，因此，本件之訴願決定亦肯認專利法第110 條第3 項於此部分之文義實有未明之處（參見經訴字第09606073400 號經濟部訴願決定書第4 頁第（一）點）。

②又專利法第28條與第110 條均係同樣有關新穎性之相關規定。查專利法第28條第1 項係規定：「依前條規定主張優先權者，應於『申請專利同時』提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家。」，顯見既然同為新穎性之相關規定，專利法第28條第1 項明定：「應於『申請專利同時』提出聲明」，惟專利法第110 條第3項僅規定：「應於『申請時』敘明」，二者於立法用語上既然有此區別，即不應作相同文義之解釋。

③故既然專利法第110 條第3 項之文義未臻明確，而參照同法針對類似之制度又有相異之明文規定，然原處分及訴願決定逕自認定專利法第110 條第3 項係指「申請專利同時」，顯有違法之處。

⒉專利法第110條第3項並無如同法第28條第3項有失權規定①按專利法第28條第1 項規定：「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家。」第2 項規定：「申請人應於申請日起四個月內，檢送經前項國家政府證明受理之申請文件。」第3 項規定：「違反前二項之規定者，喪失優先權。」故專利法第28條第3 項不僅明定未於申請時提出優先權主張之聲明者喪失優先權，對於申請時雖已提出聲明，然於申請之日起4 個月內未檢送他國政府受理之申請文件者，亦有喪失優先權效果之明文規定。

②惟查，專利法第110 條第3 項僅規定「申請人主張前項第一款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。」並無喪失新穎性優惠期之明文規定，故專利法第110 條第3 項只是一種訓示規定，旨在訓示申請人主張所請之新式樣物品有陳列於展覽會者，於提出優惠期的申請之時，應於申請時敘明其參展的事實及其年、月、日，以方便審查委員知道有該展覽情事，而利於從事新穎性之審查而已。因此縱使在「申請專利同時」，未主張有展覽情事而提出優惠期之申請，然在該專利案尚未審定之前的任何期間提出申請，並不會因而喪失其得享有優惠期的權利。且如上所述，專利法第110 條第3 項中段規定所謂之「申請時」，既然係指「提出優惠期的申請之時」，而非「申請專利同時」，則在被告尚未函知系爭案將進行審查前，以及系爭案尚未審定前，原告即於95年1 月5 日主張有展覽情事而提出優惠期的申請，並同時檢附有證明參展情事之文件，實已符合專利法第110 條第3 項規定之旨意，被告自應准予本案享有優惠期的申請，始稱適當合法。

⒊原處分及訴願決定違反「法律保留原則」按司法院釋字第390 號解釋有謂：「涉及人民權利之限制，依憲法第23條及中央法規標準法第5 條第2 款規定，應以法律定之；若法律授權以命令為補充規定者，授權之目的、內容及範圍，應具體明確，始得據以發布。」即所謂之「法律保留原則」。既然專利法第110 條第3 項中關於「應於申請時敘明事實及其年、月、日」之規定究竟指「提出優惠期的申請之時」或「申請專利同時」，涉及不同之法律效果，而與人民權益息息相關，自應受到法律保留原則之保障。故原處分及訴願決定逕認專利法第110 條第3 項規定係指「申請專利同時」，致原告喪失主張新穎性優惠期之機會，顯係對於人民權利增加法律所無之限制，違反憲法第23條之法律保留原則。法律對於此涉及人民權利之事項既未設有明確規定，乃為訴願決定所肯認，即應依行政程序法第7 條「比例原則」之規定，以有利於人民之角度詮釋法律，俾使行政行為能符合法律保留原則之要求，以維人民權益。故專利法第110 條第3 項中所謂「應於申請時敘明事實及其年、月、日」之規定，其中之「申請時」，係指「提出優惠期的申請之時」而言，並非指「申請專利同時」。

⒋綜上，被告認定本案新穎性優惠期之主張不應受理，難謂無不當違法之處。

㈡被告主張之理由：

⒈按專利申請案之申請人主張新穎性優惠期者，其涉及新穎性有無之判斷，進而影響申請案之准駁，因此，申請人有必要於申請時即予敘明，其原係規定於83年10月3 日修正發布之專利法施行細則第13條，惟涉及人民之權利義務，專利法修正時，改明定於專利法本文。另被告於專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第1-2-6 頁亦有明定，申請人如主張新穎性優惠期者，除應於其事實發生之日6個月內申請外，並應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於被告指定期間內檢附證明文件，未於申請時聲明，則新穎性優惠期主張不受理。

⒉本件原告於94年9 月30日檢附申請書、新式樣圖說、申請權證明、委任書及優先權證明等文件向被告提出專利申請，並同時主張瑞士優先權，惟並未同時敘明主張新穎性優惠期，復無從申請書上其他記載事項，可客觀判斷具有主張新穎性優惠期之意思。原告遲至95年1 月5 日始檢附新穎性優惠期證明文件影本，並敘明主張新穎性優惠期，揆諸前揭規定及上開說明，被告處分系爭案新穎性優惠期主張應不受理，依法有據，洵無違誤。

⒊至原告所稱專利法第110 條第3 項僅係訓示規定，非失權規定一節，顯有誤解。前已述及，申請人主張新穎性優惠期者，應於提出專利申請時，敘明其事實及其年、月、日，並遵期檢附證明文件。如謂上揭規定僅屬訓示規定，非屬失權規定，專利法第110 條第3 項規定將形同具文，實無法發揮敦促專利申請人應及時主張權利之規範目的。

⒋又專利法第110 條第3 項所稱「申請時」應解為「提出專利申請之同時」，此可參酌該條項立法理由：「本項規定主張新穎性優惠期申請時應踐行之聲明程序。至於修正條文第2 項第2 款之規定，因他人未經申請人同意而洩漏者，申請人於『申請時』未必知悉他人已洩漏之情事，而未強制於『申請時』即需踐行此一聲明程序，故未予納入」，足知本項規定之『申請時』，應指「提出專利申請之同時」，而非主張新穎性優惠期之時，否則即無將同條第2項第2 款規定情事排除於該項規定外之必要。

⒌再者，不論是專利法第27條所定之國際優先權主張、第29條所定之國內優先權主張、第30條之生物材料寄存事實或系爭案之新穎性優惠期，其均屬對專利案申請人權益有重大影響事項，對於上揭主張，專利法皆明定應踐行一定之程序，始得主張。如主張國際優先權者、主張國內優先權及主張生物材料寄存事實者，皆應於專利申請同時，提出聲明程序，併此敘明。

理由

一、程序部分：原告起訴後，被告代表人變更為王美花（局長），茲據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。

二、實體部分：

㈠按新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，為專利法第109條第1項所明定。次按同法第110條第2項規定：新式樣因「陳列於政府主辦或認可之展覽會」或「非出於申請人本意而洩漏」，致有同條第1項第1款及第2款規定喪失新穎性之情事，申請人如於其事實發生之日起6個月內申請者，不受前揭各款規定之限制（意即不喪失新穎性）。又申請人因有專利法第110條第2項第1款規定情事（即陳列於政府主辦或認可之展覽會者）而主張新穎性優惠期者，應於「申請時」敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件，復為同條第3項所明定。

㈡本件原告主張其於94年9月30日以「手錶」向被告申請新式樣專利，並同時聲明主張優先權，經被告編為第00000000號申請案審查。因申請文件未齊備，被告函請原告於95年1月31日前補正申請書及圖說，嗣後原告於95年1月5日除補正申請書及圖說外，並另行以有陳列於展覽會情事為由，並檢附新穎性優惠期證明文件影本，敘明主張新穎性優惠期。案經被告以原告未於提出專利申請時主張新穎性優惠期，嗣後才補提前開證明文件，已違反前開規定，而認不予受理前開新穎性優惠期之主張，此有系爭新式樣專利申請書等在卷足憑，且為兩造所不爭執，洵堪認定。惟原告則表不服，為如事實欄所載之主張；是本件應審究者，厥為1、專利法第110條第3項所定之「申請時」，究係指提出「專利申請時」或「優惠期申請之時」。2、前開規定究係訓示規定或失權規定，違反時之效果又應如何。

㈢經查，新式樣專利之新穎性乃授與專利權之基本條件，而所謂新穎性則係指申請專利之新式樣，為前所未見，從而新穎性之判斷，以申請新式樣專利時是否為新而言，如該新式樣於申請前即已公開，該申請之新式樣即喪失新穎性，惟若符合因陳列於政府主辦或認可之展覽會，而於展覽之日起6個月內申請專利者，則例外不喪失新穎性，此即為新穎性優惠期（grace period）。然關於前開新穎性惠期之主張時點，專利法第110條第3項係規定為「申請時」，此「申請時」究係指「提出專利申請之同時」抑或「提出主張新穎性優惠期申請之時」，文義上雖未明確。然有無優惠期之適用乃涉及新穎性有無之判斷，直接影響申請案之准駁，倘申請人於申請專利時未聲明，待審查時經審查機關檢索出該展覽情事，甚或該展覽情事被用作舉發證據時，均將影響專利申請案之准駁，是以課予申請人應於「提出專利申請時」為前開敘明之義務。況參酌專利法第110條第3項之立法理由：「本項規定主張新穎性優惠期申請時應踐行之聲明程序。至於修正條文第2項第2款之規定，因他人未經申請人同意而洩漏，申請人於申請時未必知悉他人已洩漏之情事，而未強制於申請時即需踐行此一聲明程序，故未予納入」，亦足知本項規定之「申請時」，應係指提出專利申請同時，而非聲明主張新穎性優惠期之同時，否則即無須將同條第2項第2款規定情事排除在外之必要。以上均足見專利法第110條第3項之「申請時」應係指「提出專利申請之同時」，至屬灼然。原告主張該「申請時」，係指提出「優惠期申請之時」云云，尚非可採。

㈣次查，專利法第110條第3項所定申請人「應」於申請時敘明新穎性優惠期之事實及其年、月、日，該規定之旨乃在利於專利新穎性之審查，倘若未就專利申請人提出新穎性惠期聲明之時點加以限制，將可能致申請人怠於其專利申請時提出聲明，而遲至審查時經檢索出該等申請前公開展覽之情事，或於第三人提出舉發時提出作舉發證據時，始主張新穎性優惠期之情事，將影響審查機關對新穎性有無之判斷，如謂上揭規定僅屬訓示規定，則專利法第110 條第3 項規定將形同具文，實無法發揮敦促專利申請人應及時主張權利之規範目的，是以前開規定之提出時點應係法定期間，至為明確。又遲誤法定期間者，應為不受理處分，專利法第17條第1 項亦定有明文。原告主張專利法第110 條第3 項之規定係訓示規定云云，容有誤解，自不足採。

㈤本件原告於94年9月30日檢附申請書、新式樣圖說、申請權證明、委任書及優先權證明等文件向被告提出專利申請，並同時主張瑞士優先權，惟並未同時敘明主張新穎性優惠期等情，有卷附前開資料可稽，且為兩造所不爭，而觀之前開資料，本院復無法從申請書上其他記載事項，可客觀判斷原告具有主張新穎性優惠期之意思。從而原告遲至95年1月5日始檢附新穎性優惠期證明文件影本，並敘明主張新穎性優惠期，揆諸首揭規定及上開說明，被告為本案新穎性優惠期主張應不受理之處分，依法有據，洵無違誤。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告對系爭案應為准予新穎性優惠主張之處分，為無理由，均應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第四庭