臺灣臺北地方法院92年度智字第49號

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　　92年度智字第49號

原告

富洋田廣告有限公司

法定代理人

丙○○

訴訟代理人

乙○○

訴訟代理人

謝宗穎律師

複代理人

王文成律師

被告

影像情報攝影顧問有限公司

被告

兼 法 定

代理人

丁○○

被告

甲○○

共同訴訟代理人

顧定軒律師

1樓

上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於民國98年5 月12日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、原告起訴主張：

㈠原告富洋田廣告有限公司（下稱富洋田公司）法定代理人丙○○所研發設計並由原告申請之「一體式相本頁之結構」新型專利，因設計新穎實用而獲經濟部智慧財產局審定公告確定，公告號為第456324號，授予新型專利權，並發給新型第180612號專利證書，專利期間自民國90年9月24日起至102年2 月15日（下稱系爭專利），現仍於專利有效期間。依專利法之規定，原告專有排除他人未經同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。然被告影像情報攝影顧問有限公司（下稱影像情報公司）與甲○○竟製造販售類似系爭專利之「婚紗相本」產品，此有估價單可稽，經原告委由行政院與司法院協調指定之專利侵害鑑定機構「中國機械工程學會」，對系爭產品與系爭專利申請範圍進行專利侵害鑑定，其鑑定結論認定系爭產品係相同於系爭專利之申請專利範圍，系爭產品侵害系爭專利之事實，洵堪認定。原告曾於92年6 月30日委請律師發函要求被告停止侵害系爭專利之行為，卻不獲回應，原告自得依專利法第85條第1 項第2款、民法第184條第1項、第185條、第28條規定及公司法第23條第2 項規定，請求被告連帶負損害賠償責任，並僅為部分請求新臺幣（下同）2,000,000元。

㈡本件系爭專利於申請過程中並無經再審查及異議等程序，即由經濟部智慧財產局予以核准，是於專利申請過程中，原告並無修改或限縮專利申請範圍，且由專利舉發程序之相關書狀可知，系爭專利於舉發答辯中亦未為修改或限縮專利範圍之情形，是系爭專利與待鑑定物之比對上，即無「禁反言原則」之適用。再者系爭專利最後之舉發審定書業已做出舉發不成立之決定，且依法被告甲○○已不得再於舉發程序外提出任何新證據，即使其於訴願程序中再提出其他證明文件，依法訴願機關亦無須予以審查，不影響原處分決定之結果，本件自無等待訴願結果作為判決基礎之必要。又參酌最高行政法院90年度判字第952 號裁判要旨，專利舉發案係採當事人進行主義，當事人應盡量提出具有證據能力之舉發證據，審查機關並無通知舉發人提出補充證據之義務，其未通知亦不生舉發程序之瑕疵。次依最高行政法院88年度判字第3653號裁判要旨，更可清楚得知審查機關僅就舉發人提出之證據及理由進行審查，如舉發人迨於提出之證據，不得反而指摘審查機關未予調查審酌有所違法。又按專利法第94條第1 項、智慧財產局所編訂之「專利審查基準」第2-2-5 頁，關於專利「新穎性」之說明，若專利申請前無此項技術特徵被公開或被公眾所知悉，則具有新穎性，在探究專利新穎性之問題時，除了引證資料之構造、技術特徵完全相同於申請專利之外，尚須於專利申請前已被公開或已被公眾所知悉。系爭專利舉發審定書以被告提出之舉發證據，或晚於系爭專利申請日，或無法證明於系爭專利申請前即已公開等，而為舉發不成立之決定，實無不當。又依經濟部智慧財產局編訂之「專利審查基準」第2-2-1 頁、經濟部智慧財產局編訂之「專利侵害鑑定基準」第73頁「鑑定侵害判斷之流程」，專利審查及侵害鑑定係依據兩種不同之流程及準則加以判斷，是否符合專利要件與是否構成專利侵害，亦依循不同法律要件及法規體系加以判斷，被告將系爭舉發審定書之理由與中華工商研究院鑑定報告強加比較，作為是否侵害專利之理由，顯不相當。系爭專利舉發審定書之理由與系爭中華工商研究院鑑定報告所立論之準則，明顯不同，所針對之問題亦不相似，顯無強加比較之理，此亦為專利審查屬行政權行使之範圍，專利侵害判斷，專屬司法權行使權限之權力分立基本架構所要求者，不得兩相混淆破壞法律之體系，更顯無要求兩者之結論必須相同的道理。且系爭專利之技術特徵並非僅有「厚度」乙點，尚有「底層紙及內層紙中間處設一壓溝13，該底層紙及內層紙係以壓溝作一對折」之構造、技術特徵，以及「使內層紙對應於壓溝處不會形成縫隙，可維持相片的整體性，使相片具跨頁功能」之進步性，被告於舉發程序中提出之證據資料，皆無法證明系爭專利不具新穎性及進步性。而中華工商研究院鑑定報告係依據全要件、均等論等原則鑑定，而得出待鑑定物與系爭專利之申請專利範圍構成實質上相同，該鑑定結論並無違誤，且與系爭專利是否具備專利要件無涉，不容混為一談。原告於舉發程序中係以系爭專利之申請專利範圍，與各個舉發證據各別比較，除了厚度之比較外，尚有整體構造、技術特徵的比較，以及功效上增進等為答辯理由；而原告於本件訴訟中，對中華工商研究院所陳，亦非指明「厚度不重要，其他技術才重要」等，而係指出系爭專利之申請專利範圍所述及厚度尺寸，乃申請專利當時之較佳實施例，極易被熟習該項技術人士，作一等效改變，況查系爭待鑑定物，與系爭專利之技術思想之重要部分完全相同，待鑑定物數值之改變並無改變與本新型專利申請專利範圍所述之實質上作用、功效及結果，是待鑑定物實質相同於系爭專利，此亦為系爭中華工商研究院鑑定報告所肯認。

㈢依一般專利侵害認定原則，侵害獨立項即已構成侵權，是否侵害附屬項在所不問，系爭產品侵害系爭專利獨立項及第 2附屬項，為鑑定機關所認定之事實，是系爭產品已構成侵害。查系爭專利之申請專利範圍第1 項（即獨立項）內容為：「一種一體式相本頁之結構，包括：一底層紙；一內層紙，其係黏設於該底層紙上，該內層紙及底層紙的厚度為0.4mm至0.6mm ，該底層紙及內層紙中間處設有一壓溝，該底層紙及內層紙係以壓溝作一對折。」至於申請專利範圍之第2、3項則為附屬項，於解讀第2、3 項之附屬項時，必須將第1項之獨立項所記載的內容對應過來，再加上附屬項本身所敘述之特點，來界定該附屬項之範圍。而依中華工商研究院鑑定報告所界定之系爭產品內容描述：「一種一體式相本，其包括：一底層紙；一內層紙，黏設於該底層紙上，該內層紙及底層紙的厚度約為0.1 mm，該底層紙及內層紙中間處設有一壓溝，而該底層紙及內層紙以壓溝作一對折。該一體式相本可將多數個相本頁上膠黏合在一起。」就系爭侵權物，進一步依全要件、均等論等原則分析後，仍落入或均等於系爭專利申請專利範圍之獨立項（第1項）及第2附屬項（第3 項），是中華工商研究院鑑定報告結論認定系爭產品之構件內容、特徵，與系爭專利之申請專利範圍構成實質上相同，為本件系爭專利之申請專利範圍所涵括，並無違誤，從而被告強加引用原告於舉發答辯之內容，抗辯原告業已限縮專利權範圍於「0.4mm -0.6mm間」云云，實有違誤，即無足採。又專利侵權之審查，係以待鑑定之物品（有形實物）與權利人主張之申請專利範圍（無形資產）比對，而非以物品與物品相互比較，此為專利侵害鑑定之基本原則，被告欲以他人處購得之自稱符合「抗水相本頁結構」專利技術所製作之相本，請鈞院轉送鑑定機關鑑定如其待證事項各語，顯無必要。退步言之，被告物品是否實施他人所謂「抗水相本頁結構」之專利，與被告是否侵害原告專利，從未見被告說明二者間存有任何論理或邏輯關係，如何採信其侵害或實施他人專利即不侵害原告專利之主張。被告不得以其主張之「抗水相本頁結構」專利，作為不侵害系爭專利之佐證，蓋產品是否侵害專利，係以權利人主張之申請專利範圍之所有構成要件與遭指控產品之所有構成要件逐一加以比對，且系爭產品在技術手段、產生作用及達成功效，均實質相同於系爭專利，確實落入原告主張專利之申請專利範圍。而查系爭產品每本售價為3,300 元，被告於92年9月22日當庭自承已製作販售200本，以係專利有效期間計算，被告已獲取高額利益，爰依專利法第85條第1項第2款規定，而為一部請求2,000,000 元。並聲明：㈠被告應連帶給付原告2,000,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡願供擔保，請准予宣告假執行。

二、被告答辯略以：

㈠系爭專利具有無效原因，業經舉發審定中，且被告影像情報公司婚紗相本製作方法與系爭專利二者範圍並不相同，即原告「一體式相本頁之結構」之製作方式：「先製本後貼相片」、「PP膜或PE膜及冷膜加工後加熱壓」、「單張對裱」；被告「婚紗相本」之前期製作方式：「先將相片裱上底紙加厚，再從2張紙中間加連接板，再接連第2張，一直重複，直至顧客要求厚度」、「特殊水性淋膜處理」、「相片中間連接，並接底紙」；被告「婚紗相本」之後期製作方式：「先將相紙使用水性護背、冷膜處理，再將相紙之背面用背膠機，全面背上膠水，貼合於底紙上」、「每張底紙中間加上一卡紙，增加厚度」、「成冊後，再將相冊使用高壓定型，嗣後再加封面」。

㈡系爭舉發不成立決定之理由，實多係著重於「本件被告所提出之證據，雖年代有早於系爭專利公開前，但無法證明於系爭專利申請前已公開；相關證據如送貨單者無法證明與證據本身之關連性」等「年代上之證明」問題，而並未著重於本件被告所提舉發證據，在實質上若與系爭專利具有相同之構造、技術特徵時，系爭專利即將因不具新穎性而應為無效。再者，系爭舉發不成立決定之理由中曾論及「證據F雖於1999 年公開，其構造與系爭專利說明書及圖示第三至四圖先前技術（習知構造）類似……且其紙張厚度1.4-2.4mm 與系爭專利之厚度約0.4-0.6mm 不同……故系爭專利具增進之功效」等語，似與系爭中華工商研究院鑑定結論中之「因此依據全要件原則之鑑定分析，待鑑定物具有申請專利範圍之每一個構成原件，且其技術內容相同，方為全要件之適用，唯經比對分析後，在二者厚度數值構件內容並不相同下，因此待鑑定物『c』與本新專利申請範圍要件『G』所載述內容並不相符，為全要件之不適用」、「待鑑定物『c 』構件內容……該底層紙與內層紙厚度為0.1 mm，就其數值解釋分析，該範圍係較本新型專利申請時所述之技術內容進步」等結論似有矛盾。再參酌系爭中華工商研究院之鑑定，待鑑定物與申請專利範圍之技術構成不相符，應為『全要件原則』之不適用之情形。則依當時專利法第103條第2項規定以觀，被告所製作之婚紗相本實無任何侵害原告專利可言。嗣後，中華工商研究院方再以「均等論原則」及「禁反言原則」等原則，並著重於「均等論原則」之理論架構下，以「厚度為『經合理的解釋，所容易思及的範圍，兩者具有等效置換性』」為依據，而稱本件被告之產品與系爭專利範圍相同。然查，除被告於就中華工商研究院詢以「申請專利範圍釋義：一種一體式相本頁之結構……『該內層紙及底層紙的厚度為 0.4mm至0.6mm 』……。請就前述『厚度』之相關要件、技術手段及達成功效說明」，自認：「該內層紙及底層紙的厚度為0.4mm至0.6mm的範圍，很容易的即可做一等效改變，即使內層紙及底層紙的厚度為0.4mm至0.6mm以外，只要是應用本專利所界定『一底層紙；一內層紙，其係黏設於該底層紙上，該底層紙及內層紙中間處設有一壓溝，該底層紙及內層紙係以壓溝做一對折』的技術手段，即可達到本專利所強調的功效……並非本專利技術思想及所能解決技術之重點」等語，與系爭舉發不成立決定之理由中，所依據之「證據F 雖於1999年公開，其構造與系爭專利說明書及圖示第三至四圖先前技術（習知構造）類似……且其紙張厚度1.4-2.4mm 與系爭專利之厚度約0.4-0.6mm 不同……故系爭專利具增進之功效」等，顯有不同。更甚者，原告於申請書之中文創作摘要及申請專利範圍均已表明：「……該內層紙係黏設於底層紙上，內層紙及底層紙厚度為0.4-0.6mm 」，而其於答辯理由書中多次強調「……證據A的清楚的敘明紙張厚度為1.4 mm至2.44m m，顯見被舉發案具有『新穎性』及『進步性』」、「……證據D、D1清楚的敘明紙張厚度為1.4mm至2.44mm，顯見被舉發案具有『新穎性』及『進步性』」、「……證據E 清楚的敘明紙張厚度為1.4mm至2.44mm ，顯見被舉發案具有『新穎性』及『進步性』」、「……證據F 清楚的敘明紙張厚度為1.4mm至2.44mm ，顯見被舉發案具有『新穎性』及『進步性』」、「……證據G清楚的敘明紙張厚度為1.4mm至2.44mm，顯見被舉發案具有『新穎性』及『進步性』」、「……證據H、H1清楚的敘明紙張厚度為1.4mm至2.44mm，顯見被舉發案具有『新穎性』及『進步性』」等語。要之，果若原告所自承「厚度並非主要技術內容」，則其又為何將之特定申請於「專利範圍」中，並因此於舉發答辯中，始終以「厚度」本身為一比較之對象，而論述系爭專利具有新穎性及進步性。自反面言之，果若如中華工商研究院鑑定結論所言，依「均等論原則」而言，紙張厚度並不重要，則於系爭專利申請前，實早有其他類似之技術，則系爭專利顯不具有新穎性、進步性，當已昭然。原告實已違反禁反言原則，蓋其一方面於舉發案中屢屢強調其專利範圍中就所述「厚度」之重要，另一方面，則於本件訴訟中對中華工商研究院為鑑定時反稱「厚度並不重要，其他技術才重要」等云云，可見原告就系爭專利之陳述，實已有導致中華工商研究院誤為鑑定結論之情事。

㈢系爭中華工商研究院鑑定，如自「文義讀取」原則而言，系爭侵權物確無侵系爭專利之可言。又被告乃係指原告自始即於專利範圍中指明底層紙的厚度為0.4mm至0.6mm，而於「創作說明⑶」中之陳明以觀，則於解釋系爭專利之申請專利範圍時，是否該等「內層紙及底層紙厚度為0.4mm至0.6mm」為重要之要件之一，即可自原告之創作說明中來瞭解。惟如原告之創作說明中並無特別闡述，則可知依原告申請時「自行指定之專利範圍」，原告當認該等「內層紙及底層紙厚度為0.4mm至0.6mm」為其專利之重要要件之一。原告當時顯係以該等「0.4mm至0.6mm」紙張厚度作為專利申請之重點。如此一來，系爭侵權物既並無實施系爭專利中之「0.4mm至0.6mm」紙張厚度之要件，而另以「0.1mm」紙張厚度為系爭侵權物之技術特徵，則系爭侵權物與系爭專利間，顯無任何侵權可言。再自系爭專利之創作說明可知，原告所指定之「內層紙及底層紙厚度為0.4mm至0.6mm」要件中，渠從未敘及「於實施系爭專利時，並需使用厚度為0.4mm至0.6mm之紙張，方能製作出壓溝」，則自紙張厚度並非於近年來方提升至僅「0.1mm」之事實以觀，原告既指定使用「厚度為0.4mm至0.6mm之紙張」，則顯然原告乃係有意於該等原告「厚度為0.4mm至0.6mm 之紙張」實施自己之專利，其餘厚度之紙張，則非原告專利所聞問。而中華工商研究院未敘明任何理由，即逕稱於此相本頁技術領域中，從「厚度為0.4mm至0.6mm 紙張」推展至「厚度為0.1 mm紙張」為一達致的技術，即稱本件有「均等論原則」之適用，渠所為論斷，自無足採。又渠認以中華工商研究院結論稱本件系爭鑑定物必然構成侵害云云，顯已與渠所引述「認定沒有侵害獨立項，必然也就不會侵害其附屬項」之論述有違（蓋不可能僅因系爭鑑定物亦存有數個相本頁結構結合在一起，即稱系爭鑑定物已構成渠附屬項之侵害，因系爭鑑定物如係將具有不同技術特徵的相本頁結構結合在一起，仍無侵害系爭專利之可言）。基此，原告關於系爭侵權物與系爭專利間是否構成侵害之獨立項及附屬項之論述，顯非實在。且被告所製作之婚紗相本與公告號為M253495 號之「抗水相本頁結構」專利相同，則主管機關既可允許該等「抗水相本頁結構」專利通過申請，顯然主管機關當已不認定該等專利與原告專利相同，則被告又有何侵害原告專利可言。並聲明：除陳明願供現金及同面額之無記名可轉讓定期存單供擔保，請准宣告免為假執行外，如主文所示。

三、原告起訴主張其法定代理人丙○○為系爭專利發明人，並由原告富洋田公司為申請人取得專利權，專利期間自90年9 月24日起至102年2月15日之事實，業據其提出系爭專利公報附卷可稽（本院第1卷第8頁），且為被告所不爭執，堪信為真。惟原告主張被告生產製造及販售之系爭產品侵害系爭專利等情，則為被告所否認，並以系爭專利有應撤銷之原因，且系爭產品並非以系爭專利之方式製造而成，並未侵害系爭專利，且原告主張之侵權行為方式與金額均屬無據云云置辯。是本件爭點即在於：㈠系爭專利是否具有撤銷事由、㈡系爭產品是否侵害系爭專利、㈢原告主張侵權行為損害賠償之內容是否有理由。茲就各爭點判斷如下：

㈠被告雖辯稱系爭專利申請日前已有相同產品於市面上，因此不具新穎性云云，惟查被告於本件審理程序中並未提出相關證據以為佐證，僅以其業已提出舉發為由並請求本院向經濟部智慧財產局函調舉發案件之相關證據，然經濟部智慧財產局函覆未能提供相關證物，此有該局98年3月2日智專三㈠02008字第18870號函附卷可參（本院第2卷第178頁），是本院實無從審認被告所為抗辯是否為真。且被告甲○○連同訴外人陳木富早於92年7月21日針對系爭專利提出000000000N01 之舉發案，主張系爭專利於申請前已公開使用不具新穎性及進步性，並提出其自書就相關相冊製作方法說明、存證信函為附件，復舉集郵冊、相冊、送貨單、照片等件為舉發證據。然經濟部智慧財產局認舉發人所提出之附件及證據，除無法證明於系爭專利申請前業已公開，其內容亦未揭露系爭專利「底層紙及內層紙中間處設一壓溝13，該底層紙及內層紙係以壓溝作一對折」之構造、技術特徵，且舉發證據之紙張厚度1.4-2.4mm，與系爭專利「底層紙及內層紙的厚度約0.4mm-0.6mm 」不同，故與系爭專利之構造、技術特徵不同，又系爭專利使內層紙對應於壓溝處不會形成縫隙，可維持相片的整體性，使相片具跨頁性，具增進之功效，而為舉發不成立之決定。此有該局93年11月18日智專三㈠02008 字第09321028640號專舉發審定書在卷可稽（參本院第2卷第112 頁）。該舉發處分嗣後雖遭經濟部以94年10月13日經訴字第09406136640 號訴願決定書予以撤銷，發回經濟部智慧財產局另為適法之處分（參本院第2卷第116頁），惟該局審酌舉發附件一舉發人自行製作產品比較之說明資料、附件二舉發人於92年7月2日向關係人發出之存證信函及A、B稿影本、證據A集郵冊實物1本及舉發理由所稱附件一圖示B 之成冊方法翻拍照、證據B冊本實物1 本及舉發理由所稱附件一圖示B之成冊方法翻拍照、證據C相冊實物1本及舉發理由所稱附件一圖示C之成冊方法翻拍照、證據D、D1相冊實物1 本及舉發理由所稱附件一圖示B之成冊方法翻拍照、證據E 相冊實物1本及舉發理由所稱附件一圖示B之成冊方法翻拍照、證據F美國進口童書實物1本及舉發理由所稱附件一圖示C之成冊方法翻拍照、證據G進口英文書實物及舉發理由所稱附件一圖示C之成冊方法翻拍照、證據H 高級黃金集郵紀念冊實物及舉發理由所稱附件一圖示C 之成冊方法翻拍照、證據H1三省堂87年12月3日訂貨單、證據I、I1相簿實物及舉發理由所稱附件一圖示C之成冊方法翻拍照、證據J舉發理由所稱附件二存證信函之製作方法翻拍照片、證據K婚紗照片2幀，以及訴願階段所提訴證1、2財團法人中華工商研究院函影本、專利權人函覆財團法人中華工商研究院函影本、訴證3 振聲高級中學網站首頁影本、訴證4 三省堂有限公司產品型錄正本等證據後，認定前揭舉發附件一、二日期在系爭專利90年2 月16日申請日之後；證據B至E 、I、I1均無明確之佐證可證該等產品於系爭專利申請日前已公開（證據D 、D1係以手寫方式標示「於1995.7.2攝影，證據能力不足）；證據G 於2001年公開，依專利審查基準，書刊未敘明日期僅載明年份者，推定以該年最後一日為公開日，故證據G 公開日為2001年12月31日，晚於系爭專利申請日，不具證據力；證據J、K並無明確之佐證可證明係於系爭專利師請前已公開，起證據K 僅為兩張照片，並非相本頁之結構，故證據J、K不具證據力。至於證據A、F、H 於系爭專利申請日前雖已有公開之事實，惟證據A、F、H 之構造皆係與系爭專利說明書及圖示第三至四圖先前技術（習知構造）類似，然並未揭露系爭專利「底層紙及內層紙中間處設一壓溝13，該底層紙及內層紙係以壓溝作一對折」之構造、技術特徵，且該紙張厚度1.4-2.4mm 與系爭專利「底層紙及內層紙厚度約0.4mm-0.6mm 」不同，故證據A、F、H 均與系爭專利之構造、技術特徵不同，又系爭專利係使內層紙對應於壓溝處不會形成縫隙，可維持相片的整體性，使相片具跨頁性，具增進之功效。至於訴願階段所提訴證1、2係有關系爭專利申請專利範圍中有關「底層紙及內層紙的厚度為0.4mm至0.6mm」是否為專利要件之專利鑑定之解釋。惟系爭專利申請專利範圍除「底層紙及內層紙厚度為0.4mm至0.6mm」之外，尚有「底層紙及內層紙中間設一壓溝，該底層紙及內層紙係以壓溝作一對折」等構造並未揭露於舉發證據A、F、H 。故認舉發人所提出之證據均無法證明系爭專利申請範圍第1 項不具新穎性、進步性。此有經濟部智慧財產局95年9 月14日智專三㈠02008字第09520755690號專利舉發審定書附卷可查（參本院第2卷第123頁）。嗣舉發人對該處分提出訴願而於96年2月9日由經濟部以經訴字第09606062050 號決定書駁回訴願（參本院第2卷第127頁），惟被告甲○○及陳木富不服提起行政訴訟，經臺北高等行政法院審理後認前開證據B、C、E、G、I、J、K 不具證據能力，證據A、F、H 無法證明系爭專利不具新穎性及專利性，然舉證證據D 在系爭專利申請日前以公開存在而具有能力，並以此為由將訴願決定及原舉發不成立之審定處分予以撤銷，此有該院97年度訴第01260號判決附卷可證（參本院第2卷第135 頁）。而經濟部智慧財產局經撤銷再為審定後，除認定前揭證據B、C、E、G、I、J、K不具證據能力，證據A、F、H無法證明系爭專利不具新穎性及專利性外，針對證據D 固認定具有證據能力，惟該證據之構造係與系爭專利說明書及圖示第三至四圖先前技術（習知構造）類似，然並未揭露系爭專利「底層紙及內層紙中間處設一壓溝13，該底層紙及內層紙係以壓溝作一對折」之構造，且其紙張厚度1.4mm-2.4mm 與系爭專利「底層紙及內層紙的厚度約0.4mm-0.6mm 」有所差異，又系爭專利係使內層紙對應於壓溝處不會形成縫隙，可維持相片的整體性，使相片具跨頁性，具增進之功效。是以，證據D 所揭與系爭專利之結構特徵並不相同，且顯非熟習該項技術者運用其技術或知識所能輕易完成，故該證據D 亦尚無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性及進步性，並據此為舉發不成立之處分。此有該經濟部智慧財產局98年3月2日智專三㈠02008字第09820118870 號函附98年2月2 日智專三㈠02008字第09820055440號舉發審定書附卷可查（參本院第2卷第178頁）。綜上可知，被告辯稱系爭專利不具新穎性及進步性所提出之上開證據，其中舉發附件一、二及證據B、C、E、G、I、J、K 乃日期不明或在系爭專利申請日後始公開，自不得據以否定系爭專利之新穎性，甚至進步性；至於證據A、F、H 固然於系爭專利申請前即已公開，惟其並未揭露系爭專利之技術特徵，尚難據以否定系爭專利之新穎性，且被告又未舉證熟悉該項技藝之人，如何能以當時之技術水準得出系爭專利以在底層紙及內層紙中間處設置壓溝之方式解決照片無法連頁缺點之技術特徵，自亦無從否定系爭專利之進步性。被告抗辯系爭專利違反當時專利法第98條第1項第1款、第2 項規定而具有應撤銷之事由云云，核屬無據，難以採信。

㈡原告主張系爭產品侵害系爭專利申請專利範圍第1 項之事實，業據提出中國機械工程學會婚紗相本專利侵害鑑定報告為證（參本院第1 卷第14頁）。被告雖否認該鑑定報告之真正，惟本院經兩造同意後囑託財團法人中華工商研究院進行鑑定，經該院依當時之專利侵害鑑定基準進行鑑定後，認系爭產品之技術特徵雖未能符合系爭專利申請專利範圍第1 項文義讀取之範圍，惟經以均等論檢驗後，認系爭產品使用內層紙及底層紙之厚度為0.1 mm，雖與系爭專利申請專利範圍第1項所界定「內層紙及底層紙的厚度為0.4mm-0.6mm」之技術內容不同，然系爭專利解決之課題在於改善創作說明所載述之不具跨頁性、不便運送、容易變形及翹起之缺失，而其利用之技術手段、產生作用及達成之功效，乃以習知所述內層紙、底層紙構件內容，其特徵為相對應片體黏合，利用於中間處壓溝之技術手段，產生一對折之作用，達成可跨頁、解決上開習知缺失之一體式相本頁結構。因此在系爭專利中，數值範圍（量的特徵）之同一性之存在，並未實質地改變上述機能表現、作用及達成功效，且該範圍並無特定之技術目的，故該數值之界限，於系爭專利中並非單一文字之絕對0.4mm至0.6mm解釋，亦即並不會構成申請專利範圍之絕對數值限制要件。而系爭產品亦係利用於中間處壓溝之技術手段，產生一對折之作用，達成可跨頁、解決上述習知缺失之一體式相本頁結構。從而，系爭專利與系爭產品均屬相同技術範圍、領域，並具相同創作特徵、解決特定課題，利用實質上相同之壓溝技術手段，產生實質上相同之對折作用，達成可跨頁、解決習知缺失之功效與結果，故系爭產品底層紙與內層紙厚度之改變，並未改變系爭專利申請專利範圍所述之實質上作用、功效與結果，且厚度數值之改變，依當時之技術水準乃熟知該項技術之人容易思及之等效置換。故系爭產品於此技術特徵適用均等論，亦因此可認系爭產品侵害系爭專利申請專利範圍第1項 之技術特徵，此有財團法人中華工商研究院93年10月29日中北孝字第10041 號函附鑑定報告書在卷可按（參本院第1卷第169頁）。被告雖抗辯鑑定報告錯誤認定鑑定流程之文義讀取與均等論云云，然查前揭鑑定報告所使用之鑑定流程，業已符合當時之專利侵害鑑定基準，此有專利侵害鑑定基準附卷可證（參本院第1卷第225頁），且鑑定報告於進行全要件原則比對時，確已先進行文義讀取之比對，而認定系爭專利申請專利範圍第1 項當中有關內層紙及底層紙厚度之數值與系爭產品確有不同，其後鑑定報告再依均等論認定系爭專利與系爭產品乃使用實質上同一技術手段，同一作用，且產生同一結果，並非因紙張厚度而改變其手段、作用與結果，且紙張厚度乃熟習該項技術者所能輕易完成而屬均等物，故認有均等論之適用。是上開鑑定流程，實無任何違反專利侵害鑑定基準之情事，而其內容與結論亦無違誤，當可採信。

㈢被告又辯稱原告於申請系爭專利及舉發答辯中業已表明其技術特徵限制內層紙及底層紙之厚度為0.4mm-0.6mm ，此部分應有禁反言之適用，故系爭產品紙張厚度0.1mm ，顯非屬系爭專利範圍，自無侵害原告專利之情形等語。經查於專利侵害鑑定過程中所謂之禁反言原則，係為防止專利權人藉均等論重為主張專利申請至專利維護過程任何階段或任何文件中，已被限定或排除之事項。申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉均等論重為主張其原先已限定或排除之事項。是此原則之適用，應在於專利權人於申請或維護專利權過程中，基於說明解釋所生之禁反言，亦即包括申請人於申請程序中，為強調其發明之特色或為與先前技藝有所區別等原因，就申請專利範圍有所說明或解釋，該說明或解釋將於嗣後之訴訟程序中對申請專利範圍之解釋或均等論之適用構成限制。除此此外，禁反言原則亦包括基於修正之禁反言，即申請或維護專利之程序中因修正窄化申請專利範圍，因而不得於其後為相反之主張。而查系爭專利於申請過程中固無修正或補充內容之情形，惟系爭專利於申請時記載其創作背景之習知相本時稱「……由於二內層紙12a並非在底層紙11a 對折後立即黏設於底層紙11a上，底層紙11a失去二內層紙12a的支撐，在運送過程中，該底層紙11a之壓溝13a部分容易被壓壞，因此較不方便利於運送」（參本院第1卷第181頁反面），為解決此容易壓壞而不方便運送之習知相本缺失，系爭專利之創作目的即稱「……本創作之另一目地，在於可提供一種一體式相本頁之結構，其底層紙及內層紙預先黏合成一體，內層紙的厚度可提供支撐底層紙的功能，在運送過程中，底層紙之壓溝部分不會被壓壞，較便利於運送」、「……為了達成上述目的，本創作提供一種一體式相本頁之結構，該相本頁包括一底層紙及一內層紙所構成，該內層紙係黏設於底層紙上，該內層紙及底層紙的厚度為0.4mm至0.6mm，該底層紙及內層紙中間設有一壓溝，該底層紙及內層紙係以壓溝作一對折，藉以構成一一體式相本頁之結構」等語（參本院第1卷第182頁至返面）。據此可知，習知相本具有底層紙欠缺內層紙支撐導致壓溝容易破壞而不便運送之缺失，故系爭專利即藉由底層紙及內層紙預先黏合成一體，由內層紙之厚度提供支撐底層紙之功能，使壓溝不至於在運送過程中被壓壞而便於運送，則系爭專利有關內層紙與底層紙之技術特徵，顯已認定其厚度必須介於0.4mm至0.6mm之間，始足以提供必要之支撐，任何低於上開厚度之底層紙及內層紙，均屬系爭專利改良之範圍，亦即系爭專利已於申請程序中，為強調其發明之特色並與先前技藝有所區別，而說明限制其內層紙與底層紙之厚度為 0.4mm至0.6mm ，且經濟部智慧財產局亦認定系爭專利「底層紙及內層紙的厚度約0.4mm-0.6mm 」為其申請專利範圍之限制條件，此有該局94年1月21日智專三㈠02008字第09420076230號函在卷可查（參本院第2卷第11頁）。揆諸上開說明，此種於申請程序中基於說明解釋而對申請專利範圍所為之限制，即有禁反言原則之適用。而查系爭產品之內層紙與底層紙為0.1 mm，此為兩造所不爭執，並有前開鑑定報告可證，此種內層紙與底層紙之紙張厚度過薄，乃系爭專利技術特徵所欲改正之習知技術缺失，且系爭專利申請時業已限制其厚度為0.4mm至0.6mm，而有禁反言原則之適用，自不得再主張內層紙與底層紙厚度為0.1mm 之系爭產品落入其技術特徵範圍之內。是依當時之專利侵害鑑定基準，應認系爭產品並未落入系爭專利權範圍。前述鑑定報告就此部分未及審酌，尚有未洽，其結論自未能遽採。從而，被告抗辯系爭專利有禁反言原則之適用，故系爭產品並未侵害系爭專利權範圍等語，尚屬有據，應可採信。

㈣承上，原告既未能證明系爭產品落入系爭專利申請專利範圍，則其主張被告所生產、製造之系爭產品侵害系爭專利，即難認為真，其所為侵權行為損害賠償之主張，當屬無據，自非可採。

四、綜上所述，被告抗辯系爭專利不具新穎性及進步性而有應撤銷之事由云云，固屬無據，然其辯稱系爭產品有禁反言原則之適用，而未落入系爭專利權之範圍，則可採信。從而，系爭產品既未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之範圍，亦因此無可能落入屬於附屬項之第2、3項申請專利範圍，則原告主張被告所生產、販售之系爭產品侵害侵害系爭專利，而依專利法第85條第1項第2款、民法第185條第1項、第28條等規定，請求被告連帶給付2,000,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及未經本院援用之證據，核與判決之結果不生影響，爰不予逐一論駁，併此敘明。

六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。