臺灣高等法院95年度智上字第46號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　95年度智上字第46號

上訴人

日揚科技股份有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

蔚中傑律師

複代理人

張秋卿律師

訴訟代理人

高佩辰律師

被上訴人

宏達國際電子股份有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

黃章典律師

　　　　　　簡秀如律師

　　　　　　湯舒涵律師

上列當事人間請求排除侵害事件，上訴人對於中華民國95年7月25日臺灣桃園地方法院94年度智字第33號第一審判決提起上訴，本院於96年6月5日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、本件上訴人主張：伊公司為股票上櫃之著名公司，成立於民國86年5月29日，並於91年5月1日及92年1月16日先後由經濟部智慧財產局（下稱智財局）以聯合商標註冊號數第00000000號，正商標號數第00000000號及服務標章註冊號數第00000000號，准予就「Htc及圖」（下稱系爭商標）核發註冊證在案，商標專用期限自91年4月1日起至101年1月15日止，服務標章專用期限則自91年12月16日起至101年1月15日止。惟被上訴人嗣亦以「HTC及圖」商標向智財局申請註冊，並核准列為審定第0000000號商標，伊知悉後即向智財局提出異議，經智財局審定被上訴人之商標與伊已註冊在先之系爭商標間確有引起混同誤認之虞，乃於90年3月19日以（90）智商0941字第900022851號異議審定書撤銷被上訴人上開商標之審定。詎被上訴人於91年11月14日竟再次以完全相同之「HTC及圖」，以變更指定使用類別之技倆，向智財局申請服務標章，並獲審定為第00000000號服務標章。伊遂再度提出異議，智財局則於92年9月9日另以（92）智商0350字第9280437300號異議審定書撤銷被上訴人上開服務標章。查伊公司之系爭商標係商標法第62條第1款之「著名之註冊商標」，被上訴人繼續使用「HTC及圖」及繼續使用「HTC」英文文字為其公司名稱或簡稱、網域名稱或其他表彰其營業主體或來源之標識，均係侵害伊系爭商標之行為，並減損系爭商標之識別性，使伊營業主體及來源區別遭嚴重混淆，進而使伊喪失甚多商機。且被上訴人無法證明其為善意及合理使用，不符合商標法第30條第1項之規定。伊自得依商標法第61條、第62條、第85條及第86條規定，請求判命被上訴人不得以任何方式使用「HTC」文字為其公司名稱、公司簡稱、網域名稱或其他表彰其營業主體或來源之標識，亦不得使用印製有「HTC」文字之商品型錄、廣告文書或物品、信封、信紙、名片、招牌或其他物品之判決（原審為上訴人敗訴判決）。上訴聲明：㈠被上訴人不得以任何方式使用「HTC」文字為其公司名稱、公司簡稱、網域名稱或其他表彰其營業主體或來源之標識，亦不得使用印製有「HTC」文字之商品型錄、廣告文書或物品、信封、信紙、名片、招牌或其他物品。㈡願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：伊公司以上市股票為股王及且每股盈餘最高，聞名臺灣及國際，去年之營業額更高達新台幣（下同）363億元，榮獲商業週刊、數位時代雜誌評選為臺灣科技一百強第1名，並曾獲美國商業週刊雜誌評選為全球百大科技公司第11名，為全球知名之智慧型手機及PDA代工製造廠商，客戶皆為國際電信大廠，而上訴人去年全年營業額為9億元，其營業內容為真空製程相關設備或維修，其客戶則皆為需要真空製程之國內半導體、記憶體或面板廠商。兩造不論產品、服務或消費者均大相逕庭，無發生混淆誤認之虞。伊公司於86年5月15日創立初始即以「High Tech ComputerCorporation」為公司英文名稱，並以其縮寫「HTC」在國際市場上作為公司名稱，更於86年7月11日登記www.htc.com.tw為公司網域名稱（創意來自共同設立公司之執行長即訴外人卓火土之英文姓名「H. T.Cho」之縮寫「HTC」），伊使用「HTC」先於上訴人商標申請註冊日，自符合商標法第30條第1項第第3款之善意合理使用。反觀上訴人非但晚於伊公司成立，且成立初期其公司名稱為「Protec InstrumentsInc.」，未見「Htc」字樣用於任何商標中，其後方變更公司名稱為「Highlight Tech Corporation」，並於88年9月2日才搶先以「Htc」作為商標之一部分申請商標註冊，惟當時伊使用「HTC」作為公司簡稱及網域名稱已超過2年以上，上訴人自不得主張伊侵害其商標權。又伊使用「HTC」於公司簡稱、網域名稱、網頁、信封等，均非以行銷為目的或為促銷商品或服務，即非商標。退步言之，縱令伊使用「HTC」之公司英文名稱縮寫，於商標法修正後將服務標章與商品商標之使用範圍等同視之。依商標法第30條第1項第1、3款規定亦為合理使用、有權使用。況伊公司使用「HTC」文字作為公司英文名稱，既早於上訴人，伊無法預知「HTC」字樣係上訴人之商標，伊不該當於商標法第62條之「明知」要件。且伊經變更圖樣設計與變更指定使用範圍後，依法另行提出商標註冊登記申請，已獲智財局核准，伊有權使用「HTC」之文字等語，資為抗辯。答辯聲明：駁回對造之上訴。

三、兩造不爭執之事項：

㈠上訴人成立於86年5月29日，並於91年5月1日及92年1月16日先後由智財局以聯合商標註冊號數第00000000號，正商標號數第00000000號及服務標章註冊號數第00000000號，准予就系爭商標核發註冊證在案。專用期限均自91年4月1日起至101年1月15日止之事實，有智財局91年5月1日（91）智商0093字第916028886號函附00000000號商標註冊證1份及服務標章註冊號數00000000中華民國服務標章註冊證1份附卷可稽（見原審卷第9頁至13頁）。

㈡被上訴人嗣曾以「HTC及圖」商標向智財局申請註冊，並經核准列為審定第00000000號商標，經上訴人提出異議後，智財局審定被上訴人之商標與上訴人已註冊在先之系爭商標間確有引起混同誤認之虞，乃於90年3月19日以（90）智商0941字第900022851號異議審定書撤銷被上訴人上開商標之審定。另被上訴人於91年11月14日就「HTC及圖」，變更指定使用類別而向智財局申請服務標章，並獲審定為第00000000號服務標章。上訴人再度提出異議，智財局則於92年9月9日以（92）智商0350字第9280437300號異議審定書撤銷被上訴人上開服務標章，有智財局90年3月19日（90）智商0941字第90022851號異議審定書、92年9月9日（92）智商0350字第9280437300號異議審定書各1份在卷可參（見原審卷第14頁至22頁），並經原審向智財局調閱上開異議審定卷宗查核無誤。

㈢被上訴人於於86年7月11日登記www.htc.com.tw為其網路伺服器網域名稱（見原審卷第44頁被上訴人網站首頁、第97頁被上訴人於財團法人台灣網路資料中心登記之網域資料，及本院卷第113頁反面、125頁）。

㈣上訴人之經營項目為真空製程設備零組件及模組製造銷售、真空渦輪分子泵、乾式泵及冷凍泵銷售及維修，屬於真空製程相關設備與維修服務，而真空製程係指半導體、晶圓或面板等電子上游廠商，為減少塵埃之干擾所需之真空製造環境，故上訴人之客戶皆為需要真空製程之國內半導體、晶圓或面板廠商，如台積電、聯電、華映、世界先進等公司；而被上訴人主要經營項目僅有兩大類即智慧型手機與掌上型電腦（即PDA）之設計與製造之代工，有兩造公司基本資料查詢在卷可按（見本院卷第257頁、258頁）。

㈤被上訴人變更圖樣設計與變更指定使用範圍後，另行提出商標註冊登記申請而獲智財局分別於93年5月16日及同年6月16日，就「接受客戶委託依其指定規格設計行動通訊產品之服務」及「行動電話、附資料傳輸之行動電話、影像電話」之部分，核發被上訴人「HTC Engineering Mobility及圖」商標註冊證2紙，並註明「商標圖樣中之Engineering Mobility」不在專用之列。但嗣經上訴人申請評定後，業經智財局於95年8月31日核准上訴人之評定申請，而撤銷被上訴人之商標註冊，有該局95智商505字第09580382070號評定書可參（見本院卷第120至124頁）。

㈥被上訴人於其91年2月27日（新商標法92年11月28日施行）前刊印之90年度年報封面公司中文名稱使用含有「HTC」文字之圖樣為其企業識別標識，且於91至94年年報及91至92年股東會議事手冊繼續使用含有「HTC」文字之圖樣（見本院卷第114頁、125頁）。

四、本件兩造所爭執者，厥為：㈠被上訴人有無侵害上訴人之系爭商標權？㈡被上訴人有無商標法第30條第1項第1款、第3款所規定不受上訴人商標權之效力所拘束之事由存在？茲分述之：

㈠被上訴人有無侵害上訴人之系爭商標權？

⑴按「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」修正前商標法第61條第1項定有明文，該條文經修正為現行商標法第61條第1項：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」，僅作部分文字修正，實質意義並未變更。而關於侵害商標權之態樣，86年5月7日修正公佈之舊商標法第61條第2項規定：「有第62條第1款或第2款規定之情事者，視為侵害商標專用權」，明示「意圖欺騙他人，於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者」及「意圖欺騙他人，於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散佈者」等情形，應視為侵害商標專用權，嗣於92年5月28日修正公布、同年11月28 日施行之商標法，除第61條第2項修正為「未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權」外，復於第62條規定「視為侵害商標權」之兩款情形，分別為「未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者」，與「明知為他人註冊之商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者」。惟前揭「為侵害商標權」、「視為侵害商標權」所規定者，僅為商標法第61條第1項「侵害商標權」之例示規定，雖修正前後文字稍有差異，然均應屬商標法第61條第1項「侵害商標權」之內涵。

⑵又所謂侵害商標專用權者，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。是以得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院87年度台上字第2319號判決意旨參照）。準此，所謂侵權行為之排除，自應以侵害已現實發生，且繼續存在，及將來可能發生者為對象，若為過去已生之侵權行為，則屬損害賠償問題，此在民法有關侵權行為之規定如是，在商標法之規定亦同。本件上訴人既訴請排除被上訴人對系爭商標權之侵害，自應依修正後之現行商標法加以判斷，上訴人主張被上訴人自商標法修正前即侵害其商標，應適用修正前之商標法云云，容有誤會。

⑶再按「除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：①於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。②於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。③於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」、「未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」商標法第29條第2項、第61條第2項定有明文。另是否侵害商標權，應依「異地異時隔離」原則及「通體觀察」原則為準，縱二者對照比較，能見其差別，但異時異地，個別觀察，不易見其差別時，亦仍構成近似。再依「通體觀察」原則，其外觀與被上訴人之商標相仿，足以使具備普通知識經驗之商品購買者，施以通常之辨別及注意時，致生混淆，當已侵害被上訴人之商標專用權（最高法院92年度台上字第1879號判決意旨參照）。查系爭商標為「Htc及圖」，上訴人所主張被上訴人使用者則為「HTC」，兩者隔離異時異地觀察結果，均明顯可知其英文字母之部分，除字體之大小寫不同外，並無何實質之差異可言，應屬近似無誤。然本件上訴人係主張被上訴人將「HTC」文字作為其企業標識，侵害其商標權，並舉被上訴人90年度之年報為證。而上訴人並未舉證證明被上訴人生產之商品亦使用「HTC」商標，足徵被上訴人使用「HTC」並非使用於與上訴人同一或類似之商品或服務，是雖被上訴人所使用之「HTC」與系爭商標近似，亦非上揭法律規定侵害系爭商標權之行為。上訴人於本院再主張依被上訴人之年報所載，其營業項目中之掌上型電腦之主要零件，與其擁有商標權之系爭商標註冊指定使用之上述商品或服務屬於同一或類似之商品或服務云云。惟查上訴人前僅主張被上訴人使用「HTC」為其公司標識而侵害其商標權，其於受敗訴後進而主張被上訴人使用「HTC」非限於公司企業標識，然其並未舉證證明被上訴人確有於公司標識外使用「HTC」於其產品上，且上訴人於88年9月2日申請商標註冊時之指定商品名稱並未加入掌上型電腦，於90年4月6日聲請時之指定商品始加入掌上型電腦，為上訴人所自承（見本院卷第184頁），而被上訴人於86年7月11日即登記www.htc.com.tw為公司網域名稱，此為兩造所不爭執，顯早於上訴人90年4月6日取得之商標權使用，是其嗣後之主張，即無可採。則上訴人以被上訴人違反前揭法律，請求排除侵害，自無足採。

⑷另按未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：①明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。②明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，商標法第62條亦有明文。且本條係以擬制之方式規範「侵害」之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生「減損」或「混淆誤認」之結果，始足該當，此觀行政院就本條規定新增之提案理由即可得知。查本件被上訴人固不否認有將「HTC」用於自己公司名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識之行為，惟查：

⒈所謂「著名商標」，應為「商標應有客觀事證足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知，主張著名商標或標章的使用證據，應有其圖樣及日期的標示或得以辨識其使用的圖樣及日期的佐證資料，並不以國內為限。但於國外所為之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉為判斷」，此有智慧財產局刊行之「認識商標」中第9.2節，「著名商標如何認定？」之記載者可稽（見本院卷第218頁）。上訴人主張其商標為著名商標，惟為被上訴人所否認，自應就此負舉證之責。上訴人雖提出已在世界各主要國家註冊取得商標之資料，主張此即為「著名商標」，惟「在世界各國註冊」並不等同其商標具備「著名性」；是否「著名」，仍須視其實際使用商標情形、公司營運狀況、知名度及系爭商標是否為社會上一般人所通知而定。本件上訴人之系爭商標並非於社會上一般人所通知，自非所謂「著名」之註冊商標，且上訴人就被上訴人使用「HTC」文字行為，是否足致減損上訴人系爭商標之識別性或信譽之結果，並未舉證以實其說，是被上訴人上開行為，不符前述商標法第62條第1款之要件。

⒉上訴人之經營項目為真空製程設備零組件及模組製造銷售、真空渦輪分子泵、乾式泵及冷凍泵銷售及維修，屬於真空製程相關設備與維修服務，而真空製程係指半導體、晶圓或面板等電子上游廠商，為減少塵埃之干擾所需之真空製造環境，故上訴人之客戶皆為需要真空製程之國內半導體、晶圓或面板廠商，如台積電、聯電、華映、世界先進等，為上訴人所不爭執，並有上訴人公司之公司基本資料查詢、93年度致股東報告書、網站資料及104人力銀行公司簡介可證（分見本院卷第90頁、257頁、285頁至292頁）；而被上訴人主要經營項目僅有兩大類，即智慧型手機與掌上型電腦（即PDA ）之設計與製造，與真空製程或上訴人其餘所營項目、服務並無關聯，所能滿足之消費需求亦各不相同，亦有被上訴人與他人所簽之契約4份及兩造公司基本資料查詢在卷可按（見原審卷第258頁、第285頁至292頁）。再衡諸兩造之相關消費者均須為一定規模及專業以上之電子大廠之情，被上訴人雖係以「Htc」作為自己公司名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，應不致造成兩造所生產之商品或服務相關之消費者混淆誤認之結果，故被上訴人上開使用「HTC」文字之行為，亦不符上述商標法第62條第2款規定之要件。

⑸又按民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院17年上字第917號判例意旨參照）。查本件被上訴人曾就「HTC及圖」申請商標、變更指定使用類別而向申請服務標章，及變更圖樣設計與變更指定使用範圍後再申請商標，雖因上訴人之異議而被撤銷審定，且其於被撤銷前後固有使用與系爭商標近似之「HTC」文字作為自己公司名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，惟其既非使用於同一商品或服務，又非明知為他人「著名」之註冊商標而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，亦非明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，業如前述，足認被上訴人並無侵害上訴人系爭商標權之行為或有侵害之虞之可言。此外，上訴人復未能舉證明被上訴人有何侵害系爭商標權或有侵害之虞之事實，則上訴人請求排除被上訴人之侵害，核與上揭法律規定之要件即有未合，洵屬無據。

㈡被上訴人有無商標法第30條第1項第1款、第3款所規定不受上訴人商標權之效力所拘束之事由存在部分：

⑴按商標法第30條第1項第1款、第3款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」。

⑵本件被上訴人使用「HTC」之行為，並未侵害上訴人系爭商標權，已如前述，況退步言，縱認被上訴人使用「HTC」行為確有侵害上訴人商標權之情，惟查被上訴人主張其於86年5月15日創立初始即以「High Tech Computer Corporation」為公司英文名稱，並以其縮寫「HTC」在國際市場上作為公司名稱與他人簽約，且隨於86年7月11日登記www.htc.com.tw 為公司網域名稱，業據被上訴人公司提出公司基本資料查詢、網站註冊資料（見原審卷第96至97頁）、被上訴人於87年1月29日、87年2月19日、87年5月5日、88年2月10日分別與他人所簽之契約4份、及各大媒體報導如天下雜誌等資料可憑（見原審卷第97頁、第285頁至292頁、本院卷第81至110頁），而被上訴人係以智慧型手機與掌上型電腦（即PDA）之設計與製造之代工為其最主要之業務，且其客戶均為世界知名大廠，已如前述，而現今網路發達，以網路推銷或聯絡者為現今商業交易常態，被上訴人須設立網站對外聯繫及廣告即與常情無悖，被上訴人既於86年7月11日即登記www.htc.com.tw為公司網域名稱，衡諸現今國際貿易情形，其抗辯自86年7月11日登記後即使用，應屬常態事實，上訴人主張被上訴人雖已登記網域，但並未於斯時使用，應屬變態事實，自應就此負舉證之責，然上訴人並未舉證以實其說，徒以被上訴人未能提出86年間使用「HTC」之文件證明，即遽認其未於登記後使用，即無可採。況被上訴人並未能預知多年後會因使用公司簡稱「HTC」而有糾紛，乃未保留當初使用之資料，尚難執此遽認其並非於申請網域時使用。再者，依被上訴人提出天下雜誌，係西元2000元（即89年）之報導，其他媒體報導之日期為2001年（90年）6月、同年5月、或是2001年（90年）3月、4月，均以「HTC」稱呼被上訴人（見本院卷第81至110頁），且由Microsoft公司網站資料影本（見本院卷第111至112頁），亦證明電腦軟體龍頭廠商Microsoft早在2001年即於其網站上以「HTC」稱呼被上訴人。由此均足證被上訴人確實於公司成立之後便使用「HTC」作為公司名稱之簡稱，且係在91年5月及92年1月上訴人就「Htc及圖」取得本件訴訟所涉之第00000000號聯合商標、第00000000號正商標及第00000000號服務標章「之前」，即使先善意用「HTC」作為自己公司名稱、公司簡稱及網域名稱等。

⑶被上訴人係於公司設立之後即以「HTC」作為公司名稱之簡稱，已如前述，縱認上訴人主張其最早申請商標註冊之時間為88年9月2日屬實（上訴人主張被侵害之系爭商標，係於91年5月1日及92年1月16日取得註冊），被上訴人使用系爭商標顯係在上訴人申請商標註冊之前，被上訴人抗辯其係善意且合理使用，即非無據。被上訴人之使用「HTC」既係屬善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，自符合商標法第30條第1項第3款之規定，而無侵害上訴人商標權可言。是上訴人以被上訴人「非屬善意」且非「合理」使用，主張依商標法第30條第1項第1款之反面解釋，應屬侵害其商標權云云，即非可採。

五、綜上所述，上訴人依商標法第61條、第62條規定，請求被上訴人不得以任何方式使用「HTC」文字為其公司名稱、公司簡稱、網域名稱或其他表彰其營業主體或來源之標識，亦不得使用印製有「HTC」文字之商品型錄、廣告文書或物品、信封、信紙、名片、招牌或其他物品，均非正當，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張與舉證，經審酌核與判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張與舉證，經審酌核與判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

民事第七庭

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。