智慧財產法院行政判決

原告

蕭興仁

被告

經濟部智慧財產局

代表人

洪淑敏（局長）

訴訟代理人

莊智惠

訴訟代理人

施雅儀

訴訟代理人

張榮興

參加人

景岳生物科技股份有限公司

代表人

陳根德（董事長）

訴訟代理人

俞伯璋律師

訴訟代理人

陳孚竹專利代理人

訴訟代理人

洪聖濠律師

上一人複代理人

周宥廷律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國104 年11月11日經訴字第10406316400 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，並於105 年5 月19日以104 年度行專訴字第121 號判決後，參加人不服，提起上訴，經最高行政法院於106 年8 月10日以106 年度判字第442 號判決廢棄發回本院，本院更為判決如下：

主文

事實

一、事實概要︰參加人前於民國93年3 月25日以「新穎微生物株副乾酪乳桿菌GMNL-32 及其治療過敏相關疾病之用途」（申請專利範圍計10項）向被告即原處分機關申請發明專利，並聲明92年3月19日將本案微生物（副乾酪乳桿菌（Lactobacillus paracasei ）GMNL-32 ，編號BCRC910220）寄存於財團法人食品工業發展研究所，經被告編為第93108125號審查，且准予專利，發給發明第I284149 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於102 年9 月10日以證據3 、5 、7 、8 可證明系爭專利請求項2 至10違反核准時專利法第23條之規定；證據9 、10、11可證明系爭專利違反同法第57條第1 項第3 款之規定，對之提起舉發。案經被告認系爭專利法第57條第1 項第3款規定非屬可提起舉發之條款，系爭專利請求項2 至10未違反同法第23條之規定，以104 年6 月5 日（104 ）智專三（四）01039 字第10420748310 號專利舉發審定書為「請求項2 至10舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告就原處分中關於請求項4 至7 部分不服，提起訴願，經濟部以104 年11月11日經訴字第10406316400 號決定駁回訴願，原告不服，遂向本院提起行政訴訟，因本院認本件判決之結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，且以104 年度行專訴字第121 號行政判決（下稱原判決）撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭專利舉發事件，應為請求項2 至10舉發成立，撤銷專利權之處分。參加人不服提起上訴，經最高行政法院106 年度判字第442 號判決除訴之變更及該訴訟費用部分外廢棄，廢棄部分發回本院更為審理。

二、原告主張：

（一）由證據22抗過敏益生菌LP-33 相關專利認證- 豆丁網（www.docin.com/p-000000000.html）庫存頁面，可知LP-33（菌株編號GM-080）抗過敏功能先後獲得多項國際認證，如中國專利號：ZZ000000000000.X，專利名稱「新的微生物株類乾酪乳桿菌GM-080及其治療過敏相關疾病的用途」、臺灣專利號：發明第I284149 號，專利名稱「新穎微生物株類乾酪乳桿菌GM-080（GMNL-32 ）及其治療過敏相關疾病之用途」、美國專利號：US6,994,848, 專利名稱「Lactobacillus paracasei strain GM-080 for treatingallergy related diseases」、日本專利號：JP0000000,專利名稱「新的微生物株類乾酪乳桿菌GM-080及其治療過敏相關疾病的用途」；且以上資料可證明LP-33 ≡LP-33（菌株編號GM-080）≡乾酪乳桿菌GM-080（GMNL-32 ）≡乾酪乳桿菌GMNL-32 ≡Lactobacillus paracasei GM-080≡副乾酪乳桿菌GMNL-32 。然Lactobacillus paracasei的正確中文，應該是「副乾酪乳桿菌」。同樣是GM-080，在中國專利是乾酪乳桿菌，而在美國專利則是「Lactobacillus paracasei strain副乾酪乳桿菌）」；在臺灣專利是「副乾酪乳桿菌GMNL-32 」。

（二）系爭專利係一種乳酸菌，有八種不同名稱或代號，但在系爭專利請求項1 ，未記載任何功能特徵，含此種乳酸菌之發酵乳組合物。而系爭專利請求項4 至7 之組合物，其組合物代表產品為「統一LP-33 機能優酪乳」，等同原告發明實施例73之配方範圍。又證據13明確地記載：「證據9、10、11，已揭露與系爭專利相關請求項1 所請『一種…，寄存編號為BCRC910020』相關之實質內容；系爭專利產品已存在市場，且刊登廣告販賣，即申請前已見於刊物」，依專利法第22條第1 項第1 款規定，系爭專利依證據9、10、11、13當然應予以撤銷。

（三）證據3 已減縮，僅保留已有現成臨床實驗之乳酸菌飲料相關部分即實施例70、73、79，該實施例73係標準之乳酸菌發酵乳配方，配方上所謂「乳酸菌引子」、「加發酵引子」，即指廣義之發酵乳酸菌，當然涵蓋系爭專利之GMNL-32 或LP-33 菌，系爭專利請求項2 之組合物為乳酸菌發酵乳，屬證據3 實施例73下位關係，為該技術領域具通常知識者皆知，依專利法第23條規定理應撤銷請求項4 至7 。

（四）原告已提出抗過敏反應效果之基礎實驗結果，即證據3 之實施例5 （檸檬酸）、實施例6 （乳酸），亦提出抗遲緩型過敏反應實驗及抗腫脹之基礎實驗結果，即實施例32（檸檬酸）、實施例33（乳酸）。前者，係依據國際公認JP00-0000000號方法，後者係依據JP00-000000 號方法，確實證明證據3 具抗過敏功效。故不但實施例70、73、79等之組合物，系爭專利也同樣含乳酸和檸檬酸（證據16），當然也同樣具抗過敏功效。據此，依專利法第23條規定，系爭專利請求項4 至7 亦應撤銷。

（五）乳酸菌LP-33 之代號為副乾酪乳酸桿菌GMNL-32 ，即證據1 、2 、4 、9 、11、13所示含LP-33 乳酸菌產品，已揭露系爭專利請求項4 至7 所請組合物所包含「一種經分離之新穎微生物株副乾酪乳酸桿菌GMNL-32 」之新穎菌株，具治療過敏相關疾病或輔助調整過敏體質之技術特徵，足以證明系爭專利請求項4 至7 違反專利法第23條之規定。

（六）原告所提之證據9 、10、11，除用以證明系爭專利係申請前已存在國內之物品之外，也同時證明申請前已見於刊物，已屬違反專利法審查當時專利法第22條第1 項第1 款規定，而統一公司所提之證據13亦己足以證明，系爭專利無新穎性。

（七）聲明：①撤銷訴願決定及原處分。②請求判決命被告作成系爭專利請求項2 至10舉發成立之處分。

三、被告辯稱：

（一）按專利法第73條第1 項之規定，舉發時，應於舉發申請書中載明舉發聲明。此外，舉發聲明係為明確界定舉發範圍，故提起後即不得變更或追加，僅得縮減，復為專利法第73條第3 項所明定。原告於訴願階段或行政訴訟階段針對請求項1 之聲明已超出原舉發聲明，有違專利法第73條第3 項之規定。另按智慧財產審理法第33條第1 項「當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之」之規定，所提之新證據應限於提出舉發時所提之同一撤銷或廢止理由。原告於舉發理由係主張系爭專利違反專利法第23條之規定，然而於訴訟階段提出之諸多新證據係主張系爭專利違反專利法第22條第1 項第1 款之規定，二者主張所依據的係為不同之法條，應非屬同一撤銷或廢止理由，應不予審酌。

（二）證據9 僅提及機能LP33益生菌進入量產階段，證據10則僅為新聞稿對統一機能優酪乳系列LP33產品用途之介紹，證據11亦僅提及新推出LP33統一機能優酪乳，該等證據皆無揭露該LP33益生菌相關技術特徵，亦無揭露相關資料足以認定「LP33益生菌」即為系爭專利所請之「副乾酪乳桿菌GMNL-32 」，故無法認定該申請前已存在物品即為系爭專利所請之組合物，系爭專利自不得依證據9 、10及11予以撤銷。

（三）系爭專利所請包含副乾酪乳桿菌GMNL-32 組合物可用於治療過敏功效，該領域中具有通常知識者習知乳酸菌治療過敏療效之機制主要來自乳酸菌的細胞壁成份（peptidoglycan ）和腸道內皮細胞上的TOLL接受器，尤其是TOLL-2接受器的結合，能活化細胞內的轉譯蛋白NF- κB 移至核內而釋放大量細胞素（IL-12 ），經由先天免疫系統，確實能活化T 細胞的發育，經由這樣的作用使得T 細胞趨向第一型Th1 反應、釋放γ干擾素（IFN-γ）、抑制IgE 合成，B 細胞分泌更多的免疫球蛋白G （IgG ），故從相關動物實驗的結果幾能確定乳酸菌藉由其細胞壁成份（peptidoglycan ），經由先天免疫系統，確實能活化T 細胞的發育，能降低第二型T 細胞所造成的過敏免疫發炎反應，而菌種、菌株間有其特異性，可因菌株之胞壁或其他成份不同而造成免疫效果不同，絕非如原告所提乳酸菌之「治療過敏」或「輔助調整過敏體質」技術特徵功能皆係來自乳酸菌發酵自然產生的乳酸，而非乳酸菌自體，故原告所稱只要乳酸菌發酵乳皆為相同，具有相同治療過敏醫療功效並不合理，並非可足採，系爭專利並未違反專利法第23條之規定。

（四）該寄存之副乾酪乳桿菌GMNL-32即為BCRC 910220，學名即為Lactobacillus paracasei GMNL-32 ；該「Lactobacillus paracasei GMNL-32 菌株」屬於菌株名，菌株乃指不同來源的同種或同型微生物，而菌種則為一群具有相似特性菌株的集合，故副乾酪乳桿菌GMNL-32 （菌株）為Lactobacillus paracasei 菌種下之菌株，學名即為Lactobacillus paracasei GMNL-32 ，由相關證據僅能證實該菌株即為BCRC 910220 ，並無法得到如原告所推論「Lactobaci1lus paracasei 菌」≡「Lactobaci1lus paracasei-33」≡「LP-33 」≡「1actobaci1lus paracasei GMNL-32」≡「副乾酪乳桿菌GMNL-32 」≡「F1RDI 寄存代號為BCRC 910220 」≡「Lactobacillus paracasei strain GM-080 」≡「CCTCCM No.204012 」之結論。

（五）原告於訴訟階段所提出之證據18即US6,994,848 （Lactobaci1lus paracasei strain GM-080 for treating allergy related diseases ），並未於舉發階段提出，且該專利公開日期為2006年2 月7 日，晚於系爭專利申請日期2004年3 月25日，非為系爭專利是否不具新穎性之適格證據。又原告固主張系爭專利GMNL-32 和GM-080菌株的基因為100%相同，為相同菌株。惟經確實比對後，表1 為顯示菌學同屬間之鑑定，其結果當然為相同，然進一步鑑定基因之表達所得之表3 ，於TSC22 基因表達比對，與CCRC12193 及CCRC12188 相較，GMNL-32 所得基因表達為+++ ，而GM-080為++，二者基因表達倍數並不相同，該結果顯示此二菌為不同菌株，其基因表達並不相同。

（六）Streptococcus thermophi1es菌和Lactobaci11us bulgaricus菌為常用於發酵乳飲料之乳酸菌，而LP-33 添加於乳類中與該些乳酸菌共同發酵具有治療過敏功效，惟LP-33並無法證實為系爭專利所請之GMNL-32 菌株，亦即無法證實該機能優酪乳與系爭專利所請組合物之關係。

（七）原告主張實施例73係標準之乳酸菌發酵乳配方，配方上所謂「乳酸菌引子」、「加發酵引子」，亦即指廣義之發酵乳酸菌，惟廣義乳酸菌為指能夠發酵乳類而產生乳酸之菌，該種廣義僅界定分類至菌種，而進一步往下分類至菌株，則因各菌株所具有之特性而賦予含有該菌株之產品除乳酸產物亦具有其他不同之功效及用途。GMNL-32 菌株為自腸胃道分離出之新穎菌株，從菌學性質及16SrDNA 序列，證實該菌株與其他已知副乾酪乳桿菌株為不同，故系爭專利請求項4 至7 所請包含該GMNL-32 菌株之組合物並未揭露於證據3 。

（八）原告所提證據皆不足以證明乳酸菌LP-33 之代號為副乾酪乳酸桿菌GMNL-32 ，即並不足以證明乳酸菌LP-33 相當於副乾酪乳酸桿菌GMNL-32 ，故證據l 、2 、4 、9 、11、13所示含LP-33 乳酸菌產品，並未揭露系爭專利請求項4至7 所請組合物所包含副乾酪乳酸桿菌GMNL-32 菌株及具治療過敏相關疾病或輔助調整過敏體質之技術特徵。

（九）綜上，系爭專利所請GMNL-32 菌株為一經分離之新穎菌株及包含該菌株之組合物具有治療過敏相關疾病，原告所提證據皆不足以證實該GMNL-32 菌株及包含該菌株之組合物為已知而不具新穎性，原告之訴無理由。

（十）聲明：原告之訴駁回。

四、參加人則以：

（一）原告提起舉發時，僅按92年專利法第23條，請求撤銷系爭專利第2 至10項請求項，原告雖嗣後追加請求按92年專利法第57條撤銷系爭專利全部請求項，惟該條文本非得據以請求撤銷專利權之規定，原告擴張舉發聲明之範圍亦非專利法第73條第3 項規定所許；且被告駁回原告依92年專利法第23條規定，請求撤銷系爭專利請求項第2 、3 、8 、9 、10項之處分，於訴願程序終結時亦已告確定，本件審理範圍實應僅限於原告不服行政機關駁回原告按92年專利法第23條規定，聲請撤銷系爭專利請求項第4 至7 項之請求。

（二）92年專利法第23條規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」，換言之，原告僅能根據申請日早於系爭專利，但晚於系爭專利公開之發明專利或新型專利內容主張系爭專利第4至7 項請求項無新穎性。而原告主張證據9 、10、11，系爭專利違反92年專利法第22條規定，與舉發聲明所依據之理由相異，應不得於本案訴訟中提出，法院無庸審酌。

（三）原告於起訴後追加證據20至26，均係用以主張基於92年專利法第22條系爭專利無新穎性，皆非基於92年專利法第23條規定所得提出之證據，即非基於同一撤銷理由所提之證據，與智慧財產法院審理法第33條以及專利法第73條第4項之規定不符，法院無庸審酌。

（四）專利審查基準第二章專利要件第三節新穎性2.新穎性判斷之基本原則記載：「下位概念發明之公開，使上位概念發明不具新穎性。上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性，但藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現的發明時，則不在此限。」，而證3 之實施例73僅敘明：「…乳酸菌引子180ml …等為原料…加發酵引子…」，其中並未表明該實施例所使用之乳酸菌引子以及加發酵引子即為系爭專利GMNL32，且原告申請專利範圍亦未揭露GMNL32。又乳酸菌非為單一菌種，而係指能夠代謝糖類、產生50% 以上乳酸之細菌，其中包含乳酸桿菌（Lactobacillus ）、鍵球菌（Streptococcus）、 念球菌（Leuconostoc ）…等。近年來，由於分子生物學之發展，乳酸菌更已擴充為17個屬（genus ）273個種（species ），副乾乳酪桿菌（Lactobacillius paracasei）即為其中一種（species ），Lactobacillius代表乳酸桿菌屬，paracasei 代表菌種。副乾乳酪桿菌（Lactobacillius paracasei）於基因表現上又可再細分諸多亞種，有文獻指出至2013年已發現34種不同副乾乳酪桿菌之亞種。系爭專利GMNL-32 為參加人經過長時間研究新發現之亞種，原告稱其公告專利實施例73已涵蓋系爭專利GMNL-32 云云，自屬無據。

（五）原告所提出之證據1 、2 、4 、6 、8 、8-1 、14及18未載明公開日期，或其公開日期係晚於系爭專利之申請日，該等證據非為適格之證據。原告所提出之證據7 、9 、10、11、13、15、16及19僅係一般公開資料，而非發明或新型專利申請案，故非屬專利法第23條所規定適格之證據。另原告於102 年10月3 日所補充之舉發理由書中，將系爭專利與原告所提之證據3 進行比對，並於該理由書第6 頁倒數第3 行中明確指出：「系爭專利申請專利範圍第1 項無庸置疑具新穎性」，故原告已自承系爭專利請求項第1項相較於證據3 具有新穎性。又系爭專利請求項2 為引用請求項1 之獨立請求項，而請求項3 至10則係直接或間接引用獨立請求項2 之附屬請求項，故在請求項1 已然具有新穎性下，請求項2 至10自當具有新穎性，在原告已自承系爭專利請求項第1 項具有新穎性下，引用請求項1 之獨立請求項2 及其附屬請求項3 至10自當具有新穎性。

（六）系爭專利係關於一種可用於治療過敏相關疾病的新穎微生物株副乾酪乳桿菌GMNL-32 ，其說明書亦清楚揭露所請副乾酪乳桿菌GMNL-32 之形態學特徵、培養特徵、生理學特徵、16SrDNA 、細胞壁蛋白等特徵，且由分析比對結果可知，相較於其他副乾酪乳桿菌株，系爭專利所請之副乾酪乳桿菌GMNL-32 於16SrDNA 、基因表現等方面皆有所不同，顯示系爭專利所請確為一種新穎副乾酪乳桿菌株。此外，系爭專利說明書中實施例8-12亦透過致敏化小鼠實驗，證實副乾酪乳桿菌GMNL-32 具有抑制與過敏相關疾病相關聯的IgE 分泌、減少BALF中嗜曙紅細胞數量及提升IFN-γ分泌等作用，有效用於治療過敏相關疾病。可見，系爭專利所請之副乾酪乳桿菌GMNL-32 即為解決系爭專利之問題所不可或缺的技術特徵。故系爭專利請求項1 所載「一種…微生物株副乾酪乳桿菌GMNL-32 …寄存編號為BCRC910020」，確已清楚載明解決系爭專利之問題所不可或缺的必要特徵。

（七）原告所提出之證據9 至11及13均未揭示統一公司所販售之LP-33 機能優酪乳包含系爭專利所請之微生物株副乾酪乳桿菌GMNL-32 ，原告卻逕自推斷統一公司所販售LP-33 機能優酪乳中之Lactobacillus paracasei 即為系爭專利所請之Lactobacillus paracasei GMNL-32 ，顯屬無據。

（八）系爭專利說明書清楚揭露所請之副乾酪乳桿菌GMNL-32 具有刺激IFN-γ分泌能力，且能提升經GMNL-32 治療之動物血清株中的IgG 和抑制IgE 分泌，以及減少BALF中的嗜曙紅細胞數量，並提升巨噬細胞及淋巴細胞數量，因而有助於治療過敏相關疾病。反觀證據3 係揭露：「過敏反應的結果是身體器官的嚴重發炎，本發明的藥劑具有降低體液的pH而治療緩解過敏疾病功能」。換言之，證據3 乃係關於一種以含有可食性羧酸和／或其酸性鹽作為活性成分用於降低體液之pH值，以治療或緩解過敏疾病之藥物組合物。由此可見，證據3 或其修正後之說明書即證據19所揭露之組合物，其用於治療、緩解過敏之方式顯與系爭專利包含所請副乾酪乳桿菌GMNL-32 之組合物迥異。因此，證據3 並不足以據為認定系爭專利所請之微生物株副乾酪乳桿菌GMNL-32 及其組合物不具新穎性。

（九）聲明：原告之訴駁回。

五、本件發明專利舉發事件，兩造爭點為（本院卷第158頁）：

（一）原告依專利法第23條規定，請求撤銷系爭專利請求項2至10，就其中請求項2、3、8至10部分未提起訴願，是否為本件審理之範圍？

（二）證據1、2、3、4、9、11、13是否足以證明系爭專利請求項4至7違反92年專利法第23條規定？

（三）原處分認為證據3、5、7、8不足以證明系爭專利違反核准時專利法第23條規定，是否違誤？

（四）原告於本院更審前訴訟中所提出的新證據有18、20、21、22、26是否符合智慧財產案件審理法第33條第1 項新證據之規定？

（五）如前開新證據符合智慧財產案件審理法第33條第1 項規定，其與證據9、10、11，是否足以證明系爭專利請求項2至10不具擬制新穎性？反之，如不符合，證據9 、10、11，是否足以證明系爭專利請求項2 至10不具擬制新穎性？

六、技術分析：

（一）系爭專利技術內容：

1.系爭專利提供一種經分離之微生物株副乾酪乳桿菌GMNL-32 ，其被發現可有效治療過敏。亦提供該副乾酪乳桿菌GMNL-32 治療過敏相關疾病之用途（參系爭專利摘要）。

2.GMNL-32 於2003年3 月19日BCRC寄存於臺灣新竹食品工業研究與發展研究所（Food Industry Research and Development Institute，FIRDI ），寄存編號（accession number）為BCRC 910220 。GMNL-32 之菌學特徵如下所示：(a)形態學特徵：(1) 細胞形狀及大小：當細胞在37℃下於MRS 肉湯中隔夜培養之後，藉由顯微鏡觀察到桿菌，其具有帶圓形邊緣之桿狀形狀；(2) 活動力：能動；(3) 鞭毛：無；(4) 孢子形成：無孢子形成；(5) 革蘭氏染色：陽性；(b) 培養特徵：(1) 培養基：MRS 肉湯（DIFCO Ⓡ0881），最終pH6.5 ±0.2 ；(2) 培養條件：37℃厭氧或需氧培養；(3) 抗菌素耐藥性：氨苄西林100 μg/mL。(c) 生理學特徵：(1) 過氧化氫酶：陽性；(2) 氧化酶：陰性。

3.系爭專利之乳酸菌株可被包括在醫療組合物、飲食補充、食品、健康食品、醫療食品或其組份中，它們一般為人所服用。在本發明之一較佳實施例中該乳酸菌株可以食品形式傳遞，例如以藉由牛奶中乳酸發酵而製得之凝結牛奶產品的形式。根據本發明製得之食品產品可便利地為嬰兒或兒童所服用。

（二）系爭專利申請範圍：系爭專利之申請專利範圍共10項，請求項1 、2 為獨立項，請求項3 至10為直接或間接依附於請求項2 之附屬項，其內容如下：

1.請求項1 ：一種經分離之微生物株副乾酪乳桿菌GMNL-32，其係寄存於臺灣新竹食品工業研究發展研究所（FIRDI），寄存編號為BCRC 910020。

2.請求項2 ：一種包含如申請專利範圍第1 項之微生物株之組合物。

3.請求項3 ：如申請專利範圍第2 項之組合物，其用於刺激IFN-γ分泌。

4.請求項4 ：如申請專利範圍第2 項之組合物，其用於治療過敏相關疾病。

5.請求項5 ：如申請專利範圍第4 項之組合物，其中該過敏相關疾病係選自由以下組成之群：氣管反應過度及發炎、異位性皮膚炎、過敏結膜炎、鼻炎、竇炎、過敏性肺炎、外因性過敏性肺泡炎、蕁麻疹、濕疹、過敏性反應、血管性水腫、過敏性偏頭痛、特定胃腸失調及哮喘。

6.請求項6 ：如申請專利範圍第5 項之組合物，其中該過敏相關疾病係氣管反應過度及發炎。

7.請求項7 ：如申請專利範圍第4 項之組合物，其中該過敏相關疾病係與暴露於氣源性過敏原有關。

8.請求項8 ：如申請專利範圍第2 項之組合物，其中該微生物株係活的或經減能的。

9.請求項9 ：如申請專利範圍第8 項之組合物，其中該微生物株係經減能的。

10.請求項10：如申請專利範圍第2 項之組合物，係醫藥組合物、飲食補充、食品或其組份之形式。

（三）引證分析：原告主張證據1 、2 、3 、4 、5 、7 、8 、9 、11、13足以證明系爭專利違反專利法第23條之規定（即擬制喪失新穎性）；及證據9 、10、11、18、20、21、22及26足以證明系爭專利不具新穎性，茲分述引證如下：證據1 ：統一公司「統一LP33機能優酪乳」衛署健食字第00129 號登記現況之影本，非發明或新型專利申請案，不得作為專利法第23條之適格證據。證據2 ：102 年8 月12日統一LP33機能優酪乳廣告目錄之影本，揭示日期為2013年8 月12日在系爭專利申請日（93年3 月25日）後，且非發明或新型專利申請案，不得作為專利法第23條之適格證據。證據3 ：為100 年6 月1 日公告之第I342772 號專利案，申請日為93年9 月27日，優先權日為92年9 月30日，其優先權日在系爭專利申請日（93年3 月25日）前，但公告日在系爭專利公告日（96年7 月21日）後，證據3 屬申請在先，公告在後之專利案，可作為系爭專利擬制喪失新穎性之證據。證據3 揭示一種降低體液pH值而治療或緩解過敏疾病的藥物組合物；可食用酸和/ 或酸性鹽，或含有可食用酸和/ 或酸性鹽的酸性水果或其製品，在製備可用於改善個體過敏的食品，飲料中的用途；製備引起過敏的風險降低的食品的方法；藥劑可用於感冒、蟲咬、皮膚炎、疼痛、癢之預防或治療處理、用作手套衣物處理劑及其處理物、經皮吸收劑。證據3 申請專利範圍第1 項係請求「一種治療或緩解過敏疾病的藥物」，其包括選自富馬酸、馬來酸、蘋果酸、酒石酸、檸檬酸、乳酸、甲羥基辛酸、葡糖酸內酯、乙醇酸、乙酸、丙酸及其酸性鹽為活性成分，且該有效量為0.06( wt/wt) %~100( wt/wt) %，當活性成分小於100( wt/wt) % 時藥學上可接受的載體選自：稀釋劑、載體、甜味料、香料、生藥、食品、其他營養品。證據4 ：工商時報2009年8 月2 日「景岳（公司）供應統一LP33機能優酪乳原料出貨衝高」報導影本，其揭示日期為2013年8 月12日在系爭專利申請日（93 年3月25日）後，且非發明或新型專利申請案，不得作為專利法第23條之適格證據。證據5 ：系爭專利說明書公告本影本，即本案專利，非專利法第23條規定之申請在先公告在後之專利案，非該法條之適格證據。證據7 ：79年10月8 日第13版之續光清編著「食品工業」第486-489 頁影本，其公開日雖在系爭專利申請日（93年3 月25日）之前，但非發明或新型專利申請案，不得作為專利法第23條之適格證據。證據8 ：日本森地敏樹著「乳酸菌基礎講座（1 ）」圖3影本，非發明或新型專利申請案，不得作為專利法第23條之適格證據。證據9 ：為2003年7 月7 日至7 月13日商業周刊「機能LP33益生菌已交由景岳生物科技公司進入量產階段」報導影本，其公開日在系爭專利申請日（93年3 月25日）之前，可作為專利法第22條規定之系爭專利先前技術；但非發明或新型專利申請案，不得作為專利法第23條之適格證據。證據9 揭示過敏反應與LP33作用圖，報導有關LP33益生菌優酪乳之臨床試驗相關資訊，並記載「今年二月起彭培勛參與許清祥的臨床試驗，每天早晚各喝一瓶含有LP33益生菌的優酪乳連續三個月」、「目前LP33益生菌已交由景岳生物科技公司進行量產階段。景岳總經理賴威光談到…他們已與食品業者合作，將LP33益生菌加入市售的優酪乳中，讓更多的患者能夠在更普及的銷售通路、以更便宜的價格輕鬆購得」等語。證據10：統一公司「統一機能優酪乳系列LP33機能優酪乳新上市」報導影本，但未揭示公開日期，又非發明或新型專利申請案，不得為專利法第22、23條之適格證據證據11：為2003年7 月15日至7 月21日第1325期時報周刊報導影本，公開日均在系爭專利申請日（93年3月25日）之前，可作為專利法第22條系爭專利之先前技術。其揭示統一公司新推出的「LP33機能優酪乳」，採用第一株由國人腸道中篩選出來的優良菌種LP33益生菌，更符合國人體質及健康需求，消費者在飲用後，可藉由體質的調整，增加生活舒適度。然因非發明或新型專利申請案，不得為專利法第23條之適格證據。證據13：本院102 年度民專訴字第106 號民事答辯（七）狀，非發明或新型專利申請案，不得作為專利法第23條之適格證據。證據18：2006年2 月7 日公告之US6,994,848 影本，內容為治療過敏有關疾病之Lactobacillus paracasei strain GM-080 ；惟公告日期晚於系爭專利之申請日（93年3 月25日），不得作為專利法第22條之適格證據。證據20：2005年11月16日公開之中國大陸專利公開號CN0000000A，係有關新的微生物株乾酪乳桿菌GM080及其治療過敏相關疾病的用途。惟公告日期晚於系爭專利之申請日（93年3 月25日），不得作為專利法第22條之適格證據。證據21：原告由網路查得之有關景岳公司在樂亦康膠囊產品介紹中對於乳酸菌名稱之定義說明，指出「Lactobacillus paracasei 33（副乾酪乳酸桿菌33，簡稱LP33）。…首字Lactobacillus 是代表『乳酸菌屬』，第二字paracasei 是『菌種』名稱，要特別注意的是，尾字33是『菌株』名稱，不同的『菌株』其細胞的結構成分就會不同，對人體健康所能發揮的功能也就不同，所以要注意認明完整的菌株名稱才是真正的L. paracasei 33。…2008年，景岳公司專利抗過敏專利益生菌株LP33（菌株號GM080 ）通過中華人民共和國衛生部新資源食品許可。」。然未揭示公開日期，不足作為專利法第22條規定之先前技術。證據22：為豆丁網標題" 抗過敏益生菌LP-33 相關專利認證" 之網頁資料（http://www.docin.com/p-000000000.html ），記載LP-33 （菌株編號GM080）抗過敏功能先後獲得多項國際認證，包括：中國專利號ZZ000000000000X 、台灣發明專利第I284149 、美國專利號US0000000 、日本專利號JP0000000 。然未揭示公開日期，不足作為專利法第22條規定之先前技術。證據26：為景岳公司樂亦康LP33益生菌膠囊產品廣告，內容揭示Lactobacillus paracasei 33（GM-080）取得台灣/ 美國/ 日本/ 中國多項專利，即台灣之專利I284149 、美國專利US0000000 、日本專利特許0000000 、中國專利ZZ000000000000.X。但未揭示公開日期，不足作為專利法第22條規定之先前技術。

七、本院判斷：

（一）按系爭專利申請日為93年3 月25日，經被告於96年4 月2日審定准予專利，96年7 月21日公告，其是否有撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之92年2 月6 日修正公布，93年7 月1 日施行之專利法論斷。是系爭專利倘有92年專利法第22條第1 項「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「申請前已為公眾所知悉者」（新穎性），或第23條（擬制新穎性）「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」之不得專利之情事，應予撤銷其專利權。又申請專利範圍中所載之發明未構成先前技術的一部分時，則該發明具備新穎性；舉發案件審查新穎性時，應就每一請求項中所載之系爭發明與單一舉發證據進行比對，並以舉發證據中所公開之內容為準，包含舉發證據形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容（最高行政法院104 年度判字第764 號判決要旨參照）。

（二）系爭專利請求項2 、3 、8 至10違反專利法第23條規定部分，因未經原告提起訴願，而非屬本院之審理範圍：原告依專利第23條之規定，對系爭專利請求項2 至10提出舉發，案經被告以104 年6 月5 日（104 ）智專三（四）01039 字第10420748310 號專利舉發審定書為「請求項2至10舉發不成立」之處分，嗣原告就原處分中關於請求項4 至7 部分不服，提起訴願（訴願卷第3 頁），經濟部以104 年11月11日經訴字第10406316400 號訴願決定駁回，有原處分及訴願決定在卷可按。原告既未就原處分關於「系爭專利請求項2 、3 、8 至10」之處分不服，並提起訴願，參照行政訴訟法第4 條第1 項：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向行政法院提起撤銷訴訟。」之規定，即不得對之提起行政訴訟，原告所為該部分之行政訴訟自非本院之審理範圍。

（三）證據1 、2 、3 、4 、9 、11、13不足以證明系爭專利請求項4 至7 違反92年專利法第23條規定：

1.按專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度。對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明者，係申請人公開給公眾自由利用的發明，並無授予專利之必要。因此，92年專利法第23條定有明文，將發明或新型專利先申請案所附說明書或圖式載明之內容以法律擬制（legal fiction ）為先前技術，若後申請案申請專利範圍中所載之發明與先申請案所附說明書、圖式或申請專利範圍中所載之技術相同時，則擬制喪失新穎性。

2.證據1 、2 、4 、9 、11、13均非專利法第23條擬制喪失新穎性之適格證據，已如引證分析。而證據3 為原告主張優先權日92年9 月30日，並經於100 年6 月1 日公告之第I132772 號專利案，較之系爭專利申請日（93年3 月25日）先而在系爭專利申請後始公告之發明專利申請案，固可為系爭專利擬制喪失新穎性之證據。然：

⑴系爭專利請求項4 「如申請專利範圍第2 項之組合物，其用於治療過敏相關疾病」，為系爭專利請求項2 之附屬項，解釋上應包含請求項2 之全部技術特徵。而系爭專利請求項2 係「一種包含如申請專利範圍第1 項之微生物株之組合物」，而所述「申請專利範圍第1 項之微生物株」，係指「一種經分離之微生物株副乾酪乳桿菌GMNL-32 ，其係寄存於臺灣新竹食品工業研究發展研究所( FIRDI)，寄存編號為BCRC910020」者。而證據3 揭示一種治療或緩解過敏疾病的藥物，其包括選自富馬酸、馬來酸、蘋果酸、酒石酸、檸檬酸、乳酸、甲羥基辛酸、葡糖酸內酯、乙醇酸、乙酸、丙酸及其酸性鹽為活性成分，且該有效量為0.06( wt/wt) %~100( wt/wt) %，當活性成分小於100( wt/wt) % 時藥學上可接受的載體選自：稀釋劑、載體、甜味料、香料、生藥、食品、其他營養品（詳證據3 請求項1 ），雖含有乳酸，但其說明書或申請專利範圍均未記載「副乾酪乳桿菌GMNL-32 」之任何有關內容，是證據3 不足以證明系爭專利請求項4 擬制喪失新穎性。至原告主張證據3 之實施例73之「乳酸菌引子」為廣義的乳酸菌，涵蓋系爭專利之乳酸菌，然證據3 之發明目的之一在於提供「可食用羧酸和/ 或其鹽」，以製備改善個體過敏的食品、飲料之用途（參證據3 說明書），可稽其實施例73揭示乳酸菌飲料中之「乳酸菌引子」當屬一般習知之乳酸菌，並非系爭專利之「副乾酪乳桿菌GMNL-32 」；且「乳酸菌引子」為廣義的乳酸菌，屬上位概念，不影響下位概念「副乾酪乳桿菌GMNL-32 」之新穎性，原告上開主張不足採。

⑵系爭專利請求項5 係請求項4 之附屬項，包含請求項4之全部技術特徵，並進一步限定「其中該過敏相關疾病係選自由以下組成之群：氣管反應過度及發炎、異位性皮膚炎、過敏結膜炎、鼻炎、竇炎、過敏性肺炎、外因性過敏性肺泡炎、蕁麻疹、濕疹、過敏性反應、血管性水腫、過敏性偏頭痛、特定胃腸失調及哮喘」。惟如上所述，證據3 不足以證明系爭專利請求項4 擬制喪失新穎性，自亦不足以證明進一步限定技術特徵之系爭專利請求項5 擬制喪失新穎性。

⑶系爭專利請求項6 係請求項5 之附屬項，包含請求項5之全部技術特徵，並進一步限定「其中該過敏相關疾病係氣管反應過度及發炎」，則如前所述，證據3 已不足以證明系爭專利請求項5 擬制喪失新穎性，自亦不足以證明進一步限定技術特徵之系爭專利請求項6 擬制喪失新穎性。

⑷系爭專利請求項7 係請求項4 之附屬項，包含請求項4之全部技術特徵，並進一步限定「其中該過敏相關疾病係氣管反應過度及發炎」。惟如上所述，證據3 不足以證明系爭專利請求項4 擬制喪失新穎性，自亦不足以證明進一步限定技術特徵之系爭專利請求項7 擬制喪失新穎性。

（四）原處分認為證據3 、5 、7 、8 不足以證明系爭專利違反核准時專利法第23條規定，並無違誤：證據3 不足以證明系爭專利請求項4 至7 違反核准時專利法第23條規定，且系爭專利請求項第2 、3 、8 至10不在本院審理範圍，已如前述。又證據5 之公告日期為96年7月21日發明名稱為「新穎微生物株副乾酪乳桿菌GMNL-32及其治療過敏相關疾病之用途」，惟其即為本案之系爭專利，非專利法第23條規定之申請在先公告在後之專利案，非該法條之適格證據；而證據7 係79年10月8 日第13版之續光清編著「食品工業」第486-489 頁影本，其公開日雖在系爭專利申請日（93年3 月25日）之前，然並非發明或新型專利申請案，非適格之證據。另證據8 為日本森地敏樹著，「乳酸菌基礎講座（1 ）」影本，惟其並未載明公開日期，且為講座資料，並非為發明或新型專利申請案，亦非專利法第23條之適格證據。基上，原處分認證據5 、7 、8 為非適格證據而無法證明系爭專利請求項4 至7 違反專利法第23條之規定，應無違誤。

（五）原告於本院更審前訴訟中所提出的新證據18、20、21、22、26不符智慧財產案件審理法第33條第1 項新證據之規定：

1.按「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」，智慧財產案件審理法第33條第1 項定有明文。觀其立法理由，乃為避免循環爭訟，有限度地放寬要件，於言詞辯論終結前，舉發人就「同一撤銷理由」仍得提出新證據；至於非屬同一撤銷理由者，並無智慧財產案件審理法第33條第1 項規定之適用。又「同一事實」係指上開舉發理由，「同一證據」則係指實質內容相同之證據；且新穎性及進步性分別為不同之專利要件，專利法亦分別為不同之規定，核准專利究係違反新穎性或進步性，自非同一舉發理由（最高行政法院105 年度判字第227 號、107 年度判字第36號判決要旨參照）。

2.原告提起舉發時，以證據9 、10、11作為系爭專利違反核准審定時之專利法第57條第1 項第3 款規定（即專利權效力所不及）之依據，並未主張系爭專利不具新穎性；嗣於本院更審前之行政訴訟，始另提出新證據18、20、21、22、26，連同證據9 、10、11併為系爭專利有違核准時專利法第22條第1 項第1 款不具新穎性之主張。然專利法第57條第1 項乃「專利權效力所不及」之規定，本非得據為舉發之理由；而同法第22條第1 項第1 款之「新穎性」與第23條之擬制新穎性，其規定之要件亦屬有別，均非智慧財產案件審理法第33條第1 項「同一事實」之同一舉發理由，應無上開法條之適用餘地，原告於本院更審前訴訟中所提出的新證據18、20、21、22、26，於法尚有未合。

（六）證據9 、10、11不足以證明系爭專利請求項2 至10擬制喪失新穎性：

1.證據9 、10、11均非發明或新型專利申請案，非專利法第23條之適格證據；且請求項2 、3 、8 至10非本院審理範圍，均已如前述，是證據9 、10、11均不足證明系爭專利請求項4 至7 擬制喪失新穎性無疑。

2.至原告於訴願時追加主張證據9 、10、11足以證明系爭專利請求項2 至10不具新穎性乙節，因該事由未於舉發時提出而未經行政機關第一次判斷，依司法與行政分立原則，該部分請求非為本院之審理範疇，併此敘明。

八、綜上所述，原告引證均不足以證明系爭專利請求項4 至7 違反92年專利法第23條規定，則原處分所為系爭專利請求項4至7 舉發不成立及訴願駁回之決定，並無違誤。原告執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，並命被告作成舉發成立之處分，顯無理由，應予駁回。

九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法於本判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第三庭